BPatG Beschluss vom 16.01.2025 – 30 W (pat) 39/22

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 39/22 _______________________ (Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2020 209 564

ECLI:DE:BPatG:2025:160125B30Wpat39.22.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2025 unter Mitwirkung des Richters Dr.

Meiser als Vorsitzendem sowie der Richter Merzbach und Hammer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

I.

Die am 11. März 2020 angemeldete Wort-/Bildmarke

ist am 1. Dezember 2020 unter der Nummer 30 2020 209 564 für die Waren und

Dienstleistungen

„Klasse 05: Füllmaterial

für zahnärztliche Zwecke; Zahnveneers zur

Verwendung bei der Zahnrestauration; Zahnlacke; Zahnlacke zum Versiegeln

der Zähne; Zahnfüllmittel; Keramische Füllmaterialien für zahnärztliche

Zwecke

Klasse 10: Zahnspangen; Zahnonlays; Zahnprothesen in der Form von Inlays;

Zahnbrücken; Zahnregulierungen; Zahnersatz; Zahnkronen; Zahnkappen;

Zahnprothesen; Zahnschienen; Zahnmedizinische Beißschienen; Prothesen

für zahnärztliche Zwecke; Zahnregulierungsklammern; Knirscherschienen

[zahnmedizinisch]; Zahnmedizinische Knirscherschienen; Zahnschutzkappen;

Kieferorthopädische Zahnspangen; Künstliche Zähne; Kieferorthopädische

Klammern zur Begradigung der Zähne; Beißschienen [zahnmedizinisch];

Schienen für medizinische Zwecke

Klasse 44: Dienste eines Zahnarztes; Dienstleistungen eines Zahnarztes;

Beratungen in Bezug auf Zahnmedizin; Zahnmedizinische Dienstleistungen;

Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Zahnmedizin; Bleaching der

Zähne; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen im Bereich

Kieferorthopädie; Kieferorthopädische Dienstleistungen; Zahnärztliche

Beratung;

Kosmetische

Zahnbehandlungen;

Zahnreinigungsdienste;

Zahnärztliche Betreuung; Zahnärztliche Dienstleistungen; Gesundheits- und

Schönheitspflege

für Menschen; Beratung auf dem Gebiet des

Gesundheitswesens; Gesundheits- und Schönheitspflege; Medizinische

Beratung im Gesundheitswesen; Gesundheits- und Schönheitspflege für den

Menschen; Dienstleistungen eines Dentalhygienikers”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen

worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 31. Dezember 2020.

Gegen die Eintragung ist von der Widersprechenden aus der für die Waren

„Klasse

05:

zahnärztliche Füllmittel, Befestigungsmaterialien

und

Abdruckmaterialien; Präparate für zahnärztliche Zwecke, insbesondere zur

minimalinvasiven Behandlung von Zähnen, insbesondere zur Infiltration von

Kariesläsionen im Zahnschmelz;

Klasse 10: zahnärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere Geräte und

Applikationshilfen von zahnärztlichen Materialien”

seit dem 16. April 2008 eingetragenen Wortmarke 30 2008 013 607

ICON

Widerspruch erhoben worden.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44

hat den Widerspruch mit Beschluss vom 31. Mai 2022 zurückgewiesen, da

zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke keine

Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Ausgehend von einer nach der Registerlage möglichen Begegnung der

Vergleichszeichen auf teilweise identischen und ansonsten (gering bis mittelgradig)

ähnlichen Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke halte die Marke den danach zur Vermeidung einer

Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein.

In ihrer Gesamtheit seien die Zeichen nicht ähnlich, da sie durch die in der

Widerspruchsmarke nicht vorhandenen zusätzlichen Bestandteile „-!c smile“ der

angegriffenen Marke und die dadurch hervorgerufenen Unterschiede in Wortlänge

und Silbenzahl sicher voreinander zu unterscheiden seien, wobei zur

Unterscheidung in schriftbildlicher Hinsicht auch die grafische Ausgestaltung des

Zeichenbestandteils „smile” beitrage.

Auch in begrifflicher Hinsicht fehle es an einer Ähnlichkeit der Vergleichszeichen,

da die Widerspruchsmarke ICON ein kleines Bild oder Piktogramm bezeichne, das

als Bestandteil einer grafischen Oberfläche eine Verknüpfung auf eine Datei, ein

Verzeichnis oder eine einen bestimmten Programmbefehl auslösende Schaltfläche

oder ein Symbol kennzeichne. Während die Widerspruchsmarke mithin vom

Verkehr vorrangig als ein grafisches Sinnbild für Anwendungsprogramme, Dateien

u.a. auf einem Bildschirm verstanden werde, sei die ungewöhnliche Begriffsbildung

„icon!c smile”– trotz des umgedrehten „i“ in Form eines Ausrufezeichens –

gesamtbegrifflich im Sinne von „ikonisches Lächeln“ bzw. „Kultlächeln“/„kultiges

Lächeln“ zu verstehen. Ausgehend hiervon sei eine begriffliche Ähnlichkeit auch

dann zu verneinen, wenn man ICON substantivisch iS von „Ikone“ auffassen würde.

Der rechtlich maßgebliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde auch

weder klanglich, bildlich noch begrifflich durch den mit dem Widerspruchszeichen

übereinstimmenden Bestandteil

„icon“

in einer die Gefahr unmittelbarer

Verwechslungen begründenden Weise geprägt, da die beiden Wortelemente

„icon!c“ und „smile” direkt aufeinander bezogen seien und sich zu einer

gesamtbegrifflichen Einheit verbänden.

Eine Verwechslungsgefahr wegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung des

Bestandteils „icon“ innerhalb der angegriffenen Marke komme ebenfalls nicht in

Betracht. Weder werde dem Bestandteil „icon” in der jüngeren Marke lediglich eine

Unternehmensbezeichnung oder ein bekannter Name hinzugefügt noch ergäben

sich aus spezifischen Bezeichnungsgepflogenheiten oder aus sonstigen

Gesichtspunkten Anhaltspunkte für eine selbständig kennzeichnende Stellung.

Vielmehr führe die Zusammenfügung der Bestandteile zu dem Wort „icon!c smile”

davon weg, dem Bestandteil „icon” eine selbständig kennzeichnende Stellung

beizumessen.

Auch eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Eine

gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen dränge sich nicht auf, da der Aufbau

der Zeichen erkennbar voneinander abweiche und zwischen den Zeichen kein

sinnfälliger Zusammenhang bestehe, der die eine Marke als Variante der anderen

erscheinen lassen könnte. Dass die angegriffene Marke geeignet sein könne, bloße

Assoziationen an die ältere Marke wachzurufen, reiche für die Annahme einer

Verwechslungsgefahr nicht aus. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem

Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung liege ebenfalls nicht vor. da die Widersprechende das Vorliegen einer Zeichenserie nicht geltend gemacht habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begründung trägt sie vor, dass beide Zeichen hochgradig ähnlich seien.

Maßgeblich dafür sei, dass dem Bestandteil ,,Smile" der angegriffenen Marke beim

Zeichenvergleich keine oder allenfalls eine sehr geringe Rolle zukomme, da dieser

für Dentalwaren und -dienstleistungen glatt beschreibend sei. Ferner würden bei

dem Bestandteil ,,ICON!C" der angegriffenen Marke durch die Einbettung des

Zeichens ,,!" die ersten vier Buchstaben ,,ICON" vom Rest abgegrenzt und damit

hervorgehoben. Maßgeblich stünden sich somit die Zeichen/Bestandteile ICON und

,,lCON!C" gegenüber, wobei der Bestandteil ,,ICON" in der angegriffenen Marke

noch

besonders

hervorgehoben

sei. Diese

danach maßgeblichen

Zeichenbestandteile seien sowohl klanglich wie auch visuell hochgradig ähnlich, da

die Widerspruchsmarke und der kennzeichnungskräftige Bestandteil der

angegriffenen Marke in vier von sechs Buchstaben übereinstimmten, wobei die

Widerspruchsmarke von der jüngeren Marke komplett an deren durch das

Ausrufezeichen vom Rest des Zeichens abgegrenzten und vom Verkehr in aller

Regel stärker beachteten Wortbeginn übernommen werde. In klanglicher Hinsicht

sei dabei die Aussprache von ICON und ,,Icon!c" nahezu identisch, da die letzten

beiden Zeichen ,,!c" bei undeutlicher Aussprache kaum wahrnehmbar sein dürften,

falls sie denn aufgrund des Ausrufezeichens überhaupt ausgesprochen würden.

Angesichts der identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen sowie der

hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe dann aber

zwischen diesen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und

Markenamtes vom 31. Mai 2022 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen

Marke 30 2020 209 564 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2008 013

607 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder vor der Markenstelle noch im

Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert. Er hat auch keinen Antrag gestellt.

Mit Schreiben vom 11. November 2024 hat der Senat die Beteiligten über den

Termin zur Beratung und Entscheidung in der Sitzung vom 16. Januar 2025

informiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg,

da es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG fehlt, und zwar auch, soweit sich die Vergleichszeichen nach der

Registerlage auf identischen Waren begegnen können. Die Markenstelle hat den

Widerspruch daher zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

A. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls

umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität

oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit

der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch

eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann

und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson

[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;

GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –

Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –

OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;

GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA

DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden

Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen

Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen

und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –

Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen

ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von

Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht zu besorgen, und zwar

auch soweit sie sich nach der Registerlage bei identischen Waren begegnen

können, so dass der Widerspruch aus der Marke 1 089 272 zurückzuweisen ist.

1. Zwar verfügt die Widerspruchsmarke ICON über eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft. Soweit ICON als englisches Substantiv die Bedeutungen

„Ikone, Symbol“ aufweist

(vgl. https://de.pons.com/übersetzung/englischdeutsch/icon) sowie in der Informatik ein kleines Bild oder Piktogramm benennt, das

als Bestandteil einer grafischen Oberfläche oft eine Datei oder ein Verzeichnis und

in ähnlicher Weise auf Schaltflächen je einen Befehl an die Anwendungen

kennzeichnet

(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Icon_(Computer)), ergibt sich

daraus

in

vorliegendem

Zusammenhang

keine

relevante

Kennzeichnungsschwäche, da ICON mit diesen Bedeutungen kein beschreibender

Aussagegehalt jedenfalls in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren und

Dienstleistungen aus dem Dentalbereich zukommt.

2. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft

ist die

Zeichenähnlichkeit der Vergleichszeichen aber auch im Bereich identischer Waren

zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen zu

begründen.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.

BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25

- pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 -

Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie

sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu

unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach

deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken

auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und

begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR

2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN;

BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 -

AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 -

coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die

Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende

Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr.

24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010,

235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14.

Aufl., § 9 Rdn. 280 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des

angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer

Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH

in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

b. Vergleicht man vorliegend die Zeichen in ihrer Gesamtheit, besteht zwischen

ICON und

offensichtlich keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in

klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht.

aa. Denn in ihrer Gesamtheit heben sich die Vergleichszeichen – wie bereits die

Markenstelle zutreffend

festgestellt hat – bei einigermaßen gleichmäßiger

Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile trotz der formalen Übereinstimmung in

dem Bestandteil „icon/ICON“ durch die weiteren in der Widerspruchsmarke nicht

vorhandenen, mit dem Anfangsbestandteil „icon“ unmittelbar verbundenen und

größenmäßig gleichwertig ausgestalteten zusätzlichen Bestandteile „-!c smile“ der

angegriffenen Marke so deutlich voreinander ab, dass weder klanglich noch

schriftbildlich mit unmittelbaren Verwechslungen zu

rechnen und die

Zeichenähnlichkeit daher als deutlich unterdurchschnittlich zu bewerten ist.

bb. Dies gilt auch in begrifflicher Hinsicht. Denn das angegriffene Zeichen verfügt –

ungeachtet der Frage, ob der Verkehr dessen Anfangsbestandteil

auf

Grundlage eines Verständnisses des darin enthaltenen Ausrufezeichens „!“als

„umgedrehtes „i“ iS von „iconic“ versteht oder darin eine Kombination eines formal

mit dem Widerspruchszeichen übereinstimmenden Anfangsbestandteils „icon“ mit

einem nachgeordneten

(Phantasie-)Bestandteil

„!c“ erkennt

(hierzu noch

ausführlich im Folgenden) – jedenfalls mit dem weiteren Bestandteil

über

ein Zeichenelement, welches dem Verkehr nicht nur aufgrund seiner gegenüber

deutlich abweichenden graphischen Ausgestaltung als selbständiger

Bestandteil gegenübertritt, sondern vor allem auch als in den inländischen

Sprachgebrauch eingegangenes englisches Wort

für

„Lächeln“ einen

eigenständigen Begriffsinhalt aufweist, der in der Widerspruchsmarke begrifflich

keine Entsprechung findet.

cc. Allein die formale klangliche, bildliche wie auch begriffliche Übereinstimmung

der Widerspruchsmarke mit dem Anfangsbestandteil „icon“ der angegriffenen

Marke begründet keinen höheren Grad der Zeichenähnlichkeit. Denn das Publikum

pflegt Marken nicht zu analysieren. Marken werden daher in der Regel in der Weise

aufgenommen, in der sie dem Verbraucher entgegentreten. Bei Marken, die nicht in

ihrer Gesamtheit, sondern – wie vorliegend – nur in Einzelbestandteilen

Ähnlichkeiten aufweisen, kann daher für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit

nicht ohne weiteres allein auf identische bzw. ähnliche Zeichenbestandteile ohne

Berücksichtigung der Marken als Ganzes abgestellt werden (vgl. EuGH GRUR

2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE).

c. Vielmehr können Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten

in einzelnen

Zeichenbestandteilen bei sich

in

ihrer Gesamtheit deutlich voneinander

abweichenden, d.h. unähnlichen oder allenfalls sehr gering ähnlichen Marken nur

dann zu einem höheren Grad an Zeichenähnlichkeit führen, wenn diesen eine

selbständig kollisionsbegründende Stellung in den betreffenden Zeichen zukommt.

Dies ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil entweder den Gesamteindruck der

angegriffenen Marke prägt oder aber in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig

kennzeichnende Stellung behält, die den Verkehr zu der Annahme veranlasst, dass

die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen

stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR

2019, 1058 Nr. 38 – KNEIPP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 394, 395).

Beides ist vorliegend aber nicht der Fall.

aa. Eine zusammengesetzte Marke wird durch einen oder mehrere Bestandteile

geprägt, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen

Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck

der Marke daher nicht bestimmen, sondern dafür vernachlässigt werden können

(EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 42 – HABM/Shaker Limoncello; GRUR 2016, 80 Rn.

37 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft],

mwN; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 15 = WRP 2012, 83 – Maalox/Melox-GRY). Diese

Maßstäbe gelten auch, wenn es – wie vorliegend - um die Beurteilung eines aus

mehreren Bestandteilen formal zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht

(vgl. BGH GRUR 2008, 905 Rn. 26 -Pantohexal; GRUR 2020, 1202 Rn. 26 -

YOOFOOD/YO).

aaa. Ausgehend von diesen Grundsätzen kann jedoch dem klanglich, bildlich wie

auch

begrifflich

mit

der Widerspruchsmarke

übereinstimmenden

Anfangsbestandteil „icon“ der angegriffenen Marke schon deshalb keine den

Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Stellung zuerkannt werden,

weil dieser innerhalb des Anfangsbestandteils

der angegriffenen Marke

nicht eigenständig hervortritt.

Denn auch wenn das in diesem Zeichenelement angeordnete Ausrufezeichen „!“ für

eine gewisse Zäsur zwischen der vorangestellten Buchstabenfolge „icon“ und dem

nachgeordneten Konsonanten „c“ sorgt, wird der Verkehr dennoch in

keine Kombination von „icon“ mit einem nachgestellten Element „!c“ erkennen und

den Anfangsbestandteil „icon“ daher als eigenständigen Zeichenbestandteil

wahrnehmen, sondern das Ausrufezeichen „!“ als „umgedrehtes i“ interpretieren und

den Zeichenbestandteil

als englisches Wort „iconic“ in seiner nahezu

identischen und daher inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen

deutschen Entsprechung „ikonisch“ verstehen.

Für ein Verständnis des Ausrufezeichens als „umgedrehtes

i“ und eine

Wahrnehmung des Zeichenbestandteils

als einheitlicher Begriff „iconic“

spricht dabei nicht nur die werbeübliche Ersetzung des Buchstabens „i“ durch ein

Ausrufezeichen in Form eines „umgedrehten i“ (vgl. dazu BPatG 29 W (pat) 532/16

vom 16. Januar 2018 - W¡R, BeckRS 2018, 1233) sowie die größenmäßig und

graphisch identische Ausgestaltung von „Strich“ und „Punkt“ des „Ausrufezeichens“

gegenüber dem Anfangsvokal „i“, sondern vor allem dessen graphische

„Einbettung“ zwischen den schriftbildlich identisch ausgestalteten Buchstaben

„icon“ und „c“ des Zeichenbestandteils

. Denn diese „Einbettung“ legt vor

dem Hintergrund, dass der Zeichenbestandteil sich bei einem Verständnis iS von

„iconic“ mit dem nachfolgenden englischen – und in der Bedeutung „Lächeln“ in

den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen – Zeichenbestanteil

zu dem

ohne weiteres verständlichen Gesamtbegriff „ikonisches Lächeln“ verbindet (vgl.

https://www.deepl.com/de/translator#en/de/ iconic%20smile zu „iconic smile“), eine

Ergänzung der ansonsten keinen sinnvollen Begriff ergebenden Buchstabenfolge

„icon-c“ um den Buchstaben „i“ zu dem Begriff „iconic“ und damit eine

entsprechende Interpretation des Ausrufezeichens „!“ als umgedrehtes „i“ für den

Verkehr nahe.

bbb. Dem danach iS von „iconic“ zu verstehenden Zeichenbestandteil

kommt – ungeachtet der Frage, ob er im Rahmen der Gesamtabwägung in seiner

Gesamtheit

überhaupt

eine

für eine Verwechslungsgefahr

relevante

Zeichenähnlichkeit zu der Widerspruchsmarke ICON aufweisen würde – aufgrund

seines sich

in Kombination mit

ergebenden gesamtbegrifflichen

Aussagegehalts iS von „ikonisches Lächeln“ keine den Gesamteindruck des

angegriffenen Zeichens prägende Stellung zu.

Denn bei Zeichen, die sich als sofort verständliche einheitliche Gesamtbegriffe

darstellen, besteht für den Verkehr kein Anlass, sich nur an einem einzelnen

Markenbestandteil zu orientieren (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 441

m.w.Nachw.). Vielmehr tragen in diesem Falle sämtliche Zeichenbestandteile

gleichermaßen und gleichgewichtig zum Gesamteindruck bei. Eine Prägung des

Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil kann aber nicht angenommen

werden, wenn sich dieser Bestandteil als lediglich gleichgewichtig mit anderen

Markenteilen darstellt (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 407

m.w.Nachw.). In diesem Fall verbleibt es bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das

Zeichen in seiner Gesamtheit zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR

2008, 903 (Nr. 22) - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO).

Unerheblich ist dabei, dass sich die angegriffene Marke bei einem Verständnis iS

von „iconic smile“ in vorliegendem Waren- und Dienstleistungszusammenhang in

einem werblich-anpreisenden Hinweis darauf erschöpft, dass diese dazu bestimmt

und geeignet sind bzw. zumindest dazu beitragen können, für ein „ikonisches

Lächeln“ zu sorgen. Denn ein gesamtbegrifflicher Charakter eines aus mehreren

Elementen gebildeten Zeichens kann auch durch beschreibende Bestandteile

vermittelt werden (BGH GRUR 2009, 772 Nr. 64 – Augsburger Puppenkiste;

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 441 mwN).

ccc. Aber selbst unter der – zugunsten der Widersprechenden unterstellten -

Annahme einer bei der angegriffenen Marke durch das Ausrufezeichen bewirkten

Zäsur und einer dadurch hervorgerufenen Wahrnehmung der angegriffenen Marke

als Kombination eines eigenständigen Anfangsbestandteils „icon“ mit einem

nachgeordneten (Phantasie-)Bestandteil „!c“ und dem Begriff „smile“ kommt dem

mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Anfangsbestandteil „icon“ keine

den Gesamteindruck prägende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens zu.

Auch wenn sich in diesem Fall die einzelnen Zeichenbestandteile nicht zu einem

Gesamtbegriff verbinden würden, da der mittlere Teil „!c“ keinen Sinngehalt aufweist

und vor allem auch „icon“ und „smile“ in ihren jeweiligen Bedeutungen sich zu keiner

sinnvollen begrifflichen Einheit verbinden, sondern mehr oder weniger unverbunden

nebeneinander stehen, bestünde für den Verkehr kein Anlass, den unmittelbar mit

„icon“ verbundenen und sich in dessen Schriftbild einfügenden mittleren Bestandteil

„!c“ sowie den graphisch sogar noch hervorgehobenen Endbestandteil „smile“ zu

vernachlässigen und sich allein an dem Anfangsbestandteil „icon“ zu orientieren.

Zwar weist der Zeichenbestandteil

„smile“

in vorliegendem Waren- und

Dienstleistungszusammenhang einen jedenfalls deutlich beschreibenden Anklang

auf. Jedoch ist dessen Aussagegehalt in Alleinstellung bzw. – wie vorliegend – in

Kombination mit dem Phantasiebestandteil „!c“ und dem Begriff „icon“ ohne eine

„das Lächeln“ näher definierende oder konkretisierende Angabe – wie es in den

Wortfolgen „perfect smile“ oder auch „iconic smile“ sowie den von der

Widersprechenden auf Seite 5 ihrer Widerspruchsbegründung vom 13. August 2021

genannten Zeichen der Fall ist – doch eher vage und unbestimmt. Vor dem

Hintergrund, dass der angesprochene Verkehr eine Marke so wahrnimmt, wie sie

ihm entgegentritt, ohne sie

in einzelne Bestandteile zu zerlegen, dürfen

beschreibende oder kennzeichnungsschwache Bestandteile jedoch nicht von

vornherein unberücksichtigt bleiben. Aus ihnen können zwar keine isolierten Rechte

hergeleitet werden. Ebenso wenig prägen sie für sich allein den Gesamteindruck

einer Marke. Mit weiteren Angaben können sie sich aber zu einem

zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden

(BGH GRUR

2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2008, 719 Rn. 37

- idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2009, 772 Rn. 59 - Augsburger

Puppenkiste; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 403).

Der Verkehr wird daher selbst bei einer – zugunsten der Widersprechenden

unterstellten – eigenständigen Wahrnehmung des mittleren Bestandteils „!c“ weder

diesen Bestandteil noch den weiteren Bestandteil

von vornherein außer Acht

lassen und sich allein an dem Anfangsbestandteil „icon“ orientieren, sondern die

angegriffene Marke insgesamt als Phantasiezeichen verstehen, bei der sämtliche

Bestandteile der angegriffenen Marke gleichermaßen und gleichgewichtig zum

Gesamteindruck beitragen.

ddd. Soweit nach der Rechtsprechung des BGH eine durch Benutzung gesteigerte

Kennzeichnungskraft der Gegenmarke (oder eines den Gesamteindruck des

Zeichens prägender Bestandteil) im Rahmen der Prägung eines aus dieser sowie

weiteren Bestandteilen zusammengesetzten (jüngeren) Zeichens insoweit von

Bedeutung sein kann, als dies dazu

führen kann, dass die besondere

herkunftshinweisende Funktion der älteren Marke bzw. des deren Gesamteindruck

prägenden Bestandteils vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm

das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer

Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet (vgl. BGH GRUR 2003,

880, 881 – City Plus; GRUR 2013, 833 Nr. 48 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR

2019, 1058, Nr. 38 – KNEIPP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9, Rdn. 419),

erschiene dies nach Auffassung des Senats in rechtlicher Hinsicht auch in Bezug

auf den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden isolierten Wortanfang

„icon“ der angegriffene Marke trotz dessen Verbindung mit den nachfolgenden

Elementen „!c“ zu dem einheitlichen Zeichenbestandteil

nicht von

vornherein

ausgeschlossen;

jedoch

ist

eine

solche Stärkung

der

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ICON mangels näheren Vorbringens

zu Inhalt und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke weder dargelegt noch

erkennbar.

bb. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem

Gesichtspunkt

einer

selbständig

kennzeichnenden

Stellung

der

Widerspruchsmarke ICON in dem angegriffenen Zeichen.

aaa. Eine Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt kommt in Betracht,

wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder

ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er eine selbständig

kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses

Bestandteils mit dem älteren Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen der

Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus

wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR

2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258 Nr. 33 -

INTERCONNECT/T-InterConnect). Dabei kann nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs auch eine bloß ähnliche Übernahme der älteren Marke in das

jüngere Zeichen genügen (vgl. BGHZ 167, 322 Nr. 18 – Malteserkreuz I;

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 496 mwN)

Insoweit bedarf es aber der Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen,

in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als

selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833 Nr. 50 –

Culinaria/Villa Culinaria) und die dazu führen, dass der mit der Widerspruchsmarke

übereinstimmende bzw. ähnliche Zeichenbestandteil

im Gesamtgefüge der

angegriffenen Marke wie eine

„Marke

in der Marke“ erscheint

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 502).

bbb. Daran fehlt es bei einem seitens des Senats angenommenen Verständnis des

Zeichenbestandteils

als einheitlichem Begriff iS von „iconic“ in Bezug auf

die mit der Widerspruchsmarke formal übereinstimmende Buchstabenfolge „icon“

schon deshalb, weil diese in

nicht eigenständig hervortritt, sondern mit

den weiteren Bestandteilen „!c“ dieses Zeichenbestandteils zu einem einheitlichen

Begriff verschmilzt und damit vollständig in das jüngere Kombinationszeichen

integriert ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rn 510).

ccc. Was eine selbständig kennzeichnende Stellung des

formal die

Widerspruchsmarke enthaltenen Zeichenbestandteils

betrifft, ist zwar in

rechtlicher Hinsicht zu beachten, dass – wie bereits erwähnt – auch eine bloß

ähnliche Übernahme der älteren Marke in das jüngere Zeichen zur Begründung

einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt genügen kann; jedoch

dürfte vorliegend bereits die Ähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke ICON

und dem Zeichenbestandteil

in Anbetracht des sich dem Verkehr ohne

weiteres erschließenden abweichenden Begriffsinhalts von ICON und

zu

gering sein, um eine für eine Verwechslungsgefahr hinreichende Zeichenähnlichkeit

zwischen Vergleichszeichen in ihrer für die Beurteilung allein maßgeblichen

Gesamtheit zu begründen.

Dies bedarf aber keiner abschließenden Erörterung, da jedenfalls die Verbindung

der Bestandteile

und

zu dem einheitlichen und einen

gesamtbegrifflichen Aussagegehalt aufweisenden Gesamtzeichen

eine selbständig kennzeichnenden Stellung von

ausschliesst (vgl. dazu

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 510).

Bei dem weiteren Markenbestandteil

der angegriffenen Marke handelt es sich

auch

nicht

um

das

(hinreichend

bekannte) Firmenschlagwort

der

Widersprechenden oder um eine bekannte Marke oder einen Stammbestandteil

einer Zeichenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke, so dass eine selbständig

kennzeichnende Stellung von

unter diesem Gesichtspunkt ebenfalls nicht

in Betracht kommt (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 833, Nr. 50 - Culinaria/Villa

Culinaria; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 503, 506).

Auch soweit dem Verkehr eine selbständig kennzeichnende Stellung durch die

äußere Gestaltung einer jüngeren Marke wie zB eine deutliche abgesetzte

Darstellung des betreffenden Bestandteils nahegebracht werden kann (vgl. BGH

GRUR 2006, 859 Nr. 22 – Malteserkreuz I), liegt ein solcher Fall hier nicht vor, da

zwar ein abweichendes Schriftbild gegenüber dem weiteren

Zeichenbestandteil

aufweist, mit diesem jedoch zu einem einheitlichen, in

sich geschlossenen und darüber hinaus einen gesamtbegrifflichen Aussagegehalt

vermittelnden Zeichen verbunden ist und daher gerade nicht in einer Weise

abgesetzt ist, die dem Verkehr Anlass geben könnte,

eine selbständig

kennzeichnende Stellung beizumessen.

ddd. Selbst bei – einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten - Annahme

einer durch das Ausrufezeichen bewirkten Zäsur und einer dadurch

hervorgerufenen Wahrnehmung der angegriffenen Marke als Kombination eines

eigenständigen Anfangsbestandteils „icon“ mit einem nachgeordneten (Phantasie-)

Bestandteil „!c“ und dem Begriff „smile“ fehlt es an besonderen Umständen, die dem

Verkehr Anlass geben könnten, den mit der Widerspruchsmarke

formal

übereinstimmenden Bestandteil „icon“ als selbstständig kennzeichnend anzusehen.

Auch wenn sich die Zeichenelemente anders als bei einem – nach Auffassung des

Senats gegebenen – Verständnis der angegriffenen Marke iS von „iconic smile“

nicht zu einer gesamtbegrifflichen Aussage verbinden, handelt es sich bei den dann

maßgeblichen weiteren Zeichenbestandteilen „!c“ und

ebenfalls weder um

das (hinreichend bekannte) Firmenschlagwort der Widersprechenden noch um eine

bekannte Marke oder einen Stammbestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der

angegriffenen Marke. Ferner

tritt

„icon“ auch

in diesem Fall bei der

Widerspruchsmarke größenmäßig und gestalterisch gegenüber dem Bestandteil

„!c“, aber auch gegenüber

aufgrund seiner Anordnung nebeneinander und

der Verbindung zu einem einheitlichen Zeichen nicht so deutlich hervor, dass für

den Verkehr Anlass bestünde, „icon“ aufgrund seiner Stellung innerhalb des

Gesamtzeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen.

cc. Ebenso wenig kommt auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines

Serienzeichens in Betracht, da für eine Markenserie der Widersprechenden mit

einem Stammbestandteil ICON keine Anhaltspunkte bestehen.

dd. Es besteht ferner auch keine Gefahr, dass die Zeichen in sonstiger Weise

gedanklich miteinander

in Verbindung gebracht werden. Diese Art von

Verwechslungsgefahr

setzt

- wie auch die anderen Formen der

Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 9

Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG - voraus, dass der Verkehr die Unterschiede

beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der

Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin

der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder

organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne

einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen, etwa weil er in der

angegriffenen Marke aufgrund des mit der Widerspruchsmarke

formal

übereinstimmenden Anfangsbestandteils „icon“ eine Variante bzw. Spezifizierung

der älteren Marke zB im Sinne einer besonderen Produktlinie erkennt (vgl. dazu

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 565, 566 mwN).

Dem wirkt bei einem aus den vorgenannten Gründen naheliegenden begrifflichen

Verständnis des Zeichenbestandteils

iS von „iconic“ bereits entgegen,

dass dem Verkehr in diesem Fall die mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende

Buchstabenfolge „icon“ aufgrund des sich dann ergebenden gesamtbegrifflichen

Aussagegehalts des Gesamtzeichens

iS von „ikonisches Lächeln“

nicht mehr als eigenständiger Zeichenbestandteil entgegentritt.

Aber selbst bei – zugunsten der Widersprechenden unterstellter – Annahme einer

durch das Ausrufezeichen bewirkten Zäsur und einer daraus resultierenden

eigenständigen Wahrnehmung

des

mit

der Widerspruchsmarke

übereinstimmenden Anfangsbestandteil

„icon“ würde der Verkehr

in der

angegriffenen Marke aufgrund des keinen begrifflichen Aussagegehalts

aufweisenden Bestandteils „!c“ sowie des

insgesamt den Eindruck eines

einheitlichen

Phantasiezeichens

hervorrufenden Gesamteindrucks

der

angegriffenen Marke ebenfalls keine Variante bzw. Spezifizierung der älteren Marke

erkennen.

B. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die

Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Meiser

Hammer

Merzbach