BPatG Urteil vom 28.01.2025 – 3 Ni 7/23 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

In der Patentnichtigkeitssache

3 Ni 7/23 (EP)

(Aktenzeichen)

…

ECLI:DE:BPatG:2025:280125U3Ni7.23EP.0

betreffend das europäische Patent EP 3 421 997

(DE 60 2013 070 076)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2025 durch den Vorsitzenden Richter

Schramm, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich und die Richterinnen Dipl.-

Chem. Dr. Wagner, Dr.-Ing. Philipps sowie Berner

f ü r R e c h t e r k a n n t :

I.

Die Klage wird abgewiesen.

II.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Dezember 2013 angemeldeten und auch

mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents

3 421 997 (Streitpatents). Es nimmt die Prioritäten der US-Anmeldung 2012 61

746 965 vom 28. Dezember 2012 und der EP-Anmeldung 13167355 vom 10. Mai

2013 in Anspruch. Die Erteilung des in englischer Sprache gefassten Streitpatents

ist am 17. Juni 2020 veröffentlicht worden. Es ist in Kraft und wird vom Deutschen

Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2013 070 076.1 geführt. Das

Streitpatent trägt die Bezeichnung

„A CELL MEDIATED IMMUNE RESPONSE ASSAY“

in der deutschen Übersetzung:

„ZELLVERMITTELTER IMMUNREAKTIONSTEST“.

Es umfasst in seiner erteilten Fassung 22 Patentansprüche, von denen die

Patentansprüche 1, 14, 16, 17, 19, 20 und 21 nebengeordnet sind.

Der das Verfahren zur Messung zellvermittelter Immunantwortaktivität betreffende

Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung:

1. A method for measuring cell-mediated immune response activity, said

method comprising:

(a) providing an incubation composition by contacting a sample comprising

immune cells capable of producing immune effector molecules following

stimulation by a peptide antigen with at least one peptide antigen having a

length selected from 5 to 100 amino acids and with at least one non-reducing

sugar capable of increasing the interferon-gamma response of immune cells

that respond to the antigen; and

(b) detecting the presence or level of at least one immune effector molecule,

wherein detecting the presence or level of at least one immune effector

molecule comprises detecting the presence or level of interferon-gamma (INFgamma) and/or an immune effector molecule whose production is induced or

enhanced by interferon-gamma.

Der erteilte Patentanspruch 14 betrifft eine Zusammensetzung geeignet für das

Verfahren nach Patentanspruch 1 und hat in der erteilten Fassung folgenden

Wortlaut:

14. A composition for inducing a cell mediated immune response, comprising:

a) at least one isolated peptide antigen having a length selected from 5 to 100

amino acids;

b) at least one non-reducing sugar capable of increasing the interferon-gamma

response of immune cells that respond to the antigen; and

c) at least one anticoagulant.

Der Patentanspruch 16 in der erteilten Fassung betrifft ein Probensammelgefäß,

das eine Zusammensetzung nach Patentanspruch 14 enthält; er lautet wie folgt:

16. A sample collection vessel, comprising the composition according to Claim

14 or 15.

Der erteilte Patentanspruch 17 betrifft ein Kit geeignet für das Verfahren nach

Patentanspruch 1 und hat folgende Fassung:

17. A kit for measuring cell-mediated immune response activity in a subject,

comprising at least one peptide antigen having a length selected from 5 to 100

amino acids, preferably from 7 to 50 amino acids, at least one non-reducing

sugar capable of increasing the interferon-gamma response of immune cells

that respond to the antigen, at least one sample collection vessel and at least

one detection means for interferon-gamma and/or an immune effector molecule

whose production is induced or enhanced by interferon-gamma.

Der erteilte Patentanspruch 19 betrifft die Verwendung eines nichtreduzierenden

Zuckers in immunologischen Assay und lautet wie folgt:

19. Use of a non-reducing sugar in an immunological assay for measuring cellmediated response activity to a peptide antigen having a length selected from 5

to 100 amino acids, preferably from 7 to 50 amino acids, wherein the addition

of the non-reducing sugar increases the release of interferon-gamma from

immune cells that respond to the peptide antigen tested in said assay, and

wherein preferably, the non-reducing sugar has one or more of the following

characteristics:

i) the non-reducing sugar is a disaccharide;

ii) the non-reducing sugar is selected from trehalose and sucrose;

iii) the non-reducing sugar is selected from trehalose, mannitol, sucrose and

raffinose;

iv) the non-reducing sugar is trehalose;

v) the non-reducing sugar is used in a concentration of at least 1 mg/ml,

preferably 2 mg/ml in the incubation composition comprising the sample to be

tested and the antigen;

vi) the non-reducing sugar is provided in the form of a composition which

additionally comprises the antigen to be tested and optionally an anticoagulant;

vii) the addition of the non-reducing sugar during incubation of the sample with

the antigen increases the release of interferon-gamma from immune cells that

respond to the peptide antigen tested in said assay.

Der Patentanspruch 20 betrifft die Verwendung eines nichtreduzierenden Zuckers

in einem immunologischen Assay, zur Erhöhung der Freisetzung von Interferongamma aus Immunzellen und lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

20. Use of a non-reducing sugar in an immunological assay for measuring cellmediated response activity for increasing the release of interferon-gamma from

immune cells that respond to an antigen tested in said assay, optionally wherein

the antigen and/or the non-reducing sugar have one or more of the

characteristics defined in claim 15.

Der erteilte Patentanspruch 21 betrifft ein Probensammelgefäß mit einer

Inkubationszusammensetzung und lautet wie folgt:

21. An incubation composition comprised in a sample collection vessel, the

incubation composition comprising:

a) a non-diluted sample obtained from a subject, the sample comprising immune

cells capable of producing immune effector molecules following stimulation by

a peptide antigen, preferably T lymphocytes;

b) at least one isolated peptide antigen having a length selected from 5 to 100

amino acids;

c) at least one non-reducing sugar capable of increasing the interferon-gamma

response of immune cells that respond to the antigen; and

d) optionally an anticoagulant.

Die Patentansprüche 2 bis 13 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1,

der Patentanspruch 15 auf Patentanspruch 14, der Patentanspruch 18 auf

Patentanspruch 17 und der Patentanspruch 22 auf Patentanspruch 21

rückbezogen. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin begehrt mit ihrer Nichtigkeitsklage die vollständige Nichtigerklärung

des Streitpatents und stützt diese zum einen auf mangelnde Patentfähigkeit mit

Blick auf fehlende erfinderische Tätigkeit. Zum anderen sei der Gegenstand des

Streitpatents nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn

ausführen könne.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 3 421 997 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen,

dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 10 gemäß

Schriftsatz vom 12. Oktober 2023 erhält.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 10 wird

auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und ist der Auffassung,

der Gegenstand des Streitpatents sei ausführbar offenbart und beruhe auch auf

einer erfinderischen Tätigkeit.

Beide Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vorbringens u.a. folgende

Dokumente in das Verfahren eingeführt:

K1

K3

K4

EP 3 421 997 B1 (Streitpatent);

WO 2004/042396 A1;

Präve, P., et al. (Hrsg.): Handbuch der Biotechnologie.

4. Auflage. Oldenbourg Verlag GmbH, München, 1994. S. 469-

476. – ISBN 3-486-26223-8;

K5

Manning, M. C., et al., „Stability of Protein Pharmaceuticals: An

Update”, Pharmaceutical Research, 2010, Vol. 27, No. 4, S. 544-

575;

K6

Crowe, L. M., et al., “Is Trehalose Special for Preserving Dry

Biomaterials?”, Biophysical Journal, 1996, Vol. 71, S. 2087-

2093;

K8

Roser, B., “Trehalose Drying: A Novel Replacement for Freeze-

K9

K10

Drying”, BioPharm, September 1991, S. 47-53;

US 4 806 343;

Carpenter, J. F., et al., “Rational Design of Stable Lyophilized

Protein Formulations: Some Practical Advice”, Pharmaceutical

Research, 1997, Vol. 14, No. 8, S. 969-975;

K11

Li, S., et al., “Effects of Reducing Sugars on the Chemical

Stability of Human Relaxin in the Lyophilized State”, Journal of

Pharmaceutical Sciences, 1996, Vol. 85, No. 8, S. 873-877;

K16

Sigma-Aldrich, „Storage and Handling Synthetic Peptides

GUIDELINES“, 2005, S. 1-4;

K17

Maecker, H. T., et al., „Standardization of cytokine flow cytometry

assays“, BMC Immunology, 2005, Vol. 6, No. 13, S 1-18;

K18

Maecker, H. T., et al., „Standardizing Immunophenotyping for the

Human Immunology Project“, Nature Reviews Immunology,

2012, Vol. 12, S. 191-200;

K19

Inokuma, M., et al. „Functional T Cell Responses to Tumor

Antigens in Breast Cancer Patients Have a Distinct Phenotype

and Cytokine Signature“ The Journal of Immunology, 2007, Vol.

179, No. 4, S. 2627-2633;

K20a

Lima, V. M. F., et al., „Role of Trehalose Dimycolate in

Recruitment of Cells and Modulation of Production of Cytokines

and NO in Tuberculosis“, Infection and Immunity, 2001, Vol. 69,

No. 9, S. 5305-5312;

K20b

Davidsen, J., et al., „Characterization of cationic liposomes

based on dimethyldioctadecylammonium and synthetic cord

factor from M. tuberculosis (trehalose 6, 6’-dibehenate) - A novel

adjuvant inducing both strong CMI and antibody responses“,

Biochimica et Biophysica Acta, 2005, Vol. 1718, S. 22-31;

K20c

Schoenen, H., et al., „Cutting Edge: Mincle Is Essential for

Recognition and Adjuvanticity of the Mycobacterial Cord Factor

and its Synthetic Analog Trehalose-Dibehenate“, The Journal of

Immunology, 2010, Vol. 184, S. 2756-2760;

K21a

Matsuura, M., et al., „Biological Activities of Chemically

Synthesized Partial Structure Analogues of Lipid A“, The Journal

of Biochemistry, 1985, Vol. 98, No. 5, S. 1229-1237;

K21b

Matsuura, M., et al., „Effects of Backbone Structures and

Stereospecificities of Lipid A - Subunit Analogues on Their

Biological Activities“, The Journal of Biochemistry, 1986, Vol. 99,

No. 5, S. 1377-1384;

K22

Sarkar, S., et al., „Trehalose, a Novel mTOR-independent

Autophagy Enhancer, Accelerates the Clearance of Mutant

Huntingtin and α-Synuclein“, The Journal of Biological Chemistry

2007, Vol. 282, No. 8, S. 5641-5652;

K23

Chang, Y.-P., et al., „Autophagy Facilitates IFN-γ-induced Jak2-

STAT1 Activation and Cellular Inflammation“, The Journal of

Biological Chemistry 2010, Vol. 285, No. 37, S. 28715-28722;

K24a

Insel, P., et al., "Nutrition”, Jones and Bartlett Publishers, Inc.,

Sudbury, Massachusetts, 2. Aufl., 2004, S. 135. – ISBN 0-7637-

0765-1;

K24b

O’Donnell, K. und Kearsley, M. W., “Sweeteners and Sugar

Alternatives in Food Technology“, Wiley-Blackwell, A John Wiley

& Sons, Ltd., Chichester, Publication, 2. Aufl., 2012, S. 301;

K24c

Kamm, B., et al., „Biorefineries – Industrial Processes and

Products. Status Quo and Future Directions.” WILEY-VCH

Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006, Vol. 1, S. 5 und

376. – ISBN-13: 978-3-527-31027-2;

K24d

Stütz, A. E., „Glycoscience Epimerisation, Isomerisation and

Rearrangement Reactions of Carbohydrates“, Springer Verlag,

Berlin Heidelberg New York, 2001, Vorwort, S. 1. ISBN 3-540-

41383-9;

K24e

Fraser-Reid, B. O., et al., (Hrsg.), „Glycosience Chemistry and

Chemical Biology“, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York,

2. Aufl., 2008, S. 1193. ISBN 978-3-540-30429-6;

K25

Amorij, J.-P., et al., „Development of Stable Influenza Vaccine

Powder

Formulations: Challenges

and Possibilities“,

Pharmaceutical Research, 2008, Vol. 25, No. 6, S. 1256-1273;

K30-2

Hauer, B., et al., „Interferon-γ-Tests in der Tuberkulose-

Diagnostik - Aktueller Stand“, Pneumologie, 2006, Vol. 60, S. 29-

44;

K30-3

QuantiFERON®-TB Gold, IFN-Gamma-Test für Vollblutproben

zur Messung von Reaktionen auf die Peptidantigene ESAT-6,

CFP-10 und TB7.7(p.4), Packungsbeilage, cellestis, Dok.-Nr.

05990301G, Juli 2011, S. 1-31;

K31

BIONOTE, Versuchsbericht E-HTB-VS vom 8. Mai 2024,

6 Seiten;

K32

BIONOTE, ergänzender Versuchsbericht TCF-E-HTB-VS vom

23. Dezember 2024, 9 Seiten;

K33

Statistische Auswertung der Versuchsdaten gemäß Anlage K32,

24. Januar 2025, 5 Seiten;

NiB2

Falbe, J. und Regitz, M. (Hrsg.): Römpp-Lexikon Chemie. Georg

Thieme Verlag, Stuttgart, 10. Aufl., 1999, Band 6, S. 5096-5097,

Eintrag „Zucker“. – ISBN 3-13-735110-3;

NiB3

Voet, D. und Voet, J. G., „Biochemistry“, John Wiley & Sons, Inc.,

2. Aufl., 1995. S. 252-253. – ISBN 0-471-58651-X;

NiB4

Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 2000, Eintrag „simple

s.“;

NiB6

Accelerated stability study, undatiert, 2 Seiten;

NiB15

X … , zweite Sachverständigenerklärung vom 3. Juni 2024, 10

Seiten.

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg, da die geltend gemachten

Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der mangelnden

Ausführbarkeit nicht vorliegen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138

Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPÜ, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) EPÜ).

I.

1.

Das Streitpatent betrifft Verfahren, Zusammensetzungen und Kits zur

Messung zellvermittelter Immunantwortaktivität mit erhöhter Sensitivität und

verbesserter Lagerstabilität (vgl. K1, [0001]).

Diagnostische Tests auf immunologischer Basis finden im medizinischen Bereich

breite Anwendung. Sie sind insbesondere wichtige Hilfsmittel für die Erkennung und

Überwachung einer Vielzahl von Krankheiten. Die Wirksamkeit dieser Assays liegt

zum Teil in der Spezifität von Komponenten des Immunsystems wie T-

Lymphozyten. Ungeachtet dieser Spezifität ist die immunologische Diagnostik nicht

immer ausreichend empfindlich, um schwach ausgeprägte Infektionen, das

Vorhandensein einer dauerhaften Infektion, das Vorhandensein einer dauerhaften,

schwach ausgeprägten Infektion, Infektionen bei Personen mit aktiven oder latenten

infektiösen oder

latenten

Infektionskrankheiten oder bei Personen mit

Immunschwäche oder irgendeiner Form von Immunsuppression nachzuweisen. Zu

den wünschenswerten Leistungsmerkmalen eines Assays für zellvermittelte

Immunreaktionen, insbesondere zum Nachweis einer antigenspezifischen T-Zell-

Reaktion, gehören eine angemessene Sensitivität, Spezifität, Zuverlässigkeit und

Reproduzierbarkeit, wobei er einfach und schnell durchführbar sein sollte (vgl. K1,

[0002]).

Eine etablierte Form eines

immunologisch basierten diagnostischen Tests

beinhaltet die Stimulation von T-Zellen oder anderen Zellen des Immunsystems mit

Antigenen, gefolgt vom Nachweis von Immuneffektor-Molekülen wie IFN-gamma

oder anderer Zytokine, die als Reaktion auf die Stimulation mit dem Antigen

produziert werden. Die Immuneffektor-Moleküle werden mit bekannten Techniken

wie Enzym-Immunoassays, Multiplex-Bead-Analyse, ELISA, ELISpot und

Durchflusszytometrie nachgewiesen. Das Vorhandensein oder die Zunahme von

Immuneffektor-Molekülen kann auch anhand des RNA-Levels bestimmt werden.

Solche Assays sind z. B. nützlich für den Nachweis krankheitsspezifischer

Immunreaktionen,

insbesondere

pathogenspezifischer

Immunreaktionen.

Entsprechende Assays sind unter der Marke QuantiFERON (eingetragenes

Warenzeichen; Cellestis Limited, vgl. auch K30-3) im Handel erhältlich und können

z. B. zur Diagnose einer Erregerinfektion oder zur Überwachung der zellvermittelten

Immunität gegen eine Krankheit verwendet werden (vgl. K1, [0003]).

Andere Anwendungen solcher zellvermittelten Immunreaktionstests umfassen die

Analyse oder Überwachung von zellulären Immunreaktionen auf Impfstoffe oder

Immuntherapien, wie z.B. die Krebsimmuntherapie (vgl. K1, [0004]).

Es bestand daher ein großer Bedarf an entsprechenden Assays mit erhöhter

Empfindlichkeit. Bisher wurden die Methoden zur Messung zellvermittelten

Immunreaktionen dadurch verbessert, dass die Probe, z. B. eine Vollblutprobe, mit

dem Antigen in Gegenwart eines einfachen Zuckers wie Dextrose inkubiert wurde

(siehe z. B. K3). Es wurde festgestellt, dass Einfachzucker, wie Dextrose, die auch

als Glucose bezeichnet wird, die Produktion von Interferon-gamma durch die

Immunzellen erhöhen und dadurch die Empfindlichkeit des Assays verbessern. Die

Verwendung von Einfachzuckern wurde als essentiell erachtet, da sie den Zellen

als Energiequelle dienen, sodass diese während der Inkubation mit dem Antigen

von der Zugabe des Zuckers profitieren. Ein signifikanter Anstieg des Interferongamma-Spiegels wurde beobachtet, wenn der Einfachzucker direkt zur Probe

zusätzlich zum Antigen zugegeben wurde. Um die Durchführung der Methode zu

vereinfachen,

ist es

jedoch vorzuziehen, gebrauchsfertige Reagenzien-

Zusammensetzungen bereitzustellen und manuelle Handhabungsschritte zu

vermeiden (vgl. K1, [0005]).

2.

Davon ausgehend lag dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein sensitives

und zuverlässiges Verfahren zur Messung zellvermittelter Immunantwortaktivität,

sowie Kits und Kitkomponenten dafür bereitzustellen, die lagerstabil sind (vgl. K1,

[0015]).

3.

Die Aufgabe wird gemäß Hauptantrag in Form des Streitpatents in der

erteilten Fassung durch ein Verfahren

zur Messung

zellvermittelter

Immunantwortaktivität gemäß Patentanspruch 1, eine Zusammensetzung zur

Induktion einer zellvermittelten Immunantwort gemäß Patentanspruch 14, ein

Probensammelgefäß gemäß Patentanspruch 16, ein Kit gemäß Patentanspruch 17,

die Verwendung eines nichtreduzierenden Zuckers in einem immunologischen

Assay zur Messung zellvermittelter Antwortaktivität gemäß den Patentansprüchen

und

sowie

eine

in

einem

Probengefäß

enthaltende

Inkubationszusammensetzung gemäß Patentanspruch 21 gelöst.

a)

Der erteilte Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet nach Merkmalen

gegliedert wie folgt:

Ein Verfahren zur Messung zellvermittelter Immunantwortaktivität, das

Verfahren umfassend:

1.1 Bereitstellen einer Inkubationszusammensetzung durch in Kontakt

bringen einer Probe, die Immunzellen aufweist, die imstande sind nach

vorheriger Stimulation durch ein Peptidantigen lmmuneffektor Moleküle

zu produzieren,

1.1.1 mit wenigstens einem Peptidantigen, das eine Länge

ausgewählt aus von 5 bis 100 Aminosäuren aufweist und

1.1.2 mit wenigstens einem nichtreduzierenden Zucker, der

imstande ist die Interferon-gamma Antwort von lmmunzellen zu

steigern, die auf das Antigen reagieren; und

1.2 Detektion der Anwesenheit oder des Spiegels von wenigstens einem

lmmuneffektor Molekül, wobei

1.2.1 die Detektion der Anwesenheit oder des Spiegels von

wenigstens einem lmmuneffektor Molekül die Detektion der

Anwesenheit oder des Spiegels von Interferon-gamma (IFNgamma) und/oder von einem lmmuneffektor Molekül, dessen

Produktion durch Interferon-gamma induziert oder verstärkt wird,

umfasst.

b)

Der erteilte Patentanspruch 14 gemäß Hauptantrag betrifft eine

Zusammensetzung und lautet nach Merkmalen gegliedert wie folgt:

Eine Zusammensetzung zur Induktion einer zellvermittelten Immunantwort,

aufweisend:

14.1 wenigstens ein isoliertes Peptidantigen, das eine Länge ausgewählt

aus von 5 bis 100 Aminosäuren aufweist;

14.2 wenigstens einen nichtreduzierenden Zucker, der imstande ist die

Interferon-gamma Antwort von Immunzellen zu steigern, die auf das

Antigen reagieren; und

14.3 wenigstens ein Antikoagulans.

c)

Der erteilte Patentanspruch 16 gemäß Hauptantrag betrifft ein

Probensammelgefäß, das eine Zusammensetzung nach Patentanspruch 14 bzw.

15 enthält und lautet nach Merkmalen gegliedert wie folgt:

Ein Probensammelgefäß, aufweisend die Zusammensetzung gemäß

Merkmalsgruppe 14 oder Anspruch 15.

d)

Der erteilte Patentanspruch 17 gemäß Hauptantrag betrifft ein Kit und lautet

nach Merkmalen gegliedert wie folgt:

Ein Kit zur Messung zellvermittelter Immunantwortaktivität in einem Subjekt,

aufweisend

17.1 wenigstens ein Peptidantigen mit einer Länge ausgewählt aus von 5

bis 100 Aminosäuren, vorzugsweise von 7 bis 50 Aminosäuren,

17.2 wenigstens einen nichtreduzierenden Zucker, der imstande ist die

Interferon-gamma Antwort von Immunzellen zu steigern, die auf das

Antigen reagieren,

17.3 wenigstens ein Probensammelgefäß und

17.4 wenigstens ein Mittel zur Detektion von Interferon-gamma und/oder

von einem

Immuneffektor Molekül, dessen Produktion durch

Interferon-gamma induziert oder verstärkt wird.

e)

Der erteilte Patentanspruch 19 gemäß Hauptantrag betrifft die Verwendung

eines nichtreduzierenden Zuckers in einem immunologischen Assay und lautet nach

Merkmalen gegliedert wie folgt:

Verwendung

eines

nichtreduzierenden

Zuckers

in

einem

immunologischen Assay zur Messung zellvermittelter Antwortaktivität

19.1 auf ein Peptidantigen, das eine Länge ausgewählt aus von 5 bis 100

Aminosäuren aufweist, vorzugsweise von 7 bis 50 Aminosäuren,

19.2 wobei das Hinzufügen des nichtreduzierenden Zuckers die Freisetzung

von Interferon-gamma aus lmmunzellen erhöht, die auf das in dem

Assay getesteten Peptidantigen reagieren, und

19.3 wobei der nichtreduzierende Zucker vorzugsweise eine oder mehrere

der folgenden Eigenschaften aufweist:

19.3.1 der nichtreduzierende Zucker ist ein Disaccharid;

19.3.2 der nichtreduzierende Zucker ist ausgewählt aus Trehalose und

Saccharose;

19.3.3 der nichtreduzierende Zucker ist ausgewählt aus Trehalose,

Mannitol, Saccharose und Raffinose;

19.3.4 der nichtreduzierende Zucker ist Trehalose;

19.3.5 der nichtreduzierende Zucker wird in einer Konzentration von

mindestens 1 mg/ml, vorzugsweise 2 mg/ml, in der Inkubationszusammensetzung eingesetzt, die die zu testende Probe

und das Antigen aufweist;

19.3.6 der nichtreduzierende Zucker wird bereitgestellt in Form einer

Zusammensetzung, die zusätzlich das zu testende Antigen und

optional ein Antikoagulans aufweist;

19.3.7 das Hinzufügen des nichtreduzierenden Zuckers während

Inkubation der Probe mit dem Antigen erhöht die Freisetzung von

Interferon-gamma aus Immunzellen, die auf das in dem Assay

getestete Peptidantigen reagieren.

f)

Der erteilte Patentanspruch 20 gemäß Hauptantrag betrifft die Verwendung

eines nichtreduzierenden Zuckers in einem immunologischen Assay zur Erhöhung

der Freisetzung von Interferon-gamma aus Immunzellen und lautet nach Merkmalen

gegliedert wie folgt:

Verwendung

eines

nichtreduzierenden

Zuckers

in

einem

immunologischen Assay zur Messung zellvermittelter Antwortaktivität

20.1 zur Erhöhung der Freisetzung von

Interferon-gamma aus

lmmunzellen, die auf ein in dem Assay getestetes Antigen reagieren,

wobei

20.2 optional das Antigen und/oder der nichtreduzierende Zucker eine oder

mehrere der in Anspruch 15 definierten Eigenschaften aufweisen.

g)

Der erteilte Patentanspruch 21 gemäß Hauptantrag betrifft ein

Probensammelgefäß mit einer Inkubationszusammensetzung und lautet nach

Merkmalen gegliedert wie folgt:

Eine

in

einem Probensammelgefäß

enthaltene

Inkubationszusammensetzung, die Inkubationszusammensetzung umfassend:

21.1 eine unverdünnte, von einem Subjekt erhaltene Probe, die Probe

umfassend

Immunzellen, die

imstande sind nach vorheriger

Stimulation durch ein Peptidantigen Immuneffektor Moleküle zu

produzieren, vorzugsweise T-Lymphozyten;

21.2 wenigstens ein isoliertes Peptidantigen mit einer aus 5 bis 100

Aminosäuren ausgewählten Länge;

21.3 wenigstens einen nichtreduzierenden Zucker, der imstande ist die

Interferon-gamma Antwort von lmmunzellen zu steigern, die auf das

Antigen reagieren; und

21.4 optional ein Antikoagulans.

4.

Einige Merkmale der unabhängigen Patentansprüche bedürfen der

Auslegung. Der zuständige Fachmann, ein promovierter Biochemiker oder

Immunologe, der über eine mehrjährige praktische Erfahrung in der Entwicklung

sowie Herstellung

von diagnostischen,

immunologischen Testverfahren

(Immunoassays) verfügt, wird sie wie folgt verstehen:

a)

Die Besonderheit des Verfahrens nach Patentanspruch 1 liegt darin, dass in

die Inkubationszusammensetzung neben dem Peptidantigen (Merkmal 1.1.1) ein

nichtreduzierender Zucker gegeben wird, der imstande ist, die Interferon-gamma

Antwort der Immunzellen zu steigern, die auf das Peptidantigen reagieren

(Merkmal 1.1.2).

Die

übrigen,

auf

verschiedene Gegenstände

(Zusammensetzung,

Probensammelgefäß,

Kit,

Verwendung)

gerichteten,

unabhängigen

Patentansprüche haben mit dem Patentanspruch 1 als gemeinsame Klammer, dass

ein Peptidantigen zusammen mit einem nichtreduzierenden Zucker verwendet wird,

um die Interferon-gamma Antwort der Immunzellen zu steigern, die auf das

Peptidantigen reagieren (Merkmale 1.1.1, 1.1.2 // 14.1, 14.2 // 17.1, 17.2 // 19, 19.1

// 20, 20.1 // 21.2, 21.3).

b)

Das in der Inkubationszusammensetzung verwendete Antigen wird gemäß

den Merkmalen 1.1.1, 14.1, 17.1, 19.1 und 21.2 immer als (isoliertes) Peptidantigen

mit einer aus 5 bis 100 Aminosäuren ausgewählten Länge spezifiziert (vgl. K1,

[0041], Z. 33-34). Insoweit handelt es sich auch bei dem in Merkmal 1.1.2

genannten „Antigen“ um dieses Peptidantigen. Das Merkmal 20.1 definiert

hingegen ein Antigen im Allgemeinen, das nach streitpatentgemäßem Verständnis

neben Peptiden auch Proteine, Haptene, Allergene und Toxine sowie alle natürlich

oder synthetisch vorkommenden Moleküle oder Teile davon umfasst, ohne dass

diese auf eine Länge eingeschränkt sind (vgl. K1, [0041], Z. 33-34).

Generell kann das Antigen als Peptidset vorliegen, das zwei oder mehr

verschiedene überlappende bzw. nichtüberlappende Volllängen- oder Teillängen-

Peptide umfasst (vgl. K1, [0041], Z. 43-45).

c)

Das Streitpatent unterscheidet zwischen Peptiden und Proteinen (vgl. K1,

[0041], Z. 40-41), auch wenn diese Unterscheidung nicht trennscharf getroffen

werden kann (vgl. K11: Relaxin mit 53 Aminosäuren wird als Protein bezeichnet).

d)

Als nichtreduzierende Zucker werden Zucker bezeichnet, die nicht mit einem

Reagenz zum Nachweis von Zuckern reagieren. Beispiele dieser – Oxidationsmittel

enthaltenden – Reagenzien sind die Fehlingsche Lösung, Benedicts Reagenz oder

Tollens Reagenz (vgl. K1, [0047], Satz 2), welche bewirken, dass reduzierende

Zucker oxidiert werden. Ein nichtreduzierender Zucker hat kein freies reduzierendes

Molekülende und daher keine freie Aldehyd- oder Ketogruppe. Einschränkungen

hinsichtlich Länge oder Aufbau erfährt der nichtreduzierende Zucker nicht (vgl. K1,

[0047], S. 8, Z. 1-3).

Bevorzugt sind als nichtreduzierende Zucker auch Disaccharide genannt, bei denen

die reduzierenden Enden eines Monosaccharids miteinander eine sogenannte

glykosidische Bindung eingehen. Beispiele dafür sind Sucrose (= Saccharose;

„Haushaltszucker“) und Trehalose. Mannitol und Raffinose sind ebenfalls geeignete

Beispiele eines nichtreduzierenden Zuckeralkohols bzw. eines nichtreduzierenden

Trisaccharids (vgl. K1, [0047], S. 8, Z. 12-16).

Der nichtreduzierende Zucker hat bei der vorliegenden Erfindung die Funktion, die

Sensitivität des Immunoassays zu erhöhen, indem er von den anwesenden Zellen

als Energielieferant metabolisiert wird (vgl. K1, S. 8, Z. 26-27) und so zu einer

Erhöhung der Immuneffektor-Ausschüttung durch die Zelle führt (vgl. K1, [0055], Z.

35-38 und 46-48).

Entgegen der Annahme der Klägerin dient er nicht als Stabilisator für das Antigen

(vgl. K1, [0055], Z. 43-44).

e)

Das Streitpatent verwendet den Begriff einfacher Zucker (simple sugar) zur

Unterscheidung von streitpatentgemäßen nichtreduzierenden Zuckern gemäß

Merkmal 1.1.2. Als Beispiel einfacher Zucker wird Dextrose (Glucose) genannt (vgl.

K1, [0005], [0019], Z. 35-43).

Unter einem simple sugar ist sowohl nach streitpatentgemäßem als auch

fachmännischem Verständnis ein reduzierender Einfachzucker (Monosaccharid),

zu verstehen (vgl. K1 [0019], Z. 35-39, insb. Z. 38, „simple sugars and thus

monosaccharides“). Der Einfachzucker unterscheidet sich, wie ausgeführt, von dem

streitpatentgemäßen nichtreduzierenden Zucker durch dessen reduzierende

Endgruppe (vgl. K1, [0047], insbesondere S. 8, Z. 10-20; vgl. auch NiB3, S. 252, li.

Sp., Abs. 3, Satz 1; NiB4 re Sp., Stichwort „simple s[ugar], a monosaccharide“).

f)

Darüber hinaus ist die Anwesenheit eines reduzierenden Zuckers, wie

Glucose, als weiteres Additiv im Einklang mit den Erläuterungen in Absatz [0050]

der K1 bei dem beanspruchten Verfahren nach Patentanspruch 1 und den weiteren

Gegenständen der nebengeordneten Patentansprüche nicht ausgeschlossen,

sondern nur als nicht bevorzugt ausgewiesen (K1, [0050] Z. 5-7). Ein ausdrücklicher

Hinweis auf die mögliche Kombination eines

reduzierenden und eines

nichtreduzierenden Zuckers findet sich in K1 jedenfalls nicht.

g)

Schließlich ist noch der Begriff „Inkubationszusammensetzung“ einheitlich

dahingehend zu verstehen, dass es sich hierbei um eine Mischung aus der zu

analysierenden Probe, mindestens einem Antigen und mindestens einem nichtreduzierenden Zucker handelt (vgl. K1, [0040] und [0048]).

II.

Der Gegenstand des Streitpatents ist ausführbar offenbart.

1.

Für die Ausführbarkeit einer Lehre

reicht es aus, wenn der

Durchschnittsfachmann auf Grund der

in der Patentschrift enthaltenen

Informationen in der Lage ist, unter Inanspruchnahme des von ihm zu erwartenden

Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens und mit Hilfe

der in der Patentschrift aufgezeigten Ausführungswege die in der Patentschrift

beschriebene Lehre zum technischen Handeln zuverlässig, wiederholbar und ohne

unzumutbarem Aufwand in die Praxis umzusetzen (BGH, Urt. v. 18. Dezember 2020

– X ZR 15/19, GRUR-RS 2020, 42976 Rn. 44 – L-Aminosäureproduktion; BGH, Urt.

v. 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05, GRUR 2010, 414 Rn. 23 - Thermoplastische

Zusammensetzung; Urt. v. 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916 (918) –

Klammernahtgerät; BGH, Urt. v. 17. Januar 2017, X ZR 11/15, GRUR 2017, 493

Rn. 36 – Borrelioseassay). Der beste Weg zur Ausführung muss dabei nicht

offenbart sein (BGH, a.a.O. Rn. 35 – Borrelioseassay). Ob die der Erfindung in der

Beschreibung zugeschriebenen Vorteile erreichbar sind, spielt

für die

Ausführbarkeit keine Rolle (BGH, Urt. v. 3. Februar 2015, X ZR 76/13, GRUR 2015,

472 Rn. 36 – Stabilisierung der Wasserqualität; BGH, Beschl. v. 28.04.1999 - X ZB

12/98, GRUR 1999, 920, 922 – Flächenschleifmaschine). Zudem muss der

Patentanspruch auch nicht alle zur Ausführung erforderlichen Angaben enthalten

(BGH, Beschl. v. 11. September 2013 – X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210 Rn. 20 –

Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; BGH, Urt. v. 1. Oktober 2002 – X ZR 112/99,

GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II; BGH, Urt. v. 24. März 1998, X ZR

39/95, GRUR 1998, 1003 Rn. 47 – Leuchtstoff; BGH, Urt. v. 13. Juli 2010, Xa ZR

126/07, GRUR 2010, 916 Rn. 17 – Klammernahtgerät).

Nach diesen Grundsätzen ist die Lehre des Streitpatents ausführbar offenbart. Denn

das Streitpatent gibt ausreichend Beispiele der Stoffklasse „nichtreduzierender

Zucker“ an, die dem Fachmann mit der Funktionsangabe „nichtreduzierend“ die

entscheidende Richtung angeben, um mögliche geeignete Zucker auswählen zu

können. Dabei ist es unerheblich, dass darunter auch Verbindungen, wie Mannitol,

Sucrose oder Raffinose fallen (vgl. K1, Fig. 3 i.V.m. [0165]), die gegenüber der einen

besonders ausgeprägten Effekt zeigenden Trehalose einen geringen Effekt zeigen.

Denn entgegen der zum Zeitpunkt der Erfindung laut Streitpatent vorherrschenden

Meinung, dass nur „einfache Zucker“ (Einfachzucker) die Interferon-gamma Antwort

von Immunzellen steigern könnten (vgl. K1 [0019], Z. 35-39), lehrt das Streitpatent

dem Fachmann, dass auch andere Zucker geeignet sind und nennt hierzu auch

praktisch brauchbare Beispiele (vgl. K1, [0153]-[0165]).

2.

Entgegen der Auffassung der Klägerin kommt es auch nicht darauf an, dass

die

Interferon-gamma Antwort von der Konzentration des

jeweiligen

nichtreduzierenden Zuckers abhängt und niedrige Konzentrationen unter 2 mg/ml

bei Trehalose einen nur geringeren Effekt bewirken. Denn bereits 1 mg/l Trehalose

erzeugt statistisch gesehen einen – wenn auch geringen – Effekt (vgl. K1, Fig. 1

i.V.m. [0160], [0161]), der insoweit die Brauchbarkeit der Erfindung nachweist. Nach

Beispiel 1 tritt selbst bei einer Konzentration von 0,5 mg/l Trehalose eine

Sensitivitätssteigerung auf (vgl. K1, [0153], Z. 7-8 i.V.m. Z. 11). Dass eine geeignete

Menge an nichtreduzierendem Zucker je nach konkret verwendetem Zucker

ermittelt werden muss, stellt den Fachmann keinesfalls vor unzumutbare

Schwierigkeiten.

3.

Das Argument der Klägerin, wonach die Erhöhung der IFN-gamma

Freisetzung aus den Immunzellen durch den Einsatz des nicht-reduzierenden

Zuckers unter Hinweis auf die Daten des Streitpatents und die Versuche gemäß

NiB6, K31 und K32 sowie die Erklärung NiB15 in Verbindung mit der statistischen

Berechnung K33 nicht über die gesamte Anspruchsbreite erzielbar sei, überzeugt

nicht.

a)

Aus den Ergebnissen der Versuchsreihen gemäß NiB6 kann nicht abgeleitet

werden, dass Trehalose die Freisetzung von Interferon-gamma nicht erhöht. Denn

die Resultate der jeweiligen Versuchsreihe gemäß NiB6 können nicht miteinander

verglichen werden, da innerhalb der Versuchsreihe die jeweilige Immunantwort in

Bezug auf den Reihen-internen Kontrollansatz normiert wurde (vgl. NiB6, S. 2,

vorletzt. Abs.). Der NiB6 kann damit nur die Information entnommen werden, dass

auch nach neun Wochen nahezu kein Sensitivitätsverlust auftrat, wenn eine

Antigen-enthaltende Zusammensetzung mit Trehalose einer beschleunigten

Alterung durch Lagerung bei 55°C unterworfen wurde (vgl. NiB6, S. 1, dritter Abs.,

S. 2, Diagramme links), bzw. dass Antigene, die ohne Trehalose gelagert wurden,

lagerstabil sind (vgl. NiB6, S. 1, 3. Abs., S. 2, Diagramme rechts).

b)

Bei den Versuchen gemäß K31 wurden ausgehend von den gemessenen

optischen Dichten OD keine Interferon-gamma-Konzentrationen in IU/ml ermittelt

(vgl. K31, S. 5, Diagramm „Comparison according to trehalose conditions“). Laut

K32 sind aber Werte von 10 IU/ml oder mehr von der Ergebnisinterpretation

auszunehmen, da Signalunterschiede nicht feststellbar sind (vgl. K32, S. 5, 4)).

Nachdem der OD-Wert der Probe „Positive 5“ mit 3,3 mehr als zehnmal so hoch ist

wie die OD-Werte der Proben „Positive 2 bis 4“ (vgl. K31, S. 5, letzte Tabelle),

bestehen erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisinterpretation der K31;

zumal in K31 keine Angaben zu einem solchen „cut off“ gemacht werden.

Darüber hinaus unterscheiden sich die Bedingungen der Teströhrchen der

Fallgruppen 1 und 2 der Versuche gemäß K31 darin, dass die Röhrchen der

Fallgruppe 1, welche keine Trehalose enthielten, nicht sterilisiert wurden (vgl. K31,

S. 4, Abs.

„2) Conditions

for

test Tube“). Diese abweichenden

Versuchsbedingungen stellen einen weiteren Grund dar, warum die Ergebnisse der

Fallgruppen 1 und 2 nicht verglichen werden können, zumal

laut K32

Signalabweichungen zwischen gamma-bestrahlten und nicht-bestrahlten Proben

feststellbar sind (vgl. K32, S. 5, Nr. 5, 1) letzt. Satz i.V.m. S. 5 Tabelle).

Der Versuchsbericht K31 lässt damit nicht die Schlussfolgerung zu, dass die

Anwesenheit von Trehalose nicht zu einer Sensitivitätssteigerung führt.

c)

Entgegen der Auffassung der Klägerin

kann auch aus den

Versuchsergebnissen der K32 nicht geschlossen werden, dass Trehalose nicht im

Stande ist, die Interferon-gamma Antwort der Immunzellen zu steigern, die auf das

Antigen reagieren. Die Ergebnisse der 20 positiven Proben, die jeweils in zwei

Versuchsreihen mit und ohne Trehalose in STANDARD E TB-FERON Röhrchen

inkubiert wurden (vgl. K32, S. 1, Nr. 1, 1) Purpose), wobei in der ersten

Versuchsreihe eine gamma-Sterilisation und in der zweiten Versuchsreihe keine

Sterilisation durchgeführt wurde (vgl. K32, S. 3, 6) und S. 4, Nr. 5 „Test Results“),

zeigen zwar, wie die Klägerin anführt, dass unabhängig von der Sterilisation bei 11

der insgesamt 40 durchgeführten Tests der beiden Versuchsreihen keine

Signalsteigerung bei Anwesenheit von Trehalose gemessen wurde. Damit ist aber

bei 73 % der durchgeführten Tests eine Sensitivitätssteigerung durch die

Anwesenheit von Trehalose aufgetreten (vgl. K32, S. 5, Tabelle). Nach dieser

Betrachtung ergibt sich kein Hinweis darauf, dass der beanspruchte Effekt, eine

Sensitivitätssteigerung durch Trehalose, sich nicht im beanspruchten Bereich

einstellt.

Die weitere Berücksichtigung der statistischen Auswertung K33, die die Ergebnisse

der jeweiligen Versuchsreihe der K32 mit dem Wilcoxon-Test prüft, führt zu keiner

abweichenden Einschätzung. Das Argument der Klägerin, wonach K33 zufolge

unabhängig von der Sterilisation aufgrund der p-Werte von 0,2493 (gamma-

Sterilisation) und 0,0519 (keine gamma-Sterilisation) kein signifikanter Unterschied

zwischen den Ergebnissen mit oder ohne Trehalose festgestellt werden könne, da

diese Werte größer 0,05 seien (vgl. K33, S. 2, Nr. 4 Ergebnis) und die Zugabe von

Trehalose keinen Effekt auf die Interferon-gamma Ausschüttung im Assay habe

(vgl. K33, S. 2, Nr. 5 Schlussfolgerung, Abs. 1), überzeugt nicht. Denn dies steht im

Widerspruch zu den Ergebnissen gemäß Beispiel 4 des Streitpatents und der

klinischen Studie NiB15. Bei der Versuchsreihe gemäß Beispiel 4 des Streitpatent

wurden 20 MTP-positive Blutproben mit dem QuantiFERON (QFN)-Assay getestet

(vgl. K1, S. 25, Z. 14 bis 29 i.V.m. Fig. 2). Die Blutsammelröhrchen enthielten die

synthetischen Antigene ESAT-6 und CFP-10 sowie Trehalose bzw. keine

Trehalose, wobei keine gamma-Sterilisation angegeben ist. Die Ergebnisse der

Versuchsreihe wurden mit dem t-Test ausgewertet, welcher den signifikanten p-

Wert von 0,0005 ergab. Im Rahmen der klinischen Studie NiB15, die von Dezember

2013 bis Mai 2014 stattfand, wurden in QFT-Plus Antigenblutsammelröhrchen zwei

verschiedene Zusammensetzungen bereitgestellt. Jede Zusammensetzung enthielt

neben einem TB1- oder T2-Peptidantigen, Lithiumheparin sowie Trehalose oder

keine Trehalose. Diese Zusammensetzungen wurden mit 30 TB-positiven

Blutproben auf eine Steigerung der Interferon-gamma Antwort getestet. Die

Ergebnisse der Untersuchung wurden mit dem Wilcoxon-Test ausgewertet und

ergaben jeweils für die untersuchten Antigene ein p-Wert von kleiner 0,0001 (vgl.

NiB15, Nr. 43-47).

Die statistische Auswertung der Versuchsreihen ohne Sterilisation gemäß K32 und

Beispiel 4 des Streitpatents sowie NiB15 zeigen ausgezeichnete p-Werte von

0,0519 für K32 und 0,0005 für Beispiel 4 des Streitpatent sowie <0,0001 für NiB15.

Daher kann nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % (K32), 0,05 % (Beispiel 4 des

Streitpatents) bzw. kleiner 0,01% (NiB15) davon ausgegangen werden, dass nach

den beobachteten Ergebnissen keine Sensitivitätssteigerung festgestellt werden

konnte, aber nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Zufallsbefunde

handelt.

Das Ergebnis der Versuchsreihe mit der gamma-Sterilisation gemäß K32, welche

einen p-Wert von 0,2493 lieferte, also 25 % an Zufallsbefunden, ist bereits schon

deshalb nicht als Beweis dafür geeignet, dass Trehalose grundsätzlich keinen

Einfluss auf Reaktivität des eingesetzten Peptidantigens hat, weil entgegen der

Lehre des Streitpatents eine gamma-Sterilisation vorgenommen wurde.

Selbst unter der Annahme, dass eine gamma-Sterilisation einer naheliegenden

Abwandlung gleichkommt, lässt der Vergleich der p-Werte der Versuchsreihen

gemäß K32 allein den Schluss zu, dass die gamma-Bestrahlung die

Zusammensetzung schädigt, da die Reaktivität des Peptidantigens bei der

Versuchsreihe mit gamma-Sterilisation gegenüber der ohne gamma-Sterilisation

geringer war.

Die von der Klägerin vorgelegten Versuche gemäß K32 und die statistischen

Berechnungen gemäß K33 lassen damit nicht zweifelsfrei die Schlussfolgerung zu,

dass die Erhöhung der IFN-gamma Freisetzung aus den Immunzellen durch den

Einsatz des nicht-reduzierenden Zuckers nicht über die gesamte Anspruchsbreite

erzielbar ist.

d)

Auch der Verweis auf die Entscheidung G1/03 der Großen

Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts führt zu keiner anderen

Einschätzung, weil die Entscheidung

im Einklang mit der etablierten

Rechtsprechung des BGH steht (vgl. Große Beschwerdekammer EPA, Entsch. v.

8. April 2004, G01/03, Nr. 2.5.2; BGH Urt. v. 26. Januar 2021, X ZR 24/19, GRUR

2021, S. 696, Rn. 99 – Phytase), welche, wie schon ausgeführt wurde, gerade nicht

fordert, dass jede erdenkliche Ausführungsform, die theoretisch unter einen

Anspruch fällt, ausführbar sein muss.

III.

In der erteilten Fassung beruht der Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem

geltend gemachten Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung beruht auf

einer erfinderischen Tätigkeit.

a)

Auf die von der Klägerin vertretene Auffassung, wonach Merkmal 1.2.2

keinen technischen Effekt gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik

habe, weshalb die Verwendung von nichtreduzierenden Zuckern eine willkürliche

Abwandlung darstelle, kommt es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

nicht an. Die Patentfähigkeit einer Erfindung hängt nach der ständigen

Rechtsprechung des BGH und des BPatG nicht vom technischen Effekt dieser

Erfindung gegenüber den Stand der Technik ab, sondern allein davon, ob die

Merkmale ihrer Lehre ausgehend vom Stand der Technik nahelagen. Ein

technischer Effekt ist dabei allenfalls eines von vielen Hilfskriterien bei der

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, wobei das bloße Vorliegen eines

technischen Effekts gegenüber dem bekannten Stand der Technik die erfinderische

Tätigkeit genauso so wenig zu begründen vermag (vgl. BGH, Urt. v. 10. Dezember

2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317, 320 f. – Kosmetisches Sonnenschutzmittel;

BGH, Urt. v. 10. September 2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 Rn. 41 –

Escitalopram; BGH, Urt. v. 11. November 2014 – X ZR 128/09, GRUR 2015, 356

Rn. 44 – Repaglinid), wie umgekehrt aus seinem bloßen Fehlen gegenüber dem

Stand der Technik auf deren Verneinung geschlossen werden darf. Ungeachtet

dessen zeigt das Streitpatent auch einen technischen Effekt.

Die technischen Wirkungen der Verwendung eines nicht-reduzierenden Zuckers im

dem patentgemäßen Verfahren zur Messung einer zellvermittelten Immunantwort

zeigen sich darin, dass eine Erhöhung der Assay-Sensitivität erzielt wird (vgl. K1,

S. 24/25, Beispiele 3 bis 5 i.V.m. Fig. 1 bis 3), wobei zugleich der Nachteil eines

Sensitivitätsverlusts nach längerer Lagerung und der damit einhergehende Verlust

der Reproduzierbarkeit vermieden wird (vgl. K1, S. 24, Beispiel 2, Tab. 1).

Die von der Klägerin vorgelegten Vergleichsversuche K31 und K32 können aus den

oben dargelegten Gründen die vorteilhaften erfinderischen Effekte von Trehalose,

nämlich die Erhöhung der Assaysensitivität und eine Verbesserung der

Lagerstabilität, nicht in Frage stellen.

b)

Das Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 ergibt sich nicht in

naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Druckschrift K3 in Verbindung

mit der Druckschrift K11.

aa) Druckschrift K3, der sich ein Fachmann zuwendet, der vor die

streitpatentgemäße Aufgabe gestellt ist, ein sensitives und zuverlässiges Verfahren

zur Messung zellvermittelter Immunantwortaktivität, sowie Kits und Kitkomponenten

dafür bereitzustellen, die lagerstabil sind, lehrt ein Verfahren zur Messung einer

zellvermittelten Immunantwort entsprechend Merkmal 1. Das Verfahren umfasst

das Bereitstellen einer Probe von einem Subjekt, die Zellen von dessen

Immunsystems enthält, welche nach Stimulation durch ein Antigen in der Lage sind,

Immuneffektormoleküle zu produzieren. Diese Probe wird entsprechend dem

Bereitstellen einer Inkubationszusammensetzung nach Merkmal 1.1 mit dem

Antigen inkubiert (vgl. K3, Patentanspruch 1).

Als Antigen sieht K3 ein Peptidantigen vor (vgl. K3, Patentansprüche 21, 27 bis 30),

einschließlich eines Tuberkulose (TB)-spezifischen Antigens, das mit dem ESAT-6

Peptid (K3, Patentanspruch 28 und S. 38, Z. 3-6), CFP-10 (K3, Patentanspruch 29

und S. 38, Z. 3-6) oder TB7 (K3, Patentanspruch 30) überlappt. Darüber hinaus

kann nach Patentanspruch 31 der K3 das TB-spezifische Peptidantigen PPD von

Mycobacterium avium oder ein 25-mer Abschnitt des TB7.7 Peptids sein (K3, S. 38,

Z. 3-6). Das ESAT-6-Protein hat unbestritten in voller Länge eine Länge von 95

Aminosäuren, das CFP-10-Protein in voller Länge eine Länge von 100 Aminosäuren

und das TB7.7-Protein in voller Länge eine Länge von 81 Aminosäuren, wobei sein

25-Aminosäure-Teil natürlich eine Länge von 25 Aminosäuren aufweist. Somit

haben die in K3 genutzten Peptidantigene eine Länge von bis zu 100 Aminosäuren,

wie in Merkmal 1.1.1 gefordert.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 der K3 sieht auch die Messung des

Vorhandenseins oder der Erhöhung des Spiegels eines Immuneffektormoleküls vor,

bei dem es sich um ein Zytokin wie Interferon-gamma handelt (vgl. K3,

Patentansprüche 1, 9 und 10). Somit werden in K3 auch Merkmal 1.2 und die erste

Option von Merkmal 1.2.1 angegeben.

Die Inkubation geschieht gemäß K3 in Gegenwart eines „simple sugar“ (vgl. K3

Patentanspruch 19, S. 3, Z. 15; S. 4, Z. 12; S. 10, Z. 20-21), welcher beispielsweise

Dextrose (Glucose) ist (vgl. K3, Patentanspruch 20, S. 37, Z. 20-21 i.V.m. S. 38, Z.

4-6).

Bei dem Begriff „simple sugar“ handelt es sich, was gutachtlich NiB2 und NiB3

bereits dargelegt wurde, nicht um einen feststehenden Fachbegriff. Ebenso wie im

Streitpatent ist dieser Begriff auch in K3 anhand der dort gegebenen Information

auszulegen. Es findet sich aber nur die weitergehende Information, dass ein „simple

sugar“ beispielsweise Dextrose (Glucose) und damit ein reduzierender Zucker ist.

Aus diesen Angaben schließt der Fachmann, dass es sich hierbei um ein

Monosaccharid handelt, trifft aber keine weitere Differenzierung etwa hinsichtlich

reduzierender Eigenschaften.

Die Berücksichtigung der von der Klägerin eingereichten K6 und des

Anlagenkonvoluts K24a bis K24e vermag diese Einschätzung nicht zu ändern. Zwar

fallen unter den Begriff „simple sugar“ in den genannten Dokumenten sowohl Monowie Disaccharide (vgl. K6, S. 2087, Abstract, erster Satz, li. Sp., erster Abs.; K24a,

S. 135, Überschrift des zweiten Abs.; K24b, S. 301, Abs. „13.5.5 Laxative effects“

Z. 6-7; K24c, S. 5, Tabellenüberschrift i.V.m. den Einträgen 1 bis 8 der Tab. 1.1;

K24d, Abs. „Preface“ Z. 1-10; K24e, S. 1193, Abs. „3 Galacto-Oligosaccharides“ Z.

1-6). Maßgeblich bleibt aber nur der sich aus der K3 ergebende Begriffsinhalt,

welcher dem Begriff „simple sugar“ die Bedeutung eines Monosaccharids zuweist.

Damit unterscheidet sich das Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 von

dem in K3 offenbarten Verfahren darin, dass es die Anwesenheit eines

nichtreduzierenden Zuckers in der Inkubationszusammensetzung vorschlägt, der

imstande ist, die Interferon-gamma Antwort von Immunzellen und die Lagerstabilität

der Inkubationszusammensetzung zu steigern, wobei der nichtreduzierende Zucker

nicht als Stabilisator dient (vgl. K3, [0055]).

Ausgehend von dem

Inhalt der Druckschrift K3, die kein Verfahren mit

Merkmal 1.1.2 angibt, bestand für den Fachmann schon kein Anlass, die

Offenbarung der Druckschrift K11 zu berücksichtigen, die den Einfluss von

reduzierenden Zuckern auf die chemische Stabilität von humanen Relaxin im

lyophilisierten Zustand untersucht (vgl. K11, S. 873, Titel und Abstract). Denn die

K3 befasst sich weder mit der Frage, wie ein Mehrkomponenten-Kit bzw. dessen

Komponenten zu stabilisieren sind, noch spricht sie die Möglichkeit der

Lyophilisierung als einen Weg der Trocknung für irgendeine in dem Verfahren

eingesetzte Komponente an. Überdies schweigt K3 dazu, dass es gerade auf eine

schonende Behandlung der Antigene ankommen könnte. Im Gegenteil stellt K3

heraus, dass Fragmente der Antigene ebenfalls ihre Funktion erfüllen (vgl. K3, S.

14, Z. 10, 14-15 und 27-28), sodass der Erhalt des kompletten Antigens nicht

erforderlich ist.

In K11 wird zwar festgestellt, dass Glucose im Gegensatz zu Mannitol und

Trehalose die Degradation des Peptids Relaxin, das 53 Aminosäuren entsprechend

Merkmal 1.1.1 aufweist (vgl. K11, S. 873, Fig. 1), im gefriergetrockneten Zustand

verstärkt (vgl. K11 S. 874, Tab. 2). Allerdings ist Relaxin bei Lagerung im flüssigen

Zustand, auch in hochkonzentrierten Glucose-Lösungen mit 10 % bzw. 20 %

Glucose, bei 40°C für 2 Wochen hinreichend stabil (vgl. K11, S. 875/876

seitenübergr. Satz, Fig. 6).

Diese Ergebnisse veranlassen den Fachmann somit nicht dazu, die aufwändige

Trocknungsmethode des Lyophilisierens aus K11 für die Antigene der K3 in

Betracht zu ziehen, sondern an einer Glucose-Lösung festzuhalten. Da die

Konzentration der in den Ausführungsbeispielen der K3 verwendeten Glukose-

Lösung nur 2 % beträgt, und unter der Annahme eines etwa linearen Abbautrends

(vgl. K11, S. 876, Fig. 6), hätte der Fachmann mit Blick auf Figur 6 der K11 für eine

solche Lösung einen Abbau um 1 % erwartet, welcher für eine hinreichend stabile

flüssige Formulierung mit Glucose spricht.

Vor dem Hintergrund, dass bei dem Verfahren zur Messung einer zellvermittelten

Immunantwortaktivität gemäß K3 Glucose maßgeblich für die Sensitivität des

Verfahrens ist, da sie die Interferon-gamma Antwort der Immunzellen steigert und

die K11 dem Fachmann nicht in Aussicht stellt, dass die Verwendung eines nichtreduzierenden Zuckers zu mindestens einer gleichen Sensitivitätssteigerung führt,

bestand somit keine hinreichende Erfolgsaussicht, diesen Weg einzuschlagen.

Damit überzeugt auch der klägerseitige Angriff nicht, dass ausgehend von der

bevorzugten „in-Tube“ Ausführungsform der K3, bei der die Blutprobe in

Anwesenheit des Antigens in einem heparinisierten Blutsammelröhrchen und in

Gegenwart von Glucose inkubiert wird, und dem Wissen, dass die getrockneten

Peptidantigene des kommerziell angebotenen „QuantiFERON®-TB Gold In-Tube“

Test gemäß K30-2 nur 15 Monate haltbar sind, der Fachmann aufgrund seines

Fachwissens veranlasst gewesen sei, für die Bereitstellung einer stabilen

getrockneten „in-Tube“ Formulierung des Antigens den reduzierenden Zucker zu

vermeiden und daher die Glucose, wie in K11, durch Trehalose zu ersetzen. Diese

Argumentationskette stützt sich im Kern darauf, dass der Fachmann für eine

trockene Formulierung der Zusammensetzung zur Induktion einer zellvermittelten

Immunantwort eine Lyophilisierung der Peptidantigene in Betracht gezogen und

Trehalose als Hilfsstoff der Glucose vorgezogen hätte. Dies ist aber aus den zuvor

genannten Gründen nicht der Fall.

bb) Eine

fehlende erfinderische Tätigkeit

lässt sich auch die weitere

Berücksichtigung der K4, K5, K8 bis K10 oder K25 jeweils anstelle von K11 nicht

begründen.

Sämtliche Dokumente befassen sich, wie K11, mit der Stabilisierung von Proteinen

bzw. Peptiden sowie Vakzinen während der Gefriertrocknung durch die

Anwesenheit von insbesondere nicht-reduzierenden Zuckern, wie beispielsweise

Trehalose (vgl. K4, S. 472, re. Sp., Abs. „Formulierung“; K5, S. 544, re. Sp., Abs.

„Chemical Instability“, insb. erster Satz; S. 546, re. Sp., Abs. „Deamidation in

Monoclonal Antibodies (MAbs), zweiter Abs. davon, S. 546/547, übergr. Abs., S.

547 Abs. „Deamidation in the Solid State, S. 550, re. Sp., „Glycation of Proteins“, S.

550/551 seitenübergr. Abs., S. 551, Abs. „Oxidation“, dritter Abs. davon, S. 553,

Abs. „Physical Instability“, S. 559, spaltenübergr. Abs., re. Sp. zweiter vollst. Abs.,

S. 559/569 seitenübergr. Abs., S. 560, erster vollst. Abs.; K8, S. 47, Abstract, S. 48,

re. Sp., „Potential Savings“, S. 51, li. Sp., erster vollst. Abs., S. 47, mittl. Sp., erster

Abs., S. 52, li. Sp., erster vollst. Abs.; K9, Sp. 1, erster Abs., Sp. 1 Z. 45 bis 48, Sp.

3, Z. 65 bis 68; K10, S. 969, Titel, S. 972, re. Sp., letzt. vollst. Abs.; K25, S. 1256

Abstract, S. 1261, re. Sp., erster vollst. Abs., S. 1264, re. Sp., Abs. „Freeze Drying

and Spray-Freeze Drying of Influenza Vaccine“).

Nachdem der Fachmann aber ausgehend von K3 keine Motivation hatte, die

Peptidantigene zu lyophilisieren, lag das streitpatentgemäße Verfahren gemäß dem

erteilten Patentanspruch 1 unter Berücksichtigung von K5, K8 bis K10 oder K25

nicht nahe.

Entgegen der Auffassung der Klägerin kann auch der Druckschrift K10 nicht

entnommen werden, dass reduzierende Zucker generell und unabhängig von der

Lyophilisierung bei der Formulierung von Peptiden zu vermeiden seien (vgl. K10, S.

972, vorletzt. Abs.).

Im Übrigen wird in K25 nicht angegeben, dass es für den Erhalt der Primärstruktur

des Vakzins auf die Anwesenheit eines Stabilisators bei der Trocknung ankommt.

In K25 wird vielmehr darauf hingewiesen, dass Kohlenhydrate, insbesondere

Trehalose, dessen dreidimensionale Struktur stabilisieren (vgl. K25, S. 1261, re.

Sp., erster vollst. Abs., vorletzt. Satz, S. 1262, re. Sp., zweiter vollst. Abs., S. 1265,

re Sp., dritter und vierter vollst. Abs.).

b)

Auch eine Zusammenschau der K3 mit dem Inhalt einer der Druckschriften

K16 bis K23 führt nicht in naheliegender Weise zu dem Gegenstand des erteilen

Patentanspruchs 1.

Die Dokumente K16 bis K19 sind von der Klägerin zum Beleg, dass eine

Lyophilisierung zur Stabilisierung von Peptiden oder Antigenen, insbesondere auch

bei deren Verwendung in Diagnostik-Verfahren, zum Prioritätszeitpunkt des

Streitpatents eingesetzt wurde (vgl. K16, S. 2, zweiter und dritter Abs., S. 4, letzt.

Abs.; K17 S. 12, li. Sp., erster vollst. Abs., S. 16, li. Sp., letzt. vollst. Abs., re. Sp,

dritter vollst. Abs.; vgl. K18, S. 192, re. Sp., letzt. Abs., S. 193, Tab. 1, erster Eintrag,

S. 196/19,7 seitenübergr. Abs.; K19 S. 2628, re. Sp., vorletzt. Abs.), eingeführt

worden. Ob die Lyophilisierung in Gegenwart eines Zuckers erfolgte, kann den

Druckschriften K16 bis K19 aber nicht entnommen werden. Nachdem für den

Fachmann, ausgehend von K3 weder Anlass bestand, eine Lyophilisierung oder

einen Austausch von Glucose gegen einen nicht-reduzierenden Zucker in

Erwägung zu ziehen, führt die Berücksichtigung einer der Druckschriften K16 bis

K19 nicht naheliegender Weise zum beanspruchten Verfahren.

Auch die weitere Berücksichtigung von K20a, K20b oder K20c regt den Fachmann

nicht dazu an, beispielsweise Trehalose zur Sensitivitätssteigerung bei dem

Testverfahren nach Patentanspruch 1 einzusetzen. In K20a wird die Rolle des

Glykolipids Trehalose-Dimycolate (TDM) bei der Interferon-gamma-Produktion in

Mycobacterium tuberulosis diskutiert (vgl. K20a, S. 5305, Titel, Abstract, S. 5310, li.

Sp., erster vollst. Abs.). Die K20b befasst sich mit dem synthetischen Analogon

Trehalose-6,6‘-dibehenate

(TBD) von TDM, das die

Interferon-gamma

Ausschüttung in CD4 T-Zellen stimuliert (vgl. K20b, S. 22, Titel, Abstract, S. 23, li.

Sp., erster vollst. Abs.). In K20c wird die adjuvante Wirkung von TDM und TDB bei

Th1/Th17-Tuberkulose-Impfungen untersucht (vgl. K20c, S. 2756, Titel und

Abstract). Aus den Angaben in K20a bis K20c schließt der Fachmann aber nicht,

dass die Glykolipide TDM und TBD in den Immunzellen zu Trehalose metabolisiert

werden, welche dann als Energielieferant die Interferon-gamma Ausschüttung der

Immunzellen stimuliert. Dieser Information hätte es aber bedurft, damit der

Fachmann Trehalose anstelle von Glucose für die Sensitivitätssteigerung bei dem

streitpatentgemäßen Verfahren in Betracht gezogen hätte.

Dies gilt gleichermaßen für die in den Publikationen K21a und K21b beschriebenen

Ergebnisse der untersuchten Wirkung von verschiedenen Lipid A-Analoga, d.h.

Glykolipiden auf Basis von nicht-reduzierenden Zuckern, auf die Interferon-gamma

Ausschüttung (vgl. K21a, S. 1229, Titel und Abstract, S. 1230 und 1233; vgl. K21b,

S. 1377, Titel und Abstract, S. 1379, Fig. 1, S. 1381, re. Sp.). Die in K21a und K21b

dargestellten Ergebnisse lassen wiederum nicht den Schluss zu, dass der nichtreduzierende Zuckerbestandteil

des Glykolipids

die

Interferon-gamma

Ausschüttung anregt. Der Fachmann geht vielmehr davon aus, dass dies auf die

Anwesenheit der intakten Lipid A-Analoga zurückzuführen ist.

Den Druckschriften K22 und K23 kann der Fachmann schließlich nur die Information

entnehmen, dass gemäß K22 Trehalose als Autophagieverstärker angesehen wird

(vgl. K22, S. 5621, Titel und Abstract) und dass K23 eine Verbindung zwischen

Autophagie und Interferon-gamma-Ausschüttung sowie Zellentzündung sieht (vgl.

K23, S. 28715, Abstract, S. 28716, re. Sp., S. 28720, re. Sp., Mitte). Dass die

Interferon-gamma Ausschüttung von Immunzellen auf Autophagie beruht und daher

Trehalose als Autophagieverstärker zu einer höheren

Interferon-gamma

Ausschüttung führt, ist aber aus K22 und K23 nicht ableitbar.

c)

Die weiteren von der Klägerin in das Verfahren eingeführten Druckschriften

liegen noch ferner ab, sind nicht von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung

aufgegriffen worden und auch im Übrigen nicht zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt.

v. 27. August 2013 – X ZR 19/12, GRUR 2013, 1272 Rn. 36 – Tretkurbeleinheit).

2.

Die nebengeordneten Patentansprüche 14, 16, 17 und 19 bis 21 beruhen

ebenfalls auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie zeichnen sich jeweils durch die

technischen Merkmale von Patentanspruch 1 aus, insbesondere, dass ein

nichtreduzierender Zucker vorgesehen ist, der in der Lage ist, die Interferon-gamma

Antwort der Immunzellen zu steigern, die auf ein Peptidantigen reagieren (Merkmale

14.2, 17.2, 19.2, 20.1 und 21.3).

Das Argument

der Klägerin,

die beanspruchte Verwendung eines

nichtreduzierenden Zuckers zur Steigerung der Interferon-gamma Antwort der

Immunzellen gemäß den Patentansprüchen 19 und 20 sei kein neues Merkmal,

sondern folge inhärent aus der naheliegenden Zugabe von Trehalose zur

Stabilisierung des Peptidantigens, überzeugt nicht.

Denn ein Verwendungsanspruch setzt nach der Rechtsprechung des BGH den

zweckgerichteten Einsatz des jeweiligen Gegenstandes voraus. Bei der Beurteilung

des Naheliegens einer zweckgerichteten Verwendung ist nur danach zu fragen, ob

für diese Verwendung als Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems

eine hinreichend konkrete Anregung im Stand der Technik gegeben war (vgl. BGH

X ZR 99/14, Urt. v. 23. Februar 2017, GRUR 2017, 681 – Cryptosporidium).

Vorliegend lag, wie ausgeführt wurde, weder nahe, einen nicht-reduzierenden

Zucker

in einem

immunologischen Assay zur Messung zellvermittelter

Antwortaktivität zur Erhöhung der Interferon-gamma Freisetzung einzusetzen, noch

war der Fachmann veranlasst, ausgehend von K3 das Peptidantigen mit einem

nicht-reduzierenden Zucker durch Lyophilisierung zu stabilisieren.

Auch der Einwand, dass die Freisetzung von Interferon-gamma durch die

Immunzellen mittelbar durch die stabilisierende Wirkung des nicht-reduzierenden

Zuckers auf das Peptidantigen während der Lagerung erhöht werde, greift damit

nicht. Im Übrigen tritt unabhängig von der Lagerung allein aufgrund der Zugabe

eines nicht-reduzierenden Zuckers eine Erhöhung der Freisetzung von Interferongamma durch die Immunzellen ein (vgl. K1 [0153], [0154] und [0165]).

3.

Die mittelbar oder unmittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen

Patentansprüche 2 bis 13, der auf Patentanspruch 14

rückbezogene

Patentanspruch 15, der auf Patentanspruch 17 rückbezogene Patentanspruch 18

sowie der auf Patentanspruch 21 rückbezogene Patentanspruch 22 werden jeweils

von den Nebenansprüchen getragen.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1

ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form

abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf

Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich bzw.

in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133

Karlsruhe, einzulegen.

Schramm

Dr. Freudenreich

Dr. Wagner

Dr. Philipps

Berner

Bundespatentgericht

3 Ni 7/23 (EP) (Aktenzeichen)

Verkündet am

28. Januar 2025

…

Justizbeschäftigte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle