Rechtsprechung / BPatG / 2025

BPatG Beschluss vom 22.05.2025 – 7 Ni 4/25 (EP)

7. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:220525B7Ni4.25EP.0

Zitiert 1 Entscheidungen 8 zitierte Normen

1

BUNDESPATENTGERICHT

_______________________ (Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2025:220525B7Ni4.25EP.0

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betreffend das europäische Patent 3 511 174

DE 60 2018 017 834.1

(hier: Aussetzung)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. Mai 2025 durch

die Vorsitzende Richterin Kopacek, den Richter Dr. von Hartz und die Richterin Dr.-

Ing. Philipps

beschlossen:

Der Antrag der Beklagten, das vorliegende Nichtigkeitsverfahren

auszusetzen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Parteien streiten über den Antrag der Beklagten, das hiesige Verfahren bis zur

rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage vor dem Einheitlichen

Patentgericht (EPG) zu dem gleichen europäischen Patent auszusetzen.

Die Firma K… mit Sitz in Frankreich macht vorliegend die Nichtigerklärung des

auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten

europäischen Patents EP 3 511 174 (Streitpatent) geltend. Die Beklagte, die F…

… mit Sitz in Japan, ist die bei Klageerhebung eingetragene Inhaberin des

in englischer Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 31. Mai 2018

angemeldet worden ist und die Prioritäten der japanischen Schriften mit den Nummern

JP 2017190837 vom 29. September 2017 und JP 2018069152 vom 30. März 2018

beansprucht. Die Patenterteilung ist am 26. Mai 2021 veröffentlicht worden. Das

Streitpatent trägt die Bezeichnung „PLANOGRAPHIC PRINTING PLATE ORIGINAL

PLATE, METHOD FOR MANUFACTURING PLANOGRAPHIC PRINTING PLATE,

AND PLANOGRAPHIC PRINTING METHOD“ (FLACHDRUCKPLATTENORIGINAL,

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VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER FLACHDRUCKPLATTE UND

FLACHDRUCKVERFAHREN). Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter

dem Aktenzeichen 60 2018 017 834.1 geführt. Die Nichtigkeitsklage datiert vom 22.

Mai 2024.

Die Beklagte hat Klagen wegen vermeintlicher Patentverletzung gegen die K1…

GmbH,

K2…

GmbH

und

K3…

GmbH,

die

zum

selben Konzern wie die Klägerin gehören, vor der Lokalkammer Mannheim des EPG

erhoben

(Az:

UPC_CFI_365_2023).

In

diesem

Verfahren

wurde

Nichtigkeitswiderklage von den

in Anspruch Genommenen erhoben, welche

ausweislich des Registers am 16. Februar 2024 bei Gericht eingegangen sind.

Die Lokalkammer Mannheim hat mit Entscheidung (UPC_CFI_365_2023) vom 2. April

2025

über

das

Verletzungsverfahren

sowie

die

drei

anhängigen

Nichtigkeitswiderklagen entschieden. Die Beklagte hat das Streitpatent mit neuem

Hauptantrag verteidigt. Insoweit hat die Lokalkammer die Nichtigkeitswiderklage

abgewiesen. Der Tenor zu Ziffer D lautet: „The counterclaim for revocation ist

dismissed“. Die Entscheidung ist angefochten worden. Das Verfahren ist vor dem

Berufungsgericht anhängig.

Die Beklagte hat Widerspruch gegen die hiesige Nichtigkeitsklage erhoben und

gleichzeitig beantragt, den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des

Einheitlichen Patentgerichts über den Rechtsbestand des Streitpatents im Verfahren

UPC_CFI_365_2023 auszusetzen. In der vorliegenden Nichtigkeitsklage werden zu

den Nichtigkeitsangriffen

im Verfahren vor dem EPG, weitere, andere

Nichtigkeitsangriffe gegenüber dem Streitpatent geltend gemacht.

Sie ist der Auffassung, dass das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht

gemäß Art. 29, 30 Brüssel Ia-VO auszusetzen sei. Bezüglich des Streitpatents seien

– unstreitig – mindestens eine Nichtigkeitswiderklage vor dem EPG seit dem 7.

Februar 2024 anhängig, die auch den deutschen Teil des Streitpatents betreffe.

Da das EPG bereits mit der Rechtsbeständigkeit umfassend den deutschen Teil des

hiesigen Streitpatents vorbefasst ist, sei der vorliegende Rechtsstreit entweder bereits

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nach Art. 29 Brüssel Ia-VO, jedenfalls aber nach Art. 30 Brüssel Ia-VO wegen

anderweitiger Rechtshängigkeit auszusetzen.

Die Anwendung von Art. Brüssel Ia-VO sei einschlägig. Parteiidentität im Sinne von

Art. 29 Brüssel Ia-VO liege vor. Daran ändere auch nichts der Umstand, dass die

hiesige Nichtigkeitsklägerin von einer Schwestergesellschaft erhoben sei. Dieses

bewusste Ausweichen auf eine Schwestergesellschaft lasse die „Parteiidentität“ im

Sinne dieser Vorschrift, die sich

insoweit nicht mit dem deutschen

Streitgegenstandsbegriff decke, unberührt. Der Begriff der Parteienidentität sei nach

der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH grundsätzlich weit auszulegen.

Insbesondere sei er nicht streng formal zu verstehen, sondern könne vielmehr auch

dann vorliegen, wenn es sich zwar um unterschiedliche Personen handele, deren

Interessen hinsichtlich des Gegenstands zweier Rechtsstreitigkeiten jedoch identisch

und voneinander untrennbar seien. Die hiesige Nichtigkeitsklägerin stelle sich faktisch

mit den an dem EPG-Verfahren beteiligten K…-Gesellschaften gleich, weil sie auf

das EPG-Verfahren Bezug nehme.

Jedenfalls wäre das hiesige Verfahren nach Art. 30 Brüssel-Ia VO auszusetzen. Der

erforderliche Zusammenhang in diesem Sinne sei bereits dann gegeben, wenn ohne

eine Aussetzung eines der Verfahren oder eine Verbindung der Verfahren inkohärente

Entscheidungen drohten, die jedenfalls in ihren jeweiligen Begründungen einander

widersprechen würden.

Im Rahmen der Ermessensentscheidungen seien zu

berücksichtigen der Grad des Zusammenhangs beider Verfahren, die Gefahr sich

widersprechender Entscheidungen, die Interessen der Parteien, die Förderung der

Prozessökonomie, Stand und Dauer der Verfahren, die Sach- und Beweisnähe der

Gerichte sowie die Zuständigkeit des Erstgerichts. Es drohten widersprüchliche

Entscheidungen in Bezug auf die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Nichtigkeitswiderklägerinnen in

den EPG-Verfahren und die hiesige Nichtigkeitsklägerin verfolgten identische

Interessen. Auch die Prozessökonomie spreche für eine Aussetzung, da es nicht

sinnvoll wäre, zwei separate Gerichtsverfahren parallel zu betreiben, die beide den

Rechtsbestand des deutschen Teils des Streitpatents, und somit den exakt gleichen

Gegenstand betreffen würden, und zudem auch inhaltlich deckungsgleich seien.

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Zudem habe das zuerst angerufene EPG bereits eine Entscheidung in der Sache

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getroffen.

Die Beklagte beantragt,

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Einheitlichen

Patentgerichts über den Rechtsbestand des Streitpatents im Rahmen der vor

dem Einheitlichen Patentgericht anhängigen Nichtigkeitswiderklage (Az. erste

Instanz: UPC_CFI_365_2023) auszusetzen;

Die Klägerin beantragt,

das Nichtigkeitsverfahren nicht auszusetzen.

Im Hinblick auf Art. 29 Brüssel Ia-VO sei bereits keine Parteiidentität zwischen der

hiesigen Klägerin und der Nichtigkeitswiderklägerin in dem vor dem EPG angestrebten

Verfahren gegeben.

Auch in Hinblick auf Art. 30 Brüssel Ia-VO fehle es an den Voraussetzungen einer

Aussetzungsentscheidung, insbesondere, weil keine Gefahr sich widersprechender

Entscheidungen bestehe, so dass bereits die Tatbestandsvoraussetzung des Art. 30

Abs. 3 Brüssel Ia-VO nicht vorliege. Sollten das Einheitliche Patentgericht oder das

Bundespatentgericht das Streitpatent für nichtig erklären, träte diese Wirkung ex tunc

ein,

so

dass

im

jeweiligen

anderen Verfahren

automatisch

die

Entscheidungsmöglichkeit entzogen wäre.

Zudem liege eine Aussetzung nach Art. 30 Brüssel Ia-VO auch im Ermessen des

Gerichts. Hier spreche die Interessenabwägung für eine Fortsetzung des hiesigen

Verfahrens. Eine Aussetzung widerspreche dem ausdrücklich erklärten Willen des

Gesetzgebers, während der Übergangszeit nach Art. 83 EPÜG die Zuständigkeit der

nationalen Gerichte für die nationalen Teile der EP zu erhalten, und führe faktisch eine

Situation herbei, die während der Übergangszeit gerade nicht beabsichtigt gewesen

sei.

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Die hiesige Nichtigkeitsklägerin habe ein großes Interesse an einer zügigen

Entscheidung

über

den Rechtsbestand

des Streitpatents

durch

das

Bundespatentgericht. Erstens sei noch offen, welchen Maßstab das Einheitliche

Patentgericht an die Neuheit und erfinderische Tätigkeit anlegen werde. Zweitens sei

nach § 83 Abs. 1 S. 1, 2 PatG vorgesehen, dass das Bundespatentgericht innerhalb

von sechs Monaten nach Zustellung der Klage einen qualifizierten vorläufigen Hinweis

zu den wesentlichen Gesichtspunkten des Verfahrens erlasse.

Die Klägerin wäre als besonders Begünstigte der Übergangsregelung nach Art. 83

Abs. 1 EPGÜ von einer Aussetzung des hiesigen Rechtsbestandverfahrens

demgegenüber erheblich in ihrem Recht auf rechtliches Gehör und effektiven

Rechtsschutz betroffen. Denn das Bundespatentgericht biete mit seiner mehr als

60jährigen Rechtsprechungsgeschichte und der bewährten Zusammensetzung der

Senate aus drei technischen und zwei juristischen Richtern bei Entscheidungen über

Nichtigkeitsklagen ein gegenüber dem neuen EPG mit bisher nicht ausgebildeter

Rechtsprechung zum Rechtsbestand

jedenfalls derzeit noch eine höhere

Vorhersehbarkeit der Entscheidungen.

Eine Aussetzung des hiesigen Verfahrens würde die Klägerin gerade hinsichtlich des

von der Übergangsreglung nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ verbürgten Bestandsschutzes

im Übergangszeitraum treffen.

Der Stand und die Dauer des hiesigen Verfahrens würden ebenfalls nicht für eine

Aussetzung des Verfahrens sprechen. Sowohl die vor dem Einheitlichen Patentgericht

anhängige Nichtigkeitswiderklage als auch das hiesige Nichtigkeitsverfahren befänden

sich in der ersten Instanz.

Ferner bestimme § 81 Abs. 2 PatG, dass eine Klage auf Nichtigerklärung eines Patents

nicht erhoben werden könne, solange ein Einspruch noch erhoben werden könne oder

ein Einspruchsverfahren noch anhängig sei. Ein Patentverletzungsverfahren vor dem

EPG, in welchem eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben worden sei, sei nicht

Gegenstand dieser Vorschrift, obwohl der Gesetzgeber insbesondere mit dem EPGÜ-

ZustG eine Änderung hätte vornehmen können.

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Schließlich sei die Lokalkammer Mannheim in ihrem Urteil zu Unrecht zu dem Ergebnis

gekommen, dass die Neuheit anzuerkennen sei. Obwohl der Prioritätsanspruch klar

unwirksam sei, sei aus formalen Erwägungen das erste Prioritätsdatum anerkannt

worden. Aufgrund des dort angewendeten Rechts habe sich die Lokalkammer darauf

beschränkt, die Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung (Produkt Sonora

X) ohne die vorgelegten Analyseergebnisse zu prüfen.

II.

Der zulässige Antrag der Beklagten und Antragstellerin, das vorliegende

Nichtigkeitsverfahren auszusetzen, hat keinen Erfolg. Die Voraussetzungen für eine

Aussetzung liegen nicht vor, so dass der Senat das ihm eingeräumte Ermessen

dahingehend ausübt, das Nichtigkeitsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des

Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC_CFI_365_2023)_ über die

Nichtigkeitswiderklage nicht auszusetzen.

1.

Die Regelungen über die Brüssel Ia-VO („EuGVVO“) kommen über Art. 71c

Abs. 2 Brüssel Ia-VO (Verordnung Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und

Rates vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung) zur

Anwendung (vgl. BPatG, Beschluss vom 18. März 2025 – 7 Ni 2/25 (EP)).

2.

Eine Aussetzung nach Art. 29 Brüssel Ia-VO kommt nach Auffassung des

Senats nicht in Betracht. Die Nichtigkeitswiderklagen vor dem EPG und die nationale

Nichtigkeitsklage werden nicht zwischen denselben Parteien im Sinne von Art. 29

Brüssel Ia-VO geführt. Zur Begründung wird auf den Beschluss des Senats vom

18. März 2025 – 7 Ni 2/25 (EP) verwiesen.

3.

Die Aussetzung des Rechtsstreits nach Art. 30 Brüssel Ia-VO ist unter

Abwägung aller Interessen des Einzelfalles ebenfalls nicht geboten.

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a)

Sind bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Verfahren, die

im

Zusammenhang stehen, anhängig, so kann gemäß Art. 30 Abs. 1 Brüssel Ia-VO jedes

später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen. Gemäß Art. 30 Abs. 3 Brüssel Ia-

VO stehen Verfahren im Sinne dieses Artikels in Zusammenhang, wenn zwischen

ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und

Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren

widersprechende Entscheidungen ergehen könnten.

b)

Im vorliegenden Fall bestehen keine so engen sachlichen und zeitlichen

Zusammenhänge, die es rechtfertigen würden, das hiesige Verfahren auszusetzen.

aa) So hat der Europäische Gerichtshof zur gleichlautenden Vorschrift des Art. 8

Nr. 1 Brüssel Ia-VO entschieden, dass es den Erwägungsgründen 16 und 21 der

Verordnung dem Anliegen entspreche, eine geordnete Rechtspflege zu fördern,

Parallelverfahren so weit wie möglich zu vermeiden und zu vermeiden, dass in

verschiedenen Mitgliedstaaten widersprechende Entscheidungen ergehen (EuGH

Urteil vom 13. Februar 2025 – C-393/23 - Athenian Brewery SA ua/Macedonian

Thrace Brewery SA = NJW 2025, 1253 Rn. 20). Allerdings könnten Entscheidungen

bei Klagen desselben Klägers gegen verschiedene Beklagte nicht schon deswegen

als einander widersprechend betrachtet werden, weil es zu einer abweichenden

Entscheidung des Rechtsstreits komme, sondern diese Abweichung müsse außerdem

bei derselben Sach- und Rechtslage auftreten (EuGH, a.a.O., Rn. 22). Auch wenn

diese Rechtsprechung nicht explizit zu Art. 30 Brüssel Ia-VO ergangen ist, ist

zumindest der Rechtsgedanke vorliegend von Relevanz. Zum einen ist nicht

ersichtlich, aus welchen Gründen bei gleichlauter Formulierung innerhalb eines

Gesetzestextes ohne konkreten Hinweis diesem eine andere Bedeutung zukommen

sollte. Zum anderen ist der Ausgangspunkt derselben Sach- und Rechtslage ein

sachgerechter Ausgangspunkt für die Frage des engen Zusammenhangs.

Auch wenn es um die Nichtigkeit des gleichen Patents geht, was für eine Aussetzung

des Verfahrens streiten könnte, spricht gegen eine Aussetzung, dass die Angriffe, die

die

jeweiligen Nichtigkeitsklägerinnen gegen das Streitpatent

führen, nicht

deckungsgleich sind. Vor diesem Hintergrund, dass die Sach- und Rechtslage eine

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andere ist, sind z. T. inhaltlich widersprechende Entscheidungen zwar nicht gänzlich

ausgeschlossen, dies könnte aber auf teilweise unterschiedliche Prozessstoffe

beruhen und gilt auch deshalb, weil die Urteilsgründe nicht an der Rechtskraftwirkung

teilnehmen. Nach dem Urteil der Lokalkammer Mannheim ist das Streitpatent derzeit

im beschränkten Umfang in Kraft. Nur für den Fall, dass das Berufungsgericht des

EPG das Streitpatent gänzlich vernichten sollte, besteht für den erkennenden Senat

kein Gegenstand mehr, über den entschieden werden könnte. In jedem anderen Fall

hat der erkennende Senat das Nichtigkeitsverfahren weiter zu führen, unter

Berücksichtigung der im hiesigen Verfahren geführten z. T. zusätzlichen Angriffen

gegen das Streitpatent.

bb) Eine Aussetzung der Entscheidung im vorliegenden Rechtsstreit allein wegen

der Gefahr widersprechender Entscheidungen bei der Beurteilung der Rechtsfrage, ob

und ggfls. in welchem Umfang das Streitpatent rechtbeständig ist, genügt angesichts

des

Justizgewährleistungsanspruchs

der

Klägerin

nicht. Denn

das

Bundespatentgericht hat über diese Rechtsfrage an Hand der vorgetragenen

Tatsachen und Rechtsausführungen zu entscheiden, die vorliegend z. T. andere sind,

als im Verfahren vor dem EPG (vgl. in diesem Sinne Cepl/Voß/Cepl, 3. Aufl. 2022,

ZPO § 148 Rn. 171). Dabei kommt es auf den Umstand, aus welchen Gründen die

Lokalkammer Mannheim Angriffe der dortigen Widerklägerin und hiesigen

Nichtigkeitsklägerin gegen das Streitpatent zurückgewiesen hat, nicht an. Es ist nicht

Aufgabe des Bundespatentgerichts, die Entscheidung der Lokalkammer Mannheim zu

„überprüfen“. Mithin kann der Aspekt der Prozessökonomie vorliegend keine

Aussetzung rechtfertigen.

Es liegt gerade nicht der Fall vor, der zu einer Aussetzung des Verfahrens führen

könnte, dass das zuerst angerufene Gericht auf die Nichtigkeits(wider)klage das

Streitpatent vollständig vernichtet hat. In jenem Fall fehlt es bereits an einem

Gegenstand, über den das Bundespatentgericht als zweitangerufenes Gericht

entscheiden könnte (vgl. Beschluss des Senats vom 18. März 2025 in der Sache 7 Ni

2/25 (EP)).

cc)

Ferner ist der Aspekt des Verfahrensstandes zu berücksichtigen. Das

Berufungsverfahren vor dem EPG zum Urteil der Lokalkammer Mannheim ist bereits

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anhängig. Damit ist das Streitpatent nach wie vor, wenn auch in einem beschränkten

Umfang, in Kraft. Die Klägerin wäre an der Durchsetzung ihrer Rechte vor dem

hiesigen Gericht im Falle der Aussetzung gehindert, weil ihre Klage, die z. T. auf

anderen Nichtigkeitsangriffen beruht, temporär nicht mehr in Bearbeitung genommen

würde. Bei einer derzeitigen durchschnittlichen Verfahrensdauer von mehr als zwei

Jahren vor dem erkennenden Senat ist die damit einhergehende Verzögerung der

Verfahrensdauer jedenfalls nicht geringer einzuschätzen als der für die Aussetzung

sprechende Grund.

dd) Gegen die Aussetzung spricht auch der Umstand, dass die Lokalkammer

Mannheim die hiesige Nichtigkeitsklägerin wegen Verletzung des Streitpatents für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland verurteilt hat. Dies hat für die

Nichtigkeitsklägerin nachteilige rechtliche Folgen. Eine derzeitige Aussetzung des

Nichtigkeitsverfahrens würde die Nichtigkeitsklägerin über Gebühr benachteiligen,

sich gegen die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents und damit letztlich gegen eine

Verurteilung wegen Verletzung des Streitpatents

für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland in einem angemessenen Zeitrahmen zur Wehr zu setzen.

Der zurückgewiesene Antrag auf Aussetzung macht die Patentinhaberin als

Antragstellerin nicht temporär schutzlos, weil sie neben einer Entscheidung im

einstweiligen Rechtsschutz auch die vorläufige Vollstreckbarkeit eines noch nicht

rechtskräftigen Hauptsacheurteils erlangen kann.

c)

Dass die Interessenlage der Kläger in beiden Nichtigkeitsverfahren gleich ist,

liegt am gleichen Rechtsschutzziel, welches in der zumindest teilweisen Vernichtung

des angegriffenen Patents liegt. Soweit die Motivation der einzelnen Nichtigkeitskläger

jeweils unterschiedlich sein mag, kann dies eine andere Entscheidung nicht stützen.

4.

Das Verfahren ist schließlich nicht wegen Vorgreiflichkeit nach § 148 ZPO i. V.

m. § 99 Abs. 1 PatG auszusetzen.

a)

Es

ist bereits

fraglich, ob § 148 Abs. 1 ZPO, der grundsätzlich

in

Patentnichtigkeitsverfahren zur Anwendung kommt, im vorliegenden Fall überhaupt

Geltung beanspruchen kann und nicht von den Regelungen der Brüssel Ia-VO

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verdrängt wird. Die Vorschriften der Art. 29 ff Brüssel Ia-VO dürften für den

vorliegenden Fall in Bezug auf den Aussetzungsgrund eine abschließende Regelung

der Verfahrensaussetzung enthalten (vgl. OLG Hamburg, IPRax 1999, 168 (zum

LugÜ); Anders/Gehle/Schmidt, 83. Aufl. 2025, VO (EU) 1215/2012 Art. 30 Rn. 1;

BeckOK ZPO/Eichel, 56. Ed. 1.7.2024, Brüssel Ia-VO Art. 29 Rn. 16; a. A. BPatG,

Beschluss vom 27. Januar 2025 – 2 Ni 26/24 (EP); MüKoZPO/Gottwald, 6. Aufl. 2022,

Brüssel Ia-VO Art. 30 Rn. 5). Da das Einheitliche Patentgericht ein gemeinsames

Gericht im Sinne des Art. 71a Abs. 2 lit. a) Brüssel Ia-VO ist und es deshalb zu

doppelten Zuständigkeiten im Sinne der Brüssel Ia-VO kommt, dürften die Regelungen

der Brüssel Ia-VO in Bezug auf den Aussetzungssetzungsgrund einer anderen

nationalen Regelung entgegenstehen. Anderenfalls könnten die unionsrechtlichen

Wertungen überspielt werden.

b)

Aber auch im Falle der Anwendung des § 148 Abs. 1 ZPO ist eine Aussetzung

des Nichtigkeitsverfahrens jedoch nicht angezeigt. Ist eine Aussetzung bereits nach

der enger gefassten Vorschrift des Art. 30 Abs. 1 Brüssel Ia-VO nicht veranlasst, würde

dies in gleichem Maße – unter Bezugnahme auf die vorstehenden Gründe – auch für

Kopacek

Dr. v. Hartz

Dr.-Ing. Philipps

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