BPatG Beschluss vom 21.07.2025 – 25 W (pat) 38/22

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 38/22 ______________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

…

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2019 221 831

ECLI:DE:BPatG:2025:210725B25Wpat38.22.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

21. Juli 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der

Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Beschluss des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Februar 2022 wird insoweit

zurückgewiesen, als sie sich dagegen richtet, dass dem Inhaber der

angegriffenen Marke nicht die Kosten des Verfahrens vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt auferlegt worden sind.

2. Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen

Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird

zurückgewiesen.

I.

Gegen die am 17. Juli 2019 erfolgte Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2019 221

für Waren der Klassen 3, 30 und 31 hat die Widersprechende aus der Wortmarke

UM 017 319 153

Ehren

unbeschränkt Widerspruch erhoben.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des

Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 8. Februar 2022 den

Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. In den Gründen

wurde u. a. festgestellt, dass zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen kein

Anlass bestanden hätte.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss am 11. März 2022 Beschwerde

erhoben und beantragt, ihn aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marke

für alle identischen und ähnlichen Waren, insbesondere für die Waren der Klasse 30,

vor allem für die Waren „Kaffee, Tee, Kakao, Getreideflocken, Gewürze, Getreidemehl,

Honig“ zu löschen. Der Senat hat mit Schriftsatz vom 29. November 2023 die

Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass er bei vorläufiger Beurteilung der

Sach- und Rechtslage eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

zwischen den Vergleichsmarken bejahe, soweit die jüngere Marke für folgende Waren

eingetragen ist:

Klasse 3:

Shampoos; Duschgele; Seifen; Cremes für das Gesicht; Hautcremes;

Badesalze; Gesichtscremes; Duschgele

[Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege]; Aftershave-Balsam; Babyshampoo; Badeseifen;

Deodorants; Badeöle; Duschseife; Cremes für die Haut; Hautmasken

[Kosmetika]; Dusch- und Badegel; Bodylotions [Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege]; Cremes zur Handpflege; Feuchtigkeitscremes;

Klasse 30:

Kaffee [geröstet, pulverisiert, granuliert oder als Getränk]; Chutneys; Tee;

Kaffee; Kakao; Getreideflocken; Gewürze; Getreidemehl; Honig;

Klasse 31:

Roggen; Hafer; Reis, unbehandelt.

Mit Schriftsatz vom 15. Januar 2024 hat der Inhaber der angegriffenen Marke

mitgeteilt, dass er auf ihre Eintragung in diesem Umfang verzichtet und eine

entsprechende Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt

abgegeben habe.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2024 hat die Widersprechende aufgrund der

Beschränkung des Warenverzeichnisses die Hauptsache für erledigt erklärt und

beantragt,

dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens, jedenfalls

die Kosten des Beschwerdeverfahrens, aufzuerlegen.

Zur Begründung trägt sie vor, dass dieser bereits mit Schreiben vom 29. November

2019 abgemahnt worden und zur Unterlassung aufgefordert worden sei. Er hätte die

Warenverzeichnisbeschränkung bereits

im Widerspruchs-, zumindest aber

im

Beschwerdeverfahren vornehmen können und müssen.

Der Schriftsatz vom 2. August 2024 wurde dem Inhaber der angegriffenen Marke mit

Anlagen zugestellt. Auch nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme von zwei Wochen

nach Zustellung hat er sich nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der allein noch verfahrensgegenständliche Kostenantrag der Widersprechenden ist

zulässig. In der Sache ist er jedoch unbegründet.

1. Der Antrag umfasst die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt und des Beschwerdeverfahrens, die gemäß § 63 Abs. 1 Sätze 1 und 2

MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG auch dann einem

Verfahrensbeteiligten auferlegt werden können, wenn - wie vorliegend - auf die

Eintragung einer angegriffenen Marke teilweise verzichtet worden ist.

Im Tenor des angegriffenen Beschlusses vom 8. Februar 2022 findet sich zwar keine

Entscheidung zu den vor dem Deutschen Patent- und Markenamt entstandenen

Kosten. Allerdings wird in den Gründen ausgeführt, dass zu einer Kostenauferlegung

aus Billigkeitsgründen kein Anlass bestanden habe. Damit trägt gemäß § 63 Abs. 1

Satz 3 MarkenG jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosen selbst. Auch gegen diese

Rechtsfolge wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde, da mit ihr der

gegenständliche Beschluss unbeschränkt angefochten worden ist.

2. Nach §§ 63 Abs. 1 Satz 1 und 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Deutsche

Patent- und Markenamt bzw. das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens

einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Hierfür bedarf es

jedoch stets besonderer Umstände

(vgl. BGH GRUR

1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Solche sind

insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen

Sorgfalt nicht zu vereinbaren

ist. Davon

ist auszugehen, wenn ein

Verfahrensbeteiligter

in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten

aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation

sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht

und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W

(pat) 40/12 - mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette; BPatG

26 W (pat) 39/19 - EUKANUBA/Euka-Mammin). Dabei ist stets ein strenger Maßstab

anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus

Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in

Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich

genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (vgl. BGH GRUR

1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Sofern ein

Markeninhaber vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf eine eindeutig verwechselbare

Marke hingewiesen worden

ist, gleichwohl diese aufrechterhält und damit

Veranlassung für einen erfolgreichen Widerspruch gibt, kann dies Grund sein, ihm die

Kosten des nachfolgenden Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen (vgl. BPatG Mitt.

1977, 214; Mitt. 1985, 18).

Im vorliegenden Fall

ist die angegriffene Marke nicht eindeutig mit der

Widerspruchsmarke verwechselbar. Dies ergibt sich zum einen aus dem Umstand,

dass das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch mangels

Verwechslungsgefahr zurückgewiesen hat. Zum anderen hat auch der Senat in

seinem Hinweis vom 29. November 2023 dargelegt, dass die beiderseitigen Marken in

ihrer Gesamtheit nicht als ähnlich angesehen werden. Eine Verwechslungsgefahr

könne erst dann bejaht werden, wenn der den Gesamteindruck der angegriffenen

Marke prägende Bestandteil „EHRENMANUFAKTUR“ herausgegriffen und bei diesem

auf das allein kennzeichnungskräftige Element „EHREN-“ abgestellt werde. Es bedarf

somit mehrerer Überlegungen im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr.

Insofern hat der Inhaber der angegriffenen Marke durch das Festhalten an ihr nicht

gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen.

Ihm kann auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er aufgrund des Schreibens

der Widersprechenden vom 29. November 2019, mit dem er abgemahnt und zur

Unterlassung aufgefordert worden

ist,

früher sein Warenverzeichnis hätte

beschränken können. Der Widerspruch wurde nämlich bereits zuvor mit Schreiben

vom 12. November 2019 erhoben. Es ist nachvollziehbar, wenn in dieser Situation aus

Sicht eines Markeninhabers eine Entscheidung im Widerspruchsverfahren abgewartet

wird, da die in diesem Zusammenhang zu erörternden Fragestellungen denen des

Abmahnverfahrens entsprechen.

Hinzu kommt, dass der Inhaber der angegriffenen Marke auf den Hinweis des Senats

vom 29. November 2023 auf sein Markenrecht innerhalb der ihm eingeräumten Frist

zur Stellungnahme soweit verzichtet hat, als der Senat von einer Verwechslungsgefahr

ausgegangen ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses

beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim

Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty