BPatG Urteil vom 17.09.2025 – 4 Ni 13/24 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

4 Ni 13/24 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent 1 275 192

(DE 601 28 214)

ECLI:DE:BPatG:2025:170925U4Ni13.24EP.0

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche

Verhandlung vom 17. September 2025 durch die Richterin Werner M. A. als Vorsitzende, den Richter Dipl.-Ing. Müller, die Richterin Dorn, den Richter Dipl.-Ing.

Altvater und die Richterin Dipl.-Ing. Hackl

für Recht erkannt:

I.

Die Klage wird abgewiesen.

II.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Sprache verfassten europäischen Patents

1 275 192 (Streitpatent). Das Streitpatent war aufgrund der internationalen Anmeldung PCT/GB2001/001220 vom 20. März 2001, die als WO 01/80401 A1 am

25. Oktober 2001 (Anlage NK 3) veröffentlicht worden ist, unter Inanspruchnahme der Priorität der britischen Patentanmeldung GB 0009248 vom 15. April

2000 erteilt worden.

Das Streitpatent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 601 28 214.0 mit folgender Bezeichnung in der Verfahrenssprache Englisch geführt:

„Rotor, Rotor Assembly, Method and Machine

for Manufacture of Rotor Elements“

2/30

und in der deutschen Übersetzung

„Rotor, Rotoranordnung, Verfahren und Vorrichtung

zur Herstellung eines Rotorelements“.

Das Streitpatent ist seit 21. März 2021 durch Zeitablauf erloschen.

U. a. die Muttergesellschaft der Klägerin hatte das Streitpatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus

und beruhe gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Mit Urteil vom 23. Januar 2013 (Az.: 1 Ni 1/12 (EP) verbunden mit

1 Ni 25/12 (EP)) hat der 1. Senat des Bundespatentgerichts das Streitpatent mit

der Begründung für nichtig erklärt, der Gegenstand des Streitpatents gehe in allen verteidigten Fassungen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Auf die Berufung der Beklagten hat der X. Senat des Bundesgerichtshofs dieses Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und

Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 12. Mai

2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 – Rotorelemente). Im weitergeführten Verfahren erster Instanz hat die Beklagte das Streitpatent sodann zuletzt (nur noch)

in einer beschränkten Fassung verteidigt. Der 6. Senat des Bundespatentgerichts

hat dann das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klagen mit Urteil

vom 21. September 2016 (Az.: 6 Ni 16/15 (EP) verbunden mit 6 Ni 17/15 (EP))

für nichtig erklärt, soweit der Gegenstand des Schutzrechts über die zuletzt verteidigte Fassung der angegriffenen Patentansprüche hinausging. Die dagegen

gerichteten Berufungen der dortigen Klägerinnen hat der X. Senat des Bundesgerichtshofs zurückgewiesen (BGH, Urteil vom 6. November 2018 – X ZR 18/17).

Das Streitpatent, das eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen von

Elementen (Blechen) aus bandförmigem Material (Stahl) betrifft, wobei die Elemente im Gebrauch gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für den magnetisch leitfähigen Teil einer elektrischen Maschine zu bilden, umfasst in der nach dem Urteil des Bundespatentgerichts beschränkt auf-

3/30

rechterhaltenen Fassung acht Patentansprüche, die die Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 25. März 2024 in vollem Umfang angreift. Die beschränkt aufrechterhaltene Fassung hat das Deutsche Patent- und Markenamt am 11. Juli

2019 als DE 601 28 214 C5 veröffentlicht.

Der die Vorrichtung betreffende Patentanspruch 1 lautet in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung:

1. A machine for the manufacture of elements (8) from strip stock, the

elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked

elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body

(10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine

including a die assembly including a first die member (22) for providing

by punching at least parts of the body portions (10) of each element

and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and characterised in that the body and

pole die members (22, 32) are relatively moveable between successive punching operations when the body and pole portions (10, 12) of

the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the

position of the second die member (32) relative to the first die member

(22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the

elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion

(12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line of the body portion (10) and in that the first die member (22) is maintained stationary

relative to a base (20) of the machine, and the second die member

(32) is moved incrementally between successive punching operations

relative to the first die member (22) and the base (20).

Der nebengeordnete, das Verfahren betreffende Patentanspruch 6 lautet in der

beschränkt aufrechterhaltenen Fassung:

6. A method of manufacturing elements (8) using a machine according to

any one of the preceding claims, from strip stock, the elements (8) in

4/30

use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for

an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12)

portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at

least parts of the body portions (10) of each element and a second die

member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each

element (8), and characterised in that the method includes relatively

moving the first and second die members (22, 32) between successive

punching Operations when the body and pole portions (10, 12) of the

elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member

(22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12)

of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative

to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8)

with respect to the said common centre line.

Die Patentansprüche 2 bis 5 sind unmittelbar bzw. mittelbar auf Patentanspruch 1, die Patentansprüche 7 und 8 unmittelbar bzw. mittelbar auf Patentanspruch 6 rückbezogen. Wegen des Wortlauts dieser Patentansprüche wird auf

die Akte Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung sei wegen des Nichtigkeitsgrunds der unzulässigen Erweiterung für

nichtig zu erklären. In der Klageschrift führt sie dazu aus: „In dem Verständnis,

das das Landgericht Düsseldorf den aufrechterhaltenen unabhängigen Ansprüchen 1 und 6 des Streitpatents beimisst, sind diese gegenüber der Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert.“ Darüber hinaus sieht sie durch den Wortlaut „including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the pole

portions (12) of each element“ den Gegenstand des Streitpatents über den Umfang des ursprünglich Offenbarten hinausgehend erweitert.

5/30

Die Klägerin stellt den Antrag aus der Klageschrift vom 25. März 2024,

das europäische Patent 1 275 192 mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem

Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung für rechtsbeständig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 25. September 2024 zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und

auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Die beklagte Patentinhaberin hat die hiesige Klägerin in einem parallelen Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf (Az.: 4b O 59/22) aus dem

Streitpatent in Anspruch genommen. Die Berufung der Klägerin gegen das klagestattgebende Urteil vom 15. August 2023 hat das Oberlandesgericht Düsseldorf (Az.: 2 U 70/23) mit Urteil vom 16. Mai 2024 zurückgewiesen. Die dagegen

erhobene Nichtzulassungsbeschwerde hat der X. Senat des Bundesgerichtshofs

(Az.: X ZR 51/24) mit Beschluss vom 24. Juni 2025 zurückgewiesen und eine

Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren abgelehnt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, auf das Protokoll

der mündlichen Verhandlung vom 17. September 2025 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

6/30

A.

Die zulässige Klage ist nicht begründet und war daher abzuweisen. Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich als rechtsbeständig; der geltend gemachte

Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1

Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ liegt nicht vor.

I.

Zulässigkeit der Klage

Die Klage ist zulässig.

1.

Die Nichtigkeitsklage ist im vorliegenden Fall auch nach Erlöschen des

Streitpatents infolge Zeitablaufs dennoch weiterhin zulässig.

Nach dem Erlöschen des Streitpatents ist eine Nichtigkeitsklage nur noch zulässig, wenn der Kläger ein eigenes, in seiner Person begründetes Interesse an der

Nichtigerklärung des Patents hat (st. Rspr.: BGH, Urteil vom 20. Juni 2023 –

X ZR 31/21, GRUR 2023, 1178 Rn. 12f. – Leistungsüberwachungsgerät; Urteil

vom 24. Mai 2016 – X ZR 28/14, juris Rn. 11 jeweils m. w. N.). Dieses kann bei

einer rechtskräftigen Verurteilung des Nichtigkeitsklägers im Verletzungsstreit

vorliegen, weil eine Nichtigerklärung des angegriffenen Patents der im Verletzungsprozess unterlegenen Partei die Möglichkeit eröffnen würde, im Wege der

Restitutionsklage gegen ihre Verurteilung vorzugehen (vgl. BGH, Urteil vom

15. November 2005 – X ZR 17/02, GRUR 2006, 316, Rn. 7 – Koksofentür

m. w. N.).

Nachdem die Nichtigkeitsklägerin in der mündlichen Verhandlung erklärt hat,

dass sie für den Fall der Nichtigerklärung die Durchführung eines Restitutionsverfahrens hinsichtlich des parallelen Verletzungsprozesses in Betracht ziehe,

ist ein Rechtsschutzbedürfnis für die Nichtigkeitsklage ohne weiteres zu bejahen.

7/30

2.

Der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage der Klägerin steht auch der Einwand

der entgegenstehenden Rechtskraft nicht entgegen. Die Klägerin war weder Partei des Vorprozesses noch ist sie Rechtsnachfolgerin ihrer Muttergesellschaft als

Klägerin des Vorprozesses.

Zwar hat der Bundesgerichtshof über eine frühere u. a. von der Muttergesellschaft der Klägerin u. a. auf denselben Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gestützte Nichtigkeitsklage mit Urteil vom 6. November 2018 zum

Az.: X ZR 18/17 rechtskräftig entschieden. Dieses rechtskräftige Urteil wirkt nach

§ 325 Abs. 1 ZPO nur für und gegen die Parteien und diejenigen Personen, die

nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit deren Rechtsnachfolger geworden sind.

Die Rechtskraft einer früheren Entscheidung, an der ein anderes Unternehmen

beteiligt war, das mit der jetzigen Klägerin konzernverbunden ist, steht einer Entscheidung nicht entgegen. Die "Konzernverbundenheit" allein schafft keine

Rechtskraft für oder gegen das danach am Rechtsstreit nicht beteiligte Unternehmen (BPatG, Urteil vom 12. November 1981 – 3 Ni 21/81, BPatGE 27, 55).

3.

Es ist auch weder ausreichend dargelegt noch erkennbar, dass die Klägerin aufgrund einer „Strohmanneigenschaft“ nach Treu und Glauben an der Klageerhebung gehindert wäre.

Nur der Kläger, der zwar im eigenen Namen, aber ohne jedes eigene Interesse

und Risiko im Auftrag und Interesse eines Dritten klagt, muss bei einer Klageerhebung alle Einwendungen, die gegen seinen Hintermann greifen, gegen sich gelten lassen (BGH, Urteil vom 5. Juni 2018 – X ZR 86/16, juris, Rn. 20). Dagegen

ist ein berechtigtes Interesse an einer weiteren Nichtigkeitsklage unabhängig von

dem Verhältnis des Klägers zu einem früheren Nichtigkeitskläger insbesondere

dann zu bejahen, wenn die Möglichkeit einer Inanspruchnahme des Klägers aus

dem mit der (weiteren) Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent besteht (vgl. BGH

a. a. O. Rn. 20; Urteil vom 30. April 2009 – Xa ZR 64/08, juris Rn. 10).

Nachdem die Klägerin von der Beklagten aus dem Streitpatent in Anspruch genommen worden ist, hat sie ein eigenes Interesse ausreichend dargelegt.

8/30

4. Die Klage genügt trotz ihrer nahezu ausschließlichen Bezugnahme auf ein

ihrer Ansicht nach unzutreffendes Verständnis der Patentansprüche durch die Gerichte im parallelen Verletzungsverfahren letztlich den Anforderungen für eine zulässige Klageerhebung gemäß § 81 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 PatG.

Die Nichtigkeitsklage ist nach § 81 Abs. 5 PatG zulässig, wenn sie den Streitgegenstand bezeichnet, d. h. sie muss das angegriffene Streitpatent bezeichnen

und die zur Begründung der Nichtigkeitsklage dienenden Tatsachen und Beweismittel, damit den Umfang der angestrebten Nichtigerklärung und den dieser zugrunde gelegten Nichtigkeitsgrund nennen. Aus der Klageschrift soll eindeutig

erkennbar sein, in welchem sachlichen Umfang, aufgrund welcher Nichtigke itsgründe und mit welchem Material das Patent angegriffen wird (BGH, Urteil vom

1. Juli 2003 – X ZR 8/00 – Gleitvorrichtung, juris Rn. 12).

Die hier von der Klägerin aufgeworfene Frage, ob das Landgericht bzw. das

Oberlandesgericht im parallelen Verletzungsverfahren aus dem Streitpatent die

Merkmale der Patentansprüche rechtlich zutreffend ausgelegt haben, d. h. ob

das Verständnis des Landgerichts bzw. des Oberlandesgerichts im parallelen

Verletzungsverfahren der Auslegung des Bundesgerichtshofs in den vorangegangenen (zuvor genannten) Urteilen entspricht, ist kein Nichtigkeitsgrund, der

nach dem Gesetz im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht geltend

gemacht werden könnte, sondern ausschließlich eine Rechtsfrage im Verletzungsprozess. Das Bundespatentgericht ist nicht dazu aufgerufen, zu rechtlichen

Einschätzungen anderer Gerichte, wie hier der Verletzungsgerichte, im Rahmen

der Nichtigkeitsklage Stellung zu nehmen. Es gehört auch nicht zu den Aufgaben

der Gerichte, Rechtsgutachten zu erstellen.

Allerdings hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung unter Verweis auf ihre

Ausführungen in der Replik geltend gemacht, dass Merkmal 2.1 mit dem Verständnis „a first die member (22) for providing by punching at least parts of the

body portions (10) pole portions (12) of each element“ eine Ausführungsform der

Erfindung umfasse, bei der die Polabschnitte vollständig von einem einzigen,

9/30

nämlich dem ortsfesten Stanzelement, ausgestanzt würden. Dies sei dem einzigen in der Ursprungsanmeldung beschriebenen Ausführungsbeispiel nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Damit hat die Klägerin die zur Begründung dienenden Tatsachen für die angestrebte Nichtigerklärung auf der Grundlage des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1

Buchst. c) EPÜ ausreichend dargelegt.

II.

Zum Streitpatent, zur Aufgabe, zur Fachperson, zur

Merkmalsgliederung und zur Auslegung

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen

von Elementen (Blechen) aus bandförmigem Material (Stahl) mittels dieser Vorrichtung, wobei die Elemente im Gebrauch aufeinandergestapelt werden, um

eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine zu bilden. Diese sogenannte Blechung ist erforderlich, wenn Wirbelströme zu befürchten sind, die außer bei reinen Gleichstromwicklungen immer auftreten. Die Erfindung betrifft nicht nur den rotierenden Teil der elektrischen Maschine, den Rotor,

sondern auch den feststehenden Teil, den Stator. Unter dem Fachbegriff Schenkelpolmaschine sind Motoren und Generatoren bekannt, die ausgeprägte magnetische Pole aufweisen; ein solcher ist in Figur 1 der ursprünglichen Patentschrift (EP 1 275 192 B1; im Weiteren als NK2 zitiert) dargestellt.

Geometrisch vergleichbare Verhältnisse treten jedoch ebenso auf, wenn elektrische Wicklungen über den Umfang des Rotors oder Stators verteilt in Nuten eingelegt sind. Dabei ist die Nut zur Aufnahme der Wicklung an ihrem Grund relativ

breit und verjüngt sich nach oben zur sogenannten Nutöffnung hin. In diesem Fall

spricht man allerdings nicht von Polen, sondern von Zähnen. Diese konstruktive

Ausgestaltung hat nichts mit der Lage von magnetischen Polen zu tun.

10/30

Für Käfig- und Drehstromwicklungen ist es üblich, zur Geräusch- und Oberwellendämpfung die Nuten gegenüber der Hauptachse (= Drehwelle) der Maschine

zu schrägen, wobei es hinsichtlich der angestrebten Wirkung reicht, lediglich die

Nutöffnung zu schrägen.

Nut

Grundkörper

Schematische Darstellung des Querschnittes eines Statorbleches - entnommen aus 6 Ni 16/15 (EP).

Dies ist durch eine entsprechende Gestaltung der Blechpakete zu erreichen. Die

Einzelbleche werden gegeneinander versetzt, so dass Nuten und Leiter wendelförmig verlaufen, gegebenenfalls auch abschnittsweise mit unterschiedlicher

Schrägungsrichtung, so dass sich eine als Winkel- oder Pfeilform bezeichnete

Form ergibt (ursprüngliche Patentschrift EP 1 275 192 B1, NK2, Abs. 0019: „chevron appearance“; Abs. 0021: „chevron design“). Wie in (der nachfolgend mit

Figur 1 wiedergegebenen) Figur 2 des Streitpatents zum Stand der Technik gezeigt, sollen auch nach dem Streitpatent die Polabschnitte winkelförmig geschrägt werden, die Grundkörper hingegen unverändert bleiben.

11/30

Dazu müssen gemäß Stand der Technik entweder beide Teile einzeln gefertigt

und beispielsweise durch Schweißen verbunden werden (Abs. 0006 der NK2),

was eine große Zahl einzelner,

jeweils

für sich anspruchsvoller

Herstellungsschritte erfordert, oder es ist jedes Blech gesondert zu stanzen

(Abs. 0004 der NK2), was eine große Zahl verschiedener Stanzwerkzeuge

erfordert.

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, einen Rotor mit dem gewünschten Winkelprofil einfacher herzustellen (vgl. BGH, a. a. O. Rn. 7 f. – Rotorelemente).

Das hier zu lösende Problem liegt nicht im Bereich der Elektrotechnik, da die

Anweisung, dass die Pole gegenüber der Hauptachse der Maschine schräg verlaufen sollen, während die Grundkörper zu dieser parallel angeordnet sind, in der

Streitpatentschrift (NK2) bereits als vorgegeben betrachtet wird und ausweislich

der Figuren 2 und 3 i. V. m. der zugehörigen Beschreibung dafür auch bereits

eine Lösung bekannt war.

3.

Maßgebliche Fachperson für die Lösung der genannten Aufgabe ist eine

Ingenieurin bzw. ein Ingenieur mit einem universitären Abschluss (Diplom oder

Master) der Fachrichtung Maschinenbau oder der Fertigungstechnik mit besonderer Berufserfahrung in der Fertigung von Blechpaketen für elektrische Maschinen. Die Vorgaben für die Details der jeweils zu fertigenden Blechpakete steuert

eine Ingenieurin oder ein Ingenieur mit einem universitären Abschluss (Diplom

oder Master) der Fachrichtung der Elektrotechnik mit Erfahrung in der Optimierung elektrischer Motoren und Generatoren bei.

4.

Die Aufgabe soll nach der Lehre des Streitpatents in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung (im Folgenden: geltende Fassung) durch zwei Stanzwerkzeuge erreicht werden, wobei das Stanzwerkzeug für den Polabschnitt feststeht, während das Stanzwerkzeug für den Grundkörper demgegenüber schrittweise („incrementally“) zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen bewegt

12/30

wird. Dadurch wird bei den nacheinander ausgestanzten Elementen eine sukzessive Verschiebung zwischen Polabschnitt und Grundkörper realisiert, wobei im montierten Zustand die Grundkörper miteinander fluchtend angeordnet sind, während

die aneinandergereihten Polabschnitte die gewünschte Schrägstellung gegenüber

der Hauptachse der Maschine aufweisen.

Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung ist in Fig. 4a der

Druckschrift NK2 dargestellt:

In gegliederter Fassung sind die Patentansprüche 1 und 6 in der geltenden Fassung unter Beachtung der Auslegung durch den Bundesgerichtshof im Urteil vom

12. Mai 2015 (Az.: X ZR 43/13, a. a. O. Rn. 18 ff. – Rotorelemente) wie folgt zu

lesen:

Patentanspruch 1

1.1 A machine for the manufacture of elements (8)

1.2

1.3

from strip stock,

the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of

stacked elements (8) for an electrical motor,

1.4

each element (8) including body (10) and pole (12) portions which

are integrally formed,

13/30

the machine including a die assembly

2.1

including a first die member (22) for providing by punching at least

parts of the pole portions (12) of each element,

2.2

and a second die member (32) for providing by punching, the body

portions (10) of each element (8),

and characterised in that

3.1

the body and pole die members (22, 32) are relatively movable between successive punching operations

3.2 when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are

provided,

whereby incremental adjustment of the position of the second die

member (32) relative to the first die member (22) is effected so

4.1

that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line,

4.2

the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common

centre line of the body portion (10)

and in that

5.1

the first die member (22) is maintained stationary relative to a base

(20) of the machine,

5.2

and the second die member (32) is moved incrementally between

successive punching operations relative to the first die member (22)

and the base (20).

Patentanspruch 6

A method of manufacturing elements (8) using

1.1 a machine 0.1 according to any one of the preceding claims,

1.2

from strip stock,

1.3

the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of

stacked elements (8) for an electrical motor,

1.4 each element (8) including body (10) and pole (12) portions which

are integrally formed,

1.5

the machine including a die assembly

2.1

including a first die member (22) for providing by punching at least

parts of the pole portions (12) of each element

14/30

2.2 and a second die member (32) for providing by punching, the body

portions (10) of each element (8),

and characterised in that

3.16 the method includes relatively moving the first and the second die

members (22, 32) between successive punching operations

3.2 when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided,

whereby incremental adjustment of the position of the second die

member (32) relative to the first die member (22) is effected so

4.1

that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line,

4.2

the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective

previous elements (8) with respect to the said common centre line.

5.

Die Fachperson versteht die Angaben in den geltenden Patentansprüchen 1 und 6 wie folgt:

5.1 Die Erfindung betrifft nicht nur den rotierenden Teil der elektrischen Maschine (Rotor), sondern auch den gemeinhin als Stator bezeichneten feststehenden Teil.

Nach dem allgemeinen Teil der Beschreibung soll mit der Erfindung eine Möglichkeit bereitgestellt werden, auf einfache Weise Rotorelemente mit Polabschnitten (Polköpfen) herzustellen, die um unterschiedliche Abstände zu einer Mittellinie des Grundkörperabschnitts (Polschafts) versetzt sind (Abs. 12 der Beschreibung). Bevorzugt handelt es sich bei dem vom ersten Stanzelement hergestellten

Teil des Polabschnitts um denjenigen, der allen Rotorelementen (unabhängig

vom Ausmaß der Versetzung von der Mittellinie) gemeinsam ist (Abs. 13), d. h.

der Polabschnitt wird vom ersten Stanzelement nur teilweise ausgestanzt, während der Rest des Materials beim nachfolgenden Ausstanzen des Grundkörperabschnitts weggenommen wird.

15/30

Dies wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, von denen die

nachfolgend wiedergegebene Figur 4a – wie auch die Figuren 5a und 6a – Ansichten einer erfindungsgemäßen Vorrichtung darstellen (Abs. 17), für ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert:

Danach ist auf einer Basisplatte 20 ein erstes ortsfestes Stanzelement („die

member“) 22 und benachbart zu diesem ein zweites bewegliches Stanzelement

32 angeordnet (Abs. 0022). Das Stanzelement 22 weist zwei Stanzöffnungen

24a und 24b auf, von denen jede einer Fläche entspricht, die an einen Teil der

Umfangslinie des Polabschnitts angrenzt (Abs. 0023). Das bewegliche Stanzelement 32 weist Stanzöffnungen 34a und 34b auf, von denen jede einer Fläche

entspricht, die an die (Längs-) Seite des Grundkörperabschnitts angrenzt, sowie

eine sich dazwischen erstreckende dritte Stanzöffnung 35 (Abs. 0024). Unter

Ausnutzung dieser Stanzöffnungen werden mittels nicht dargestellter Stanzen

die Rotorelemente ausgestanzt (Abs. 0027 ff.), indem in Position B zunächst die

Polabschnitte teilweise ausgestanzt werden (Abs. 0028) und in Position C die

Grundkörperabschnitte gestanzt werden (Abs. 0029), so dass auf diese Weise

mit dem Ausstanzen des Grundkörperabschnitts mittels der Stanzen („punch

members“) 64a und 64b und einer einteilig mit diesen ausgebildeten dritten

16/30

Stanze 65 gleichzeitig das Ausstanzen der Polabschnitte vollendet wird und in

Position D ein vollständiges Rotorelement bereitsteht (Abs. 0030). Die Beschreibung erläutert weiter, es verstehe sich, dass die Stanzen beider Stanzelemente 22, 32 gleichzeitig betätigt würden. Im Anschluss an jeden Stanzvorgang

werde ein Antriebsmittel 36 betätigt, um das Stanzelement 32 inkrementell in einer Richtung zu versetzen und damit einen Versatz des Polabschnitts von der

Mittellinie des Grundkörperabschnitts zu erzeugen (Abs. 0032).

Der Patentanspruch lässt in den Merkmalen 3.1, 3.2 und 4 offen, welches Stanzelement fest und welches beweglich angeordnet ist, da Merkmal 3.1 nur vorgibt,

dass beide Stanzelemente relativ zueinander bewegt werden können. Merkmal

4.2 bedeutet im Kontext der Merkmalsgruppe 4 und diese im Zusammenhang

des gesamten Anspruchs und vor dem erläuternden Hintergrund der Beschreibung, dass die Relativposition des zweiten Stanzelements schrittweise („inkrementell“) so geändert wird, dass der Polabschnitt jedes Elements im Verhältnis

zum Polabschnitt des vorangehenden um eine entsprechende Schrittweite gegenüber der gemeinsamen Mittellinie der Grundkörperabschnitte versetzt ist. Die

Relativbewegung der Stanzelemente (Vorrichtungsmerkmal 4) soll mit anderen

Worten so erfolgen, dass die mit der Vorrichtung hergestellten (Rotor-)Elemente

den Merkmalen 4.1 und 4.2 entsprechen. Die Grundkörperabschnitte haben mithin eine gemeinsame Mittellinie, die (nicht symmetrischen) Polabschnitte weisen

hingegen einen Versatz aus der Mittellinie in die eine oder andere Richtung auf

(BGH a. a. O. Rn. 26 - Rotorelemente).

Im Übrigen nimmt der Senat zu den Einzelheiten der Auslegung Bezug auf die

auch von den Parteien genannten und ihnen bekannten Urteile des Bundespatentgerichts vom 21. September 2016 zum Az.: 6 Ni 16/15 (EP) verbunden mit

6 Ni 17/15 (EP) und des Bundesgerichtshofs vom 6. November 2018 zum

Az.: X ZR 18/17 (mit dessen Verweis auf das vorangegangene Urteil vom

12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 - Rotorelemente).

Die vorstehende Auslegung des Patentanspruchs 1 gilt entsprechend für den nebengeordneten Patentanspruch 6.

17/30

5.2

Zu der in den vorstehend genannten Urteilen vorgenommenen Auslegung

ist zu ergänzen, dass die Fachperson Merkmal 1.3 lediglich entnimmt, dass die

erfindungsgemäßen Elemente in gestapeltem Zustand für einen elektrischen Motor bestimmt sind. Die Fachperson sieht in Merkmal 1.3 nicht, dass die Maschine

über die im geltenden Patentanspruch 1 genannten Merkmale hinaus nicht noch

weitere Verfahrensschritte ausführt bzw. ausführen kann. Sofern nicht ausdrücklich beansprucht ist oder sich zumindest durch Auslegung anhand der Beschreibung und der Figuren ergibt, dass keine weiteren Teile vorhanden sein dürfen

bzw. – wie hier – keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte als erforderlich genannt sind, bleibt offen, ob es weitere Bearbeitungsschritte gibt bzw. geben kann

oder nicht.

5.3 Aufgrund der Beschreibung des einzigen Ausführungsbeispiels erkennt

die Fachperson, dass bei der Formulierung der Patentansprüche Grundkörper-

und Polabschnitte vertauscht worden sind (vgl. ursprüngliche Patentschrift

(NK2): …the machine including a die assembly including a first die member (22)

for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element

and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12)

of each element (8), …) und die Merkmalsgruppe 2 daher so zu lesen ist, dass

die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die (Merkmal 2.1) mit einem ersten

Stanzelement zum Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte („pole

portions (12“)) und (Merkmal 2.2) mit einem zweiten Stanzelement zum Ausstanzen der Grundkörperausschnitte („body portions (10)“) eines jeden Elements versehen ist (vgl. BGH a. a. O., X ZR 18/17, Rn. 13 mit Verweis auf BGH a. a. O.,

Rn. 18 ff - Rotorelemente).

5.4 Die Angabe in Merkmal 2.1, „including a first die member (22) for providing

by punching at least parts of the pole portions (12) of each element” versteht die

Fachperson eindeutig dahingehend, dass durch das erste Stanzelement die gekrümmte Kontur der Polabschnitte erzeugt wird, die bei allen Blechen die gleiche

ist. Gemäß Ausführungsbeispiel (vgl. NK 2, Absatz 0028 i. V. m Figur 4a) werden in

18/30

diesem ersten Schritt, wie bereits gemäß Stand der Technik üblich, am Rand des

Stahlstreifens zwei Teile weggestanzt.

Durch die Formulierung „at least parts of“ lässt das Merkmal 2.1 jedoch offen, ob

und ggf. welche weiteren Teile der Polabschnitte durch das erste Stanzelement

bereitgestellt werden. Wobei die Fachperson die Angabe „providing“ in diesem

Zusammenhang dahingehend versteht, dass zumindest Teile der äußeren Kontur des Polabschnitts des Bleches durch das Stanzen gebildet werden.

Weiter schließt die Formulierung des Merkmals 2.1 auch aus fachlicher Sicht nicht

aus, dass die Kontur des Polabschnitts vollständig durch das erste Stanzelement

gebildet wird, wenngleich dies in keinem Ausführungsbeispiel gezeigt ist.

Da es Teil der Erfindung ist, dass der Polabschnitt nach Abschluss aller Stanzvorgänge mit dem Grundkörperabschnitt derart verbunden ist, dass keine weiteren Fertigungsschritte, wie Schweißen erforderlich sind (vgl. NK2, Absätze 0006

0007 und 0020 i. V. m Figur 3), versteht die Fachperson das Merkmal 2.1 dahingehend, dass die äußere Kontur des Polabschnitts teilweise oder ganz durch das

erste Stanzelement gebildet wird.

5.5 Durch das Merkmal 2.2 ist nicht festgelegt, dass der Grundkörper („body

portion“) jedes Elements vollständig durch das zweite Stanzelement („second die

member“) ausgestanzt wird. Eine derartige Auslegung widerspräche dem geltenden Patentanspruch 3, in dem ein drittes Stanzelement genannt ist, durch das

sowohl ein Umfangsrand zwischen dem Grundkörperabschnitt eines Elements

gestanzt wird, als auch der Polabschnitt eines Elements, das durch einen vorangehenden Ausstanzvorgang gebildet worden ist, abgetrennt wird. Allerdings können gemäß geltendem Patentanspruch 5 das zweite und das dritte Stanzelement

„integral“, also als ein einziges Stanzelement ausgeführt sein (siehe auch NK2,

Absatz 0029 i. V. m. Figur 7).

5.6 Die Relativbewegung der Stanzelemente (Merkmalsgruppe 4) soll so erfolgen, dass die mit der Vorrichtung hergestellten (Rotor-)Elemente den Merkmalen 4.1 und 4.2 entsprechen. Die Grundkörperabschnitte haben mithin eine

19/30

gemeinsame Mittellinie, die (nicht symmetrischen) Polabschnitte weisen hingegen einen Versatz aus der Mittellinie in die eine oder andere Richtung auf (siehe

auch BGH a. a. O. Rn. 26 - Rotorelemente).

III. Zur Frage einer unzulässigen Erweiterung

bzw. Schutzbereichserweiterung

Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über den Inhalt der ursprünglichen

Anmeldung hinaus.

1.

Ein beanspruchter Gegenstand ist ursprünglich offenbart, wenn die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen in ihrer Gesamtheit unmittelbar und eindeutig als eine mögliche Ausführungsform der Erfindung

zu entnehmen ist (s. a. BGH, Urteil vom 23. Januar 2024 – X ZR 6/22,

GRUR 2024, 680 Rn. 59 - Authentifizierte Abstandsmessung). Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der

Anmeldung formulierten Ansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was

der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann

den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann

(BGH, Urteil vom 5. September 2017 – X ZR 85/15, juris Rn. 25).

2.

Der 6. Senat des Bundespatentgerichts hat in dem in Bezug genommenen

o. g. Urteil vom 21. September 2016 (Az.: 6 Ni 16/15 (EP) verbunden mit 6 Ni

17/15 (EP) nach Bestätigung durch den X. Senat des Bundesgerichtshofs im Urteil vom 6. November 2018 zum Az.: X ZR 18/17 – mit Verweis auf das vorangegangene Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13) festgestellt, dass nicht nur die Vorrichtung nach Patentanspruch 1, sondern auch das

Verfahren nach Patentanspruch 6 des Streitpatents in der nun geltenden Fassung den ursprünglichen Anmeldeunterlagen entnommen werden kann.

20/30

Denn auf den Seiten 5 ff. der WO 01/80401 A1 (NK 3) ist unter Bezugnahme auf

Figur 4a dieser Schrift, welche mit Figur 4a des Streitpatents identisch ist, mit

denselben Ausführungen, wie sie sich auch in den Absätzen 0021 ff. der ursprünglichen Patentschrift wiederfinden, nicht nur die Vorrichtung, sondern auch

das mit dieser durchgeführte Verfahren näher beschrieben und ist damit ursprungsoffenbart.

Diese Bewertung hat der Bundesgerichtshof in Rn. 20 f seines Urteils vom 12.

Mai 2015 zum Az. X ZR 43/13 – Rotorelemente, auf das nochmals ausdrücklich

verwiesen wird, gerade auch in Bezug auf das beanspruchte Verfahren als ursprungsoffenbart bestätigt.

3.

Eine hiervon abweichende Beurteilung ist aufgrund der Ausführungen der

Klägerin nicht veranlasst.

3.1

Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass sich die Tatsachengrundlage, auf der das rechtskräftige Urteil vom 21. September 2016 zum Az.: 6 Ni

16/15 (EP) verbunden mit 6 Ni 17/15 (EP) ergangen ist, zwischenzeitlich geändert hätte.

Mit dem Urteil ist festgestellt, dass die diesem zugrundeliegende und nun geltende Fassung der Patentansprüche – veröffentlicht als DE 601 28 214 C5 – in

zulässiger Weise sowohl auf die ursprünglichen Unterlagen – veröffentlicht als

WO 01/80401 A1 – als auch auf die ursprünglich erteilte Fassung (Patentschrift

EP 1 275 192 B1) zurückgeht. Der Senat hat keinen Anlass, von dieser Einschätzung abzuweichen. Vielmehr sieht er sich durch die Feststellungen im Berufungsurteil des Bundesgerichtshofs vom 6. November 2018 (Az.: X ZR 18/17 –

mit Verweis auf das vorangegangene Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13)

bestätigt.

3.2

Entgegen der Annahme der Klägerin enthält das Streitpatent in geltender

Fassung – auch nach dem Verständnis von Landgericht bzw. Oberlandesgericht

21/30

Düsseldorf – keine unzulässigen Änderungen gegenüber den ursprünglichen Unterlagen.

3.2.1 Aus Merkmal 1.3 („the elements (8) in use being stacked to provide an

assembly of stacked elements (8) for an electrical motor,“) folgt nicht, dass mit

der Vorrichtung zum Herstellen von Elementen gemäß geltendem Patentanspruch 1 mit den Eigenschaften gemäß Merkmalsgruppe 4 und der Zwecktauglichkeit gemäß Merkmal 1.3 (Einbau in eine elektrische Maschine) stapelbare,

d.h. unabhängige Rotorelemente mit integral ausgestalteten Grundkörperabschnitten und Polabschnitten unmittelbar – d.h. ohne Erfordernis weiterer Bearbeitungsschritte – herstellbar sind. Auch weder der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung noch die Patentschrift schließen weitere Schritte oder eine weitere Bearbeitung von Zwischenprodukten aus.

Vielmehr lässt Merkmal 1.3 offen, ob noch zusätzliche Bearbeitungsschritte erfolgen, da diesem Merkmal lediglich zu entnehmen ist, dass die Bearbeitung mit

den darin definierten Verfahrensschritten zu erfolgen hat. Zusätzliche Bearbeitungsschritte sind weder durch den Zweck dieses Merkmals noch durch sonstige

Umstände ausgeschlossen (vgl. auch BGH, Urteil vom 23. Januar 2024 – X ZR

6/22, GRUR 2024, 680 Rn. 29 - Authentifizierte Abstandsmessung).

Aus dem Umstand, dass in einem Patentanspruch eine Einzelheit oder ein Verfahrensschritt nicht genannt ist, kann nicht geschlossen werden, dass es für die

Erfindung wesentlich ist, dass diese nicht vorhanden sind bzw. nicht durchgeführt

werden. Vielmehr bleibt in einem solchen Fall, so auch hier, offen, ob es weitere

Bearbeitungsschritte gibt bzw. geben kann oder nicht. Anders dürfte dies für den

Fall zu beurteilen sein, wenn das „Fehlen“ ausdrücklich beansprucht wäre oder

es sich zumindest durch Auslegung anhand der Beschreibung und der Figuren

ergäbe, dass keine weiteren Teile vorhanden bzw. keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte erforderlich sein dürfen.

Die Möglichkeit zusätzlicher Bearbeitungsschritte führt nicht zu einem abweichenden Verständnis von Patentanspruch 1. Da alle Merkmale dieses Anspruchs

22/30

als zur Erfindung gehörend offenbart sind, geht der Gegenstand des Streitpatents mithin nicht über die Offenbarung hinaus. Dass zusätzliche Bearbeitungsschritte möglich sind, ist für die Beurteilung unerheblich, weil Patentanspruch 1

diese Funktionen nicht verlangt und ihre Verwirklichung durch die Offenbarungsschrift zudem weder ausdrücklich noch konkludent ausgeschlossen sind (vgl.

auch BGH, Urteil vom 17. September 2024 – X ZR 82/23, GRUR 2025, 230 Rn.

92 – Slice-Segmente).

Somit erkennt die Fachperson in Merkmal 1.3 lediglich, dass die erfindungsgemäßen Elemente in gestapeltem Zustand für einen elektrischen Motor bestimmt

sind. Dies ist auch, wie bereits rechtskräftig festgestellt, ursprungsoffenbart. D ie

Fachperson entnimmt dem Merkmal 1.3 nicht, dass die Maschine über die im

geltenden Patentanspruch 1 genannten Merkmale hinaus nicht noch weitere Verfahrensschritte ausführt bzw. ausführen kann. Dies bedarf daher auch keiner Ursprungsoffenbarung.

3.2.2 Wie der X. Senat des Bundesgerichtshofs im Urteil vom 12. Mai 2015

(a. a. O. Rn. 32 – Rotorelemente) bereits festgestellt hat, muss der Fachmann,

der es unternimmt, ein sinnvolles und wenn möglich widerspruchsfreies Gesamtverständnis der Patentansprüche und der zu ihrer Erläuterung bestimmten Beschreibung zu entwickeln, unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Beschreibung, des Sinngehalts der Merkmalsgruppe 4 und des Wortlauts der Patentansprüche, mithin zu dem Schluss gelangen, dass mit der Formulierung des

Patentanspruchs in den Merkmalen 2.1 und 2.2 - entgegen dem insoweit verunglückten Wortlaut - nichts unter Schutz gestellt worden ist, was von der in der

Beschreibung offenbarten Vorrichtung abweicht, bei der mit dem ersten (feststehenden) Stanzelement (zumindest) Teile der Polabschnitte eines jeden Elements und mit dem zweiten (beweglichen) Stanzelement die Grundkörperabschnitte eines jeden Elements durch Ausstanzen bereitgestellt werden.

a) Durch die Formulierung

“including a first die member (22) for providing by punching

at least parts of the pole portions (12) of each element”,

23/30

die sowohl im geltenden Patentanspruch 1 als auch im geltenden Patentanspruch 6 genannt ist (Merkmal 2.1), geht der Gegenstand des Streitpatents nicht

in unzulässiger Weise über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen

hinaus.

Die Fachperson übersetzt die geltende Fassung (wörtlich) wie folgt ins Deutsche:

„die ein erstes Stanzelement (22) einschließt, zum Bereitstellen durch

Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte (12) eines jeden

Elements“.

So ist es auch den Urteilen des X. Senats des Bundesgerichtshofs zu entnehmen

(vom 6. November 2018 zum Az.: X ZR 18/17 Rn. 13 mit dessen Verweis auf das

vorangegangene Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 - Rotorelemente), wenn er auf die zutreffende Auslegung des Patentgerichts Bezug

nimmt und ausdrücklich feststellt, „dass mit dem ersten Stanzelement zumindest

Teile der Polabschnitte eines jeden Elements und mit dem zweiten Stanzelement

die Grundkörperabschnitte eines jeden Elements durch Ausstanzen bereitgestellt werden.“ (Unterstreichung hinzugefügt). Dabei ist im Deutschen die Übersetzung von „at least parts of“ sowohl mit „zumindest von Teilen der Polabschnitte“ als auch mit „zumindest Teile der Polabschnitte“ möglich und zulässig

und lässt damit im vorliegenden Kontext zum einen das Verständnis „zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte“ und zum andern das Verständnis „zumindest Teile der Polabschnitte eines jeden Elements

... durch Ausstanzen bereitgestellt werden“ zu.

Demnach – und wie auch vom Landgericht Düsseldorf in seinem Urteil vom 15. August 2023 zum Az.: 4b O 59/22 dahingehend ausgelegt – entnimmt die Fachperson dem Wortlaut des Merkmals 2.1, dass mit dem ersten Stanzelement zumindest

Teile der Polabschnitte ausgestanzt werden, dass es also auch möglich ist, die

Polabschnitte vollständig mit dem ersten Stanzelemente auszustanzen.

Für ein Verständnis der ursprünglichen Unterlagen dahingehend, dass damit

jede andere Vorgehensweise ausgeschlossen sei, dass also mittels des ersten

24/30

Stanzelements nur ein Teil des Polabschnitts, jedenfalls aber nicht der vollständige Polabschnitt ausgestanzt würde, gibt es dagegen keinen Anlass.

Dementsprechend und nicht anders versteht die Fachperson die entsprechenden

Passagen in den ursprünglichen Unterlagen gemäß NK3 (Seite 3, 4. Absatz und

Claim 5, : “ … part at least of the pole portion of the rotor element being produced

by a first die member“; Seite 4, 2. Absatz sowie Claim 11: “… a first die member

for the punching [of] part at least of the pole portion of the rotor element”.

Die Klägerin hat ihre dahingehende Behauptung eines einschränkenden Verständnisses weder ausreichend dargelegt noch belegt, etwa durch einschlägige

Fachliteratur, ggf. Lexika oder Wörterbücher. Für die Fachperson ist die Formulierung, „punching of part at least of the pole portion…“ gleichbedeutend mit „punching at least parts of the pole portion…“, da sich „at least“ in beiden Fällen auf

„part“ bezieht.

Hierbei ist es bei Mengenangaben, die sich nicht zahlenmäßig eindeutig bestimmen lassen, unbeachtlich, ob, wie in den Anmeldeunterlagen (NK3) von „punching of part at least of the pole portion of the rotor element“ (Teil … von) oder,

wie in der geltenden Fassung, von „… at least parts of the pole portions…“ (Teile

von) die Rede ist. Unabhängig davon, ob bei unbestimmten Teilmengen der Plural oder der Singular („Teile von“ oder „ein Teil von“) verwendet wird, verbindet

die Fachperson damit jedenfalls keine Aussage über den tatsächlichen Anteil an

der Gesamtmenge.

b) Entgegen der Annahme der Klägerin geht auch die Angabe

„providing by punching“ in Merkmal 2.2 („and a second die member (32)

for providing by punching, the body portions (10) of each element (8),“)

in zulässiger Weise auf die ursprünglichen Unterlagen zurück.

Auch wenn diese Formulierung nicht wörtlich in der Anmeldung steht, hat die

Fachperson den Anmeldeunterlagen jedoch bereits sinngemäß entnommen, dass

mit der Maschine die Elemente ausgestanzt („punching“) werden (beispielsweise

NK3 Seite 4, zweiter Absatz sowie Patentanspruch 11: „and a second die member

25/30

for the punching of a body portion of the rotor element“), die dann – wie bei elektrodynamischen Maschinen üblich und insoweit unstreitig – aufgestapelt werden

und einen sogenannten Pol bilden. Durch die Angabe Bereitstellen („providing“)

wird demgegenüber nichts hinzugefügt – aber auch nichts ausgeschlossen.

3.2.3 Dementsprechendes gilt für das Merkmal 4.1 („that whilst each of the

body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line,“).

Eine gemeinsame Mittellinie ist zwar ursprünglich ebenfalls nicht wörtlich offenbart. Ausweislich der Figur 2 ist das aber bereits bekannter Stand der Technik.

Zudem findet sich die gemeinsame Mittellinie der gestapelten Grundkörper auch

sinngemäß in den ursprünglichen Unterlagen (NK3), beispielsweise auf

Seite 4, zweiter Absatz: „to produce rotor elements the pole portions of

which may be offset by different distances from a centre line of

their associated body portions.“,

auf Seite 7, dritter Absatz: „to produce an offset of the pole portion from

the centre line C/L of the body portion“ und

im seitenübergreifenden Absatz von Seite 7 zu Seite 8: „the centre line

of the radius of curvature of the pole portions will necessarily

remain generally on the centre line C/L of the body portion (see

particularly Figure 7), although the offset of the pole portion will

be different by one increment from the theoretical position. In

this manner, although the pole elements will be staggered

when the rotor elements are correctly secured together, the

centre line of the outer surface will remain constant,“.

3.2.4 Entgegen der Annahme der Klägerin folgt aus dem nach ihrer Auffassung

„nachträglich eingefügten“ Merkmal 5.2 („and the second die member (32) is

moved incrementally between successive punching operations relative to the

pole first die member (22) and the base (20)“) nicht, dass die Fußlinie des Grundkörperabschnitts vom zweiten Stanzelement ausgestanzt werden muss, weil andernfalls das zweite Stanzelement nicht inkrementell „zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen“ bewegt werden könne.

26/30

Das Merkmal 5.2 geht ebenso wie das Merkmal 5.1 auf den Patentanspruch 2

gemäß ursprünglicher Patentschrift NK2 zurück. Insofern ist das Merkmal weder

in den geltenden Patentanspruch 1 noch in den geltenden Patentanspruch 6

„nachträglich eingefügt“. Auch der ursprünglich erteilte Patentanspruch 7 hat

durch den Rückbezug auch auf den Patentanspruch 2 bereits die Merkmale 5.1

und 5.2 umfasst, die gemäß dem rechtskräftig bestätigten Tenor des Urteils vom

21. September 2016 (Az.: 6 Ni 16/15 (EP) verbunden mit 6 Ni 17/15 (EP)) lediglich wegen der sonst unklaren Rückbezüge der weiteren Patentansprüche 3 bis

5 in die Langform der geltenden Patentansprüche 1 sowie 6 aufgenommen worden sind.

Unabhängig davon schließt auch das Merkmal 5.2 – ebenso wie der Patentanspruch 2 der ursprünglichen Patentschrift – nicht aus, dass durch das zweite

Stanzelement lediglich die beiden seitlichen Ränder des Grundkörpers gestanzt

werden und dessen Fußlinie, wie durch den geltenden Patentanspruch 3 beansprucht (unter Auslegung durch den Absatz 0031 der ursprünglichen Patentschrift), erst durch das dritte Stanzelement gestanzt wird.

3.2.5 Schließlich führt auch die Annahme der Klägerin, dass mit den Begriffen

„erstes“ und „zweites“ keine Reihenfolge (“umgekehrte Stanzreihenfolge“) festgelegt sei, in der das bandförmige Material die Stanzanordnung durchlaufe, nicht

zu einer unzulässigen Erweiterung des Anspruchsgegenstandes.

An der Begrifflichkeit hinsichtlich der Nummerierung der Stanzschritte hat sich

weder gegenüber der Anmeldung noch gegenüber der ursprünglichen Patentschrift etwas geändert. Damit kann im patentrechtlichen Sinn keine unzulässige

Änderung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen und im Übrigen auch keine

Schutzbereichserweiterung vorliegen.

Zu den weiteren Überlegungen, die zu der vorstehenden Beurteilung geführt haben, wird auf die Begründung des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 6. November 2018 – X ZR 18/17 mit Verweis auf das Urteil vom 12. Mai 2015 –

Az.: X ZR 43/13 – Rotorelemente Bezug genommen.

27/30

4.

Die abhängigen Patentansprüche haben mit den bestandsfähigen Patentansprüchen 1 und 6 des Streitpatents ebenfalls in geltender Fassung Bestand.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99

Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer

in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der

Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt

unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße

45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten

Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Frist

ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim

Bundesgerichtshof eingeht. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

28/30

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Werner

Müller

Dorn

Altvater

Hackl

29/30

Bundespatentgericht

4 Ni 13/24 (EP) (Aktenzeichen)

Verkündet am

17. September 2025

…

Justizbeschäftigte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

30/30