Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 22.09.2025 – 28 W (pat) 542/20
28. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:220925B28Wpat542.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 542/20 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 30 2018 114 247.8
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. September 2025 durch die Richterin Lachenmayr-Nikolaou als Vorsitzende, die
Richterin Kriener und den Richter Dr. Poeppel
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. April 2020 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung der
Marke DE 30 2018 114 247.8 hinsichtlich der nachfolgend genannten Waren
zurückgewiesen wurde:
ECLI:DE:BPatG:2025:220925B28Wpat542.20.0
Klasse 6: nicht elektrische Schlösser und daraus gebildete Schließsysteme sowie
deren Komponenten [soweit in Klasse 6 enthalten] für Kraftfahrzeuge;
Türfeststeller sowie deren Komponenten, Türschließer sowie deren
Komponenten [jeweils in Klasse 6 enthalten] für Kraftfahrzeuge;
sämtliche vorgenannten Waren aus Metall;
Klasse 9: elektrische und/oder elektronische Schlösser und daraus gebildete
Schließsysteme sowie deren Komponenten, für Kraftfahrzeuge [jeweils
soweit
in Klasse 9 enthalten]; Mess-, Erkennungs- und
Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie –regler für Türen,
Klappen, Hauben, Schiebetüren sowie deren Komponenten,
Türfeststeller sowie deren Komponenten und elektrische Türschließer
sowie deren Komponenten jeweils von Kraftfahrzeugen; Sensoren und
Detektoren für Türen, Klappen, Hauben, Schiebetüren sowie deren
Komponenten, elektrische Türfeststeller sowie deren Komponenten und
elektrische Türschließer sowie deren Komponenten
jeweils von
Kraftfahrzeugen;
Klasse 12: Antriebe, insbesondere elektrische Antriebe, für Türen, Klappen,
Hauben, Schiebetüren sowie deren Komponenten [soweit in Klasse 12
enthalten] für Landfahrzeuge;
Klasse 20: nicht elektrische Schlösser und daraus gebildete Schließsysteme sowie
deren Komponenten [soweit in Klasse 20 enthalten], für Kraftfahrzeuge,
sämtliche vorgenannte Waren nicht aus Metall.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
touchSENSE
Die Bezeichnung
ist am 17. Dezember 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden und
beansprucht – nach der im Laufe des Beschwerdeverfahrens durch die Anmelderin
erklärten Einschränkung des Warenverzeichnisses – zuletzt noch Schutz für die
nachfolgenden Waren:
Klasse 6: nicht elektrische Schlösser und daraus gebildete Schließsysteme sowie
deren Komponenten [soweit in Klasse 6 enthalten] für Kraftfahrzeuge;
Türfeststeller sowie deren Komponenten, Türschließer sowie deren
Komponenten [jeweils in Klasse 6 enthalten] für Kraftfahrzeuge;
sämtliche vorgenannten Waren aus Metall;
Klasse 9: elektrische und/oder elektronische Schlösser und daraus gebildete
Schließsysteme sowie deren Komponenten, für Kraftfahrzeuge [jeweils
soweit
in Klasse 9 enthalten]; Mess-, Erkennungs- und
Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie –regler für Türen,
Klappen, Hauben, Schiebetüren sowie deren Komponenten,
Türfeststeller sowie deren Komponenten und elektrische Türschließer
sowie deren Komponenten jeweils von Kraftfahrzeugen; Sensoren und
Detektoren für Türen, Klappen, Hauben, Schiebetüren sowie deren
Komponenten, elektrische Türfeststeller sowie deren Komponenten und
elektrische Türschließer sowie deren Komponenten
jeweils von
Kraftfahrzeugen;
Mess-,
Zähl-,
Ausrichtungs-
und
Kalibrierungsinstrumente;
Klasse 11: Beleuchtung und Lichtreflektoren für Kraftfahrzeuge [soweit in Klasse
11 enthalten];
Klasse 12: Antriebe, insbesondere elektrische Antriebe, für Türen, Klappen,
Hauben, Schiebetüren sowie deren Komponenten [soweit in Klasse 12
enthalten] für Landfahrzeuge;
Klasse 20: nicht elektrische Schlösser und daraus gebildete Schließsysteme sowie
deren Komponenten [soweit in Klasse 20 enthalten] für Kraftfahrzeuge,
sämtliche vorgenannte Waren nicht aus Metall.
Mit Beschluss vom 16. April 2020 hat die Markenstelle für Klasse 6 des DPMA die
Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom
15. Januar 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1,
37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.
Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich das Zeichen „touchSENSE“ aus dem aus
der englischen Sprache stammenden Wort „touch“ mit der Bedeutung „Berührung,
Kontakt, etwas berühren, tasten“ und dem ebenfalls aus dem Englischen
stammenden Begriff „sense“ mit der Bedeutung „fühlen, spüren, Sinn, Gefühl,
Wahrnehmung“ zusammensetze. Der angesprochene inländische Verkehrskreis
werde das angemeldete Zeichen touchSENSE daher in seiner Gesamtheit im Sinne
von „Berührung Gefühl bzw. Kontakt Wahrnehmung“ verstehen. Eine gewisse
begriffliche Unschärfe oder ein fehlender lexikalischer Nachweis seien für die
Annahme der Unterscheidungskraft der Wortkombination nicht ausreichend.
Bezüglich aller angemeldeten Waren beschreibe das Zeichen „touchSENSE“, dass
diese Waren mit einem Touchsensor ausgestattet sein könnten, bei dem man bei
entsprechendem Kontakt eine Reaktion wahrnehme, z.B. durch Vibration,
Lichtsignale oder Ähnliches. Dass dies technisch keinen Sinn mache, sei
unerheblich, da laufend neue Produkte mit technischen Innovationen auf den Markt
kommen würden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sinngemäß beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. April 2020 aufzuheben.
Zur Begründung trägt die Beschwerdeführerin vor, die Argumentation der
Markenstelle im angegriffenen Beschluss sei in sich widersprüchlich. Das von der
Markenstelle angenommene Verständnis der angemeldeten Wortmarke im Sinne
von „Berührung Gefühl“ oder „Kontakt Wahrnehmung“ sei im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren nicht beschreibend und es könne auch kein enger
beschreibender Bezug angenommen werden. Etwas anderes könne allenfalls
hinsichtlich eines Teils der in Klasse 9 beanspruchten Waren, nämlich „Mess-,
Erkennungs- und Überwachungsinstrumente,
-vorrichtungen sowie –regler;
Sensoren und Detektoren“, gelten, weil mit diesen Waren auch
Berührungssensoren gemeint sein könnten. Allerdings bestehe „selbst zu einem
Berührungssensor kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt“, da lediglich das
Wort „Berührung“ zur Beschreibung geeignet wäre, nicht jedoch der Begriff „Gefühl“
oder die Gesamtbedeutung „Berührung Gefühl“. Denn ein Touchsensor könne kein
Gefühl auslösen, sondern lediglich eine Reaktion wie beispielsweise – im Falle der
Anbringung an einer der Waren der Klassen 6, 9, 11 und 12 – die Betätigung eines
Schlosses etc. Das Gleiche gelte, wenn man die Übersetzung „Kontakt
Wahrnehmung“ zugrunde lege. Die Kombination „touch“ und „SENSE“ sei
phantasievoll, weil auch ein Berührungssender nicht den Sinn habe, den Bediener
die Berührung fühlen zu lassen, sondern nur den Sinn, bei leichter Berührung eine
Funktion auszulösen. Der Begriff „sense“ beschreibe schließlich keinen greifbaren
körperlichen Gegenstand, sondern stehe für „irgendeine gedankliche Betätigung
des menschlichen Geistes“ (Verweis auf BPatG, Beschluss vom 29. Juli 2008, 24
W (pat) 82/06 – Erotic Sense).
Auf die Hinweise des Senats vom 28. Februar 2025 und 8. Juli 2025 hat die
Beschwerdeführerin weiter vorgetragen, sie beliefere als weltweiter Marktführer im
Bereich Fahrzeugzugangssysteme mehr als 100 Automobilmarken mit intelligenten
Sicherheitsverschlusssystemen und Antriebsaggregaten, die aufgrund
ihrer
spezifischen Ausrichtung auf den Automobilsektor ausschließlich
für den
herstellerseitigen Einbau in Fahrzeuge konzipiert seien und sich ausschließlich an
Fachkreise innerhalb der Automobilindustrie richteten, die den Unterschied
zwischen „touchSENSE“ und „Touchsensor“ wahrnehmen würden. Zwischen
„Sense“ und „Sensor“ bestünden sowohl optisch als auch klanglich deutliche
Unterschiede, die sich zudem im Gebrauch der Begriffe widerspiegeln würden: Das
ästhetisch sanfte „Sense“ werde häufig emotional im Rahmen marketingtechnischer
Aussagen genutzt, wenn es darum gehe, das Gebrauchserlebnis fühlbar zu
machen, während das optisch fragmentierte und klanglich markante „Sensor“
vorwiegend
im Kontext der physikalischen Messfunktion von Geräten
im
technischen Bereich vorkomme. Von einem beschreibenden Sachhinweis könne
des Weiteren nur ausgegangen werden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise
dem Merkmal eine wesentliche Bedeutung zumessen würden. Ein Touchsensor sei
jedoch lediglich ein technologisches Grundelement und stelle keine spezifische
Funktion oder produktspezifische Eigenart dar. Außerdem sei der Begriff
„Touchsensor“ technisch mehrdeutig und auch deswegen nicht beschreibend.
Schließlich sei maßgeblich auf die Kennzeichnungsgewohnheiten der Branche
abzustellen. Die angesprochenen Fachkreise würden eindeutige und korrekte
Angaben erwarten, wohingegen sich das Zeichen touchSENSE durch die
Schreibweise von einer rein technischen Darstellung abhebe und eine „emotionale
Bedeutung“ hervorrufe. Schließlich könne davon ausgegangen werden, dass
Fachkreise innerhalb der Automobilbranche mit den von der Beschwerdeführerin
verwendeten Zeichen vertraut seien, da die Beschwerdeführerin mit einem
Marktanteil von 21 % im Bereich der Schließsysteme eine bedeutende Präsenz in
der Automobilbranche etabliert habe.
Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die am 28. Februar 2025 und 8. Juli 2025
versandten Hinweise des Senats und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.
II.
gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache
weitgehend Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortkombination
„touchSENSE“ als Marke steht
im Zusammenhang mit einem Teil der
beschwerdegegenständlichen Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden
Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die
Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung insoweit zu Recht die Eintragung
versagt hat (s.u. Ziff. I.). Demgegenüber sind im Zusammenhang mit den im Tenor
Ziff. 1. genannten Waren Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
MarkenG nicht festzustellen. In diesem Umfang war der angegriffene Beschluss der
Markenstelle daher aufzuheben war (s.u. Ziff. II.).
Der Prüfung war das aus dem Tatbestand ersichtliche Verzeichnis zugrunde zu
legen. Die zuletzt erklärten Einschränkungen des Verzeichnisses waren
weitestgehend als zulässig anzusehen. Soweit allerdings in dem mit dem letzten
Schriftsatz eingereichten Verzeichnis am Ende der Klasse 20 die Formulierung
„sämtliche vorgenannte Waren aus Metall“ statt wie zuvor „sämtliche vorgenannte
Waren nicht aus Metall“ enthalten war, so handelt es sich offensichtlich um ein
Schreibversehen. Selbst wenn eine entsprechende Änderung gewollt gewesen
wäre, so wäre diese nicht zulässig gewesen, da
laut der einheitlichen
Klassifikationsdatenbank eKDB in Klasse 20 lediglich Waren wie Schlösser etc.
„nicht aus Metall“ enthalten sind. Die Beanspruchung von derartigen Waren in
Klasse 20 aus Metall würde daher – unabhängig von der
fehlerhaften
Eingruppierung – eine unzulässige Erweiterung des Verzeichnisses darstellen (vgl.
Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 39 Rn. 3).
I. Der angemeldeten Bezeichnung
„touchSENSE“
fehlt
im Umfang der
Zurückweisung der Beschwerde – nämlich hinsichtlich der Waren der Klasse 9
„Mess-, Zähl-, Ausrichtungs- und Kalibrierungsinstrumente“ sowie der in Klasse 11
beanspruchten Waren („Beleuchtung und Lichtreflektoren für Kraftfahrzeuge [soweit
in Klasse 11 enthalten]“) –die erforderliche Unterscheidungskraft.
1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus,
denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen
zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw.
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart
Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010,
228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66
f. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR 2024, 216 Rn. 10 – KÖLNER
DOM; GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-
Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 –
HOT). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH
a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – KÖLNER
DOM; a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger
Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH a. a. O. – Pippi-
Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel;
BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; GRUR 2014,
872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).
Maßgeblich
für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten
Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 –
AS/DPMA [#darferdas?]; a. a. O. 67 – Eurohypo; GRUR 2006, 411 Rn. 24 –
Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH a. a. O. –
KÖLNER DOM m. w. N.).
Keine Unterscheidungskraft besitzen
insbesondere Zeichen, die einen
beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder
Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-
Merkenbureau [Postkantoor]; BGH a. a. O. Rn. 14 – HOT). Auch Angaben, die sich
auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht
unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein
enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den
beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten
erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-
Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – HOT; a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009,
952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren oder
Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu,
die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. Rn. 11 – #darferdas?
II; a. a. O. Rn. 12 – OUI; a. a. O. Rn. 21 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 26 – HOT;
a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640
Rn. 13 – hey!).
2. Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft des angemeldeten
Zeichens im Zusammenhang mit den in Klasse 11 beanspruchten Waren sowie den
Waren „Mess- Zähl, Ausrichtungs- und Kalibrierungsinstrumente“ in Klasse 9 zu
verneinen, da die angesprochenen inländischen Verkehrskreise der angemeldeten
Bezeichnung „touchSENSE“ in diesem Warenzusammenhang lediglich einen
beschreibenden Sachhinweis dahingehend entnehmen werden, dass diese Waren
mit einem Touchsensor ausgestattet sind und mithilfe eines solchen bedient werden
können, und in dieser keinen Herkunftshinweis sehen.
a) Angesprochene Verkehrskreise dieser Waren sind sowohl Fachkreise als auch
das allgemeine Publikum, insbesondere der Endverbraucher.
Die Waren der Klasse 9 „Mess-, Zähl-, Ausrichtungs- und Kalibrierungsinstrumente“
können ganz unterschiedliche Waren umfassen und sich sowohl an
Gewerbetreibende auf diversen Fachgebieten als auch – wie z. B.
Energiemessgeräte
im Rahmen von Smart Home-Anwendungen – an
Endverbraucher wenden. Angesprochene Verkehrskreise der Waren der Klasse 11
„Beleuchtung und Lichtreflektoren für Kraftfahrzeuge [soweit in Klasse 11
enthalten]“ sind wiederum sowohl Fachkreise wie Fahrzeughersteller und –
reparaturbetriebe als auch Endkunden. So gibt es beispielsweise für E-Roller
nachrüstbare Lenkergriffe mit Beleuchtung oder für Motorräder Zusatzscheinwerfer,
die
vom Nutzer
am
Lenker montiert werden
(vgl.
beispielhaft
https://www.motea.com/de/led-zusatzscheinwerfer-mit-sturzbugel-halterunglumitecs-ms1-nebelscheinwerfer-ece-12v-inkl-kabelbaum-paar-dplb4-a565519-
0?gad_source=1&gad_campaignid=17339191891&gbraid=0AAAAAD_OhttIASqTv
i4EOtjtaI2xYxr3&gclid=EAIaIQobChMI_4_FhviJjwMV2qj9BR0AeT2LEAQYASABEgJeNfD_Bw
E; der Senat konnte diverse derartige Produkte auch auf ebay und bei amazon
recherchieren).
Soweit die Beschwerdeführerin darauf abstellt, dass sie als Marktführerin im Bereich
Fahrzeugzugangssysteme
Automobilmarken
mit
intelligenten
Sicherheitsverschlusssystemen und Antriebsaggregaten beliefere, die aufgrund
ihrer spezifischen Ausrichtung auf den Automobilsektor ausschließlich für den
herstellerseitigen Einbau in Fahrzeuge konzipiert seien und sich ausschließlich an
Fachkreise innerhalb der Automobilindustrie richten würden, so kommt es für die
Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise grundsätzlich nicht auf die
konkrete Tätigkeit einer Anmelderin oder eines Anmelders bzw. auf deren
Marketingstrategien an, sondern alleine auf die beanspruchten Waren. Die
vorgenannten Waren richten sich, wie ausgeführt, auch an die allgemeinen
Verkehrskreise, u. a. die Endverbraucher.
b) Die angemeldete Bezeichnung „touchSENSE“ setzt sich aus den beiden
Bestandteilen „touch“ und „sense“ zusammen.
Dies ist bereits aufgrund der Schreibweise der Bestandteile in Klein- bzw.
Großbuchstaben ohne Weiteres erkennbar und erschließt
sich den
angesprochenen Verkehrskreisen zudem aufgrund der sprachlichen Zäsur (vgl.
z. B. BPatG, Beschluss vom 05.05.2022, 26 W (pat) 536/21 – FLEXCAR; Beschluss
vom 24.02.2022, 30 W (pat) 561/20 – SUPPLIESGERMANY; Beschluss vom
14.04.2021, 29 W (pat) 547/18 – betrained; Beschluss vom 28.10.2019, 26 W (pat)
548/17 - EASYQUICK). Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten
Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern
die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der
Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2;
GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 –
Lichtmiete).
aa) Dem englischen Wort „touch“ kommt im Deutschen als Substantiv in erster Linie
die Bedeutung „Berührung, Tasten, Kontakt, Gespür“ und als Verb die Bedeutung
„berühren“ zu (vgl. Anlage 3 zum Hinweis des Senats vom 28. Februar 2025,
Ausdruck von de.pons.com). Das Wort „Touch“ hat des Weiteren unmittelbar
Eingang in die deutsche Sprache gefunden und bezeichnet den Anflug oder Hauch
einer Eigenschaft (vgl. Anlagenkonvolut 4 zum Hinweis vom 28. Februar 2025,
Duden online + wiktionary.org).
Bei dem weiteren Bestandteil „sense“ handelt es sich um einen ebenfalls englischen
Begriff mit der deutschen Übersetzung „Verstand, Sinn, Gefühl, Bedeutung“ oder –
als Verb – mit der Bedeutung „wahrnehmen, spüren“ (vgl. Anlage 5 zum
vorgenannten Hinweis, Ausdruck von de.pons.com).
Die angesprochenen Verkehrskreise verstehen die vorgenannten Bedeutungen der
Worte „touch“ und „sense“, da es sich um grundlegende Begriffe der englischen
Sprache handelt. Zudem werden diese auch auf verschiedene Art und Weise im
Deutschen verwendet werden oder stimmen in ihrem Wortstamm mit deutschen
Begriffen überein. Abgesehen davon, dass das Substantiv „Touch“ in der
vorgenannten Bedeutung Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat, sind dem
angesprochenen inländischen Verkehr insbesondere Wortkombinationen wie
„Touchscreen“ oder „Touchfunktion“ bekannt (vgl. Anlage 6 zum vorgenannten
Hinweis, Erläuterung des Wortes „Touchscreen“). Ebenso erleichtern deutsche
Wörter wie „Sensor“, „sensorisch“ (= die Sinnesorgane betreffend, vgl. Anlage 7
zum Hinweis vom 28. Februar 2025) das Verständnis des englischen Wortes
„sense“ zumindest im Hinblick auf den Bedeutungsgehalt „wahrnehmen, spüren“
bzw. „Sinn, Gefühl“.
bb) Der Begriffskombination „touchSENSE“ in ihrer Gesamtheit können die
angesprochenen Verkehrskreise verschiedene Bedeutungen entnehmen, wobei es
für die Annahme des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft
ausreichend ist, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen
Bedeutungen eine beschreibende Angabe enthält (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn.
18 – HOT; GRUR 2009, 952 Rn. 15 – DeutschlandCard).
(1) Bei einer wörtlichen Übersetzung der Bestandteile „touch“ und „SENSE“ stehen
zwei Begriffe nebeneinander, nämlich „berühren spüren“ oder „Berührung Sinn“
oder auch – wie von der Markenstelle angenommen – „Berührung Gefühl oder
Kontakt Wahrnehmung“. Die angesprochenen Verkehrskreise werden der
angemeldeten Wortkombination „touchSENSE“ diese Begriffskombinationen als
eine der möglichen Bedeutungen entnehmen.
(2) Daneben
ist ein Verständnis der Wortkombination „touchSENSE“ als
einheitlicher Begriff mit der Bedeutung „Berührungssinn“ (= Tastsinn) möglich.
Zwar
lautet
die
korrekte
englische Übersetzung
des
deutschen
zusammengesetzten Worts
„Tastsinn“
bzw.
(weniger
gebräuchlich)
„Berührungssinn“ laut der einschlägigen Wörterbücher „sense of touch“, „tactual
sense“ bzw. „tactile sense“ (vgl. wiederum Anlage 3 sowie Anlagenkonvolut 8 zum
Hinweis des Senats vom 28. Februar 2025). Unabhängig von der Frage, ob die
angesprochenen Verkehrskreise die korrekten englischen Bezeichnungen wie
„sense of touch“ tatsächlich kennen, liegt bei einer wörtlichen Übersetzung von
„touchSENSE“ („Berührung Sinn“) ein Verständnis als „Berührungssinn“ jedoch
nahe. Zudem
lassen sich auch englischsprachige Verwendungen der
Wortkombination „touch sense“ im Sinne von Tastsinn recherchieren (vgl.
Anlagenkonvolut 9 zum Hinweis vom 28. Februar 2025 mit einem medizinischen
Fachartikel und einem populärwissenschaftlichen Artikel). Schließlich ist der
deutsche Begriff „Berührungssinn“ zwar nicht im Duden zu finden, er wird aber
dennoch verschiedentlich in Medien etc. verwendet (vgl. Anlagenkonvolut 10 zum
vorgenannten Hinweis).
Vor diesem Hintergrund ist der Prüfung der Schutzfähigkeit der angemeldeten
Bezeichnung im jeweiligen Warenzusammenhang als weitere mögliche Bedeutung
der angemeldeten Bezeichnung
„touchSENSE“ auch die Übersetzung
„Berührungssinn“ zugrunde zu legen.
(3) Schließlich ist dem angesprochenen Publikum – sowohl den angesprochenen
Fachkreisen als auch den allgemeinen Verkehrskreisen – der auch im Deutschen
bekannte Begriff
„Touchsensor“
(= Berührungssensor) geläufig
(vgl.
Anlagenkonvolut 11), der mit der angemeldeten Wortkombination „touchSENSE“ im
ersten Bestandteil „touch“ vollständig und im weiteren Bestandteil im Wortstamm
bzw. in den ersten vier Buchstaben(„sense“ – „sensor“) übereinstimmt, jedoch in
der Endung („e“ statt „or“) von diesem Begriff abweicht.
Grundsätzlich können Abwandlungen einer beschreibenden Angabe die
Unterscheidungskraft eines Zeichens begründen, wenn der Abwandlung selbst ein
individualisierender Charakter zukommt (vgl. BGH GRUR 2013, 731 – Kaleido;
Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 237).
Sie begründen demgegenüber dann nicht die Schutzfähigkeit einer Bezeichnung,
wenn der Verkehr
in der Abwandlung ohne Weiteres die ihm geläufige
sachbezogene oder werbeübliche Angabe wiedererkennt bzw. einen Fachausdruck
wiedererkennen würde, wenn er ihm bekannt wäre (vgl. BGH GRUR 2002, 540, 541
– OMEPRAZOK). Dies ist insbesondere bei lediglich unwesentlich veränderten
Schreibweisen anzunehmen – etwa bei rechtschreibfehlerhaft wiedergegebenen
Wörtern, deren Fehlerhaftigkeit allenfalls als Druck- bzw. Hörfehler bewertet wird
(vgl. BGH GRUR 2003, 882 Rn. 18 – Lichtenstein; BPatG, Beschluss vom
7.08.2012, 27 W (pat) 552/11 – Laz Vegas; Beschluss vom 8.03.2013, 28 W (pat)
555/11 – Happyness) – oder bei gängigen graphischen Hervorhebungen wie
beispielsweise dem bloßen Zusammenschreiben mehrerer Wörter bzw. der
Trennung einzelner Wörter, der Wiederholung von Buchstaben oder der
Binnengroßschreibung einzelner Buchstaben (vgl. BPatG, Beschluss vom
09.02.2015 – 27 W (pat) 73/14 – AppOtheke; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O. § 8 Rn. 237 m. w. N.).
Inwieweit die angesprochenen Verkehrskreise vorliegend die Abweichung der
angemeldeten Wortkombination
„touchSENSE“ von dem geläufigen Wort
„Touchsensor“ wahrnehmen und ihr eine individualisierende, herkunftshinweisende
Bedeutung zumessen oder aber sie übersehen bzw. überhören und die
angemeldete Bezeichnung im Sinne von „Touchsensor“ auffassen, ist abhängig
vom jeweiligen Warenzusammenhang sowie den Fremdsprachenkenntnissen
sowie dem Aufmerksamkeitsgrad des Publikums. Hierbei ist zwischen den
Endverbrauchern einerseits und dem Handel bzw. den Fachkreisen der Kfz-
Branche, deren Aufmerksamkeitsgrad beim Erwerb der Waren etwas erhöht ist und
die in größerem Umfang mit dem grenzüberschreitenden Verkehr von Produkten,
Stoffen und Teilen aus dem Ausland konfrontiert sind, so dass deren Kenntnisse
insbesondere der Welthandelssprache Englisch höher anzusetzen sind als
diejenigen des Durchschnittsverbrauchers
(vgl. zu der Thematik auch
Kochendörfer, Englische Markenwörter – Wer versteht sie?, GRUR 2020, 949),
andererseits zu differenzieren.
c) Die von den Waren der Klasse 11 sowie den Waren der Klasse 9 „Mess-, Zähl-,
Ausrichtungs- und Kalibrierungsinstrumente“ angesprochenen Endverbraucher
werden der angemeldeten Bezeichnung
„touchSENSE“
lediglich den
beschreibenden Sachhinweis entnehmen, dass die Produkte mit einem
Touchsensor (Berührungssensor) ausgestattet sind und mit Hilfe eines solchen
bedient werden können.
Touch- oder Berührungssensoren stellen eine Alternative zu mechanischen
Schaltern, die in elektronischen Steuerkonsolen verbaut werden, dar und erfassen
Berührungen und Umklammerungen auf einem Gerät und/oder Objekt und
zeichnen diese auf (vgl. Anlagenkonvolut 11 zum Hinweis des Senats vom 28.
Februar 2025).
aa) Bei den in Klasse 11 beanspruchten Waren (z.B. „Beleuchtung“) sowie den
Waren „Mess-, Zähl, Ausrichtungs- und Kalibrierungsinstrumente“ in Klasse 9 kann
es sich jeweils um elektrische bzw. elektronische Produkte handeln. Als solche
können sie u. a. mittels eines Touchsensors bedient werden (vgl. Anlagenkonvolut
12 zum vorgenannten Hinweis des Senats, beispielsweise zu einem LED
Fahrradrücklicht mit berührungsempfindlichem Touch Control Panel). Dies gilt auch
nach der Einschränkung des Verzeichnisses in Klasse 11 von Beleuchtung und
Lichtreflektoren für „Fahrzeuge“ auf derartige Waren für „Kraftfahrzeuge“, da vom
Endkunden zusätzlich zu eingebauten Scheinwerfern anzubringende Lenker-
Leuchten etc. auch mit einer Touch-Funktion ausgestattet sein können (vgl. z.B. das
Angebot von Lenkergriffen
für Roller mit Licht und Touch-Steuerung:
https://www.ebay.de/itm/357321319785?srsltid=AfmBOooTJbuNiIKrH9UVmfhri8h
8_EdSNiYP4DvkoZ9HxdjWz5LcriN5).
An die Verwendung derartiger „Touchsensoren“ sind die angesprochenen
allgemeinen Verkehrskreise aufgrund der inzwischen und auch bereits im
Anmeldezeitpunkt im Jahr 2018 gegebenen umfassenden Verbreitung der Touch-
Technologie gewöhnt (vgl. Anlagenkonvolut 11 zum Hinweis des Senats vom 28.
Februar 2025 sowie Anlage 13 hinsichtlich der weiten Verbreitung von
Touchsensoren bzw. Touch-Oberflächen
„von der Waschmaschine über
Kaffeemaschinen bis hin zu Autotürgriffen“ seit 2003).
bb) Vor diesem Hintergrund werden die Endverbraucher als maßgeblicher Teil der
angesprochenen Verkehrskreise der angemeldeten Bezeichnung „touchSENSE“ im
Zusammenhang mit den vorgenannten Waren die bloße Sachangabe entnehmen,
dass diese mittels eines „Touchsensors“ bedient werden können, und in dieser
keinen Herkunftshinweis sehen.
Dem steht die unterschiedliche Endung der angemeldeten Wortkombination
„touchSENSE“ und des Begriffs „Touchsensor“ nicht entgegen. Dies gilt auch unter
Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin dargelegten Unterschiede der
Bestandteile „Sense“ und „Sensor“ in klanglicher und visueller Hinsicht sowie der
Abweichung in ihrem Bedeutungsgehalt.
Die Endverbraucher, die zu den von diesen Waren angesprochenen
Verkehrskreisen zählen, werden aufgrund der weiten Verbreitung von
Touchsensoren,
ihrer
lediglich
grundlegenden
und
nicht
vertieften
Englischkenntnisse und bei einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit beim Erwerb
dieser Waren die
lediglich geringfügige Abweichung der angemeldeten
Bezeichnung „touchSENSE“ von dem im Zusammenhang mit den vorgenannten
Waren beschreibenden Begriff „Touchsensor“ entweder bereits nicht bewusst
wahrnehmen, also sie überlesen/überhören, oder sie zwar wahrnehmen, ihr aber
keine Bedeutung zumessen, sondern davon ausgehen, dass es sich um eine
weitere englischsprachige Bezeichnung für Berührungssensorik handelt. Dies gilt
umso mehr, als im Englischen weitere ähnliche Wortbildungen existieren wie „touch
sensing“ (solutions, system etc.) oder das Adjektiv „touch sensitive“ (vgl.
Anlagenkonvolut 14 zum Hinweis des Senats vom 28. Februar 2025). Es kann nicht
davon ausgegangen werden, dass der angesprochene Durchschnittsverbraucher
die unterschiedlichen Wortendungen bewusst wahrnimmt und auch die
entsprechenden Abweichungen in den Wortbedeutungen der englischen Ausdrücke
im Einzelnen kennt.
Dabei ist für die Annahme eines beschreibenden Sachhinweises entgegen der
Auffassung der Beschwerdeführerin nicht erforderlich, dass die angesprochenen
Verkehrskreise dem Merkmal eine „wesentliche“ Bedeutung zumessen. Die
Tatsache, dass ein Touchsensor nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin
lediglich ein „technologisches Grundelement“ und keine spezifische Funktion oder
produktspezifische Eigenart der Ware darstelle, ändert nichts daran, dass es sich
bei der Ausstattung eines Produkts mit einem Touchsensor um ein Merkmal der
Ware handelt, das durch die angemeldete Bezeichnung nach dem Verständnis des
angesprochenen allgemeinen Publikums beschrieben wird. Ein besonderes
Gewicht des beschriebenen Merkmals ist insoweit nicht zu fordern (s. auch Ströbele
in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 580 in Bezug auf § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG).
d) Eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung ergibt sich hinsichtlich der
vorgenannten Waren
des Weiteren weder
aus
der
unmittelbaren
Zusammenschreibung der beiden Bestandteile „touch“ und „SENSE“ noch aus der
Kombination der Schreibweise des Wortes „touch“ in Kleinbuchstaben mit
derjenigen des Wortes „SENSE“ in Großbuchstaben, da es sich hierbei jeweils um
in der Produktwerbung verbreitete stilistische Mittel handelt (vgl. zur Kombination
von Groß- und Kleinschreibung BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK; BPatG,
Beschluss vom 06.11.2023, 29 W
(pat) 564/20
- smartALERT; zur
Zusammenschreibung von Begriffen: BPatG, Beschluss vom 23.05.2019, 30 W
(pat) 529/17 – MYPROTEIN; Beschluss vom 10.10.2017, 25 W (pat) 2/16 –
findwhatyoulike; Beschluss vom 29.06.2017, 30 W (pat) 2/16 - hansedeal;
Beschluss vom 03.06.2015, 26 W (pat) 3/15 – dateformore; vgl. zur üblichen
Schreibweise in Großbuchstaben: BPatG, Beschluss vom 14.07.2023, 25 W (pat)
550/21 – I FEEL GOOD; Beschluss vom 28.10.2019, 26 W (pat) 548/17 –
EASYQUICK; Beschluss vom 22.10.2013, 30 W (pat) 21/12 – SCHÖNER ERBEN).
Soweit die Beschwerdeführerin diesbezüglich ausführt, dass maßgeblich auf die
Kennzeichnungsgewohnheiten der Branche abzustellen sei, in der eindeutige und
korrekte Angaben erwartet würden, wohingegen sich das Zeichen touchSENSE
durch die Schreibweise von einer rein technischen Darstellung abhebe und eine
„emotionale Bedeutung“ hervorrufe, so sind die vorliegend angesprochenen
Endverbraucher daran gewöhnt, dass eine vermeintlich „emotionale“ Ansprache in
der Werbung bei den verschiedensten Produkten und unterschiedlichen
Fachgebieten erfolgt. Inwieweit dies bei ausschließlich an Fachkreise adressierten
Produkten bestimmter Branchen anders sein mag, bedarf an dieser Stelle nicht der
Bewertung durch den Senat.
e) Soweit die Beschwerdeführerin ausführt, dass Fachkreise innerhalb der
Automobilbranche mit den von der Beschwerdeführerin verwendeten Zeichen
vertraut seien, da die Beschwerdeführerin mit einem Marktanteil von 21 % im
Bereich der Schließsysteme eine bedeutende Präsenz in der Automobilbranche
etabliert
habe,
kann
hierin
noch
keine Geltendmachung
einer
Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke gesehen werden. Zudem würde es
an
einem
ausreichenden Vortrag
zu
der
insoweit
erforderlichen
Anfangsglaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung fehlen. Dementsprechend
hat der Senat am 7. Juli 2025 darauf hingewiesen, dass die Angaben zum
Marktanteil der Beschwerdeführerin nicht entscheidungserheblich seien, da bislang
keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht worden sei.
II.
Hinsichtlich der im Tenor Ziff. 1. genannten Waren der Klassen 6, 9 12 und
20 hat die Beschwerde demgegenüber Erfolg. In diesem Umfang stehen der
angemeldeten Bezeichnung „touchSENSE“ Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr.
1 und Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.
1. Bei den im Tenor genannten Waren der Klassen 6 und 20, die sich sowohl an
Fachkreise als auch an die allgemeinen Verkehrskreise wenden, handelt es sich
bereits nicht um elektrische oder elektronische Geräte, so dass kein beschreibender
Hinweis auf eine Bedienung mittels eines Touchsensors im Raume steht. Auch
unter Berücksichtigung der oben dargelegten weiteren möglichen Bedeutungen der
angemeldeten Bezeichnung „touchSENSE“ wie u. a. „Berührungssinn“ kann dieser
keine im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung entnommen werden.
Ebenso konnte kein enger beschreibender Bezug der Bezeichnung zu den in Rede
stehenden Waren festgestellt werden. Im Zusammenhang mit den vorgenannten
Waren der Klasse 6 und 20 kann der angemeldeten Begriffskombination daher die
Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.
Da sich nicht feststellen lässt, dass die Bezeichnung zur Beschreibung von
Merkmalen der relevanten Waren der Klassen 6 und 20 geeignet ist, unterliegt diese
auch keinem Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
2. Die in Klasse 12 beanspruchten Waren sowie die im Tenor Ziff. 1. genannten
Waren der Klasse 9 „elektrische und/oder elektronische Schlösser und daraus
gebildete Schließsysteme sowie deren Komponenten, für Kraftfahrzeuge [jeweils
soweit in Klasse 9 enthalten]; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente,
-vorrichtungen sowie –regler für Türen, Klappen, Hauben, Schiebetüren sowie
deren Komponenten, Türfeststeller sowie deren Komponenten und elektrische
Türschließer sowie deren Komponenten jeweils von Kraftfahrzeugen; Sensoren und
Detektoren für Türen, Klappen, Hauben, Schiebetüren sowie deren Komponenten,
elektrische Türfeststeller sowie deren Komponenten und elektrische Türschließer
sowie deren Komponenten jeweils von Kraftfahrzeugen“ können als elektrische
oder elektronische Produkte zwar möglicherweise mittels eines Berührungssensors
bedient werden.
Diese wenden sich jedoch ausschließlich an Fachkreise auf dem Gebiet des
Fahrzeugbaus bzw. an Fahrzeugreparaturbetriebe etc. Die vorgenannten Waren,
bei denen es sich nach der Einschränkung des Verzeichnisses durch die
Beschwerdeführerin jeweils um Teile von Kraftfahrzeugen handelt, werden
regelmäßig durch Fahrzeughersteller in den Fahrzeugen verbaut bzw. im Falle einer
Nachrüstung oder eines Austauschs durch spezialisierte Werkstätten installiert. Von
einem Einbau von Kfz-Türschlössern, Antrieben von Fahrzeugtüren etc. durch den
Endkunden wird demgegenüber nach den Recherchen des Senats ausdrücklich
abgeraten und dieser
„stets“ an den Fachmann verwiesen
(vgl. z.B.
https://www.fairgarage.com/de-de/auto-tuerschloss-reparieren;
https://ladeboy.de/zubehoer/automatische-tueren/;
https://www.kfzteile24.de/magazin/werkstatt-service/zuendschlosswechseln#:~:text=Werkstatt). Bei
diesen
angesprochenen
Fachkreisen,
insbesondere Fahrzeugherstellern und –reparaturbetrieben, können zum einen
bessere Kenntnisse der englischen Sprache vorausgesetzt werden als beim
Durchschnittsverbraucher, zum anderen werden sie beim Erwerb derartiger
Antriebe, Schlösser, Sensoren, Instrumente etc., die jeweils in Fahrzeugen verbaut
werden, einen erhöhten Aufmerksamkeitsgrad an den Tag
legen. Die
angesprochenen Fachkreise werden daher die Abweichung der angemeldeten
Bezeichnung „touchSENSE“ von dem beschreibenden Begriff „Touchsensor“
unmittelbar wahrnehmen.
Auch im Hinblick auf die weiteren möglichen Bedeutungen der angemeldeten
Bezeichnung kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen
Fachkreise
der
angemeldeten
Bezeichnung
im
vorgenannten
Warenzusammenhang einen lediglich beschreibenden Sachhinweis entnehmen
werden. Ebenso wenig ist ein enger beschreibender Bezug der angemeldeten
Bezeichnung zu diesen Waren anzunehmen.
Vor diesem Hintergrund bestehen im vorgenannten Warenzusammenhang keine
Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG.
III.
Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die
Beschwerdeführerin die Durchführung einer solchen nicht beantragt (§ 69 Nr. 1
MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3
MarkenG).
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Lachenmayr-Nikolaou
Kriener
Poeppel