Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 10.12.2025 – 28 W (pat) 510/22
28. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:101225B28Wpat510.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 510/22 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 30 2020 219 472
ECLI:DE:BPatG:2025:101225B28Wpat510.22.0
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2025 durch die Richterin
Lachenmayr-Nikolaou als Vorsitzende, die Richterin Kriener und die Richterin
Akintche
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 21. Mai 2020 angemeldete Wortmarke
Schwesterherzen
ist am 10. Juni 2020 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geführte Markenregister unter der Nummer 30 2020 219 472 für die folgenden
Dienstleistungen eingetragen worden:
Klasse 35: Marketingauskünfte im Bereich soziale Medien; Über soziale Medien
bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen;
Klasse 41: Erstellung
[Verfassen] von Bildungsinhalten
für Podcasts;
Unterhaltungsdienstleistungen mittels
Podcasts;
Erstellung
[Verfassen] von Podcasts.
Gegen die Eintragung der Marke, die am 10. Juli 2020 veröffentlicht wurde, hat die
Widersprechende und hiesige Beschwerdeführerin aus ihrer am 3. September 2013
angemeldeten und am 9. Oktober 2013 eingetragenen Wortmarke 30 2013 049 166
Schwesterherzen
Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für die Waren und
Dienstleistungen der
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels oder des Großhandels über das
Internet
in den Bereichen: Kosmetikwaren, Uhren und
Schmuckwaren, Papierwaren und Schreibwaren, Täschnerwaren
und Sattlerwaren, Bekleidungsartikel, Kopfbedeckungen, Schuhe
und Textilwaren; Einzelhandels- oder Großhandelsdienstleistungen
in den Bereichen: Kosmetikwaren, Uhren und Schmuckwaren,
Papierwaren und Schreibwaren, Täschnerwaren und Sattlerwaren,
Bekleidungsartikel, Kopfbedeckungen, Schuhe und Textilwaren;
Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in
den Bereichen: Kosmetikwaren, Uhren und Schmuckwaren,
Papierwaren und Schreibwaren, Täschnerwaren und Sattlerwaren,
Bekleidungsartikel, Kopfbedeckungen, Schuhe und Textilwaren.
Nachdem die Widersprechende ihren Widerspruch begründet hatte, haben die
Inhaberinnen der angegriffenen Marke am 20. Januar 2021 einen Teilverzicht
erklärt, nämlich im Umfang der oben kursiv gedruckten Dienstleistungen aus der
Klasse 35. Die Widersprechende hat
ihren Widerspruch gleichwohl
aufrechterhalten.
Mit Beschluss vom 1. Dezember 2021 hat die Markenstelle für Klasse 41 den
Widerspruch zurückgewiesen.
Zur Begründung ist ausgeführt, dass eine Verwechslungsgefahr trotz Identität der
Vergleichsmarken mangels ausreichender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit
nicht angenommen werden könne.
Für die Waren „Bekleidungsstücke“ könne der Widerspruchsmarke nur eine
verringerte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden, im Übrigen verfüge sie aber
über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der pauschale Vortrag der
Widersprechenden, dass bei einer Suche
im
Internet nach dem Begriff
„Schwesterherzen“ die meisten Treffer auf sie selbst zurückgingen, was auf eine
intensive Benutzung schließen lasse, sei nicht geeignet, eine Erhöhung der
Kennzeichnungskraft zu belegen.
Letztlich könne die Frage einer Steigerung der Kennzeichnungskraft aber
dahinstehen, da zwischen den Widerspruchswaren und -dienstleistungen einerseits
und
den
nach Teillöschung
allein
noch
verfahrensgegenständlichen
Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus der Klasse 41 andererseits nach der
hier maßgeblichen Registerlage jedenfalls keine Ähnlichkeit festgestellt werden
könne.
Zwischen den Widerspruchswaren aus Klasse 25 und den Dienstleistungen der
angegriffenen Marke der Klasse 41 seien weder stoffliche noch herstellungsseitige
Berührungspunkte erkennbar. Soweit sich „Unterhaltungsdienstleistungen mittels
Podcasts“ einerseits und
„Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen
(mit
verschiedensten Waren)“ andererseits gegenüberstünden, beträfen sie – selbst
wenn letztere über das Internet angeboten würden – völlig unterschiedliche
Geschäftsfelder, würden regelmäßig von unterschiedlichen Anbietern erbracht,
dienten unterschiedlichen Zwecken und würden auch unterschiedlich genutzt. Zwar
könnten Podcasts inhaltlich unter anderem der Bewerbung von Waren dienen und
insoweit den Einzelhandel mit werbenden Inhalten unterstützen. Gegenstand der
jüngeren Marke seien jedoch keine Werbedienstleistungen oder Podcasts für
Werbezwecke, sondern ausschließlich solche für Unterhaltungszwecke bzw.
Unterhaltungsdienstleistungen mit Podcasts. Dass sich heute durch die Tätigkeit
von Influencern, Youtubern, Instagrammern, TikTokern etc. Unterhaltung und
Werbung auf subtile Art miteinander vermischten, führe noch nicht zu einer
grundsätzlichen Ähnlichkeit von Handels- und Unterhaltungsdienstleistungen. So
werde
beispielsweise
eine
Ähnlichkeit
zwischen Werbung
und
Einzelhandelsdienstleistungen in ständiger Rechtsprechung verneint. Daraus
müsse erst recht folgen, dass zwischen Unterhaltungsdienstleistungen einerseits
und Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen andererseits keine Ähnlichkeit
vorliege. Der Umstand, dass bei der Ausstrahlung unterhaltender Podcasts
zunehmend Werbung betrieben werde und Warenmarken auf diese Weise bei den
relevanten Verbraucherkreisen präsentiert würden, begründe allein noch keine
Ähnlichkeit dieser Waren oder gar diesbezüglicher Handelsdienstleistungen mit den
gesponserten Unterhaltungsdienstleistungen. Denn wenn Maßnahmen lediglich
einem Imagetransfer dienten, werde nach der Rechtsprechung dadurch der Bereich
der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht erweitert. Selbst bei identischen
Marken
liege daher mangels Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit eine
Verwechslungsgefahr nicht vor, so dass der Widerspruch zurückzuweisen sei.
Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß
beantragt,
den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 1. Dezember 2021 aufzuheben und auf den
Widerspruch aus der Marke 30 2013 049 166 die Löschung der Marke 30 2020
219 472 anzuordnen.
Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass der Prüfung der Waren- und
Dienstleistungsähnlichkeit im angegriffenen Beschluss auf Seiten der angegriffenen
Marke
lediglich die Dienstleistungen
„Unterhaltungsdienstleistungen mittels
Podcasts“ zugrunde gelegt wurden. Soweit die Markenstelle meine, Gegenstand
der angegriffenen Marke seien keine Werbedienstleistungen oder Podcasts für
Werbezwecke, werde dieser Auffassung entgegengetreten. Denn zum einen fehle
bei der angegriffenen Marke ein entsprechender Disclaimer, mit dem dies zum
Ausdruck gebracht werde. Zum anderen lasse die Markenstelle außer Acht, dass
zumindest die ebenfalls beanspruchte, von der Markenstelle nicht berücksichtigte
Dienstleistung „Erstellung [Verfassen] von Podcasts“ eine Erstellung von Podcasts
für Werbezwecke mitumfasse oder zumindest mit umfassen könne. Obwohl die
Markenstelle des Weiteren selbst davon ausgehe, dass zwischen Podcasts für
Werbezwecke und Podcasts für Unterhaltungszwecke keine klare Grenze mehr
gezogen werden könne, komme sie ohne nähere Erläuterung zu der Auffassung,
dass dies nicht zu einer grundsätzlichen Ähnlichkeit von Handels- und
Unterhaltungsdienstleistungen führe. Einer derart verallgemeinernden Aussage
könne nicht pauschal zugestimmt werden, denn es gebe durchaus gewisse
Berührungspunkte. So sei für den Bereich „Kosmetik“ beispielsweise eine
Betreiberin eines YouTube-Kanals auch bekannt für ihre Kosmetikprodukte der
Marke „bilou“, die über ihren eigenen Online-Shop vertrieben würden. Hier gebe es
also eine dem aufgeklärten Verbraucher bekannte Verbindung von Dienstleistungen
im Bereich Unterhaltung und den Dienstleistungen eines Einzelhandels. Gleiches
gelte auch für den Bereich „Bekleidungsartikel, Kopfbedeckungen, Schuhe und
Textilwaren“. Diesbezüglich werde auf den bekannten kanadischen Sänger Justin
Bieber verwiesen, der nicht nur in der Unterhaltungsbranche tätig sei, sondern auf
seiner Webseite auch mittels Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen
Merchandise-Artikel in Form von T-Shirts, Hoodies und Baseball-Caps verkaufe.
Aus diesen Beispielen könne geschlossen werden, dass in manchen Bereichen
unter identischen Bezeichnungen angebotene Unterhaltungsdienstleistungen und
Handelsdienstleistungen vom Verkehr zumindest als sich ergänzende und damit als
zumindest entfernt ähnliche Dienstleistungen angesehen würden.
Bezüglich der weiteren Dienstleistungen
„Erstellung
[Verfassen]
von
Bildungsinhalten für Podcasts“ und „Erstellung [Verfassen] von Podcasts“ habe die
Markenstelle keine Aussagen zur Ähnlichkeit mit den Widerspruchswaren und –
dienstleistungen getätigt. Hier gebe es aber durchaus Anhaltspunkte für eine
Ähnlichkeit zu den Handelsdienstleistungen, zu denen bekanntermaßen Verkaufs-
und Beratungsgespräche mit Kunden gehörten. Als Ersatz für oder als Ergänzung
zu internen Schulungen würden von mit der Zeit gehenden Unternehmen
mittlerweile auch Podcasts für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung
gestellt.
Ferner
sei
der
Verbraucher
bereits
aufgrund
vieler
Einzelhandelsdienstleister daran gewöhnt, dass diese neben ihren auf die
Warendistribution gerichteten Dienstleistungen auch Podcasts anböten, wie die
Beispiele des „dm“-Drogeriemarkts sowie der Unternehmen „manufactum“, „adidas“
und „Nike“ zeigten.
Aufgrund dieser dargestellten Berührungspunkte sei von einer markenrechtlich
relevanten Ähnlichkeit der Vergleichsdienstleistungen auszugehen. Wegen der sich
gegenüberstehenden
identischen Marken und unter Zugrundelegung einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müsse mit Blick
auf die Wechselwirkung dieser Faktoren eine Verwechslungsgefahr auch für
entfernt ähnliche Dienstleistungen bejaht werden.
Der Senat hat mit Ladungszusatz vom 11. November 2025 unter Beifügung von
Rechercheunterlagen seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach für den
maßgeblichen Zeitpunkt tatsächliche Anhaltspunkte, die für eine Waren- und
Dienstleistungsähnlichkeit sprechen würden, nicht ausreichend zu erkennen seien.
Stellungnahmen hierzu sind nicht eingereicht worden. Die Verfahrensbeteiligten
haben schriftsätzlich mitgeteilt, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.
Die Inhaberinnen der angegriffenen Marke haben zudem eine Entscheidung nach
Aktenlage beantragt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Widersprechenden bleibt in der Sache erfolglos.
Eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist schon deshalb nicht
zu bejahen, weil die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen
unähnlich sind. Die Markenstelle hat daher den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2
Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen, so dass auch die Beschwerde
zurückzuweisen war.
1.
Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität
oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson
[Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –
Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).
Eine Verwechslungsgefahr ist allerdings ausgeschlossen, wenn die Waren oder
Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind (BGH GRUR 2021, 724 Rn. 31 –
PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rn. 10 – ZOOM/ZOOM). Eine absolute
Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann selbst bei Identität der Zeichen
nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke
ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford
Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9
- DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009,
484 Rn. 25 - METROBUS).
2.
Danach
besteht
zwischen
den
Vergleichsmarken
keine
Verwechslungsgefahr.
Die sich gegenüberstehenden Marken sind identisch. Zudem geht der Senat bei
seiner Entscheidung zugunsten der Widersprechenden insgesamt von einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus. Ausreichende
Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind – worauf die
Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – nicht erkennbar.
Bei dieser Ausgangslage –
identische Marken und durchschnittliche
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – bedarf es erheblicher
Abweichungen
im Bereich der sich gegenüberstehenden Waren und
Dienstleistungen, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Diese liegen
hier vor.
a. Waren und Dienstleistungen werden einerseits nicht schon deswegen als
ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen
und andererseits nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in
verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen (vgl. auch § 9 Abs. 3
MarkenG). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
sind vielmehr alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis
zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören
insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre
Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander
ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob
die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder
unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb
Berührungspunkte aufweisen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; GRUR
2014, 378 Rn. 38 - OTTO CAP).
Zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung
bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen grundlegende Abweichungen.
Eine Ähnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits
kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der
Eindruck aufkommt, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben
Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich
selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es,
dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden
Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. vgl. GRUR 2012, 1145 Rn. 35 - Pelikan; GRUR
2004, 241 Rn. 26 - GeDIOS; GRUR 1999, 731 - Canon II). Es genügt also nicht,
wenn der Verkehr von einer unselbständigen Nebenleistung oder -ware ausgeht.
Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung
kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen
gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen
Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über die
betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH a.a.O. – Canon II).
Stehen sich Dienstleistungen gegenüber, ist für die Beurteilung der Ähnlichkeit
angesichts ihrer fehlenden Körperlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der
Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs
maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit
erbracht werden (BGH GRUR 2001, 164 Rn. 31 - Wintergarten).
Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen
werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer
Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen
selbst im Falle erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke von vornherein
ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 719 Rn. 29 - idw Informationsdienst
Wissenschaft; GRUR
2014,
378 Rn.
38 - OTTO CAP; Hacker
in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 9 Rn. 64).
b. Gemessen an diesen Grundsätzen kann eine Ähnlichkeit nicht festgestellt
werden. Da die
Inhaberinnen der angegriffenen Marke Benutzungsfragen
hinsichtlich der Widerspruchsmarke nicht aufgeworfen haben, ist für die Beurteilung
der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit allein die Registerlage maßgeblich.
aa. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke und die Widerspruchswaren
der Klasse 25 sind nach den oben dargestellten Grundsätzen einander nicht
ähnlich. Selbst wenn Bekleidungshersteller ihre eigenen Mitarbeiter mittels
Podcasts in Verkaufs- und Kundenberatungsthemen ausbilden bzw. schulen mögen
oder ihre eigenen Waren in Podcasts präsentieren, führt nicht dazu, dass diese
Waren einer selbständigen, für andere erbrachten Dienstleistung ähnlich sind (vgl.
auch BPatG, Beschluss vom 26.06.2007, 25 W (pat) 2/05). Insoweit nimmt der
Verkehr nämlich nicht an, dass es sich um eine eigenständige Dienstleistung des
Bekleidungsherstellers
für Dritte handelt. Umgekehrt stellen diejenigen
Unternehmen, die für Dritte Bildungsinhalte für Podcasts verfassen oder Podcasts
bespielweise mit Unterhaltungs-, Erziehungs- und Ausbildungsthemen produzieren
und anbieten,
regelmäßig keine Bekleidungsstücke, Schuhwaren oder
Kopfbedeckungen her. Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende eine
Ähnlichkeit zu den Waren der Klasse 25 der älteren Marke im Übrigen auch nicht
mehr thematisiert.
bb. Auch zwischen den jeweils einander gegenüberstehenden Dienstleistungen
ist keine Ähnlichkeit zu bejahen.
Bei den zugunsten der Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen handelt
es sich um Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen - auch über das Internet - bzw.
bezogen auf die Teleshopping-Sendungen um Einzelhandelsdienstleistungen
jeweils mit denselben Sortimenten, nämlich
„Kosmetikwaren, Uhren und
Schmuckwaren, Papierwaren und Schreibwaren, Täschnerwaren und Sattlerwaren,
Bekleidungsartikel, Kopfbedeckungen, Schuhe und Textilwaren“. Nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union umfassen die
Dienstleistungen des Einzelhandels neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags
die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss
eines Kaufvertrags anzuregen. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Auswahl eines
Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im Angebot
liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die Verbraucher dazu veranlassen
sollen, den Kaufvertrag mit einem Händler und nicht mit einem Wettbewerber
abzuschließen (vgl. EuGH GRUR 2005, 764 Rn. 34 - Praktiker).
(1) Die Dienstleistung „Erstellung [Verfassen] von Bildungsinhalten für Podcasts“ ist
zu den vorgenannten Handelsdienstleistungen unähnlich. Nach der konkreten
Formulierung dieser Dienstleistung handelt es sich nicht um die Erstellung eines
Podcasts, sondern um die thematische Aufbereitung bzw. Erstellung eines
bestimmten Inhalts, nämlich Bildungsthemen, für Dritte für später zu erstellende
Podcasts unter Verwendung dieses Contents. Dass ein (Groß- oder Einzel)Händler
mit den hier in Rede stehenden Sortimenten auch derartige Bildungsinhalte erstellt
– also als „Content-Creator“ in diesem Themenbereich für Dritte bzw. Podcaster
tätig wird –, konnte nicht ermittelt werden und ist auch von der Beschwerdeführerin
nicht
geltend
gemacht worden.
Zudem
bestehen
zwischen
den
Vergleichsdienstleistungen nach Art und Zweck erhebliche Unterschiede
(Bildungsinhalte einerseits, Absatz der Waren „Kosmetikwaren, Uhren und
Schmuckwaren, Papierwaren und Schreibwaren, Täschnerwaren und Sattlerwaren,
Bekleidungsartikel, Kopfbedeckungen, Schuhe und Textilwaren“ andererseits).
Schließlich handelt es sich auch nicht um einander ergänzende Leistungen. Diese
Vergleichsdienstleistungen betreffen vielmehr unterschiedliche Geschäftsfelder,
werden
regelmäßig
von unterschiedlichen Anbietern erbracht, dienen
unterschiedlichen Zwecken und werden unterschiedlich genutzt.
(2) Auch die beiden weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke
„Unterhaltungsdienstleistungen mittels Podcasts“ und „Erstellen [Verfassen] von
Podcasts“ unterscheiden sich nach Art und Zweck deutlich von den
Handelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke.
Ein „Podcast“ bezeichnet eine Reportage, einen (Radio)beitrag o. Ä., der als
Audiodatei im Internet zum Herunterladen oder Streamen angeboten wird bzw. ist
eine Serie von mehreren einzelnen Episoden
in Form von Audio- und
Videobeiträgen, welche regelmäßig veröffentlicht werden, heruntergeladen und zu
jeder Zeit gehört werden können. Die Inhalte reichen von Interviews und
Reportagen über Fachgespräche bis hin zu Unterhaltung, Comedy oder Hörspielen
(vgl. DUDEN
online
unter www.duden.de
und Definitionen
unter
https://praxistipps.chip.de/was-ist-ein-podcast-einfach-und-verstaendlicherklaert_41343; https://www.podcast.de/faq/ antwort-4-was-ist-ein-podcast).
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann es sich bei den
vorgenannten Dienstleistungen aus Klasse 41 nicht um solche zu Werbezwecken
handeln. Denn die Klassenangabe ist Anhaltspunkt für die Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen, so dass die Klassenangabe „41“ den Zweck der
beanspruchten Dienstleistung „Erstellen von Podcasts“ im Bereich von „Erziehung;
Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle und sportliche Aktivitäten“ bestimmt. Ein
Podcast zu Werbezecken müsste demgegenüber in Klasse 35 beansprucht werden.
Auch die sog. „Influencer-Werbung“ bzw. das „Influencer-Marketing“ stellt eine
Dienstleistung der Klasse 35 dar.
Die hier in Rede stehenden Vergleichsdienstleistungen werden regelmäßig nicht
von denselben oder miteinander verbundenen Unternehmen erbracht und weisen
auch sonst keine branchenmäßige Nähe zueinander auf. Ersteller bzw.
Produzenten von Podcasts und Anbieter von Unterhaltungspodcasts sind
regelmäßig
nicht
als Groß-
oder Einzelhändler
selbständig
tätig.
Handelsunternehmen erstellen bzw. produzieren ihrerseits für Dritte regelmäßig
auch keine (Unterhaltungs)Podcasts im Sinne einer selbständigen geschäftlichen
Tätigkeit für Dritte. Ein Teil der von der Beschwerdeführerin genannten Beispiele
sind diesbezüglich unbeheflich, weil
„bilou“,
„Justin Bieber“,
„Nike“ und
beispielsweise auch „adidas“ keine Handelsdienstleistungen im markenrechtlichen
Sinne erbringen, sondern nur ihre eigenen Produkte anbieten. Allein aus dem
Umstand, dass Handelsdienstleistungen wie auch Podcasts im Internet angeboten
bzw. abgerufen werden können, ergibt sich jedenfalls kein rechtserheblicher
Berührungspunkt.
(3) Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, mit der Zeit gehende Händler
böten ihren Kunden zusätzlich Podcasts zum Abrufen an, begründet dies keine
Ähnlichkeit (auch keine geringe) unter dem Aspekt einander ergänzender
Dienstleistungen. Denn hierfür fehlen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte.
Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der die Ähnlichkeit beeinflussenden
Tatsachen und für die Beurteilung der darauf beruhenden Verkehrsauffassung ist
nämlich der Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke ist (vgl.
Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 82), hier also der
21. Mai 2020.
Wenngleich mittlerweile eine Entwicklung hin zu sog. Corporate Podcasts oder
Branded Podcasts, die von Unternehmen u. a. auch zur Kundenbindung oder
Gewinnung neuer Kunden angeboten werden, nicht von der Hand zu weisen ist,
kann dies für den maßgeblichen Anmeldezeitpunkt nicht hinreichend festgestellt
werden. Zwar gab es schon zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke
zahlreiche Podcasts, die sich mit dem Handel bzw. entsprechenden Themen
allgemein oder auch konkret inhaltlich mit bekannteren Händlern (wie z. B. Douglas,
Sport Scheck etc.) beschäftigen; diese sind aber vorliegend unbehelflich, da die
inhaltliche Befassung mit Handel bzw. Handelsunternehmen keine Ähnlichkeit
zwischen diesen
von Dritten herausgegebenen Podcasts und den
Handelsdienstleistungen nach sich zieht. Entsprechendes gilt z. B. auch für den
(Groß)Händler Metro, der auf seiner Internetseite lediglich Podcasts Dritter über
Themen aus der Gastrobranche empfiehlt.
Im Streitfall kommt es vielmehr auf die Frage an, ob zum maßgeblichen Zeitpunkt
über vereinzelte Fälle hinaus eine gewisse Branchenübung festgestellt werden
kann, wonach (Groß- und Einzel)Händler auch eigene Podcasts mit Themen
beispielsweise aus den Bereichen Erziehung, Bildung, Ausbildung und
Unterhaltung (z. B. auf ihren Internetseiten) zum Abruf/Streamen für ihre Kunden
anbieten. Nur dann wäre die Annahme gerechtfertigt, dass in der Vorstellung des
Verkehrs die Vergleichsdienstleistungen unter derselben Verantwortlichkeit
erbracht werden. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen ist mithin
nicht ausreichend, wenn vereinzelte Dienstleister auch beide Dienstleistungen
anbieten, da das Verkehrsverständnis über eine Ähnlichkeit der sich
gegenüberstehenden Dienstleistungen von Einzelfällen nicht notwendigerweise
beeinflusst wird. Es bedarf vielmehr der Feststellung einer gewissen
Branchenübung. Belastbare Anhaltspunkte, die Rückschlüsse zu diesem Zeitpunkt
zuließen, hat aber weder die Beschwerdeführerin genannt – und insbesondere ihren
Vortrag auch nach dem Senatshinweis nicht mehr ergänzt – noch vermochte der
Senat bei seiner Recherche solche zu ermitteln.
Lediglich der von der Beschwerdeführerin benannte Podcast von „dm“ mit
Unterhaltungs- und Bildungsthemen konnte bereits vor dem hier maßgeblichen
Zeitpunkt abgerufen werden, nicht jedoch derjenige von „manufactum“; dessen
erste Folge wurde erst im März 2021 veröffentlicht. Auch die Podcasts weiterer
Händler wie bespielsweise „zalando“, „About you“ oder „Uhren Wempe“ starteten
erst deutlich nach Mai 2020 bzw. der von „Kaufland“ etwa zu diesem Zeitpunkt. Der
vom Senat ermittelte, mittlerweile aber wieder eingestellte Unternehmenspodcast
von „Otto“ startete ebenfalls nur kurze Zeit vorher, nämlich im November 2019. Eine
das Verkehrsverständnis beeinflussende Branchenübung lässt sich hieraus nicht
ableiten.
Es fehlt nach alledem zum maßgeblichen Zeitpunkt an ausreichenden tatsächlichen
Berührungspunkten zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen,
so dass eine markenrechtliche Ähnlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
nicht bejaht werden kann und daher eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist.
Deshalb konnte auch die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben
und war zurückzuweisen.
3.
Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Lachenmayr-Nikolaou
Kriener
Akintche
Bundespatentgericht
(Aktenzeichen)
Verkündet am
10. Dezember 2025
Ritzinger
Justizbeschäftigter
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle