Rechtsprechung / BPatG / 2026
BPatG Beschluss vom 01.07.2026 – 3 Ni 3/26 (EP)
3. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
3 Ni 3/26 (EP)
_______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Patentnichtigkeitssache
DE:BPatG:2026:010726B3Ni3.26EP.0
betreffend das europäische Patent EP 3 708 628
(DE 50 2020 006 484)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2026 durch
den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich
sowie die Richterin Berner
beschlossen:
1. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Streitwert wird auf 200.000,- Euro festgesetzt.
Gründe§
I.
Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 3 708 628
(Streitpatent), das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
50 2020 006 484.4 geführt wird. Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines
Klebebandes zum Befestigen von Leitungen.
Die Klägerin hat mit ihrer Klage vom 9. Februar 2026 das Streitpatent wegen
mangelnder Patentfähigkeit in vollem Umfang angegriffen. Auf die der Beklagten
am 26. Februar 2026 zugestellten Klageschrift hat diese mit Schriftsatz vom
25. März 2026, bei Gericht eingegangen am selben Tag, erklärt, den
Nichtigkeitsantrag vollumfänglich und ohne Einschränkung mit sofortiger Wirkung
anzuerkennen. Sie verzichte darüber hinaus auf eine Verteidigung des Streitpatents
und erkläre, dessen vollständiger Nichtigerklärung nicht entgegenzutreten. Sie ist
der Auffassung, dass sie ihr Anerkenntnis unverzüglich nach Klagezustellung
abgegeben und keine Veranlassung zur Erhebung der Nichtigkeitsklage gegeben
habe. Vor Einreichung der Klage habe die Klägerin keinerlei Kontakt zur ihr
aufgenommen. Zudem habe sie gegenüber der Klägerin weder Ansprüche aus dem
Streitpatent geltend gemacht noch sich solcher berühmt. Die Kosten seien daher
der Klägerin nach § 93 ZPO aufzuerlegen.
Mit Schriftsatz vom 23. April 2026 hat die Beklagte gegenüber dem Deutschen
Patent- und Markenamt auf das Streitpatent verzichtet. Mit Wirkung vom 28. April
2026 wurde das Streitpatent aufgrund des erklärten Verzichts gelöscht. Nach
Ansicht der Beklagten habe sich die Hauptsache dadurch erledigt.
Die Klägerin hat sich der Erledigterklärung der Beklagten angeschlossen und
beantragt ihrerseits, die Kosten des Verfahrens der Beklagten aufzuerlegen. Die
Parteien stünden in einem intensiven Wettbewerbsverhältnis und ihre bisherigen
Versuche zur gütlichen Beilegung der verschiedenen Streitfälle seien ausnahmslos
ohne Nachgang geblieben. Aus diesem Grund habe sie erstmals darauf verzichtet,
die Beklagte vorab von der beabsichtigten Nichtigkeitsklage in Kenntnis zu setzen.
Darüber hinaus fehle eine verbindliche Aussage der Beklagten, dass sie für die
Vergangenheit keinerlei Ansprüche aus dem Streitpatent gegen die Klägerin
geltend machen werde.
Mit Beschluss vom 11. Februar 2026 hat der Senat entsprechend den Angaben der
Klägerin den Streitwert vorläufig auf 500.000,- Euro festgesetzt. Die Beklagte ist der
Meinung, der vorläufig festgesetzte Streitwert sei überhöht, weil der weltweit in den
letzten sechs Jahren mit den durch das Streitpatent geschützten Produkten erzielte
Umsatz unterhalb des vorläufig angesetzten Streitwertes liege. Es erscheine
vielmehr ein Streitwert von 100.000,- bis 200.000,- Euro angemessen. Die Klägerin
erachtet demgegenüber den vorläufig festgesetzten Streitwert vor dem Hintergrund
der zwischen den Verfahrensbeteiligten bestehenden Parallelverfahren
für
plausibel.
II.
Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben,
ist unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes lediglich noch
über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen zu entscheiden (§ 99
Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 S. 1 ZPO). Dies führt unter Anwendung des
Rechtsgedankens des § 93 ZPO zur Auferlegung der Kosten des Rechtsstreits auf
die Klägerin.
1. Durch den Verzicht auf das Streitpatent hat sich die Beklagte in die Rolle der
Untergebenen begeben und die Erledigung der Hauptsache herbeigeführt. Dies
lässt darauf schließen, dass sie in der Hauptsache unterlegen wäre und
grundsätzlich die Kosten des Verfahrens zu tragen hätte (st. Rspr., vgl. schon BGH,
Beschluss vom 9. Dezember 1960 – I ZR 121/59, GRUR 61, 278 ff.; BPatG,
Beschluss vom 8. Juni 1990, 2 Ni 22/89; BPatG, Urteil vom 3. Juni 2014, 3 Ni 8/13).
2. Allerdings kann sich die Beklagte mit Erfolg auf die für sie günstige Regelung des
§ 93 ZPO berufen, dessen Grundgedanke auch im Nichtigkeitsverfahren im
Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1
S. 1 ZPO heranzuziehen ist. Danach hat ein Beklagter keine Kosten zu tragen, wenn
er keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben und den Klageanspruch sofort
anerkannt hat (vgl. BGH, Urteil vom 13. August 2013 – X ZR 73/12 -
Druckdatenübertragungsverfahren; BGH, Urteil vom 8. Dezember 1983 – X ZR
15/83 – Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung).
a) Die Beklagte hat den Klageanspruch sofort anerkannt.
Im Patentnichtigkeitsverfahren kommt zwar ein Anerkenntnis im zivilprozessualen
ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann
möglich und geboten, wenn der Beklagte dem Nichtigkeitskläger in vergleichbarer
Weise einen Erfolg des Klagebegehrens sichert. Ein sofortiges Anerkenntnis
erfordert im Patentnichtigkeitsverfahren, dass der Patentinhaber innerhalb der
Widerspruchsfrist des § 82 Abs. 1 PatG auf das Streitpatent und gegebenenfalls auf
Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichtet (vgl. BGH, a.a.O.,
Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; BGH, Urteil vom 29. Juli 2003 – X ZR
26/00 – Dynamisches Mikrofon).
Unter Anwendung dieser Grundsätze liegt in der innerhalb der Widerspruchsfrist
nach § 82 Abs. 1 PatG eingegangenen Erklärung der Beklagten vom 25. März 2026,
wonach sie den Nichtigkeitsantrag vollumfänglich anerkenne und auf die
Verteidigung des Streitpatents verzichte, ein sofortiges Anerkenntnis i.S.v. § 93
ZPO vor. Unschädlich ist, dass die Beklagte die Verzichtserklärung erst nach der
einmonatigen Widerspruchsfrist (§ 82 Abs. 1 PatG) beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingereicht hat, da die fristgemäße Erklärung gegenüber dem Gericht
abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG ausreicht (vgl. BPatG, Beschluss vom 6. Mai
2026 – 6 Ni 35/25 (EP); BPatG, Beschluss vom 28. Januar 2009 – 4 Ni 69/08 (EU);
BPatG, Beschluss vom 19. März 1980 – 3 Ni 63/78 – Kraftdrehleiter). Die innerhalb
der Widerspruchsfrist getätigte Äußerung der Beklagten, sie erkenne den
Nichtigkeitsantrag vollumfänglich und ohne Einschränkung an, ist der Auslegung
zugänglich und als Verzicht auf das Streitpatent zu werten (vgl. BPatG, Beschluss
vom 28. Januar 2009 – 4 Ni 69/08 (EU).
Der Annahme eines Anerkenntnisses steht vorliegend nicht entgegen, dass die
Beklagte gegenüber der Klägerin nicht ausdrücklich auf die Geltendmachung von
Ansprüchen für die Vergangenheit aus dem Streitpatent verzichtet hat. Dies ist
vorliegend entbehrlich, da die Beklagte mit ihrem „anerkennenden“ Verzicht auf das
Streitpatent dem Rechtsschutzinteresse der Klägerin hinreichend Rechnung
getragen hat. Die Beklagte hatte die Klägerin vor der Nichtigkeitsklage weder
verwarnt oder sonst angegriffen. Vor diesem Hintergrund hatte die Beklagte keine
Veranlassung, eine weitergehende, in die Vergangenheit wirkende Erklärung
abzugeben. Die
lediglich abstrakte Gefahr, noch nachträglich wegen
Patentverletzung aus früherer Zeit belangt zu werden, genügt dafür nicht. Fehlt aber
ein persönliches Rechtsschutzinteresse an einer rückwirkenden Nichtigerklärung,
so braucht das „Anerkenntnis“ der Beklagten dieses – für sich genommen
unzulässige – restliche Klagebegehren nicht ausdrücklich zu umfassen (vgl. BPatG,
a.a.O. – Kraftfahrdrehleiter). Vor diesem Hintergrund kann vorliegend dahingestellt
bleiben, ob die Erklärung der Beklagten, sie erkenne das Klagebegehren an,
ohnehin als Verzicht über den darüberhinausgehenden Schutz
für die
Vergangenheit auszulegen
ist
(so BGH, a.a.O., Leitsatz – Druckdatenübertragungsverfahren).
b) Die Beklagte hat keine Veranlassung zur Klage gegeben.
Veranlassung zur Klageerhebung ergibt sich nach § 93 ZPO grundsätzlich dann,
wenn das Verhalten des Beklagten vor Prozessbeginn gegenüber dem Kläger so
gestaltet war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne Klage nicht zu seinem
Recht kommen. Im Patentnichtigkeitsverfahren ist dies grundsätzlich dann der Fall,
wenn der Kläger den Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend gemachten
Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf
das Schutzrecht aufgefordert hat (vgl. BPatG, Urteil vom 27. Juni 2017 – 4 Ni 31/15
(EP); BPatG, Beschluss vom 28. Januar 2009 – 4 Ni 69/08 (EU). Die Klägerin hat
die Beklagte vor Klageerhebung unstreitig nicht zum Verzicht des Streitpatents
aufgefordert.
Eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Erfordernis der Verzichtsaufforderung
kommt in Betracht, wenn sie unzumutbar oder aussichtslos ist. Dies ist der Fall,
wenn der Patentinhaber durch sein Verhalten unmissverständlich zu erkennen
gegeben hat, dass eine Verzichtsaufforderung oder Abmahnung nicht fruchten
werde. Das einzige Argument der Klägerin, wonach sich die beiden Parteien in
einem intensiven Wettbewerbsverhältnis befänden und bisherige Versuche der
Klägerin zur gütlichen Beilegung der verschiedenen Streitfälle erfolglos geblieben
seien, macht eine Verzichtsaufforderung nicht entbehrlich. Die vorhergehenden
Streitfälle zwischen den Parteien können anders gelagert gewesen sein, sodass
sich daraus für sich genommen nicht schließen lässt, dass die Beklagte im
vorliegenden Fall einem etwaigen Verzichtsverlangen nicht entsprochen hätte.
Diese Annahme wäre vielmehr rein spekulativ. Die Tatsache, dass die Beklagte
nach Klageerhebung das Klagebegehren sofort anerkannt hat, widerlegt gerade
diese Vermutung. Hinzu kommt, dass die Beklagte nach ihrem unwidersprochenen
Vortrag vor Klageerhebung gegenüber der Klägerin aus dem Streitpatent keine
Rechte
in Form einer Abmahnung, Berechtigungsanfrage oder sonstige
Aufforderung
zur
Lizenzierung
geltend
gemacht
hat,
sodass
eine
Verzichtsaufforderung evtl. vor diesem Hintergrund entbehrlich gewesen sein
könnte.
III.
Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 2 Abs. 2 Satz PatKostG
Maßgeblich für die Berechnung ist dabei nach ständiger Rechtsprechung der
gemeine Wert des Streitpatents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der
bereits gerichtlich
rechtskräftig zuerkannten oder der gerichtlich oder
außergerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen (BGH, Beschluss
vom 12. April 2011, GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert; BGH, Beschluss vom
27. August 2013, GRUR 2013, 1287 f. – Nichtigkeitsstreitwert II). Zu berücksichtigen
sind auch Erkenntnisquellen, die zwar erst nach dem maßgeblichen Stichtag zutage
getreten sind, aber ein neues Licht auf die Wertverhältnisse an diesem Tag werfen
(vgl. BGH, Beschluss vom 14. Dezember 2021, GRUR 2022, 432 Rn. 10 -
Nichtigkeitsstreitwert IV; BGH, Beschluss vom 11. März 2025, GRUR 2025, 607 -
Nichtigkeitsstreitwert VI). Demnach können die mit dem Streitpatent erzielbaren
bzw. erzielten Umsätze und/oder Lizenzeinnahmen ebenso mögliche
Anhaltspunkte
für den Streitwert darstellen wie
geltend gemachte
Schadensersatzansprüche und/oder der Streitwert von Verletzungsverfahren, der
für sich allein genommen allerdings keinen zuverlässigen Aufschluss gibt.
Nach
diesen Grundsätzen
ist
der
endgültige Streitwert
für
das
Patentnichtigkeitsverfahren auf 200.000,- Euro festzusetzen. Denn die Beklagte
und frühere Patentinhaberin, die aufgrund ihrer Sachnähe ohnehin in der Lage ist,
Angaben zum gemeinen Wert ihres Patents zu machen, hat unwidersprochen
vorgetragen, dass sie mit durch das Streitpatent geschützten Produkten bis zum
Verzicht auf das Streitpatent weltweit nur Umsätze unter dem vorläufig
festgesetzten Streitwert in Höhe von 500.000,- Euro erzielt habe, ohne jedoch
genaue Umsatzzahlen für Deutschland zu nennen. Sie hält deshalb einen Streitwert
von maximal 200.000.- Euro
für angemessen. Mangels anderweitiger
Anhaltspunkte legt der Senat nach billigem Ermessen die von der Beklagten
genannte Höchstgrenze zugrunde.
Schramm
Dr. Freudenreich
Berner