BGH Beschluss vom 30.03.2000 – I ZB 41/97

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 41/97

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 2 074 954

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja

MarkenG § 26 Abs. 3

Verkündet am: 30. März 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Kornkammer

Zur Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer Wortmarke im Fall der Benutzung einer von der eingetragenen Form durch Hinzufügung eines Bildbestandteils abweichenden Form.

BGH, Beschl. v. 30. März 2000 - I ZB 41/97 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 30. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Raebel

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats (Mar-

ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. August

1997 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM

festgesetzt.

Gründe:

I. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen

ist die Marke

Nr. 2 074 954 "Korn Kammer" für die Waren "Vollwert-Dauerbackwaren, insbe-

sondere Kekse, Gebäcke, Riegel, Zwieback und Flachbrote, sämtliche Waren

aus Vollkorngetreide aus kontrolliertem biologischen Landbau ohne Verwen-

dung denaturisierter Rohstoffe".

Hiergegen hat die Inhaberin der am 13. Mai 1980 für die Waren "Back-

und Konditorwaren" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 001 919 "Kornkammer"

Widerspruch erhoben.

Die Widersprechende hat, nachdem die Markeninhaberin die Benutzung

der Widerspruchsmarke bestritten hat, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der

Benutzung vorgelegt, u.a. das nachfolgend dargestellte Verpackungsetikett:

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patentamts hat den Wi-

derspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewie-

sen.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentge-

richt den Beschluß der Markenstelle aufgehoben und die Löschung der ange-

griffenen Marke angeordnet (BPatG BlPMZ 1998, 318).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die

Widersprechende beantragt, verteidigt die Markeninhaberin ihre Marke weiter.

II. Das Bundespatentgericht ist - unter Anwendung des neuen Marken-

rechts - von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke aus-

gegangen und hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Mar-

ke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es hat ausgeführt:

Durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen

Form auf Preislisten habe die Widersprechende zwar dem Benutzungszwang

nicht Genüge getan, weil bei abgepackten Backwaren die Verwendung der

Marke auf der Ware bzw. deren Verpackung nicht nur üblich und wirtschaftlich

zumutbar, sondern zur rechtserhaltenden Benutzung auch erforderlich gewe-

sen sei. Jedoch habe die Widersprechende durch die Verwendung der abge-

wandelten Form ihrer Marke auf den Verpackungsetiketten dem Benutzungs-

zwang ausreichend Rechnung getragen, weil die darin enthaltenen Abwand-

lungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert hätten.

Nach den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sei die Wider-

spruchsmarke in dieser Form in erheblichem Umfang benutzt worden. Im Jahre

1992 seien Umsätze von über 25,5 Mio. DM erzielt worden; hieraus ergebe

sich nach der Lebenserfahrung, daß die Umsätze auch im Jahre 1993 noch

beträchtlich gewesen und nicht auf ein zu vernachlässigendes Maß abgesun-

ken seien. In Anbetracht dieser glaubhaft gemachten erheblichen Umsätze sei

- trotz des warenbeschreibenden Anklangs des Markenwortes "Kornkammer" -

von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke auszugehen. Dementsprechend sei deren Schutzumfang nicht

als so eng begrenzt anzusehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten

Markenform bereits überschritten wäre. Durch die unterschiedliche Schreibwei-

se des Markenwortes in der eingetragenen Form (ein Wort) und in der benutz-

ten Form (zwei Wörter untereinander) seien weder der Begriffsgehalt noch der

kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert worden. Auch

durch die Hinzufügung des Bildelements in Form eines stilisierten Kornspei-

chers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem

Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, werde der

kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert. Die zeich-

nerische Gestaltung des Kornspeichers sei von eher geringer Prägnanz. So-

fern der Verkehr die in dem Bildelement enthaltene Aussage überhaupt wahr-

nehme, werde er in ihm lediglich die Illustration des Wortbestandteils erken-

nen. Dieser Eindruck werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bild-

bestandteil in einem Kreis noch verstärkt. Im Gesamtzeichen behalte der Wort-

bestandteil gegenüber den Bildelementen seine prägende Wirkung nicht zu-

letzt auch deshalb, weil er sich als naheliegende einfache Bezeichnung der

Marke anbiete.

Auch Verwechslungsgefahr sei gegeben. Weil die Waren, für die das

Widerspruchszeichen benutzt worden sei, den Oberbegriff für die eingetrage-

nen Waren der angegriffenen Marke bildeten und daher von Warenidentität

auszugehen sei, müsse die jüngere Marke einen deutlichen Abstand von der

Widerspruchsmarke einhalten. Das sei nicht der Fall. Es sei vielmehr neben

der klanglichen Identität auch eine weitgehende schriftbildliche Ähnlichkeit

festzustellen. Die sprachregelwidrige Schreibweise der angegriffenen Marke

falle demgegenüber kaum ins Gewicht.

III. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos. Das Bundespatentgericht ist

von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen

und hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr bejaht. Die gegen die An-

nahme einer rechtserhaltenden Benutzung gerichteten Rügen der Rechtsbe-

schwerde erweisen sich als nicht durchgreifend.

1. Das Bundespatentgericht hat die Einrede der Nichtbenutzung zutref-

fend auf der Grundlage des Markengesetzes geprüft (§ 158 Abs. 3 Satz 1 und

2 i.V. mit § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG) und sie zu Recht für unbegründet erach-

tet.

a) Das Bundespatentgericht hat für die Frage einer rechtserhaltenden

Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 MarkenG in nicht zu bean-

standender Weise - insoweit von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegrif-

fen - Benutzungshandlungen in den Jahren 1992 und 1993 als im relevanten

Zeitraum von September 1989 bis September 1994 (§ 43 Abs. 1 Satz 1

MarkenG) erfolgt zugrunde gelegt. Da die für die Rechtserhaltung erforderliche

Markenbenutzung nicht ständig während des gesamten Fünfjahreszeitraums

erfolgt sein muß, sondern in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung

die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des

Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke, also einer ernsthaften Benut-

zung rechtfertigen muß (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999,

995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.), reichen die vom Bundespatent-

gericht für den von ihm behandelten Zeitraum getroffenen Feststellungen zu

Dauer und Umfang der Verwendung der Widerspruchsmarke aus, um von einer

ernsthaften Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG auszugehen.

b) Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde, daß das Bun-

despatentgericht die Verwendung des emblemartigen Zeichens auf den Ver-

kaufspackungen als Benutzung der eingetragenen Marke i.S. von § 26 Abs. 3

MarkenG angesehen hat.

aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß nach § 26 Abs. 3

Satz 1 MarkenG Abweichungen von der eingetragenen Markenform dann un-

schädlich seien, wenn der angesprochene Verkehr, sofern er die Wider-

spruchsmarke in der eingetragenen Form kenne, in der benutzten Form noch

dieselbe Marke sehe. Es hat in diesem Zusammenhang - ausgehend von einer

zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke -

deren Schutzumfang nicht als so eng begrenzt angesehen, daß er durch die

Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Bezüglich

des von ihm hergestellten Zusammenhangs zwischen dem Schutzumfang einer

Marke und der Frage einer Änderung des kennzeichnenden Charakters hat es

sich auf andere Entscheidungen des Bundespatentgerichts bezogen (BPatGE

35, 40, 43 = BPatG GRUR 1995, 588, 589 - Jeannette/Annete; BPatGE 37, 53,

56 f. = BPatG GRUR 1997, 301, 302 - LORDS/LORD).

Diese Anknüpfung an einen (abstrakten) Schutzumfang der Wider-

spruchsmarke bei der Beurteilung, ob deren kennzeichnender Charakter in ei-

ner abweichende Benutzungsform verändert ist, ist allerdings von Rechtsirrtum

beeinflußt. Der Schutzumfang einer Marke kann, was das Bundespatentgericht

vernachlässigt hat, nicht abstrakt bestimmt werden. Er ergibt sich vielmehr im

konkreten Fall aus der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr

im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, für die nach der

Rechtsprechung eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommen-

den Faktoren besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR

1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel, m.w.N.). Hiermit hat die Benut-

zung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG durch eine andere als die eingetragene

Markenform nichts zu tun. Die Vorschriften enthalten auch keine dahingehen-

den gleichen Begriffe. Sogar die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung i.S.

von § 26 Abs. 1 MarkenG hat mit der rechtsverletzenden Benutzung i.S. von

§ 14 Abs. 2 und 3 MarkenG keine begriffliche Verbindung, wie schon daraus

erhellt, daß auch das bloße Besitzen von markierter Ware schon eine Benut-

zung i.S. von § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist. In einer solchen rechtsverletzen-

den Benutzungshandlung kann jedoch keine rechtserhaltende Benutzungs-

handlung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG gesehen werden, für die es darauf an-

kommt, daß die Benutzung vom Verkehr als zeichenmäßiger Hinweis auf die

Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten

Unternehmen angesehen wird (BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR

1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA).

Ebenso wie danach ein (irgendwie abstrakt bestimmter) Schutzumfang

für die Beantwortung der Frage nach einer Änderung des kennzeichnenden

Charakters nicht maßgeblich sein kann (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz,

§ 26 Rdn. 80), darf die Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charak-

ters, wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, auch nicht mit Überle-

gungen zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks der benutzten Marke

verbunden werden, die ebenfalls allein bei der Prüfung der Verwechslungsge-

fahr ihren Platz haben (BGH GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA). Diese

rechtsfehlerhafte Betrachtung wirkt sich allerdings auf das vom Bundespatent-

gericht gefundene Ergebnis nicht aus.

bb) Denn das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt in nicht zu be-

anstandender Weise davon ausgegangen, daß es maßgeblich darauf an-

kommt, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der

Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Es ist deshalb

zu fragen, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dassel-

be Zeichen ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 17.4.1986 - I ZR 18/84, GRUR 1986, 892,

893 - Gaucho) und - im Streitfall - den zugefügten Bestandteilen keine eigene

maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998

- I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp). Diese Beur-

teilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und in der Rechtsbe-

schwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüfbar. Entgegen der Ansicht der

Rechtsbeschwerde ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts weder erfah-

rungswidrig noch in sich widersprüchlich.

Das Bundespatentgericht hat in der Veränderung der Schreibweise der

Widerspruchsmarke (in zwei Wörtern untereinander mit kleinen Anfangsbuch-

staben gegenüber der eingetragenen Einwortform) keine Änderung des kenn-

zeichnenden Charakters der eingetragenen Marke gesehen, weil der Verkehr

heutzutage an derartige werbeübliche sprachregelwidrige Bildungen gewöhnt

sei und die unterschiedliche Schreibweise den Begriffsinhalt der Wider-

spruchsmarke nicht verändere (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96,

GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus). Das ist aus

Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Rechtsbeschwer-

de nicht in Zweifel gezogen.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß auch

durch die Hinzufügung eines Bildelements in Form des stilisierten Kornspei-

chers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem

Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, der kenn-

zeichnende Charakter des Widerspruchszeichens nicht verändert werde.

Es ist dabei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß

der Verkehr die in dem zugefügten Bildelement enthaltene Aussage, soweit er

sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Illustration des Wortbestandteils erken-

nen werde. Mit dem hinzugefügten Bildelement werde lediglich das Bedeu-

tungsmotiv des Wortbestandteils "korn kammer" aufgenommen, indem der

darin enthaltene Sinngehalt auch bildlich dargestellt werde. Darin hat das Bun-

despatentgericht rechtsfehlerfrei keine Veränderung des kennzeichnenden

Charakters der Widerspruchsmarke gesehen, weil der Bildbestandteil keine

eigenständige Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 - Karolus-

Magnus; GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA).

Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, dieser Eindruck der bild-

lichen Illustration des Wortbestandteils werde durch die Zusammenfassung von

Wort- und Bildbestandteilen in einem Kreis verstärkt, kann nicht als erfah-

rungswidrig erachtet werden. Soweit die Rechtsbeschwerde hierzu eine andere

Auffassung vertritt, setzt sie - im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig - le-

diglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

Die Beurteilung des Bundespatentgerichts steht auch nicht im Wider-

spruch zu seiner Annahme, daß in der benutzten Form eine emblemartige Mar-

ke gegeben sei. Diese Charakterisierung sagt über die kennzeichnende Wir-

kung der einzelnen Markenbestandteile nichts aus.

Auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf die noch zum Warenzei-

chengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes

(Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im

damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die

Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der

Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE"

ergänzt worden. Daß dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits ei-

genständige - in der typischen Form eines Wort-Bildzeichens auftretende -

Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen

Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhalts-

punkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Aus-

spruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden.

2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsge-

fahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es

ist dabei - von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - unter Beachtung der

Wechselwirkung der maßgeblichen Beurteilungsfaktoren von Warenidentität

und klanglicher Identität der Marken ausgegangen.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90

Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Pokrant

Raebel