BGH Urteil vom 26.04.2001 – I ZR 212/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 212/98

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja

Verkündet am: 26. April 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Bit/Bud

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Der Gesamteindruck einer komplexen, aus graphischen Elementen und Wort- bestandteilen bestehenden Marke für Bier, die eine in Deutschland als solche unbekannte, aber als Familiennamen erkennbare Unternehmensbezeichnung enthält, wird angesichts der Bezeichnungsgewohnheiten für Bier, bei denen die Angabe der jeweiligen Brauerei für den verständigen Durchschnittsverbraucher im Vordergrund steht, regelmäßig durch die Unternehmensangabe mitgeprägt.

BGH, Urt. v. 26. April 2001 - I ZR 212/98 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 26. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und

Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des

Rechtsmittels im übrigen das Urteil des Hanseatischen Oberlan-

desgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 18. Juni 1998 im Kosten-

punkt und insoweit aufgehoben, als bezüglich des Klageantrags

zu a zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Ver-

handlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Parteien betreiben Bierbrauereien und stehen miteinander im Wett-

bewerb.

Die Klägerin, die größte Bierbrauerei der Welt mit Sitz in den Vereinig-

ten Staaten, vertreibt u.a. unter ihren Marken "Budweiser" und "Bud" amerika-

nische Biere in vielen europäischen Ländern mit Ausnahme von Deutschland.

Zwischen

ihr und der

tschechischen Brauerei B. mit Sitz

in

Ceske Budejovice (bis 1918: Budweis) sind in zahlreichen Ländern Rechts-

streitigkeiten wegen der Marke "Budweiser" anhängig.

Die Klägerin beabsichtigt, ihr amerikanisches "Budweiser"-Bier unter der

Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" oder "American Bud" in Deutschland zu

vertreiben. Sie ist Inhaberin der farbigen, nachfolgend in den Klageanträgen

wiedergegebenen Wort-/Bildmarken Nr. 395 44 603 "Anheuser Busch Bud" und

Nr. 395 44 601 "American Bud", eingetragen jeweils am 11. Dezember 1995 für

die Ware "Bier".

Die Beklagte, eine bekannte deutsche Brauerei, ist Inhaberin der älteren

Marken Nr. 505 912 "Bit", Nr. 502 851 "Bitburger" und Nr. 704 211 "Bitte ein

Bit", eingetragen für die Ware "Bier". Sie vertreibt ein Bier Pilsener Brauart

unter der Bezeichnung "Bitburger" mit verschiedenen Flaschenetiketten, wie

sie aus der Anlage B 8 ersichtlich und nachfolgend teilweise abgebildet sind:

Die Beklagte, die gegen die Marken der Klägerin Widerspruch erhoben

hat, sieht in der beabsichtigten Verwendung dieser Marken eine Verletzung

ihrer Markenrechte.

Deswegen begehrt die Klägerin mit der Klage die (negative) Feststel-

lung, daß ihre Wort-/Bildmarken nicht in die Rechte der Beklagten an deren

"Bit"-Marke eingreifen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Marke Nr. 505 912 der Beklagten

sei mangels Benutzung löschungsreif. Im übrigen bestehe zwischen ihren

Wort-/Bildmarken und den Marken der Beklagten keine Verwechslungsgefahr.

Ihr gehe es nicht um die Einführung der Bezeichnung "Bud" in Deutschland, sie

beabsichtige nur die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarken. Die Geltendmachung

etwaiger Unterlassungsansprüche durch die Beklagte wäre rechtsmißbräuch-

lich. Diese habe "Bit" als IR-Marke geschützt, sei aber in vielen europäischen

Ländern hieraus nicht gegen die Verwendung der Bezeichnung "Bud" vorge-

gangen; auch in den Vereinigten Staaten bestünden "Bud" und "Bit" bzw. "Bitte

ein Bit" als Marken nebeneinander. Der Beklagten gehe es nur darum, sie, die

Klägerin, vom deutschen Markt fernzuhalten.

Die Klägerin hat beantragt,

festzustellen, daß

a) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "Anheu-

ser Busch Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter

der Nr. 395 44 603,

und

b) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "Ameri-

can Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der

Nr. 395 44 601,

nicht in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingreifen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die

Klägerin bereite systematisch die Einführung ihres Bieres unter der Bezeich-

nung "Bud" in Deutschland vor. Die streitgegenständlichen Marken stimmten

- abgesehen vom Wortbestandteil - mit einer Wort-/Bildmarke "Anheuser

Busch B" der Klägerin und mit den von der Klägerin im europäischen Ausland

verwendeten "Bud"-Etiketten überein. Ihre Marke "Bit" habe als reines Phanta-

siewortzeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Bierbranche wür-

den Abkürzungen sonst nicht und einsilbige Marken nur ausnahmsweise ver-

wendet. Diese Kennzeichnungskraft werde infolge der durch ein Meinungsfor-

schungsgutachten belegten außergewöhnlichen Bekanntheit von "Bit" noch

gesteigert. Auf den von ihr verwendeten Flaschenetiketten würden ihre Marken

durch die Verwendung von "Bit" rechtserhaltend benutzt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt

die Klägerin ihr Feststellungsbegehren weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die (negative) Feststellung für nicht begrün-

det erachtet, weil der Beklagten Ansprüche aus ihrer Marke "Bit" gegen die

Klägerin zustünden. Es hat dazu ausgeführt:

Die Beklagte habe ihre Marke "Bit" durch die Verwendung ihrer Fla-

schenetiketten rechtserhaltend benutzt. Auf diesen befinde sich die Angabe

"Bitburger", wobei die ersten drei Buchstaben ("Bit") etwa doppelt so groß ge-

druckt seien wie der weitere Bestandteil. Damit sei "Bit" als Kurzbezeichnung

von "Bitburger" herausgestellt und zeichenmäßig verwendet. Auch durch den

zusätzlich auf den Etiketten aufgedruckten Slogan "Bitte ein Bit" werde die

Kurzform "Bit" benutzt.

Zwischen der Marke "Bit" und den Marken der Klägerin bestehe auch

Verwechslungsgefahr i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Marke "Bit" habe als Phantasiewort und infolge seiner prägnanten

Kürze von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese sei durch

die Bekanntheit der Marke im Verkehr (bei 69,5 % der Gesamtbevölkerung und

83,3 % der Biertrinker bei ungestützter Frage) auf ein überdurchschnittliches

Maß gesteigert.

Der Gesamteindruck der Marken der Klägerin werde durch deren jewei-

lige Wortbestandteile "Bud" geprägt, weil sich der Verkehr bei Wort-

/Bildzeichen in der Regel an den Wortbestandteilen orientiere, die die einfach-

ste Form der Bezeichnung der Ware darstellten. Das gelte angesichts mündli-

cher Bestellungen vor allem auch bei Bieren. Innerhalb der Wortbestandteile

"Anheuser Busch Bud" und "American Bud" sei nicht auf die jeweilige Wort-

kombination, sondern entscheidend auf "Bud" abzustellen. Dieser Bestandteil

erscheine durch seine Alleinstellung in einer Zeile und die ornamentale Verzie-

rung graphisch hervorgehoben und wirke damit und auch im jeweiligen

Sprachfluß als eigentlicher Orientierungspunkt innerhalb der Marken. Das wer-

de durch die Griffigkeit des Bestandteils auch für Bestellungen im Zuruf noch

unterstützt. Darüber hinaus sei der Bestandteil "Anheuser Busch" das Unter-

nehmenskennzeichen der Klägerin, das - wenn auch in Deutschland als sol-

ches nicht bekannt - wie ein Name wirke und deshalb vom Verkehr nicht als

eigentlich produktkennzeichnend verstanden werde. Bei der Marke "American

Bud" erweise sich der Bestandteil "American" als beschreibend und deshalb

nicht kennzeichnungskräftig, weil er nur auf die geographische Herkunft des

Bieres hinweise.

Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung, bei der die gegebene Wa-

renidentität, die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung

"Bit" und die nicht geringe Ähnlichkeit von "Bit" und "Bud" zugrunde zu legen

seien, ergebe sich eine Verwechslungsgefahr in klanglicher wie in schriftbildli-

cher Hinsicht. Diese werde nicht dadurch ausgeräumt, daß die Kurzbezeich-

nungen "Bit" und "Bud" für die jeweiligen Langversionen "Bitburger" bzw.

"Budweiser" stünden, die sich deutlicher unterschieden. Wer sich bezüglich der

Kurzversion geirrt habe, habe damit automatisch auch die Langversion über

den Bedeutungsgehalt der Abkürzung verwechselt.

Stehe demnach der Beklagten ein Unterlassungsanspruch bezüglich der

Marken der Klägerin zu, sei die negative Feststellungsklage unbegründet.

II. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen nicht in allen Punkten

stand.

1. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, Gegenstand der negativen Feststellungsklage sei entgegen dem

Wortlaut der beiden Klageanträge nicht die isolierte Rechtsfrage, ob die beiden

Marken der Klägerin in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingriffen,

sondern die Feststellung, daß die Beklagte die Verwendung der Marken der

Klägerin nicht verbieten könne, und zwar aufgrund der "Bit"-Marken der Be-

klagten, worunter alle Markenrechte der Beklagten zu verstehen seien. Gegen

ein solches Antragsverständnis spricht, daß die Beklagte sich im Vorfeld des

Rechtsstreits lediglich geweigert hatte, der Klägerin zu bestätigen, daß deren

Wort-/Bildmarken die Marke "Bit" der Beklagten nicht verletzen. Ein Anhalt da-

für, daß die Klägerin gleichwohl ihre Anträge in dem weiten vom Berufungsge-

richt zugrunde gelegten Umfang stellen wollte, ist nicht ersichtlich und vom Be-

rufungsgericht auch nicht angeführt worden. Deshalb kommt, soweit das Beru-

fungsurteil aufzuheben ist, eine Prüfung der Verletzung weiterer Marken der

Beklagten nicht in Betracht.

2. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Marke "Bit" der Beklag-

ten sei wegen mangelnder Benutzung löschungsreif. Das Berufungsgericht hat

eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG angenommen,

weil die Beklagte unstreitig die Flaschenetiketten gemäß Anlage B 8 verwen-

det. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Mar-

ke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung ab-

weicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke

nicht verändern, wobei diese Regelung auch auf Fälle anzuwenden ist, in de-

nen die benutzte Form selbst als Marke eingetragen ist. Danach liegt eine

rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und

die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und - wie im Streitfall -

den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende

Wirkung beimißt (BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 =

WRP 1998, 1083 - Karolus Magnus; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR

1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97,

GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer). Diese Beurteilung

ist im wesentlichen dem Tatrichter vorbehalten und in der Revisionsinstanz nur

eingeschränkt u.a. auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der

allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar. Entgegen der Auffassung der Revi-

sion kann insoweit nicht mehr von den strengen Grundsätzen ausgegangen

werden, die früher in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz angewen-

det worden sind (BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 =

WRP 1997, 1085 - ECCO I).

In seiner tatrichterlichen Würdigung ist das Berufungsgericht davon

ausgegangen, daß angesichts der besonders auffälligen drucktechnischen

Hervorhebung von "Bit" aus der Gesamtbezeichnung diesem Bestandteil als

erkennbarer Abkürzung von "Bitburger" die besondere Bedeutung zukomme

und es sich bei dem weiteren Bestandteil um etwas Unwesentliches, das bei

Abkürzung weggelassen werde, handele. Das kann nicht als erfahrungswidrig

erachtet werden. Das Berufungsgericht hätte für seine Auffassung auch noch

die besondere Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Bit" heranziehen kön-

nen.

Auch der Hinweis der Revision auf die noch zum Warenzeichengesetz

ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v.

20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen

Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung

in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestand-

teile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt wor-

den. Daß dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige

- in der typischen Form eines Wort-/Bildzeichens auftretende - Herkunftskenn-

zeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten

des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Ent-

scheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausspruch eines Erfah-

rungssatzes angesehen werden (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkam-

mer). Mit ihrem Vorbringen, die Marke "Bit" sei in "Bitburger" zu einer einheitli-

chen Kennzeichnung verschmolzen, setzt die Revision lediglich ihre eigene

Auffassung an die Stelle derjenigen des Berufungsgerichts. Damit kann sie im

Revisionsverfahren nicht gehört werden. Sie vernachlässigt bei ihrer Beurtei-

lung insbesondere die graphische Hervorhebung des Bestandteils "Bit" und

dessen besondere Kennzeichnungskraft.

Das Berufungsgericht hat des weiteren in der Verwendung des Slogans

"Bitte ein Bit" durch die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Klage-

marke gesehen. Auch hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Allein

die Tatsache, daß es sich bei "Bitte ein Bit" um einen Slogan handelt, schließt

die Annahme nicht aus, daß darin der kennzeichnende Bestandteil "Bit" eine

selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten hat (vgl. BGH GRUR

1999, 54, 55 - Holtkamp).

3. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten stünden wegen

bestehender markenrechtlicher Verwechslungsgefahr mit der Marke "Bit" An-

sprüche gegen die Verwendung beider Marken der Klägerin zu, ist bezüglich

der Marke "American Bud" revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dagegen

bezüglich der Marke "Anheuser Busch Bud" nicht frei von Rechtsfehlern.

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen

Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zu Art.

4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL unter Berücksichti-

gung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH

GRUR 1998, 387, 389 Tz. 39 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR 1998,

922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736

Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 22.6.2000 - Rs. C-425/98, MarkenR

2000, 255 Tz. 44 - Adidas/Marca Mode). Das gilt uneingeschränkt auch für die

Beurteilung nach der Regelung des die genannten Bestimmungen der Marken-

rechtsrichtlinie umsetzenden § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei besteht - wie

das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - eine Wechselbe-

ziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der

Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder

Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ein

geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad

der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der älteren

Marke im Markt ausgeglichen werden (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97,

GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v.

6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - Drei-

Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).

a) Bei den im Streitfall in Betracht zu ziehenden Waren handelt es sich

auf beiden Seiten um Bier, mithin um identische Waren i. S. von § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG.

b) Bezüglich der Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten ist das

Berufungsgericht von einer von Hause aus durchschnittlichen, durch die Be-

kanntheit der Marke im Markt, wie sie aus dem Meinungsforschungsgutachten

des

Instituts G.

entnommen werden

könne,

überdurchschnitt-

lich gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revision

nicht mit eigenen Rügen an; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.

c) Das Berufungsgericht hat des weiteren zutreffend zugrunde gelegt,

daß bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit auf den jeweiligen Gesamtein-

druck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (st. Rspr.; BGH

GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - Drei-

Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.). Dabei liegt die Beurteilung des Ge-

samteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisi-

onsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Beru-

fungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende

Erfahrungssätze angewandt hat.

aa) Es ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht bei der Be-

stimmung des Gesamteindrucks der Marken der Klägerin die Bildbestandteile

vernachlässigt hat und davon ausgegangen ist, daß den hervorgehobenen

Wortbestandteilen für die Frage einer Verwechslungsgefahr die maßgebliche

Bedeutung zukommt. Das entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, weil bei

derartigen kombinierten Marken in der Regel die Wortbestandteile für den Ver-

kehr die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke bieten (BGH,

Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 -

Springende Raubkatze; BGHZ 139, 340, 349 - Lions; BGH, Beschl. v.

20.1.2000

- I ZB 32/97, GRUR 2000, 883, 884 = WRP 2000, 1152 - Pappagallo). Eine

solche ist bei der im Streitfall in Frage stehenden Ware "Bier" insbesondere bei

mündlichen Bestellungen in Gastwirtschaften erforderlich. Das Berufungsge-

richt hätte zur Begründung auch noch die Tatsache heranziehen können, daß

die Bildbestandteile der Marken der Klägerin vor allem dekorativen Charakter

haben.

Die Revision macht dagegen ohne Erfolg geltend, Bier werde vor allem

in Getränkemärkten "auf Sicht" gekauft, so daß es für den Käufer maßgeblich

auf den optischen Eindruck der Marken ankomme. Darüber hinaus unterschie-

den sich die Etiketten (Marken) der Klägerin vor allem durch die dominierende

Farbgebung in knallrot, weiß und mittelblau von anderen Bierflaschenetiketten

so maßgeblich, daß damit besonders hohe Erinnerungswerte bei den Verbra u-

chern erzielt würden. Die Tatsache, daß Bier - wie manche andere Ware auch

(vgl. BGHZ 139, 340, 349 - Lions) - bezüglich der Gesamtumsätze in beachtli-

chen Mengen auf Sicht, nämlich kistenweise in Lebensmittel- und Getränke-

märkten erworben wird, schließt die Annahme nicht aus, daß es erfahrungsg e-

mäß in maßgeblichem Umfang auch auf mündliche Bestellungen in Gastwir t-

schaften ankommt. Der Erfahrungssatz, daß graphische Gestaltungen mehr

dekorativer Art in kombinierten Wort-/Bildzeichen gegenüber Wortbestandtei-

len zurücktreten, wird auch nicht schon angesichts der konkreten farbigen Ge-

staltung der Marken (Etiketten) der Klägerin fraglich, zumal auch Bierflasche-

netiketten anderer Hersteller durchaus farbig angelegt sind und die Revision

nicht aufgezeigt hat, daß die von der Klägerin verwendeten Farben für sie eine

herkunftshinweisende Wirkung haben.

bb) Das Berufungsgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daß der

Gesamteindruck beider Marken der Klägerin durch den jeweiligen Bestandteil

"Bud" geprägt werde. Dem kann bezüglich der vom Klageantrag zu a erfaßten

Marke "Anheuser Busch Bud" nicht beigetreten werden.

(1) Das Berufungsgericht hat bezüglich dieser Marke ausgeführt, daß

der Wortbestandteil "Bud" schon nach der graphischen Gestaltung nicht

gleichberechtigt mit den anderen Wörtern, sondern durch seine Anordnung

mittig in einer eigenen Zeile mit dekorativen pfeilartigen Elementen hervorge-

hoben sei. Dem Verkehr biete sich der Bestandteil auch als griffige Kurzbe-

zeichnung an. Zwar seien die weiteren Wörter "Anheuser Busch" in Deutsch-

land nicht als Unternehmenskennzeichen der Klägerin bekannt. Sie wirkten

aber wie zwei deutschstämmige Familiennamen, wie der Verkehr unschwer

erkennen werde, so daß er die eigentliche Produktkennzeichnung in "Bud" se-

hen werde. Diese Erwägungen sind nicht frei von Rechtsfehlern.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist zwar anerkannt, daß Wortzei-

chen, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, in ihrem Gesamteindruck

durch einzelne Bestandteile geprägt werden können. Voraussetzung hierfür ist

allerdings, daß hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfah-

rung vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde andere

Wortbestandteile bei der Wahrnehmung einer Marke vernachlässigen. Insoweit

ist in der Rechtsprechung anerkannt, daß insbesondere bei der Kombination

mehrerer Wortbestandteile, zu denen die dem Verkehr bekannte oder als sol-

che erkennbare Unternehmenskennzeichnung des Markeninhabers gehört, der

Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung

und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung richten wird (BGH, Beschl. v.

14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 406 = WRP 1996, 739 - Blendax

Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997,

1186 - Ionofil; Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP

1998, 755 - Nitrangin; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584

= WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO). Es wäre aber, wie der Bundesge-

richtshof auch ausgesprochen hat, verfehlt, etwa von einem Regelsatz auszu-

gehen, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine

(mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck einer Marke abzusprechen

sei. Es ist vielmehr der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob aus der

Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt oder nicht

(BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93,

GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996,

774, 775 - falke-run/LE RUN). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, wel-

che besonderen Gegebenheiten und Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in

Frage stehenden Warengebiet üblich sind.

Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Das nö-

tigt jedoch insoweit nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zu-

rückverweisung der Sache, weil das Revisionsgericht anhand der vorgelegten

Benutzungsbeispiele selbst beurteilen kann, daß der Durchschnittsverbrau-

cher, auf dessen Vorstellung es maßgeblich ankommt (BGH GRUR 2000, 506,

- ATTACHÉ/TISSERAND), auf dem hier maßgeblichem Warengebiet in weitem

Umfang mit der Verwendung des Brauereinamens als Produktkennzeichnung

konfrontiert wird, so daß er - ähnlich wie im Bereich der Modebranche bezüg-

lich der Namen von Modeschöpfern und Designern (vgl. BGH, GRUR 1996,

406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN) - nach der all-

gemeinen Lebenserfahrung auf die Zuordnung des konkreten Produkts zu der

herstellenden Brauerei und damit auf die Herstellerangabe besonderes Ge-

wicht legt. Deshalb ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, daß derartige B e-

standteile den Gesamteindruck der Bezeichnung jedenfalls mitprägen. Die

Feststellung des Berufungsgerichts, daß die Firmenbezeichnung der Klägerin

in Deutschland dem Verkehr zwar nicht bekannt sei, dieser aber die Bestand-

teile "Anheuser Busch" als Namen erkennen werde, läßt demnach nicht den

Schluß zu, daß diese Bestandteile für den angesprochenen Verkehr in den

Hintergrund treten werden.

Von der Prägung des Gesamteindrucks (allein) durch den Bestandteil

"Bud" kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht deshalb

ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil in bestimmter Weise graphisch

angeordnet und verziert ist. Insoweit macht die Revision allerdings ohne Erfolg

geltend, daß die dahingehende Argumentation des Berufungsgerichts wider-

sprüchlich sei; da die graphischen Elemente für den Verkehr in der Bedeutung

für den Gesamteindruck zurückträten, könnten sie zur Frage der Prägung des

Gesamteindrucks von einzelnen Wortbestandteilen nicht mehr beitragen. Dem

kann zwar in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden, weil es sich bei der

vom Berufungsgericht herangezogenen graphischen Gestaltung nicht um die

allgemeinen dekorativen Elemente der Marke handelt. Bei der Beurteilung der

Bedeutung der Anordnung des Bestandteils "Bud" in einer eigenen Zeile mittig

mit zwei pfeilartigen Verzierungen unterhalb der anderen Wortbestandteile

"Anheuser Busch" für die Prägung des Gesamteindrucks durch eben diesen

Bestandteil hat das Berufungsgericht aber wesentliche Gesichtspunkte außer

Betracht gelassen. Angesichts der schon erwähnten Bezeichnungsgewohn-

heiten und der Bedeutung, die der Verkehr der jeweiligen Brauerei beimißt,

spricht erfahrungsgemäß wenig dafür, daß für ihn durch die vom Berufungsg e-

richt angeführten äußerlichen Gestaltungselemente die weiteren Wortbe-

standteile in den Hintergrund treten. Das gilt um so mehr, als es sich bei "Bud"

nicht um ein Wort der deutschen Sprache handelt und deshalb auch die Aus-

sprache des Wortes nicht ohne weiteres zweifelsfrei erscheint.

Da auch sonstige Gründe nicht ersichtlich sind, die die Annahme der

Prägung des Gesamteindrucks der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud"

allein durch den Bestandteil "Bud" rechtfertigen könnten, ist für die Beurteilung

der Markenähnlichkeit davon auszugehen, daß sich die Marke "Bit" der Be-

klagten und die die Marke der Klägerin insgesamt prägende Bezeichnung "An-

heuser Busch Bud" gegenüberstehen.

(2) Bezüglich der Marke "American Bud" ist das Berufungsgericht dage-

gen rechtsfehlerfrei von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Be-

standteil "Bud" ausgegangen.

Das kann zwar nicht allein mit der Erwägung, daß die graphische Her-

vorhebung von "Bud" gegenüber "American" den Verkehr zu einer solchen

Vorstellung führen könne, begründet werden. Zutreffend hat das Berufungsge-

richt aber auch ausgeführt, daß der Bestandteil "American" als geographischer

Begriff auf eine Eigenschaft des Bieres, nämlich aus Amerika (den USA) zu

stammen oder in der Art eines amerikanischen Bieres gebraut zu sein, be-

schreibend hinweise und daher nicht kennzeichnungskräftig und deshalb nicht

zumindest mitprägend sei. Dem setzt die Revision ohne Erfolg entgegen, daß

die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit geographischer Herkunftsan-

gaben die Annahme fehlender Kennzeichnungskraft widerlegten. Geographi-

sche Angaben, wie das Wort "American", erscheinen zwar - wie die Vorschrif-

ten der §§ 126 ff. MarkenG zeigen - tatsächlich schutzfähig und schutzbedürf-

tig. Das beruht aber gerade auf ihrem beschreibenden Charakter, nämlich dem

mit ihnen gegebenen geographischen Herkunftshinweis. Mit der Herkunftsfunk-

tion einer Marke hat das - unbeschadet der besonderen Gegebenheiten bei

Kollektivmarken (vgl. § 99 MarkenG) - nichts zu tun. Vielmehr unterliegen der-

artige Angaben einem Freihaltungsbedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Da sie nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter haben,

werden sie vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung

des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH, Urt. v.

20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 44 - REHAB; Urt. v. 25.1.1990

-

I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 8.3.1990

- I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 683 - Schwarzer Krauser; Urt. v. 28.11.1991

- I ZR 297/89, GRUR 1992, 203, 205 - Roter mit Genever). Eine Ausnahme von

diesem Grundsatz kann im Einzelfall allenfalls dann anzunehmen sein, wenn

eine beschreibende Angabe zumindest von rechtlich beachtlichen Teilen der in

Betracht kommenden Verkehrskreise als Warenkennzeichnung, nicht jedoch

als bloße warenbeschreibende Angabe aufgefaßt wird (BGHZ 139, 59, 65

- Fläminger, m.w.N.). Anhaltspunkte für ein derartiges Verkehrsverständnis des

Wortes "American" sind nicht ersichtlich und von der Klägerin in den Instanzen

auch nicht vorgebracht worden.

d) Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechs-

lungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Marke "Bit" der

Beklagten und den Marken der Klägerin, kann danach nur bezüglich der Marke

"American Bud" Bestand haben.

aa) Für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr der Marke "Anheu-

ser Busch Bud" mit der Marke "Bit" ist zwar von einer überdurchschnittlichen

Kennzeichnungskraft dieser Marke und Warenidentität auszugehen; es fehlt

aber, weil sich insoweit die Kennzeichen "Bit" und "Anheuser Busch Bud" ge-

gen-

überstehen, angesichts des weiten Abstands der Bezeichnungen an der erfor-

derlichen Markenähnlichkeit, so daß eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht

werden kann.

bb) Bezüglich der Marke "American Bud" der Klägerin hat das Beru-

fungsgericht eine Verwechslungsgefahr sowohl im Schrift- wie im Klangbild

angenommen. Es hat dazu ausgeführt, die einander gegenüberstehenden

Wörter "Bit" und "Bud" bestünden aus nur einer Silbe, begännen mit "B" und

endeten klanglich übereinstimmend mit "t".

(1) Die Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ist von

Rechtsfehlern beeinflußt. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß der

bildliche Gesamteindruck der Marke "American Bud" allein von den Wortbe-

standteilen "American Bud" geprägt werde. Hiervon kann auch keine Rede

sein, da es sich - bildlich - um eine komplexe, eine Vielzahl von dekorativen

und anderen bildlichen Elementen und verschiedene Wortbestandteile aufwei-

sende Marke handelt, die - bildlich - dem Verkehr als solche und nicht in der

(bildlichen) Kurzbezeichnung "Bud" entgegentritt.

(2) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist dagegen die Annahme

des Berufungsgerichts, es liege eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hin-

sicht vor. Die Anfangslaute der einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und

"Bud" sind identisch, die Endlaute stimmen in üblicher deutscher Aussprache

überein, wie das Berufungsgericht - insoweit unangegriffen - festgestellt hat.

Der Mittellaut in den einsilbigen Wörtern ist bei "Bud", unabhängig ob als "bat"

oder "but" ausgesprochen, zwar abweichend von "Bit". Dieser Unterschied,

dem bei einsilbigen Wörtern, wie sie im Streitfall zu beurteilen sind, regelmäßig

keine geringe Bedeutung zukommt, wird aber bei der erforderlichen Heranzie-

hung aller Umstände des Einzelfalls durch die überdurchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft der Marke der Beklagten, die einen erweiterten Schutzumfang

rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung),

und die Tatsache ausgeglichen, daß es um identische Waren geht. Das hat der

Senat im Jahre 1977 im Ergebnis ebenso gesehen, wie der Nichtannahme der

Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düssel-

dorf vom 6. Juli 1976 entnommen werden kann, mit der die Verurteilung u.a.

der tschechischen Brauerei in Ceske Budejovice (und mehrerer deutscher

Biergroßhandlungen) zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung

"Bud" für Bier bestätigt worden ist.

4. Das Berufungsgericht hat bisher - von seinem Standpunkt aus folge-

richtig - nicht geprüft, ob der Beklagten gegen die Marke "Anheuser Busch

Bud" aus anderen Gründen als denen einer markenrechtlichen Verwechs-

lungsgefahr mit ihrer Marke "Bit" Rechte zustehen.

Ob diese sich aufgrund der Marke "Bit" aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

ergeben könnten, hängt, weil es sich im Streitfall um identische Waren handelt,

von der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften

über die ihm vom Bundesgerichtshof

in seiner "Davidoff"-Entscheidung

(Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142) zur

Vorabentscheidung vorgelegte dahingehende Frage und davon ab, inwieweit

der Begriff der Markenähnlichkeit in den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2

und Nr. 3 MarkenG übereinstimmend auszulegen ist (vgl. Fezer, Markenrecht,

2. Aufl., § 14 Rdn. 430; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 487; Starck,

MarkenR 2000, 73, 76). Das Berufungsgericht wird darüber hinaus gegebe-

nenfalls den Vortrag der Beklagten darauf zu prüfen haben, ob sich aus ihm

Hinweise auf ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerin i.S. des § 1 UWG

ergeben, das als solches nicht Gegenstand der markengesetzlichen Regelun-

gen ist (vgl. hierzu BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog). Die Vorabentscheidung

des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften brauchte nur dann nicht

abgewartet zu werden, wenn ein erweiterter Schutz der bekannten Marke "Bit"

sowohl auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als auch der des § 1

UWG ausscheiden würde.

III. Danach war das angefochtene Urteil unter Zurückweisung der Revi-

sion im übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als über den Klage-

antrag zu a zum Nachteil der Klägerin entschieden worden ist, und die Sache

in diesem Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert