BGH Urteil vom 18.10.2007 – I ZR 162/04
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:
nein ja
MarkenG § 26 Abs. 1
Verkündet am: 18. Oktober 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
AKZENTA
Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke setzt voraus, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeich- net werden.
MarkenG § 26 Abs. 2
Der für eine Drittbenutzung i.S. des § 26 Abs. 2 MarkenG erforderliche Fremd- benutzungswille setzt allein voraus, dass der Dritte sich bewusst ist, eine frem- de Marke zu benutzen.
BGH, Urt. v. 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 - OLG Köln LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 18. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und
Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Köln vom 1. Oktober 2004 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Beklagte ist Inhaberin der am 18. September 1990 für Dienstleistun-
gen im Versicherungswesen einschließlich Vermittlung von Versicherungen
beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen
Wortmarke "AKZENTA" (im Weiteren: Streitmarke). Sie benutzt die Streitmarke
zumindest seit dem Jahr 1991 nicht selbst.
Die Beklagte schloss mit der als Versicherungsmaklerin tätigen AKZEN-
TA Gesellschaft zur Vermittlung von nationalen und internationalen Versiche-
rungen mbH (im Weiteren: Lizenznehmerin) am 19. Februar 2001 einen Vertrag
über eine unentgeltliche und ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Bezeich-
nung "AKZENTA". Dieser Vertrag ersetzte eine zwischen der Beklagten und der
Lizenznehmerin am 2. Juli 1991 abgeschlossene Abgrenzungsvereinbarung.
Die Lizenznehmerin benutzt das Zeichen "AKZENTA" wie folgt:
Die Klägerin, für die beim Deutschen Patent- und Markenamt mehrere
Marken mit dem Wortbestandteil "AKZENTA" eingetragen sind, hält die Streit-
marke für löschungsreif, weil weder die Beklagte noch die Lizenznehmerin die-
se rechtserhaltend benutzt hätten. Sie hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Pa- tent- und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen Marke "AKZENTA" einzuwilligen.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten
ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2005, 186).
Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte ihren
Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel
zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
gründet erachtet und hierzu ausgeführt:
Da die Beklagte die Streitmarke nicht selbst benutzt habe, komme allein
eine ihr zurechenbare Nutzung durch die Lizenznehmerin in Betracht. Eine
rechtserhaltende markenmäßige Benutzung liege nicht vor, wenn ein Zeichen
ausschließlich als Unternehmenskennzeichen verwendet werde. Bei Dienstleis-
tungsmarken sei die Abgrenzung zwischen dem rein firmenmäßigen und dem
zumindest auch markenmäßigen Gebrauch erschwert. Die Verwendung in
Werbematerialien, Geschäftsbriefen und Rechnungen könne hier ausreichen.
Im Streitfall sei das Zeichen "AKZENTA" allerdings ausschließlich als Firmen-
bezeichnung verwendet worden. Das Zeichen sei in keinem der vorgelegten
Schriftstücke in Alleinstellung, sondern stets nur in Verbindung mit der vollen
weiteren Unternehmensbezeichnung der Lizenznehmerin benutzt worden. Der
Verkehr werde deshalb auf einen rein firmenmäßigen Gebrauch schließen. Die
drucktechnisch und farblich herausgehobene Gestaltung des prägenden Fir-
menbestandteils "AKZENTA" ändere daran nichts. Die Lizenznehmerin habe
das Zeichen schon vor dem Abschluss des Lizenzvertrages im Jahr 2001 in
derselben Darstellungsweise verwendet, wobei ihr seinerzeit gemäß der Ver-
einbarung aus dem Jahr 1991 nur das Recht zur Benutzung des Zeichens als
Firmenbestandteil eingeräumt gewesen sei. Wenn der Verkehr an die Verwen-
dung der reinen Unternehmensbezeichnung aus einer Zeit vor der Begründung
von Lizenzrechten gewöhnt sei, habe er keinen Anlass, bei äußerlich unverän-
derten Umständen darin nunmehr (auch) eine markenmäßige Verwendung zu
erkennen.
II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils
und, da die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif ist, zur Zurückverwei-
sung der Sache an die Vorinstanz (§ 563 Abs. 1 ZPO). Entgegen der Auffas-
sung des Berufungsgerichts kann eine rechtserhaltende Benutzung der Streit-
marke zumindest für die Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" nicht
verneint werden.
1. a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die
Benutzung einer eingetragenen Marke nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie
deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware
oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie
es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleis-
tungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - C-40/01,
Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Tz. 36 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v.
21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO;
Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150, 151 = WRP 2006, 241
- NORMA). Hierfür ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in
üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet wird, für
das sie eingetragen ist (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999,
995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO;
GRUR 2006, 150, 151 - NORMA).
b) Das Berufungsgericht hat des Weiteren zutreffend angenommen, dass
es an einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt, wenn das Zeichen ausschließ-
lich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Mar-
ke für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist (BGH, Urt. v.
10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BER-
THA; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 - NORMA).
Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objek-
tiv entgegentretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest
auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne
eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93,
GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Urt. v. 13.6.2002
- I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; BGH
GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO).
c) Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer Marke auch die
Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit
die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.
Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die
eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und
den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebli-
che kennzeichnende Wirkung beimisst (vgl. BGH, Beschl. v. 30.3.2000
- I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer; Urt. v.
26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).
d) Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob
sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr
anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der
Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des
§ 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Mar-
ke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die
bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere
auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preis-
listen, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH, Urt. v.
20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 43 - REHAB; BPatGE 40, 192, 198
- AIG; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26 Rdn. 32; Ingerl/
Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 58; Lange, Marken- und Kennzei-
chenrecht, 2006, Rdn. 794; Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im
Gemeinschaftsmarkenrecht, 1993, S. 250 ff.). Voraussetzung ist dabei, dass
der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Her-
kunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung
der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine
Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Be-
nutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass
der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kenn-
zeichengebrauch bezieht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 33;
Hackbarth aaO S. 250 f.). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke
in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benut-
zung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als
bei Warenmarken (vgl. Hackbarth aaO S. 250 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker
aaO § 26 Rdn. 33; Bous in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 26 Rdn. 31).
2. Bei Anwendung dieser Grundsätze hält die Beurteilung des Beru-
fungsgerichts, der Verkehr gehe hier von einem rein firmenmäßigen Gebrauch
der Bezeichnung "AKZENTA" aus, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Nach den Umständen ist davon auszugehen, dass der Verkehr die
eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und
den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende
Wirkung beimisst.
b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts benutzt die als Versi-
cherungsmaklerin tätige Lizenznehmerin das Zeichen in ihrer Geschäftskorres-
pondenz, auf Briefbögen und Umschlägen, auf Visitenkarten und Rechnungen
in der Form, dass sie der Darstellung des graphisch und farblich hervorgehobe-
nen Zeichens "AKZENTA" die konkrete Dienstleistung "Vermittlung von nationa-
len und internationalen Versicherungen" sowie ihren Rechtsformzusatz nach-
stellt. In der Verwendung des unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils
"AKZENTA" im Zusammenhang mit der konkret bezeichneten Dienstleistung
des Unternehmens wird der Verkehr nicht allein die Benennung des gleichna-
migen Geschäftsbetriebs der Lizenznehmerin sehen, sondern zugleich auch die
bestimmte Leistung, die aus diesem Geschäftsbetrieb stammt. In diesem Zu-
sammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen
daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensna-
men gekennzeichnet werden (Bous in Ekey/Klippel aaO § 26 Rdn. 31; Hack-
barth aaO S. 250 f.). Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungs-
kräftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer konkret bezeichneten Dienst-
leistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelmäßig als
Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen.
Dem steht die Anfügung eines Rechtsformzusatzes grundsätzlich nicht entge-
gen.
c) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es im vorlie-
genden Zusammenhang auf den Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen der Beklagten und der Lizenznehmerin nicht an. Diesen Vereinbarungen
kommt für die hier allein maßgebliche Beurteilung, ob der Verkehr die Verwen-
dung des Zeichens (auch) als Herkunftshinweis versteht, keine Bedeutung zu.
d) Der Verkehr wird im Übrigen auch die in Alleinstellung erfolgte Ver-
wendung des Zeichens "AKZENTA" in den Sonderinformationen der Reihe "Im-
pulse" der Lizenznehmerin für Juli und September 2001 nicht lediglich dahin
verstehen, dass es sich um Informationen eines Unternehmens mit dem ent-
sprechenden Firmennamen handelt, sondern auch die dabei angebotenen Ver-
sicherungsdienstleistungen der Lizenznehmerin zuordnen.
3. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach die Marke mangels
Benutzung löschungsreif ist, erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als
richtig (§ 561 ZPO).
a) Der Beklagten kommen, anders als die Revisionserwiderung meint,
gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG die Benutzungshandlungen der Lizenznehmerin
zugute. Zwar hatte die Beklagte der Lizenznehmerin mit der Abgrenzungsver-
einbarung vom 2. Juli 1991 lediglich den firmenmäßigen Gebrauch der Be-
zeichnung "AKZENTA" gestattet. Nach dem Lizenzvertrag vom 19. Februar
2001 war die Lizenznehmerin dann aber auch zu einer markenmäßigen Benut-
zung dieser Bezeichnung berechtigt.
b) Der Lizenznehmerin fehlte im Übrigen nicht etwa deshalb der insoweit
erforderliche Fremdbenutzungswille, weil sie für Mitbewerber der Beklagten
ebenfalls Versicherungen vermittelte. Maßgeblich ist im Rahmen des § 26
Abs. 2 MarkenG allein, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu
benutzen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 78; Ingerl/Rohnke
aaO § 26 Rdn. 86). Davon kann bei einem wirksamen Lizenzvertrag regelmäßig
ausgegangen werden. Dagegen ist es unerheblich, ob der Verkehr die Benut-
zungshandlungen dem Markeninhaber oder dem Zustimmungsempfänger i.S.
des § 26 Abs. 2 MarkenG zutreffend zuordnen kann (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4
WZG - BGHZ 112, 316, 321 - Silenta; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 88; Fezer,
Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 86).
c) Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen kann nicht
abschließend beurteilt werden, ob nicht im Hinblick auf den sehr weiten Ober-
begriff "Versicherungswesen" eine Teillöschung der Streitmarke in Betracht
kommt (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP
2001, 1211 - ISCO; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 26). Nach den Ausführungen
oben unter II 2 ist die Streitmarke jedenfalls für die von dem Oberbegriff aus-
drücklich erfasste Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" herkunfts-
hinweisend benutzt worden. Ob sie darüber hinaus auch noch für weitere
Dienstleistungen aus dem Bereich des Versicherungswesens benutzt worden
ist, lässt sich den bislang getroffenen Feststellungen nicht entnehmen.
4. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits fer-
ner deshalb verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus
ebenfalls folgerichtig - keine Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob die
Benutzung der Streitmarke als i.S. des § 26 MarkenG ernsthaft anzusehen ist
(vgl. dazu EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 43 - Ansul/Ajax; EuGH, Urt. v. 11.5.2006
- C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Tz. 68 ff. = GRUR Int. 2006,
735 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; BGH, Beschl. v. 6.10.2005 - I ZB 20/03,
GRUR 2006, 152 Tz. 21 = WRP 2006, 102 - GALLUP). In diesem Zusammen-
hang ist zu berücksichtigen, dass die für die Rechtserhaltung notwendige Mar-
kenbenutzung nicht ständig während des im Streitfall maßgeblichen Zeitraums
von Juni 1998 bis Juni 2003 erfolgt sein muss, sondern lediglich - in Wechsel-
wirkung mit dem Umfang der Benutzung - die Annahme einer wirtschaftlich
sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung
der Marke rechtfertigen muss (BGH GRUR 1999, 995, 996 - HONKA; GRUR
2000, 1038, 1039 - Kornkammer).
III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist zur
neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an
das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Bornkamm
RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg ist ausgeschieden und kann da- her nicht unterschreiben. Bornkamm
Büscher
Schaffert
Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 11.03.2004 - 31 O 695/03 -
OLG Köln, Entscheidung vom 01.10.2004 - 6 U 62/04 -