BGH Beschluss vom 11.05.2000 – X ZB 26/98

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 26/98

vom

11. Mai 2000

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: BGHZ: nein

ja

Sintervorrichtung

GebrMG § 5 Abs. 1 Satz 3 F: 28. August 1986, § 15 Abs. 1 Nr. 1;

PrPG Art. 12 Nr. 3

Einem Gebrauchsmusteranmelder steht der in Anspruch genommene Anmel-

detag einer früheren Patentanmeldung nicht zu, wenn die gesetzliche Frist zur

Inanspruchnahme dieses Anmeldetags (Abzweigung) bei Einreichung der Ge-

brauchsmusteranmeldung bereits abgelaufen war. In diesem Fall ist grundsätz-

lich gegenüber dem Gebrauchsmuster die vor Einreichung der Gebrauchsmu-

steranmeldung erfolgte Veröffentlichung des Patents als Stand der Technik zu

berücksichtigen.

BGH, Beschl. v. 11. Mai 2000 - X ZB 26/98 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Mai 2000 durch

den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Scharen, Keuken-

schrijver und die Richterin Mühlens

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Ge-

brauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 6. Mai 1998 wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückge-

wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM festgesetzt.

I. Die Antragsgegnerin hat am 8. Dezember 1995 ein Gebrauchsmuster

unter der Bezeichnung "Vorrichtung zur Herstellung von Formkörpern durch

Teilsinterung" mit ursprünglich 41 Schutzansprüchen angemeldet. Dabei hat

sie den Anmeldetag 14. Oktober 1987 der europäischen Patentanmeldung

88 900 160 sowie deren US-Prioritäten vom 17. Oktober 1986 und 5. Oktober

1987 in Anspruch genommen. Auf die europäische Patentanmeldung ist das

europäische Patent 0 287 557 erteilt worden, das am 28. Dezember 1994 ver-

öffentlicht worden ist. Das Gebrauchsmuster ist am 1. Februar 1996 eingetra-

gen worden.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Schutzansprüche 1 bis 29 und

41, soweit sich Anspruch 41 auf einen der Ansprüche 1 bis 29 bezieht, bean-

tragt. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widerspro-

chen und ihr Gebrauchsmuster mit teilweise neu gefaßten Ansprüchen vertei-

digt. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts hat das

Streitgebrauchsmuster durch Beschluß vom 26. Juni 1997 in dem von der An-

tragstellerin angegriffenen Umfang gelöscht. Zur Begründung hat die Ge-

brauchsmusterabteilung ausgeführt, daß die Abzweigungserklärung verspätet

erfolgt und die Abzweigung demzufolge unwirksam sei. Als Anmeldetag komme

dem Gebrauchsmuster daher nur der Tag der Einreichung der Unterlagen beim

Deutschen Patentamt zu. Dann gehöre aber die europäische Patentschrift

0 287 657 zum Stand der Technik und nehme den Gegenstand des Ge-

brauchsmusters neuheitsschädlich vorweg.

Die Antragsgegnerin hat fristgemäß Beschwerde mit dem Antrag einge-

legt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschungsantrag in

dem zuletzt vor der Gebrauchsmusterabteilung verteidigten Umfang zurückzu-

weisen. Demgegenüber hat die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde zu-

rückzuweisen, hilfsweise, die Rechtsunwirksamkeit des Gebrauchsmusters

festzustellen. Mit Beschluß vom 6. Mai 1998 hat das Bundespatentgericht den

angefochtenen Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung dahin abgeändert,

daß statt der Löschung die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitge-

brauchsmusters im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche ausgespro-

chen werde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die durch das Bundespatentge-

richt zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin, der die Antragstel-

lerin entgegengetreten ist.

II. Die Rechtsbeschwerde hat im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Antragstellerin habe

zwar keinen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wohl aber sei die

von ihr hilfsweise begehrte Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmu-

sters im angegriffenen Umfang gerechtfertigt. Allgemein sei anerkannt, daß

eine "Löschung" nicht mehr in Betracht komme, wenn das Gebrauchsmuster

schon aufgrund eines Verzichts oder wegen Ablaufs der Schutzdauer (§ 23

GebrMG) erloschen sei. Vergleichbar sei die Rechtslage, wenn die gesetzli-

chen Voraussetzungen für das Entstehen des Schutzes von Anfang an nicht

erfüllt gewesen seien. In all diesen Fällen könne aber ein Bedürfnis zur Besei-

tigung des durch die Eintragung hervorgerufenen "Rechtsscheins" des Beste-

hens eines Musterschutzes gegeben sein. Für die deshalb rechtlich mögliche

rückwirkende Feststellung der Unwirksamkeit bestehe das erforderliche Be-

dürfnis auch im vorliegenden Fall, der dadurch gekennzeichnet sei, daß das

Entstehen eines Gebrauchsmusters nach dem gesetzlichen Rahmen schlecht-

hin nicht in Betracht komme. Der Schutz sei ausgeschlossen, weil das Gesetz

für den von der Antragsgegnerin durch Abzweigungserklärung vom

8. Dezember 1995 beanspruchten Anmeldetag, den 14. Oktober 1987, keinen

Gebrauchsmusterschutz mit über achtjähriger Schutzdauer kenne. Das folge

aus § 23 Abs. 2 Satz 1 GebrMG 1986. Diese Vorschrift, die eine Verlängerung

der Schutzdauer bis auf höchstens acht Jahre vorsehe, sei maßgebend. Das

ab dem 1. Juli 1990 geltende Gebrauchsmusterrecht sehe zwar eine Verlänge-

rungsmöglichkeit bis auf zehn Jahre vor (§ 23 Abs. 2 Satz 1 GebrMG in der

Fassung des Produktpirateriegesetzes - PrPG); die Übergangsvorschrift des

Art. 12 Nr. 3 PrPG gestatte aber bei einer an Sinn und Zweck der Regelung

ausgerichteten Auslegung nicht, die zehnjährige Schutzdauer auch für Ge-

brauchsmuster als eröffnet anzusehen, die aus einer vor dem 1. Juli 1990 ein-

gereichten Patentanmeldung abgezweigt worden seien; für sie verbleibe es bei

der höchstmöglichen Schutzdauer von acht Jahren. Zudem gelte in Fällen wie

dem vorliegenden auch nur die Abzweigungsfrist von acht Jahren nach § 5

Abs. 1 Satz 3 GebrMG 1986 und nicht die Frist von zehn Jahren nach § 5

Abs. 1 Satz 3 GebrMG in der Fassung des Produktpirateriegesetzes.

2. Die Rechtsbeschwerde meint demgegenüber, daß auf eine abge-

zweigte Gebrauchsmusteranmeldung, die nach dem 1. Juli 1990 beim Patent-

amt eingereicht werde, auch dann die neuen gesetzlichen Regelungen über die

Schutz- und Abzweigungsfrist in § 5 Abs. 1 Satz 3, § 23 Abs. 2 Satz 3 GebrMG

in der Fassung des Produktpirateriegesetzes anzuwenden seien, wenn für die

abgezweigte Anmeldung der Altersrang einer vor dem 1. Juli 1990 eingereich-

ten Patentanmeldung beansprucht werde. Die Formulierung der Übergangsre-

gelung in Art. 12 Nr. 3 PrPG, der neue Rechtszustand gelte nur für neu ange-

meldete und die darauf eingetragenen Gebrauchsmuster, grenze lediglich jene

Anmeldungen und die darauf eingetragenen Gebrauchsmuster von den zu die-

sem Zeitpunkt schwebenden Gebrauchsmusteranmeldungen und schon einge-

tragenen Gebrauchsmustern ab. Bei Inkrafttreten des Produktpirateriegesetzes

noch nicht erfolgte, aber wegen des Gegenstands der Patentanmeldung künftig

mögliche Anmeldungen aufgrund von Abzweigungen hätten bei Inkrafttreten

des Gesetzes definitionsgemäß noch nicht existiert. Die Beteiligten hätten

demnach auch nicht davon ausgehen können, daß die Laufzeit der schlafen-

den Anmeldung auf acht Jahre beschränkt sei. Die in der schlafenden, nach

Inkrafttreten des Produktpirateriegesetzes zur echten Anmeldung erstarkten

abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung beschriebene Erfindung sei bei

Inkrafttreten des Produktpirateriegesetzes Teil einer Patentanmeldung, für die

zeitlich länger währender Schutz (§ 16 PatG) habe erlangt werden können, als

das unter Berücksichtigung der in Art. 5 Nr. 7 PrPG vorgesehenen Verlänge-

rung der Laufzeit des Gebrauchsmusterschutzes der Fall sei. Bei den beteilig-

ten Verkehrskreisen habe demnach nicht das Vertrauen bestehen können, die

nach dem 1. Juli 1990 aus einer schlafenden Anmeldung erstarkte Ge-

brauchsmusteranmeldung werde Rechtswirkungen nur für acht und nicht für

zehn Jahre entfalten. Im übrigen stehe die vom Bundespatentgericht vorge-

nommene Auslegung auch nicht in Einklang mit der Zielsetzung, die der Ge-

setzgeber mit der Änderung des Gebrauchsmustergesetzes vom 15. August

1986 verfolgt habe, nämlich die Attraktivität des Gebrauchsmusterschutzes vor

allem auch im Interesse der kleinen und mittleren Industrie zu stärken und

weiterzuentwickeln.

3. Die Feststellung des Bundespatentgerichts, das Streitgebrauchsmu-

ster sei im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche unwirksam, besteht zu

Recht.

a) Die Möglichkeit der Feststellung, daß die Eintragung eines Ge-

brauchsmusters von Anfang an ohne Rechtswirkungen war, ist in Fällen ent-

wickelt worden, in denen das Gebrauchsmuster aus einem für die Zukunft wir-

kenden Grund, etwa durch Ablauf der Schutzdauer oder wegen Verzichts des

Inhabers bereits erloschen war. Ein Löschungsgrund kann dann - wie in Recht-

sprechung und Schrifttum anerkannt ist - nicht zur Löschung führen (BGHZ 64,

155, 158 - Lampenschirm; BGH, Beschl. v. 2.3.1967 - Ia ZB 10/65, GRUR

1967, 351, 352 - Korrosionsschutz-Binde; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 15

GebrMG, Rdn. 3; Busse, PatG, 5. Aufl., Vor § 15 GebrMG, Rdn. 9), weil hierfür

Voraussetzung ist, daß die durch die Eintragung des Gebrauchsmusters ver-

mittelte Rechtsposition weiterhin besteht. Nicht anders liegen die Dinge, wenn

der Grund für die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters von Anfang an be-

stand. Da auch dann mit der vorgenommenen Eintragung eine Registerposition

besteht, die in gleicher Weise berechtigte Interessen eines Dritten beeinträch-

tigen kann, kann derjenige, der eine Inanspruchnahme aus dem Gebrauchs-

muster zu besorgen hat, die Feststellung seiner Unwirksamkeit unter der Vor-

aussetzung verlangen, daß ein in §§ 15 Abs. 1 und 2, 13 Abs. 2 GebrMG vor-

gesehener Löschungsgrund vorliegt. Ein solcher Fall ist hier gegeben.

b) So wie es der Eintragung zugrunde liegt und die Registerposition be-

stimmt, ist das Streitgebrauchsmuster niemals entstanden, weil die Erklärung,

den für die europäische Patentanmeldung 88 900 160 maßgeblichen Anmel-

detag (nebst US-Prioritäten) in Anspruch zu nehmen, wirkungslos geblieben

ist. Denn die für eine solche Inanspruchnahme vorgesehenen Voraussetzun-

gen waren bei der Einreichung der Anmeldung am 8. Dezember 1995 nicht er-

füllt, weil zu diesem Zeitpunkt die in § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG in der Fassung

des GebrMÄndG 1986 normierte Abzweigungsfrist von acht Jahren im Hinblick

auf den Anmeldetag der genannten europäischen Patentanmeldung, dem

5. Oktober 1987, bereits abgelaufen war. Der demgegenüber von der Rechts-

beschwerde vertretenen Ansicht, die Abzweigungsfrist bestimme sich im vorlie-

genden Fall nach § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG in der Fassung des Produktpirate-

riegesetzes, der dafür zehn Jahre vorsieht, ist nicht zu folgen. Das ergibt sich

aus Art. 12 Nr. 3 PrPG, der den zeitlichen Übergang von den alten zu den

durch das Produktpirateriegesetz erneuerten Vorschriften des Gebrauchsmu-

stergesetzes regelt (vgl. zu der gleichgelagerten Frage der höchstmöglichen

Schutzdauer in solchen Fällen: Sen.Beschl. v. 31.1.2000 - X ZB 28/98, Umdr.

S. 4 ff., zur Veröffentlichung vorgesehen - Schutzdauer bei Gebrauchsmuster-

abzweigung).

Der Rechtsbeschwerde ist zwar zuzugeben, daß der Wortlaut der Über-

gangsvorschrift zunächst für die von ihr vertretene Ansicht spricht. Maßgeblich

für die Auslegung einer Gesetzesvorschrift ist jedoch der in dieser zum Aus-

druck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, der nicht allein aus

dem Wortlaut der Norm, sondern auch aus ihrem Zusammenhang, ihrem

Zweck sowie aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsgeschichte zu

ermitteln ist (vgl. BGHZ 46, 74, 76 - Schallplatten, m.w.N.). Entsprechend ist

hier zu berücksichtigen, daß nach dem Wortlaut des Art. 12 Nr. 3 PrPG u.a.

auch die in Art. 5 Nr. 7 Buchst. a) aa) dieses Gesetzes geregelte Änderung der

Schutzdauer des Gebrauchsmusters in § 23 Abs. 2 Satz 1 GebrMG nur auf die

nach Inkrafttreten dieser Regelung am 1. Juli 1990 (Art. 14 PrPG) beim Patent-

amt eingereichten Gebrauchsmusteranmeldungen und die darauf eingetrage-

nen Gebrauchsmuster anzuwenden ist. Von der Anwendung der neuen Vor-

schriften ausgeschlossen sind nicht nur solche Anmeldungen, die bereits vor

dem Stichtag auf die Eintragung eines Gebrauchsmusters gerichtet waren,

sondern auch ältere sogenannte Abzweigungsanmeldungen nach § 5 Abs. 1

GebrMG. Denn auch bei diesen handelt es sich um Anmeldungen, die vor dem

Stichtag beim Patentamt eingereicht worden sind und letztlich auf die Eintra-

gung eines Gebrauchsmusters gerichtet waren. Das legt es nahe, im Rahmen

der Übergangsvorschrift des Art. 12 Nr. 3 PrPG als maßgebliches Anmeldeda-

tum einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gleichfalls das in An-

spruch genommene Datum der Ursprungsanmeldung zu berücksichtigen.

Zudem sprechen Normzusammenhang und Normzweck für eine solche

Auslegung. Sinn der erst im parlamentarischen Verfahren eingestellten Über-

gangsregelung war es, im Interesse der Rechtssicherheit die neuen Vorschrif-

ten über Voraussetzungen und weitere Verlängerung der Schutzdauer des Ge-

brauchsmusters nicht auf die vor Inkrafttreten der Neuregelung eingereichten

Gebrauchsmusteranmeldungen und darauf erteilten Gebrauchsmuster anzu-

wenden, hinsichtlich derer es bei den früheren Vorschriften verbleiben sollte

(Empfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 11/5744, S. 31 ff.; BlPMZ

1990, 195, 200). Demnach sollten für vor dem 1. Juli 1990 angemeldete Ge-

brauchsmuster weiterhin das Raumerfordernis wie die achtjährige Höchst-

schutzdauer gelten. Der Gesetzgeber hat bei der Formulierung der Übergangs-

regelung die durch die mit dem Gebrauchsmusteränderungsgesetz 1986 ge-

schaffene Möglichkeit der Abzweigung aus einer früheren Patentanmeldung

zwar nicht ausdrücklich berücksichtigt. Es gibt jedoch keinen Anhaltspunkt da-

für, daß er im Fall der Ausschöpfung dieser Möglichkeit den Gebrauchsmuster-

schutz sachlich - Wegfall des Raumerfordernisses - und zeitlich - zehnjährige

Höchstschutzdauer - in einem Umfang eröffnen wollte, der in Widerspruch zu

der Regelung gestanden hätte, die für bereits ursprünglich als Gebrauchsmu-

ster angemeldete Schutzrechte eingeführt wurde. Vielmehr war es ersichtlich

das Anliegen des Gesetzgebers, vor dem 1. Juli 1990 angemeldete Ge-

brauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen, die zwar nach diesem

Stichtag eingereicht worden sind, mit denen jedoch der Altersrang einer vor

dem Stichtag eingereichten Patentanmeldung in Anspruch genommen werden

soll, insoweit gleich zu behandeln (vgl. im einzelnen Sen., aaO - Schutzdauer

bei Gebrauchsmusterabzweigung).

c) Gegenüber der Antragsgegnerin bestünde schließlich auch Anspruch

auf Löschung, weil der Gegenstand des Streitpatents nach den §§ 1 bis 3

GebrMG nicht schutzfähig ist (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG). Da es der Antrags-

gegnerin - wie vorstehend ausgeführt ist - verwehrt ist, sich auf den von ihr mit

der Anmeldung des Gebrauchsmusters in Anspruch genommenen Tag der

Anmeldung der europäischen Patentanmeldung 88 900 160 bzw. einer der mit

dieser Anmeldung in Anspruch genommenen Prioritäten zu berufen, kommt der

Anmeldung des Streitgebrauchsmusters jedenfalls kein früherer Zeitrang als

der Tag der tatsächlichen Anmeldung zu. Dies hat zur Folge, daß der gesamte

einschlägige Stand der Technik aus der Zeit vor dem 8. Dezember 1995 bzw.

- soweit es sich um Beschreibungen und Benutzungen handelt, die auf der

Ausarbeitung der Antragsgegnerin oder ihres Rechtsvorgängers beruhen - vor

dem 8. Juni 1995 zu berücksichtigen ist (§ 3 Abs. 1 GebrMG). Der Schutzfä-

higkeit des Streitgebrauchsmusters steht daher insbesondere die dem Ge-

brauchsmuster entsprechende Beschreibung des der Antragsgegnerin erteilten

und bereits am 28. Dezember 1994 veröffentlichten europäischen Patents

88 900 160 entgegen, wie schon die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen

Patentamts zutreffend festgestellt hat.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 5 GebrMG in Verbindung

mit § 109 Abs. 1 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für

erforderlich erachtet (§ 18 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens