BGH Urteil vom 10.08.2000 – I ZR 283/97

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 283/97

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Verkündet am: 10. August 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

EQUI 2000

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, §§ 13, 50 Abs. 1 Nr. 4, § 51 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 2,

§ 54 Abs. 1, § 55;

UWG § 1

a) Zu den sonstigen Rechten i.S. des § 13 MarkenG gehört nicht der wettbe-

werbsrechtliche Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG.

b) Der beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellende Antrag auf Lö-

schung einer Marke nach § 54 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG

schließt einen vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgenden Anspruch auf

Löschung der Marke nach § 1 UWG wegen bösgläubiger Markenanmeldung

nicht aus.

BGH, Urt. v. 10. August 2000 - I ZR 283/97 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 27. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher

und Raebel

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts München vom 23. Oktober 1997 wird auf Kosten der Klä-

gerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin produziert und vertreibt unter anderem Futtermittel und

nichtmedizinisches Ergänzungsfutter. Zuvor vertrieb von 1985 bis November

1989 die S. GmbH die Produkte der Klägerin unter deren Marke "Equi-

stro". Nach Beendigung der Tätigkeit

für die Klägerin nahm die S.

GmbH im November 1989 den Vertrieb eigener, von der Beklagten entwickelter

Produkte unter der Bezeichnung "EQUI 2000" auf.

Die Klägerin meldete am 8. Januar 1990 die Marke "EQUI" unter ande-

rem für Futtermittel und nichtmedizinisches Ergänzungsfutter an, die das Deut-

sche Patentamt am 8. Februar 1996 unter Nr. 2099587 eintrug.

Die Beklagte ist aufgrund Rechtsübergangs Inhaberin der für identische

Waren aufgrund einer Anmeldung der S. GmbH vom 24. Februar 1990

eingetragenen Marke Nr. 1158993 "EQUI 2000".

Die Klägerin hat in der Verwendung des Zeichens "EQUI 2000" wegen

der Gefahr der Verwechslung mit ihrem Kennzeichen "EQUI" eine Verletzung

ihrer Markenrechte gesehen. Sie hat einen Anspruch auf Einwilligung in die

Löschung der Marke der Beklagten geltend gemacht.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsge-

fahr der Marken in Abrede gestellt und den Einwand des Rechtsmißbrauchs

erhoben. Sie hat vorgetragen, die Klägerin habe die Marke "EQUI" mit der Ab-

sicht angemeldet, die S. GmbH im Wettbewerb zu behindern.

Im Wege der Widerklage hat die Beklagte die Klägerin auf Einwilligung

in die Löschung der Marke "EQUI" in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abge-

wiesen. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen und die Klägerin auf

die Widerklage verurteilt, in die Löschung ihrer Marke "EQUI" einzuwilligen.

Mit der Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landge-

richtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den

Kollisionszeichen bejaht, die Klage der Klägerin jedoch abgewiesen und der

Beklagten einen Anspruch auf Löschung der Klagemarke "EQUI" nach § 1

UWG wegen unbilliger Behinderung zuerkannt. Dazu hat es ausgeführt:

Die prioritätsältere Marke der Klägerin sei kennzeichnungsschwach. An-

gesichts der Warenidentität sei bei den Marken der Parteien zumindest von

mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen. Die Zahl "2000" schließe die

Annahme nicht aus, daß die Waren aus einem mit der Klägerin verbundenen

Betrieb stammten.

Die Klägerin könne jedoch aus ihrer Marke "EQUI" keine Rechte gegen

die Beklagte ableiten, sondern sei zur Einwilligung in die Löschung ihrer Marke

verpflichtet, weil der S. GmbH ein Löschungsanspruch nach § 13

MarkenG, § 1 UWG zugestanden habe, der auf die Beklagte übergegangen

sei. Die Eintragung der Marke "EQUI" der Klägerin sei in Behinderungsabsicht

erfolgt. Nachdem ihr die Werbung der S. GmbH bekannt geworden sei,

habe die Klägerin versucht, "EQUI 2000" als Marke eintragen zu lassen. Auf

Rat ihres Patentanwalts habe sie sodann nur "EQUI" als Marke angemeldet.

Die Klägerin nutze auch ihre ältere Marke "Equistro" weiter und erziele mit der

Marke "EQUI" nur Umsätze von jährlich mindestens 50.000,-- DM. Zudem habe

die Klägerin Ansprüche aus ihrer Marke erst mit der Klage vom 26. November

1996 geltend gemacht.

Zwar habe die Beklagte wegen der kurzen Benutzungszeit von sechs bis

sieben Wochen im Zeitpunkt der Markenanmeldung der Klägerin noch nicht

über einen wertvollen Besitzstand verfügt. Dieser sei wegen der Behinde-

rungsabsicht der Klägerin aber auch nicht erforderlich.

Die Beendigung der Zusammenarbeit mit der S. GmbH und der

Aufbau einer konkurrierenden Vertriebsorganisation seien kein ausreichender

Grund für die Markenanmeldung der Klägerin. Diese habe sich nicht in einer

Abwehrsituation befunden. Unterlassungsansprüche wegen unzulässiger Wer-

bung habe die Klägerin gerichtlich durchgesetzt. Weitergehende Unterlas-

sungsansprüche der Klägerin gegen eine Betätigung der S. GmbH auf

demselben Marktsektor hätten nicht bestanden.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat die auf Einwilligung in die Löschung der

Marke "EQUI 2000" gerichtete Klage zu Recht abgewiesen.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht nach Inkrafttreten des Markenge-

setzes am 1. Januar 1995 für die nach diesem Zeitpunkt erhobene Löschungs-

klage von den Vorschriften des Markengesetzes ausgegangen. Zwar hat das

Berufungsgericht nicht festgestellt, wann die am 24. Februar 1990 angemel-

dete Marke "EQUI 2000" der S. GmbH eingetragen worden ist. Darauf

kommt es jedoch nicht an. Denn auch wenn die Marke vor dem 1. Januar 1995

eingetragen worden sein sollte, wäre die auf Löschung gerichtete Klage nur

begründet, wenn der Löschungsanspruch sich auch aus den Vorschriften des

Markengesetzes ergibt (§ 163 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit Satz 1 MarkenG).

b) Das Berufungsgericht hat - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu

Recht angenommen, daß die Voraussetzungen eines markenrechtlichen Lö-

schungsanspruchs der Klägerin gemäß § 51 Abs. 1, § 55, § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG an sich gegeben sind. Von einer Verwechslungsgefahr nach § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist auch dann auszugehen, wenn der Verkehr zwar - wie

vom Berufungsgericht offengelassen - nicht der Gefahr unmittelbarer Ver-

wechslungen (die angegriffene Kennzeichnung für die Klagemarke zu halten)

erliegt, sondern im Sinne der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besonders ange-

sprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der einander ge-

genüberstehenden Kennzeichen die angegriffene Bezeichnung infolge teilwei-

ser Übereinstimmung mit der Klagemarke in einem wesensgleichen Stamm

dem Inhaber der Klagemarke zuordnet (Verwechslungsgefahr unter dem

Aspekt des Serienzeichens: vgl. BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR

1999, 587, 589 = WRP 1999, 530 - Cefallone, m.w.N.; Urt. v. 20.10.1999

- I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1). Diese

Voraussetzungen hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen.

c) Im Ergebnis ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurtei-

lung des Berufungsgerichts, daß der Löschungsanspruch der Klägerin nach

§ 51 Abs. 1, § 55, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gleichwohl nicht durchgreift.

aa) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts steht dem Lö-

schungsanspruch der Klägerin allerdings kein Anspruch aus § 13 MarkenG in

Verbindung mit § 1 UWG wegen unbilliger Behinderung der Rechtsvorgängerin

der Beklagten entgegen. Die Vorschrift des § 13 MarkenG ist bei einem wett-

bewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG nicht anwendbar

(vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 13 Rdn. 14; a.A. Fezer, Markenrecht,

2. Aufl., § 13 Rdn. 2). Sie setzt sonstige ältere Rechte voraus. Das sind aber

grundsätzlich nur absolute Rechte, die mit einem bestimmten Zeitrang erwor-

ben werden (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 13 Rdn. 14; Althammer/Ströbele/Klaka,

MarkenG, 5. Aufl., § 13 Rdn. 2), wie die beispielhafte Aufführung der sonstigen

Rechte in § 13 Abs. 2 MarkenG zeigt. Dazu gehören nicht wettbewerbsrechtli-

che Unterlassungsansprüche.

bb) Bei der Marke der Klägerin liegen aber die Voraussetzungen des

absoluten Schutzhindernisses nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG vor, die die Be-

klagte gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG im Löschungsverfahren vor den or-

dentlichen Gerichten (§ 55 MarkenG) der Klägerin entgegenhalten kann.

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht,

wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Mit der Regelung des

§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG hat der Gesetzgeber von der Möglichkeit in Art. 3

Abs. 2 Buchst. d der Markenrechtsrichtlinie Gebrauch gemacht. Der aus der

Markenrechtsrichtlinie stammende Begriff der Bösgläubigkeit i.S. von § 50

Abs. 1 Nr. 4 MarkenG bedarf einer eigenständigen kennzeichenrechtlichen

Auslegung (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 =

BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89; Fezer aaO § 50 Rdn. 22; Ingerl/Rohnke

aaO § 50 Rdn. 8).

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4

MarkenG ist danach jedenfalls dann auszugehen, wenn die Anmeldung

rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begr. zum Regierungs-

entwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Damit

knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtli-

chen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des

Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders

nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sind daher diese Grundsätze weiter heranzu-

ziehen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP

1998, 373 - Analgin; Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rdn. 8).

Schon deshalb kommt es auf den Einwand der Revision nicht an, daß das Mar-

kengesetz zum Zeitpunkt der Zeichenanmeldung noch nicht in Kraft getreten

war und es das in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG geregelte Erfordernis der Bös-

gläubigkeit noch nicht gab.

Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlau-

ter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche

Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu

haben (BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 = WRP

1980, 74 - TORCH; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998

- I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. - Makalu). Etwas anderes kann je-

doch dann gelten, wenn auf seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände

vorliegen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne

der genannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände können

darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitz-

standes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche

oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Be-

zeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder

in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als

Kennzeichen hat eintragen lassen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch

darin gesehen werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der

Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwir-

kung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH

GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu).

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, die Klägerin habe den zeichenrechtlichen Schutz zweckfremd

nur als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt. Sie meint, das Berufungs-

gericht habe bereits eine Absicht der Klägerin, die angemeldete Marke tat-

sächlich zu benutzen, als einen die Unlauterkeit ausschließenden Beweggrund

genügen lassen müssen.

Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes

einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr

reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war (vgl. BGH, Urt. v.

10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Sham-

rock III; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin, m.w.N.).

Das hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß angenommen. Es hat

dies vor allem - in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise - daraus

gefolgert, daß die Klägerin sich zunächst die Marke "EQUI 2000" eintragen

lassen wollte, die die Beklagte bereits zur Kennzeichnung ihrer Produkte be-

nutzte, sich aber noch nicht hatte eintragen lassen, und daß die Umsätze der

Klägerin mit der Marke "EQUI" gering geblieben sind. Zu Recht hat das Beru-

fungsgericht auch darauf abgestellt, daß die Klägerin zum Zeitpunkt der Mar-

kenanmeldung über die eigene Marke "Equistro" verfügte und nach Beendi-

gung der Zusammenarbeit mit der S. GmbH kein Grund ersichtlich war, eine

neue,

mit dem Zeichen "EQUI 2000" der S. GmbH verwechslungsfähige Mar-

ke einzuführen.

Ohne Erfolg rügt die Revision weiterhin, das Berufungsgericht hätte eine

unlautere Verwendung der Bezeichnung

"EQUI 2000" durch die S.

GmbH unter Abwehrgesichtspunkten als hinreichenden sachlichen Grund für

eine Markenanmeldung der Klägerin genügen lassen müssen.

Das Berufungsgericht hat berücksichtigt, daß die S. GmbH

- ebenso wie die Klägerin - nach der Beendigung der gemeinsamen Zusam-

menarbeit unzulässige Werbemaßnahmen durchgeführt hat. Es hat jedoch zu-

treffend angenommen, daß daraus nur Unterlassungsansprüche hinsichtlich

der jeweiligen Werbemaßnahmen der Parteien folgten.

Den weiteren Vortrag der Klägerin zur Auflösung der Alleinvertriebsver-

einbarung mit der S. GmbH und zu den Begleitumständen hat das Be-

rufungsgericht zu Recht nicht in die Beurteilung einbezogen. Der Vortrag ist

von der Beklagten bestritten und von der Klägerin nicht unter Beweis gestellt

worden.

Danach besteht der Löschungsausschlußgrund des § 51 Abs. 4 Nr. 2

MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse der Klagemarke nach § 50

MarkenG, der im Löschungsverfahren (§ 55 MarkenG) zugunsten der jüngeren

Marke auch von der Beklagten als Markeninhaberin geltend gemacht werden

kann, ohne daß es in diesem Zusammenhang auf den vom Berufungsgericht

angenommenen Übergang eines Löschungsanspruchs nach § 1 UWG von der

S. GmbH auf die Beklagte ankommt.

2. Die Revision hat auch insoweit keinen Erfolg, als das Berufungsge-

richt der Widerklage stattgegeben hat.

a) Die Beklagte ist mit der auf Einwilligung in die Löschung der Marke

"EQUI" der Klägerin gerichteten Widerklage nach § 1 UWG im Klageverfahren

vor den ordentlichen Gerichten nicht ausgeschlossen.

Nach der Vorschrift des § 54 Abs. 1 MarkenG kann beim Deutschen

Patent- und Markenamt ein Antrag auf Löschung der Marke gestellt werden,

wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war, § 50 Abs. 1 Nr. 4

MarkenG. Dies schließt jedoch einen vor den ordentlichen Gerichten und nicht

im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu verfol-

genden Anspruch aus § 1 UWG auf Einwilligung in die Löschung der Marke

nicht aus (vgl. Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke aaO § 55 Rdn. 43;

Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdn. 240; Helm,

GRUR 1996, 593, 600; Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 274; v. Linstow,

MarkenR 1999, 81, 83). Das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 Nr. 4

MarkenG stellt keine abschließende Regelung dar, um rechtsmißbräuchliche

oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen. Der Gesetz-

geber hat mit den Bestimmungen des Markengesetzes den unter Geltung des

Warenzeichengesetzes bestehenden ergänzenden wettbewerbsrechtlichen

Schutz nicht einengen und die grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeiten

zwischen dem Patentamt und den ordentlichen Gerichten erhalten wollen (vgl.

Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 57, 64 = BlPMZ 1994,

Sonderheft, S. 51, 58). Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ent-

sprach es ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, daß ein An-

spruch auf Löschung eines eingetragenen Warenzeichens nach § 1 UWG,

§ 826 BGB gegeben sein konnte (vgl. BGH GRUR 1986, 74 - Shamrock III).

Auch nach dem Markengesetz sind die Zivilgerichte ebenfalls mit der Prüfung

bösgläubiger Markenanmeldungen befaßt (§ 55 Abs. 1, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 50

Abs. 1 Nr. 4 MarkenG). Auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung sieht in

Art. 51 Abs. 1b eine Zuständigkeit des Harmonisierungsamtes für den Binnen-

markt und der Gerichte im Falle einer bösgläubigen Markenanmeldung vor. Die

auch nach neuem Recht bestehende Möglichkeit eines Klageverfahrens nach

der Zivilprozeßordnung vor den ordentlichen Gerichten ist auch sinnvoll. Denn

ein solches Verfahren ist besser als das Amtsermittlungsverfahren beim Deut-

schen Patent- und Markenamt auf die Entscheidung der hier in Rede stehen-

den häufig streitigen und komplexen Sachverhalte zugeschnitten (vgl.

v. Linstow, MarkenR 1999, 81, 83). Schließlich dient die zivilrechtliche Rechts-

schutzmöglichkeit nach § 1 UWG gegen sittenwidrige Markenanmeldungen

auch unter der Geltung des Markengesetzes der Verfahrensvereinfachung. Ein

einheitlicher Sachverhalt wird - wie auch im Streitfall - nicht zur Entscheidung

in unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Patentamt und Bundespatentge-

richt einerseits und ordentlichen Gerichten andererseits aufgespalten.

b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der S.

GmbH ein Löschungsanspruch nach § 1 UWG zustand, weil die Klägerin die

Marke "EQUI" hat eintragen lassen, um die S. GmbH unbillig zu behin-

dern. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch (vgl.

oben unter II 1 c bb).

Die Revision macht geltend, der Löschungsanspruch sei nicht von der

S. GmbH auf die Beklagte übergegangen. Dem kann nicht beigetreten

werden. Der Löschungsanspruch nach § 1 UWG richtet sich gegen die von der

Klägerin mit der Absicht der unbilligen Behinderung angemeldete Marke

"EQUI". Nach dem Übergang des Rechts an der Marke "EQUI 2000" setzt sich

bei der Beklagten als jetzigen Inhaberin dieser Marke die unbillige Behinde-

rung durch die Markenanmeldung "EQUI" fort.

III. Die Revision war daher zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Raebel