BGH Urteil vom 12.07.2007 – I ZR 148/04
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR:
ja ja ja
MarkenG § 24
Verkündet am: 12. Juli 2007 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
CORDARONE
a) Die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen sich der Originalhersteller dem Ver- trieb eines parallelimportierten Arzneimittels in einer neuen Verpackung nicht un- ter Berufung auf sein Markenrecht widersetzen kann, weil sich dessen Ausübung als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, gelten auch dann, wenn der Markeninhaber für dasselbe Produkt im Inland und im Ausland unterschiedliche Marken verwen- det und gegen den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels im Inland unter der im Ausland verwendeten Bezeichnung aus seiner inländischen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr vorgeht.
b) Für die Prüfung, ob das Erfordernis, dass das Umpacken eines parallelimportier- ten Arzneimittels notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat vermark- ten zu können, als eine der Voraussetzungen dafür erfüllt ist, dass sich der Mar- keninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter Wie- deranbringung der Marke nicht widersetzen kann, kommt es nur auf das konkrete im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachte Warenexemplar an und nicht auf mit diesem identische oder ähnliche Waren.
UWG §§ 3, 4 Nr. 10
Vertreibt der Markeninhaber ein Arzneimittel im Inland und im Ausland unter unter- schiedlichen Marken, so ist, wenn der Parallelimporteur die im Ausland verwendete, im Inland aber bislang nicht geschützte Bezeichnung für sich im Inland als Marke eintragen lässt und das Arzneimittel unter dieser Bezeichnung (weiter-)vertreibt, eine unlautere Mitbewerberbehinderung nur gegeben, wenn zur Kenntnis von der Benut- zung im Ausland besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Parallel- importeurs als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.
BGH, Urt. v. 12. Juli 2007 - I ZR 148/04 - OLG Hamburg LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 12. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 2. September
2004 aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Ham-
burg, Zivilkammer 12, vom 26. Februar 2002 wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin ist seit dem 19. Mai 1987 Inhaberin der für "Produits et
spécialités pharmaceutiques" eingetragenen IR-Marke "CORDARONE", deren
Schutz mit Wirkung zum 19. Januar 2001 auf Deutschland erstreckt worden ist.
Unter dieser Marke wird von Gesellschaften, die zum Konzern der Klägerin ge-
hören, in Belgien ein Herzmittel in Packungsgrößen zu 20 und 60 Tabletten ver-
trieben. In Deutschland wird dieses Arzneimittel in Packungsgrößen zu 20, 50
und 100 Tabletten unter der Marke "CORDAREX" vertrieben. Inhaberin der am
21. März 1994 für "Herzmittel" eingetragenen Marke "CORDAREX" ist eine
Tochtergesellschaft der Klägerin, die dieser eine Lizenz zur Nutzung der Marke
erteilt hat.
Die Beklagten zu 1 und 2 importieren das Arzneimittel "CORDARONE"
in der Packungsgröße zu 60 Tabletten aus Belgien und vertreiben es in
Deutschland unter der Bezeichnung "CORDARONE" in von ihnen hergestellten
neuen äußeren Umverpackungen zu 20 und 100 Tabletten. Die Beklagte zu 3,
die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1 und 2, ist Inhaberin der am
29. September 2000 angemeldeten und am 19. April 2001 für
"pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesund- heitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsma- terial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; ärztliche Ver- sorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Da- tenverarbeitung"
eingetragenen deutschen Wortmarke "Cordarone".
Die Klägerin beanstandet das Anbieten und den Vertrieb des aus Bel-
gien importierten Arzneimittels in Deutschland unter der Bezeichnung "COR-
DARONE" in neuen Umverpackungen zu 20 und 100 Tabletten als Verletzung
ihrer Markenrechte. Die von den Beklagten verwendete Bezeichnung "COR-
DARONE" sei mit ihrer IR-Marke identisch und mit der Marke "CORDAREX"
verwechselbar. Die Markenrechte seien nicht erschöpft, weil die Verwendung
von neuen Umverpackungen nicht erforderlich sei. Die Beklagten könnten das
Arzneimittel in Deutschland in den Packungsgrößen zu 20 und 100 Tabletten
vertreiben, indem sie die gleichfalls in Belgien vertriebenen Packungsgrößen zu
20 Tabletten
importierten und überklebten und die Packungsgröße zu
100 Tabletten durch Bündeln von fünf Packungen zu 20 Tabletten herstellten.
Der Geltendmachung der Rechte aus ihren Marken stehe die prioritätsältere
Marke der Beklagten zu 3 nicht entgegen, weil deren Anmeldung als rechts-
missbräuchliche "Sperrmarke" eine unlautere Behinderung i.S. von § 1 UWG
a.F. darstelle.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten zu 1 und 2 zu verurteilen, es zu unterlassen, das
Arzneimittel "CORDARONE" aus Belgien zu importieren, um-
zupacken und in der Bundesrepublik Deutschland in eigenen
Umverpackungen à 20 und 100 Tabletten anzubieten und/oder
zu vertreiben;
2. die Beklagte zu 3 zu verurteilen, in die Löschung der Eintra-
gung der Marke Nr. 3072735 "CORDARONE" vor dem Deut-
schen Patent- und Markenamt einzuwilligen.
Die Beklagten haben demgegenüber geltend gemacht, Rechte aus der
Marke "CORDAREX" würden mangels Verwechslungsgefahr nicht verletzt. Auf
die IR-Marke "CORDARONE" könne die Klägerin ihre Ansprüche nicht stützen,
weil die Marke der Beklagten zu 3 prioritätsälter sei. Eine Behinderungsabsicht
habe bei deren Anmeldung nicht vorgelegen. Die Klägerin habe in Deutschland
nur die Marke "CORDAREX" benutzt, die IR-Marke "CORDARONE" sei dage-
gen 13 Jahre lang nicht auf Deutschland erstreckt und hier auch nicht benutzt
worden.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Oberlandesgericht hat die Beklagten auf die Berufung der Klägerin
antragsgemäß verurteilt (OLG Hamburg OLG-Rep 2005, 401).
Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision begehren die Beklagten die
Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin beantragt, das
Rechtsmittel zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht hat den gegen die Beklagten zu 1 und 2 gerich-
teten Unterlassungsanspruch der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3
bis 5 MarkenG und den gegen die Beklagte zu 3 gerichteten Löschungsan-
spruch nach § 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG für begründet erachtet. Zur Begrün-
dung hat es ausgeführt:
Der Unterlassungsanspruch sei aus der Marke "CORDARONE" begrün-
det; auf die Marke "CORDAREX" komme es daher nicht an. Die Rechte aus der
Marke "CORDARONE" seien hinsichtlich der in Belgien in Verkehr gebrachten
Arzneimittel nicht erschöpft, weil das Umpacken in neue Umverpackungen nicht
erforderlich sei und die Klägerin sich daher der Markenbenutzung beim weite-
ren Vertrieb der Waren durch die Beklagten zu 1 und 2 aus berechtigten Grün-
den i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen könne. Die in Deutschland übli-
che Packungsgröße zu 20 Tabletten ließe sich unter Verwendung der belgi-
schen Original-Umverpackung zu 20 Tabletten mit Überklebungen unschwer
herstellen. Die Packungsgröße zu 100 Tabletten könne durch Bündeln der
überklebten Originalpackungen erreicht werden. Da es in Belgien die Pa-
ckungsgrößen zu 20 und 60 Tabletten gebe, seien Bündelungen sogar in zwei-
facher Weise möglich, nämlich durch Bündeln von 5 x 20 Tabletten sowie durch
Zusammenfassung einer Packung zu 60 Tabletten und zweier Packungen zu
20 Tabletten.
Die hinsichtlich der Priorität vorrangige Marke der Beklagten zu 3 stehe
den Rechten der Klägerin aus deren Marke "CORDARONE" nicht entgegen,
weil die Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 offensichtlich in gezielter un-
lauterer Behinderungsabsicht erfolgt sei. Den Beklagten gehe es nur um den
Zweitvertrieb des parallelimportierten Arzneimittels der Klägerin in Deutschland.
Dafür benötigten sie kein eigenes Markenrecht an der Bezeichnung des Arz-
neimittels. Die Marke der Beklagten zu 3 solle demgemäß allein dazu dienen,
den Parallelimport ohne Rücksicht auf die Rechte der Klägerin durchsetzen zu
können.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben
Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Wiederher-
stellung der klageabweisenden Entscheidung des Landgerichts.
1. Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe aus ihrer
Marke "CORDARONE" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG einen An-
spruch gegen die Beklagten zu 1 und 2, es zu unterlassen, das aus Belgien in
Packungsgrößen zu 60 Tabletten importierte Arzneimittel "CORDARONE" in
eigenen Umverpackungen zu je 20 und 100 Tabletten in Deutschland unter die-
ser Bezeichnung anzubieten und/oder zu vertreiben, hält der rechtlichen Nach-
prüfung nicht stand.
a) Das Unterlassungsbegehren der Klägerin richtet sich dagegen, dass
die Beklagten zu 1 und 2 das Arzneimittel der Klägerin in der Packungsgröße
zu 60 Tabletten aus Belgien importieren und dann in Deutschland in eigenen
Umverpackungen zu je 20 und 100 Tabletten unter der Bezeichnung "CORDA-
RONE" anbieten und vertreiben. Soweit die Beklagten solche Handlungen vor
dem 19. Januar 2001 vorgenommen haben, scheidet eine Verletzung der IR-
Marke der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schon deshalb aus, weil
für diese Marke bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland kein Schutz bestanden
hat. Der Schutz der IR-Marke der Klägerin ist erst mit Wirkung zum 19. Januar 2001 gemäß Art. 3bis, Art. 3ter MMA auf Deutschland erstreckt worden. Gemäß
Art. 4 Abs. 1 Satz 1 MMA, § 112 Abs. 1 MarkenG treten die Schutzwirkungen in
Deutschland erst mit dem Zeitpunkt der Erstreckung ein.
b) Soweit eine nach diesem Zeitpunkt begründete Begehungsgefahr in
Betracht kommt, kann die Klägerin den Beklagten zu 1 und 2 das Anbieten und
Vertreiben des aus Belgien in der Packungsgröße zu 60 Tabletten importierten
Arzneimittels unter der Bezeichnung "CORDARONE" ab dem 19. Januar 2001
nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG untersagen, weil die Beklagten
zu 1 und 2 sich insoweit auf das vorrangige Recht der Beklagten zu 3 aus deren
Marke "Cordarone" stützen können.
aa) Das aus einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem
Zeitrang folgende Schutzhindernis (hier: aus § 107 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1
MarkenG) kann einredeweise im Verletzungsprozess auch von Dritten geltend
gemacht werden, denen der Inhaber des prioritätsälteren Rechts die Benutzung
schuldrechtlich gestattet hat (vgl. BGHZ 122, 71, 73 f. - Decker; 150, 82, 88
- Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 =
WRP 2004, 610 - Leysieffer). Der Zeitrang der Marke der Beklagten zu 3 be-
stimmt sich nach dem Tag ihrer Anmeldung am 29. September 2000 (§ 6
Abs. 2, § 33 Abs. 1 MarkenG). Sie ist damit prioritätsälter als die IR-Marke der
Klägerin, für deren Zeitrang der zwischen den Parteien unstreitige Zeitpunkt der
Schutzerstreckung zum 19. Januar 2001 maßgeblich ist (vgl. § 112 Abs. 1
MarkenG). Nach dem von der Klägerin nicht bestrittenen Vortrag der Beklagten
hat die Beklagte zu 3 den Beklagten zu 1 und 2 die Benutzung ihrer Marke ge-
stattet.
bb) Die Klägerin kann sich demgegenüber nicht darauf berufen, die Be-
klagte zu 3 habe die Marke "Cordarone" in der Absicht angemeldet, sie gezielt
zu behindern.
(1) Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann allerdings, wo-
von das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist, nach der Rechtspre-
chung des Senats einredeweise entgegengehalten werden, dass auf Seiten des
Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des marken-
rechtlichen Schutzes als sittenwidrig i.S. des § 826 BGB oder als unlauter i.S.
des § 3 UWG erscheinen lassen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 3.2.2005
- I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaum-
gebäck, m.w.N.). Solche Umstände können insbesondere darin liegen, dass der
Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenut-
zers ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren
die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der
Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den
Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen
(st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f.
= WRP 1998, 978 - Makalu; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032,
1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000, m.w.N.). Das wettbewerbsrechtlich Un-
melder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende
und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als
Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will (vgl. BGH, Urt. v. 28.9.1979
- I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 - TORCH; Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95,
GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 20.1.2005
- I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elé-
gance).
(2) Über einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung "COR-
DARONE" verfügte die Klägerin im Inland zum Zeitpunkt der Anmeldung der
Marke der Beklagten zu 3 nicht. Die Erstreckung des Schutzes der IR-Marke
der Klägerin auf Deutschland war noch nicht erfolgt. Die Klägerin hat die Be-
zeichnung "CORDARONE" im Inland vor der Anmeldung der Marke der Beklag-
ten zu 3 auch nicht benutzt. Die durch die IR-Marke der Klägerin geschützte
Bezeichnung ist von ihr vielmehr nur im Ausland verwendet worden. Wegen des
im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es grundsätzlich recht-
lich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Um-
stands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im benachbarten
Ausland als Marke für gleiche oder sogar identische Waren benutzt (vgl. zum
Warenzeichenrecht BGH, Urt. v. 2.4.1969 - I ZR 47/67, GRUR 1969, 607, 609
- Recrin; Urt. v. 6.11.1986 - I ZR 196/84, GRUR 1987, 292, 294 - KLINT). Nur
wenn zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland besondere Umstände hinzu-
treten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen las-
sen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des
inländischen Wettbewerbsrechts nicht entgegen.
(3) Solche besonderen Umstände sind hier entgegen der Ansicht des
Berufungsgerichts nicht gegeben.
Die Anmeldung einer Marke kann als wettbewerbswidrig zu beurteilen
sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen ausländischen Zeichens,
der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen will, daran
durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zeichen-
rechtliche Sperre hindern will (BGH GRUR 1969, 607, 609 - Recrin, m.w.N.).
Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass die Klägerin bereits
zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 beabsichtigte, den
Schutz ihrer IR-Marke auf Deutschland zu erstrecken, und die Beklagte zu 3
dies wusste. Aus dem Vorbringen der Klägerin und den vom Berufungsgericht
getroffenen Feststellungen ergibt sich auch nicht, dass sich der Beklagten zu 3
ein entsprechender Schluss hätte aufdrängen müssen. Der Umstand, dass die
Klägerin ihr Arzneimittel in Deutschland unter der Bezeichnung "CORDAREX"
vertreibt, während dafür im Ausland seit über zehn Jahren die IR-Marke "COR-
DARONE" benutzt wird, legt die Annahme einer Absicht der Klägerin, die Be-
zeichnung "CORDARONE" in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen,
nicht nahe. Die nach der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 veranlasste
Schutzerstreckung der IR-Marke der Klägerin ist für die Beurteilung der Wett-
bewerbswidrigkeit des Verhaltens der Beklagten zu 3 ohne Bedeutung. Maßge-
bend für die Rechtmäßigkeit des Zeichenerwerbs der Beklagten zu 3 sind die
Verhältnisse zum Zeitpunkt der Anmeldung ihrer Marke (vgl. BGH GRUR 1969,
607, 609 - Recrin).
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann die Wettbe-
werbswidrigkeit der Anmeldung der Marke der Beklagten zu 3 nicht darin gese-
hen werden, dass die Beklagten die Marke beim Vertrieb des aus Belgien im-
portierten und mit einer neuen Verpackung versehenen Arzneimittels der Kläge-
rin benutzen. Die vom Berufungsgericht festgestellte Absicht der Beklagten
zu 3, ihren Parallelimport mit dem Erwerb einer eigenen Marke an der Bezeich-
nung "Cordarone" ohne Rücksicht auf die Rechte der Klägerin durchsetzen zu
können, ist nicht auf eine unlautere gezielte Behinderung der Klägerin i.S. von
diesem Zusammenhang angesprochenen "selbstverständlich auch geschütz-
ten" Rechten der Klägerin die Rechte des Originalherstellers eines Arzneimit-
tels, die der Parallelimporteur beachten muss, wenn er das aus dem Ausland
importierte Arzneimittel im Inland vertreiben will. Dabei handelt es sich in der
Regel um inländische Markenrechte des Originalherstellers an Zeichen, die mit
den Kennzeichnungen übereinstimmen, unter denen er oder ein mit ihm ver-
bundenes Unternehmen das Arzneimittel im Ausland in den Verkehr gebracht
hat. Solche inländischen Markenrechte, auf welche die Beklagte zu 3 mögli-
cherweise hätte Rücksicht nehmen müssen, standen der Klägerin an der Be-
zeichnung "CORDARONE" im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Beklag-
ten zu 3 jedoch nicht zu.
Die Wettbewerbswidrigkeit des Zeichenerwerbs der Beklagten zu 3 folgt
auch nicht daraus, dass die Beklagten für den Vertrieb des parallelimportierten
Arzneimittels der Klägerin in Deutschland kein eigenes Markenrecht an der Be-
zeichnung des Arzneimittels benötigen. Da im Zeitpunkt der Anmeldung der
Marke der Beklagten zu 3 Dritten an der als Marke angemeldeten Bezeichnung
"Cordarone" für die beanspruchten Waren im Inland keine besseren Rechte
zustanden, kann die Berechtigung der Beklagten zu 3, diese Marke anzumel-
den, nicht davon abhängen, ob für sie ein Bedürfnis bestand, diese Bezeich-
nung als Marke für ein bestimmtes Erzeugnis zu benutzen. Der Inhaber einer
Marke hat grundsätzlich das Recht, diese für alle Erzeugnisse des eingetrage-
nen Warenverzeichnisses unbeschränkt benutzen zu dürfen. Ob er die betref-
fenden Erzeugnisse auch ohne Markenschutz unter dieser oder unter einer an-
deren Bezeichnung vertreiben könnte, ist ohne Belang. Eine in diesem Sinne
zwar nicht notwendige, im Übrigen aber nicht zu beanstandende Markenbenut-
zung führt als solche nicht zu einer Behinderung, die über diejenige Sperrwir-
kung hinausgeht, die mit jedem Markenerwerb und mit jeder Markenverwen-
dung verbunden ist und daher von Dritten, die diese Bezeichnung gleichfalls
benutzen wollen, hingenommen werden muss.
Der Umstand, dass die Beklagte zu 3 unter ihrer Marke ein fremdes Pro-
dukt, nämlich ein vom Konzern der Klägerin in Belgien in den Verkehr gebrach-
tes Arzneimittel, vertreiben lässt, stellt ebenfalls keine unlautere gezielte Behin-
richt angeführten Erwägung, die Beklagten könnten den Vertrieb eines an sich
fremden Produkts mit einem eigenen Markenrecht nach eigenem Gutdünken in
letztlich beliebiger Packungsaufmachung erzwingen, kann die Unlauterkeit des
Verhaltens der Beklagten nicht begründet werden, weil Dritten der Vertrieb ei-
nes von ihnen veränderten Produkts eines anderen Markeninhabers nicht gene-
rell untersagt ist. Der Hersteller einer Markenware, der diese unter seiner Marke
in den Verkehr bringt, hat nicht grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass die
Ware nur unter Belassung seiner Marke und in unverändertem Zustand weiter-
vertrieben wird. Unter Berufung auf sein Markenrecht kann er sich dem weite-
ren Vertrieb von ihm in Verkehr gebrachter Waren in einem veränderten Zu-
stand vielmehr nur dann widersetzen, wenn bei dem weiteren Vertrieb der Wa-
ren die Marke weiterbenutzt wird, aus der ihm Rechte zustehen (vgl. § 24
Abs. 1 und 2 MarkenG). Wird die Ware - verändert oder unverändert - nach Be-
seitigung der vom Hersteller angebrachten Marke weiterveräußert, stehen ihm
insoweit markenrechtliche Ansprüche nicht zu, weil es an einer Benutzung sei-
ner Marke fehlt (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 277/01, GRUR 2004, 1039,
1041 = WRP 2004, 1486 - SB-Beschriftung). Der Markeninhaber kann sich un-
ter Berufung auf sein Markenrecht auch nicht dagegen wenden, dass das von
ihm in Verkehr gebrachte Produkt nicht unter seiner Marke, sondern nach Ver-
änderung der Ware oder ihrer Verpackung unter Anbringung einer fremden
Marke weitervertrieben wird. Die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, die
Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu ge-
währleisten, wird nicht verletzt, wenn die ursprüngliche Kennzeichnung mit der
zunächst angebrachten Marke beseitigt und die Ware mit der Marke eines an-
deren Markeninhabers neu gekennzeichnet wird. Denn die mit der Kennzeich-
nung einer Ware durch eine Marke verbundene Garantiefunktion kann nur dem
Inhaber derjenigen Marke zugerechnet werden, unter der die Ware dem Ver-
kehr entgegentritt.
Eine andere Beurteilung ist im vorliegenden Fall nicht deshalb ange-
bracht, weil die Marke der Beklagten zu 3 mit der IR-Marke der Klägerin über-
einstimmt. In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass der
prioritätsälteren Marke der Beklagten zu 3 in Deutschland gegenüber der IR-
Marke der Klägerin markenrechtlich der Vorrang zukommt. Für die zeichen-
rechtliche Beurteilung ist deshalb davon auszugehen, dass die Ware nach dem
Umpacken und (Wieder-)Anbringen der Bezeichnung "CORDARONE" durch die
Beklagten beim Vertrieb im Inland nicht (mehr) mit der in Belgien angebrachten
und dort geschützten IR-Marke der Klägerin, sondern nunmehr mit der Marke
der Beklagten zu 3 gekennzeichnet ist. Demgegenüber kann sich die Klägerin
aus ihrer IR-Marke nicht auf Identitätsschutz und auf Schutz gegen Verwechs-
lungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG berufen, weil dieser Schutz
ihrer IR-Marke erst ab dem Zeitpunkt der Schutzerstreckung auf Deutschland
zukommt. Wegen des Vorrangs des Markenrechts sind deshalb auch wettbe-
werbsrechtliche Einwendungen der Klägerin wegen einer etwaigen Gefahr der
Verwechslung der Marken ausgeschlossen. Es bestehen auch keine Anhalts-
punkte für das Vorliegen der Gefahr einer anderweitigen Irreführung der betei-
ligten Verkehrskreise (§ 5 UWG). Nach dem Sachvortrag der Parteien ist davon
auszugehen, dass die Beklagten bei dem Vertrieb des umgepackten Arzneimit-
tels die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften bestehenden
Informationspflichten (vgl. zuletzt EuGH, Urt. v.
26.4.2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Tz. 21, 32 = WRP 2007, 627 - Boehrin-
ger Ingelheim/Swingward II, m.w.N.) erfüllen und daher auf der neuen Verpa-
ckung klar angeben, wer das Arzneimittel umgepackt hat und wer dessen Her-
steller ist. Auch ein Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kommt
nicht in Betracht. Dieser setzt zwar weder eine Schutzerstreckung noch eine
Benutzung im Inland zwingend voraus. Einer ausländischen Marke kommt
Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedoch nur dann zu, wenn sie im Inland
bekannt ist; die alleinige Bekanntheit im Ausland genügt nicht (vgl. Hacker in
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 166; Piper, GRUR 1996,
429, 433). Die Klägerin, die für ihr Arzneimittel in Deutschland die Bezeichnung
"CORDAREX" benutzt, hat nicht geltend gemacht, dass für die im Ausland ver-
wendete Bezeichnung "CORDARONE" im Inland in dem Zeitpunkt, der für den
Zeitrang der Marke der Beklagten zu 3 maßgeblich ist (vgl. dazu BGH, Urt. v.
10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 433 = WRP 2003, 647 - BIG
BERTHA, m.w.N.), die Voraussetzungen eines Schutzes als bekannte Marke
nach § 4 Nr. 2 oder 3 MarkenG i.V. mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorgelegen
haben.
Der vom Berufungsgericht ferner angesprochene Umstand, dass die Be-
klagte zu 3 unter Berufung auf ihr Markenrecht andere Parallelimporteure an
der Verwendung der Bezeichnung "CORDARONE" für das Arzneimittel der
Klägerin hindern könnte, führt ebenfalls nicht zur Annahme eines sittenwidrigen
Zeichenerwerbs der Beklagten zu 3. Die Beklagten haben unwidersprochen
vorgetragen, sie gingen nicht dagegen vor, dass andere Parallelimporteure das
Arzneimittel unter der Bezeichnung "CORDARONE" vertrieben. Im Übrigen wä-
ren andere Parallelimporteure an dem Vertrieb des importierten Arzneimittels in
Deutschland selbst dann nicht gehindert, wenn sich die Beklagte zu 3 ihnen
gegenüber auf ihre besseren Rechte an der Bezeichnung "CORDARONE" be-
rufen würde. In diesem Falle wären die anderen Parallelimporteure berechtigt,
beim Vertrieb in Deutschland anstelle der Bezeichnung "CORDARONE" die von
der Klägerin in Deutschland verwendete Marke "CORDAREX" zu benutzen. Der
Parallelimporteur ist zu einer solchen Markenersetzung befugt, wenn der tat-
sächliche Zugang zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaats durch die ältere
inländische Marke eines anderen Zeicheninhabers behindert ist (vgl. BGH, Urt.
v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1061 = WRP 2002, 1163
- Zantac/Zantic, m.w.N.).
2. Aus den vorstehend unter II 1 b bb genannten Gründen steht der Klä-
gerin auch der auf § 4 Nr. 10 UWG gestützte Anspruch auf Einwilligung der Be-
klagten zu 3 in die Löschung ihrer Marke "CORDARONE" nicht zu.
III. Das angefochtene Urteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen
als (teilweise) richtig dar (§ 561 ZPO). Soweit die Klägerin den Unterlassungs-
antrag auch auf eine Verletzung ihrer Marke "CORDAREX" nach § 14 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG gestützt hat, ist ihre Klage gleichfalls unbegründet. Das Beru-
fungsgericht hat zwar zur Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den Mar-
ken "CORDARONE" und "CORDAREX" keine Feststellungen getroffen, so dass
dem Senat insoweit eine eigene Beurteilung nicht möglich ist. Die Sache muss
deswegen jedoch nicht an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden, weil
der geltend gemachte Unterlassungsanspruch selbst dann nicht gegeben ist,
wenn man für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz von einer Ver-
wechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "CORDA-
RONE" und "CORDAREX" ausgeht. Auch in diesem Fall kann die Klägerin nach
den Grundsätzen, die der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur
Zulässigkeit des Umpackens von parallelimportierten Arzneimitteln entwickelt
hat, den Beklagten zu 1 und 2 das Anbieten und den Vertrieb der aus Belgien in
der Packungsgröße zu 60 Tabletten importierten Arzneimittel in neuen Umver-
packungen zu 20 und 100 Tabletten nicht untersagen.
1. Die Beklagten zu 1 und 2 können sich gegenüber Ansprüchen, die die
Klägerin auf die Marke "CORDAREX" stützt, allerdings nicht auf Erschöpfung
berufen. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 MarkenRL erschöpfen sich
nur die Rechte aus der Marke, unter der die betreffenden Waren in der Ge-
meinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Die aus Belgien importierten
Arzneimittel in der Packungsgröße zu 60 Tabletten sind dort nicht unter der
Marke "CORDAREX", sondern unter der Marke "CORDARONE" in den Verkehr
gebracht worden.
2. Die auf Art. 28, 30 EG gestützte Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallelim-
portierten Arzneimitteln ist jedoch nicht auf die Fälle beschränkt, in denen der
Markeninhaber dasselbe Produkt im In- und Ausland unter derselben Marke
vertreibt und somit aus der Marke vorgeht, mit der er die Arzneimittel im Euro-
päischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht hat und unter der der Paral-
lelimporteur sie im Inland weitervertreiben will. Die Prüfung, ob sich die Aus-
übung von Markenrechten als eine verschleierte Beschränkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, ist vielmehr
auch dann vorzunehmen, wenn der Markeninhaber das gleiche Produkt in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten unter verschiedenen Marken vertreibt. Für den Fall,
dass der Parallelimporteur wegen einer solchen "Zwei-Marken-Strategie" des
Originalherstellers beim Weitervertrieb der Waren dessen inländische Marke
anstelle der von diesem ursprünglich im Ausland verwendeten Marke benutzt
(Markenersetzung), ist die Anwendung der vom Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften entwickelten Grundsätze zur Zulässigkeit des Parallelimports
anerkannt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - C-379/97, Slg. 1999, I-6927 Tz. 28
= GRUR Int. 2000, 159 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn/Paranova;
BGH GRUR 2002, 1059, 1061 - Zantac/Zantic). Für den hier zu beurteilenden
Fall, dass der Markeninhaber, der für das gleiche Produkt im In- und Ausland
unterschiedliche Marken verwendet, gegen den Vertrieb des parallel importier-
ten Arzneimittels nicht (nur) aus der ausländischen, sondern (auch) - unter dem
Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr - aus der von ihm für das gleiche Pro-
dukt verwendeten inländischen Marke vorgeht, stellt sich die Frage, ob hierin
eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S.
von Art. 30 Satz 2 EG liegt, in gleicher Weise. Demnach kann sich der Marken-
inhaber auch in einem solchen Fall dem weiteren Vertrieb des umgepackten
parallelimportierten Arzneimittels im Inland unter Beibehaltung der im Ausland
verwendeten Bezeichnung nicht unter Berufung auf eine Verwechslungsgefahr
mit seiner inländischen Marke widersetzen, wenn der Parallelimporteur die aus
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften fol-
genden Voraussetzungen für den weiteren Vertrieb des umgepackten und mit
der ursprünglichen Kennzeichnung versehenen Produkts beachtet. Diese Vor-
aussetzungen werden entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts von den
Beklagten im vorliegenden Fall erfüllt.
a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-
meinschaften ist die Erschöpfung der Marke in den Fällen des Re- oder Paral-
lelimports von fünf Bedingungen abhängig (EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 79
- Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova): (1) Die Geltendmachung der Rechte aus
der Marke trägt erwiesenermaßen zu einer künstlichen Abschottung der Märkte
bei. Von einer solchen Marktabschottung ist auszugehen, wenn der Markenin-
haber das gleiche Arzneimittel in verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschied-
lichen Packungen in Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Impor-
teur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu
können. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels darf durch das Umpacken
nicht beeinträchtigt werden. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die
Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt
sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, dass der
Ruf der Marke geschädigt wird. Dies bedeutet, dass die Verpackung nicht
schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf. (5) Der Importeur
muss den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels
unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern.
b) Das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware in
dem Einfuhrmitgliedstaat zu vermarkten, gilt nur für das Umpacken der Ware
als solches sowie für die Wahl, ob die Wiederanbringung der Marke durch Neu-
verpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der Ware
erfolgt. Es gilt dagegen nicht für die Art und Weise, in der das Umpacken
durchgeführt wird (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 38 - Boehringer Ingelheim/
Swingward II; EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 8.7.2003 - E-3/02, GRUR Int. 2003,
936 Tz. 41-45 - Paranova/Merck).
c) Das Umpacken der in Belgien in der Packungsgröße zu 60 Tabletten
in Verkehr gebrachten und von dort durch die Beklagten importierten Arzneimit-
tel ist im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-
meinschaften für deren weiteren Vertrieb in Deutschland erforderlich. Denn in
der Originalverpackung lassen sich diese Arzneimittel in Deutschland nicht ver-
treiben, weil hier nur Packungsgrößen zu 20, 50 und 100 Tabletten üblich sind.
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es insoweit nicht dar-
auf an, ob die Beklagten das gleiche Arzneimittel in der Packungsgröße zu
20 Tabletten aus Belgien importieren und in Deutschland ohne Umverpackung
weitervertreiben könnten. Bei dem durch Art. 28, 30 EG bezweckten Schutz des
freien Warenverkehrs ist ebenso wie beim Erschöpfungsgrundsatz des Art. 7
MarkenRL nur auf das konkrete im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr
gebrachte Warenexemplar und nicht auf mit diesem identische oder ähnliche
Waren abzustellen (vgl. zu Art. 7 MarkenRL EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - C-173/98,
Slg. 1999, I-4103 Tz. 19/20 = GRUR Int. 1999, 870 = WRP 1999, 803
- Sebago). Wird ein Erzeugnis in verschiedenen Gestaltungen in einem Mit-
gliedstaat in Verkehr gebracht, so liegt eine Beschränkung des Handels zwi-
schen den Mitgliedstaaten auch dann vor, wenn das Erzeugnis in anderen Mit-
gliedstaaten nur in einigen dieser Gestaltungen vertrieben werden kann, andere
Gestaltungen dagegen ausgeschlossen sind. Dies folgt im Übrigen auch dar-
aus, dass nach Art. 28 EG mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen zwischen
den Mitgliedstaaten grundsätzlich verboten sind.
d) Die Art und Weise, in der die Beklagten das Umpacken durchführen,
hat die Klägerin nicht beanstandet. Es ist auch nichts dafür ersichtlich, dass
durch das Umpacken etwa der Originalzustand der in der Verpackung enthalte-
nen Arzneimittel beeinträchtigt oder der Ruf der Marke "CORDAREX" der Klä-
gerin beschädigt werden könnte. Die Beklagten geben auf der neuen Umver-
packung auch an, dass sie die Arzneimittel eingeführt und umverpackt haben
und wer deren Hersteller ist.
IV. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Berufung der
Klägerin gegen das klageabweisende Urteil des Landgerichts ist zurückzuwei-
sen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm
v. Ungern-Sternberg
Pokrant
Schaffert
Bergmann
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 26.02.2002 - 312 O 668/01 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 02.09.2004 - 3 U 63/02 -