BGH Versäumnisurteil vom 10.01.2008 – I ZR 38/05
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
VERSÄUMNISURTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: BGHZ BGHR
ja : nein ja :
UWG §§ 3, 4 Nr. 10
Verkündet am: 10. Januar 2008 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
AKADEMIKS
In der Anmeldung einer im Ausland bereits eingetragenen und für identische oder gleichartige Waren benutzten Marke kann eine wettbewerbswidrige Behin- derung u.a. dann liegen, wenn der Anmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes ein- setzen möchte. Dies ist der Fall, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechselbares Zeichen im Ausland bereits für identische oder gleichar- tige Waren benutzt wird, und wenn sich ihm nach den Umständen zumindest die Kenntnis aufdrängen muss, dass der Inhaber der ausländischen Marke die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen. Der Umstand, dass der Anmelder die inländische Marke für eigene Waren benutzen will, schließt dabei die Unlauterkeit nicht aus, wenn die unter der Marke zu ver- treibenden Waren Nachahmung der Waren darstellen, die der Inhaber der aus- ländischen Marke unter dieser Marke vertreibt.
BGH, Vers.-Urt. v. 10. Januar 2008 - I ZR 38/05 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 4. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 29. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts München vom 20. Januar 2005 aufgeho-
ben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin, ein nach eigenen Angaben im Jahre 1999 gegründetes US-
amerikanisches Unternehmen, befasst sich mit der Herstellung und dem Ver-
trieb von Bekleidungsartikeln im Segment der „Urban Street Wear“. Kennzeich-
nend für die Kleidung, die auch als „Hip Hop Fashion“ bezeichnet wird, ist meist
ein weiter Schnitt.
Am 4. Juni 1999 meldete die Klägerin in den USA u.a. für Bekleidungs-
stücke eine Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „AKADEMIKS“ an. Die
Anmeldung wurde am 4. Juli 2000 veröffentlicht. Im Jahre 2002 erfolgten
- ebenfalls für Bekleidungsstücke - weitere Markenanmeldungen in den USA,
u.a. wurden eine Wortmarke „AKADEMIKS“ und andere Zeichen mit dem Be-
standteil „AKADEMIKS“ angemeldet.
Außerdem meldete die Klägerin am 25. Juni 2002 beim Harmonisie-
rungsamt für den Binnenmarkt u.a. für Bekleidungsstücke folgende Gemein-
schaftsmarken an:
- Wortmarke Nr. 002 749 430 „AKADEMIKS“,
- Bildmarke Nr. 002 749 455
.
Am 29. August 2003 erfolgte beim Deutschen Patent- und Markenamt
durch die Klägerin die Anmeldung folgender Marken, die u.a. für Bekleidungs-
stücke in das Markenregister eingetragen wurden:
- Wortmarke Nr. 303 44 335 „AKADEMIKS“, eingetragen am
17.11.2003,
- Wortmarke Nr. 303 44 337 „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“,
eingetragen am 14.11.2003,
- Wortmarke Nr. 303 44 338 „AKADEMIKS STADIUM“, einge-
tragen am 17.11.2003,
- Wort-/Bildmarke Nr. 303 44 340 ke), eingetragen am 1.12.2003.
(im Folgenden: Bildmar-
Die am 8. September 2000 gegründete Beklagte betreibt einen Groß-
und Einzelhandel für Textilien. Sie vertreibt vor allem auch Hip-Hop-Mode. Be-
reits am 18. Oktober 2000 hatte sie beim Deutschen Patent- und Markenamt
die Wortmarke Nr. 300 77 217 „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke, Schuhwa-
ren und Kopfbedeckungen angemeldet. Die Eintragung ist am 1. März 2001
erfolgt.
Im Februar 2003 mahnte die Beklagte über ihre Lizenznehmerin die eu-
ropäische Alleinvertriebspartnerin der Klägerin wegen der Nutzung der Marke
„AKADEMIKS“ ab. Diese erklärte in ihrem Antwortschreiben, dass sie derzeit
keine Waren mit der Bezeichnung „AKADEMIKS“ in Deutschland verkaufe und
die älteren Rechte an dieser Bezeichnung wegen der früheren US-Anmeldung
im Übrigen bei der Klägerin lägen.
Die Klägerin hat geltend gemacht, sie habe seit ihrer Gründung mit der
„AKADEMIKS“-Kollektion einen kometenhaften Erfolg gehabt. Für das Jahr
2003 rechne sie mit einem Einzelhandelsabsatz von 100 Mio. US-Dollar. Die
Marke „AKADEMIKS“ sei aber auch schon im Jahre 2000 in den USA und
ebenso bei Fachleuten in Europa bekannt gewesen. Vor diesem Hintergrund
sei die Anmeldung der Marke „AKADEMIKS“ durch die Beklagte rechtsmiss-
bräuchlich. Sie, die Klägerin, habe von vornherein geplant, ihre Produkte unter
der Marke „AKADEMIKS“ auch in Deutschland anzubieten. Dies hätte sich der
Beklagten, die Kenntnis von der Etablierung der Marke in den USA gehabt ha-
be, aufdrängen müssen, da Modeentwicklungen in der Regel von den USA
nach Europa getragen würden. Für eine Bösgläubigkeit der Beklagten in Bezug
auf die Markenanmeldung spreche auch, dass die Beklagte ihre Produkte weit-
gehend nachahme. Neben der Verletzung der Wortmarke „AKADEMIKS“ und
der Bildmarke liege auch eine wettbewerbswidrige Nachahmung vor, da die
Beklagte einzelne Ausstattungsmerkmale nachahme und so eine vermeidbare
Herkunftstäuschung herbeiführe sowie den guten Ruf der Klägerin auf unlautere
Weise ausbeute.
Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz beantragt,
I. es der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesre-
publik Deutschland
1. für Bekleidungsartikel das Zeichen
„AKADEMIKS“
und/oder
2. für Bekleidungsartikel das Zeichen
zu benutzen
und/oder
3. Bekleidungsartikel mit folgenden Merkmalen zu vertreiben:
a) einen Aufdruck gemäß folgender Abbildung
und/oder
b) einen Aufdruck gemäß folgender Abbildung
und/oder
c) ein Halsetikett gemäß nachfolgender Abbildung
und/oder
d) ein Einnähetikett am Hosenbund gemäß nachfolgenden Abbildungen
und/oder
e) ein Außenetikett am Hosenbund gemäß nachfolgender Abbildung
und/oder
f) ein Anhängeetikett gemäß nachfolgender Abbildung
und/oder
g) ein Gesäßtaschenetikett gemäß nachfolgender Abbildung
II. die Beklagte zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Pa- tent- und Markenamt in die Löschung der Marke Nr. 300 77 217 „AKADE- MIKS“ einzuwilligen;
III. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeglichen Scha- den zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend unter Ziffer I bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2003 entstanden ist oder noch entstehen wird;
IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Um- fang der vorstehend unter Ziffer I bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2003, und zwar nach Kalendervierteljahren geordnet unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, ihren Erscheinungszeitpunkten und ihrer Auflagenhöhe.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie ist der Auffassung, ihre
Markenanmeldung im Oktober 2000 sei nicht bösgläubig erfolgt. Die Klägerin
habe zum Anmeldezeitpunkt über keinen wertvollen Besitzstand verfügt. Dar-
über hinaus fehle es an einer Behinderungsabsicht, da sie weder Kenntnis von
der Nutzung des Zeichens seitens der Klägerin in den USA gehabt habe noch
sich ihr hätte aufdrängen müssen, dass die Klägerin beabsichtigte, die Marke
„AKADEMIKS“ auch in Deutschland zu nutzen. Sie habe seit dem 29. August
2003 keine Waren mehr unter den streitgegenständlichen Zeichen angeboten.
Hinsichtlich des Vorwurfs unlauterer Nachahmung sei der Vortrag der Klägerin
unsubstantiiert. Im Übrigen stünden ihr, der Beklagten, ältere Rechte an dem
Zeichen „AKADEMIKS“ zu.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Be-
klagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.
Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Kla-
geanträge weiter. Die Beklagte war in der mündlichen Verhandlung des Senats
trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, über die
Revision durch Versäumnisurteil zu entscheiden.
Entscheidungsgründe
Die Revision ist begründet.
I. Über die Revision ist, da die Beklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung
im Revisionstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Klägerin durch Versäum-
nisurteil zu entscheiden. Das Urteil ist jedoch keine Folge der Säumnis, sondern
beruht auf einer Sachprüfung (vgl. BGHZ 37, 79, 81).
II. Entgegen der Auffassung der Revision entspricht das Berufungsurteil
den Anforderungen des § 540 ZPO, auch wenn die in der zweiten Instanz ge-
stellten Anträge der Klägerin nicht konkret wiedergegeben sind. Die Revision
weist zwar mit Recht darauf hin, dass die in der Berufungsinstanz gestellten
Anträge in das Berufungsurteil aufzunehmen sind; ein Verweis auf das Sit-
zungsprotokoll genügt nicht (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.2005 - V ZR 99/04, NJW-RR
2005, 716, 717). Es ist aber keine wörtliche Wiedergabe erforderlich. Vielmehr
muss das Berufungsurteil nur erkennen lassen, was die Parteien im zweiten
Rechtszug angestrebt haben (BGHZ 156, 216, 217 f.; BGH, Urt. v. 13.1.2004
- XI ZR 5/03, NJW-RR 2004, 573). Diese Anforderungen sind im vorliegenden
Fall noch erfüllt. Durch die Angabe, die Klägerin wolle das Urteil des Landge-
richts grundsätzlich aufrechterhalten sehen, wird hinreichend deutlich, dass die
Klägerin die Zurückweisung der Berufung der Beklagten begehrt hat. Damit ist
dem Erfordernis, die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge zumindest
sinngemäß wiederzugeben, Genüge getan (vgl. BGH, Urt. v. 6.6.2003
- V ZR 392/02, NJW-RR 2003, 1290, 1291). Die Modifizierung der Klageanträge
in der Berufungsinstanz betraf lediglich eine Konkretisierung des Klageantrags
zu I 3, die im Berufungsurteil nicht wörtlich wiedergegeben werden musste.
III. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten
Ansprüche für nicht gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Der von der Klägerin erhobene Anspruch auf Einwilligung in die Lö-
schung der Marke „AKADEMIKS“ sei unbegründet. Das Markenrecht sei vom
Territorialitäts- und Prioritätsgrundsatz geprägt. Eine Marke entfalte grundsätz-
lich nur auf dem Territorium des Staates Rechtswirkungen, nach dessen Recht
ihr Schutz gewährt worden sei. Dies bedeute, dass aus einer ausländischen
Marke in Deutschland grundsätzlich keine Ansprüche gegen angebliche Verlet-
zer abgeleitet werden könnten. Nach dem Prioritätsgrundsatz stehe der Beklag-
ten ein vorrangiges Recht an der Marke „AKADEMIKS“ zu, da sie diese zuerst
in Deutschland angemeldet habe. Eine Durchbrechung dieser Grundprinzipien
des Markenrechts sei nur ausnahmsweise im Falle einer rechtsmissbräuchli-
chen Markenanmeldung gerechtfertigt.
Die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Markenanmeldung komme
nur bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht. Voraussetzung dafür sei,
dass der Vorbenutzer zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits einen wertvollen
Besitzstand erworben habe, der Anmelder hiervon Kenntnis habe und ohne zu-
reichende sachliche Gründe die Eintragung anstrebe, um den Gebrauch der
Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu stören oder zu sperren. Dies könne im
vorliegenden Fall nicht angenommen werden. Ein wertvoller Besitzstand in
Deutschland setze einen gewissen Bekanntheitsgrad der vorbenutzten Marke
im Inland am Tag der Anmeldung voraus. Hieran fehle es. Die Klägerin sei zum
Zeitpunkt der Markenanmeldung der Beklagten am 18. Oktober 2000 noch nicht
auf dem deutschen Markt aufgetreten. Innerhalb Europas habe sie bis zu die-
sem Zeitpunkt nach ihren eigenen Angaben nur geringe Stückzahlen in Groß-
britannien abgesetzt. Eine überragende Verkehrsgeltung in den USA, von der
auch inländische Fachkreise und die Markenanmelderin Kenntnis erhalten hät-
ten, habe die Klägerin nicht nachgewiesen. Es könne auch nicht von einer Be-
hinderungsabsicht der Beklagten ausgegangen werden, da die Klägerin nicht
nachgewiesen habe, dass die Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung ihrer
Marke überhaupt Kenntnis von der Marke der Klägerin gehabt habe. Zudem sei
für die Beklagte nicht erkennbar gewesen, dass die Klägerin ihre Marke auch
auf dem deutschen Markt habe nutzen wollen. Die Markenanmeldung sei zu-
dem nicht ohne sachlichen Grund erfolgt, da ein eigener Benutzungswille der
Beklagten bestanden habe.
Da der Beklagten das prioritätsältere Recht an der Marke „AKADEMIKS“
zustehe, seien auch die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung,
Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung nicht gegeben.
IV. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben
Erfolg.
1. Anspruch auf Löschung der Wortmarke „AKADEMIKS“ (Antrag zu II)
Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Auffassung des Beru-
fungsgerichts, der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf Einwilli-
gung in die Löschung der Marke „AKADEMIKS“ - bei Zugrundelegung der ge-
troffenen Feststellungen und des zu ihren Gunsten zu unterstellenden Vortrags
a) Eine wettbewerbswidrige Behinderung kann grundsätzlich auch durch
die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen (BGH, Urt. v. 10.8.2000
- I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000). We-
gen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings
im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in
Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein
verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder
sogar identische Waren benutzt (BGH, Urt. v. 6.11.1986 - I ZR 196/84, GRUR
1987, 292, 294 - KLINT; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BGH, Urt.
v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Co-
lour of Elégance; Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18 - CORDARONE). Nur
wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die
das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht
der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht
entgegen (BGH, Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz.18 - CORDARONE; vgl.
auch BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite). Sol-
che besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in
Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zurei-
chenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem
Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für
diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintra-
gen lassen (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034,
1036 f. = WRP 1998, 978 - Makalu; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI
2000; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005,
610 - Russisches Schaumgebäck; Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18
- CORDARONE) oder dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des
Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich
unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes
einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 =
WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414
= WRP 1998, 373 - Analgin; BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elé-
gance; GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck; BGH, Urt. v.
12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18 - CORDARONE).
b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass im Streitfall
nicht von einer wissentlichen Verletzung eines schutzwürdigen Besitzstandes
der Klägerin ausgegangen werden kann. Die Annahme eines schutzwürdigen
Besitzstandes setzt voraus, dass das Zeichen der Klägerin im Inland zum Priori-
tätszeitpunkt am 28. Oktober 2000 entweder aufgrund einer im Inland erfolgten
Nutzung (vgl. BGH GRUR 1998, 412, 414 - Analgin) oder im Hinblick auf eine
überragende Verkehrsgeltung im Ausland (vgl. BGH, Urt. v. 23.3.1966
- Ib ZR 120/63, GRUR 1967, 298, 301 - Modess; vgl. auch BGH, Urt. v.
10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 433 = WRP 2003, 647 - BIG BER-
THA) eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Dies hat das Berufungsgericht mit
Recht verneint.
aa) Nach den unangegriffen gebliebenen Feststellungen des Berufungs-
gerichts hat die Klägerin das Zeichen „AKADEMIKS“ vor dem Prioritätsdatum
im Inland nicht benutzt.
bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-
fungsgerichts, zugunsten der Klägerin habe zum Prioritätszeitpunkt kein
schutzwürdiger Besitzstand aufgrund einer überragenden Verkehrsgeltung im
Ausland bestanden. Nach den getroffenen Feststellungen ist die Klägerin erst
im April 1999 gegründet worden. Bis Oktober 2000 hatte sie selbst in den USA
nur eine Marke mit dem Bestandteil „AKADEMIKS“ angemeldet. Nach der Auf-
nahme der Benutzung des Zeichens „AKADEMIKS“ im November 1999 ist erst
im Frühjahr 2000 die erste Kollektion auf den Markt gebracht worden. Vor die-
sem Hintergrund lässt die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe
nicht ausreichend dargelegt, dass die Marke in den USA in dieser knappen Zeit
eine überragende Verkehrsgeltung erlangt habe, keinen Rechtsfehler erkennen.
Mangels konkreten Vortrags zur Bekanntheit im Prioritätszeitpunkt war das Be-
rufungsgericht auch nicht gehalten, die von der Klägerin benannten Zeugen zu
hören.
c) Dagegen ist die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe
die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende Sperrwir-
kung nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt, nicht frei
von Rechtsfehlern.
aa) Die Anmeldung einer Marke kann als wettbewerbswidrig zu beurtei-
len sein, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfä-
hig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren be-
nutzt wird, das ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in ab-
sehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, und sich dem Anmelder diese Ab-
sicht zumindest aufdrängen musste (BGH, Urt. v. 2.4.1969 - I ZR 47/67, GRUR
1969, 607, 609 - Recrin; BGH GRUR 1987, 292, 294 - KLINT; vgl. auch BGH,
Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 21 - CORDARONE). Nach den getroffenen
Feststellungen und dem zu unterstellenden Klagevortrag sind diese Vorausset-
zungen im Streitfall zu bejahen.
(1) Dem Berufungsgericht kann nicht in seiner Annahme beigetreten
werden, die Beklagte habe zum Zeitpunkt ihrer Markenanmeldung keine Kennt-
nis von der Nutzung des Zeichens „AKADEMIKS“ durch die Klägerin gehabt.
Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, für eine solche Kenntnis spreche
zwar, dass die Beklagte im gleichen Modesegment wie die Klägerin tätig sei
und diese Stilrichtung weitgehend von den USA beeinflusst werde. Gleichwohl
könne nicht von einer Kenntnis ausgegangen werden, da zum Anmeldezeit-
punkt das Zeichen in den USA noch nicht lange benutzt worden sei.
Die Revision rügt mit Recht, dass diese Würdigung lückenhaft ist. Es
bleibt unberücksichtigt, dass nach den gesamten Umständen des Streitfalls ei-
ne hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die Beklagte die amerikanische
Marke der Klägerin kannte, als sie die streitgegenständliche Marke in Deutsch-
land anmeldete. Die Parteien sind nach den getroffenen Feststellungen in ei-
nem Markt tätig, der sich stark an den Entwicklungen in den USA orientiert.
Schon deswegen spricht vieles dafür, dass der Beklagten der Markenauftritt der
Klägerin im Frühjahr des Jahres 2000 in den USA nicht unverborgen geblieben
ist. Es kommt hinzu, dass die Beklagte in Deutschland ein Zeichen angemeldet
hat, das der amerikanischen Marke auch in der ungewöhnlichen Schreibweise
(„AKADEMIKS“) vollständig entspricht.
(2) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin beigetreten werden, für
die Beklagte habe sich nicht aufdrängen müssen, dass die Klägerin unter ihrem
Zeichen alsbald auch auf dem deutschen Markt auftreten werde. Das Beru-
fungsgericht hat insoweit ausgeführt, die Klägerin habe erst im Jahr 2002 ernst-
hafte Schritte auf dem europäischen Markt unternommen. Soweit sie - wie vor-
getragen - bereits im Oktober 2000 diese Absicht gehabt haben sollte, sei dies
nicht nach außen dokumentiert worden. Man könne auch nicht aus dem Um-
stand, dass gerade im Modebereich viele Produkte später auch den Weg nach
Deutschland fänden, den Schluss ziehen, die Beklagte hätte die Ausdehnungs-
pläne zumindest kennen müssen. Ob die Marke überhaupt Erfolg haben werde,
sei zum fraglichen Zeitpunkt der Markenanmeldung durch die Beklagte noch
nicht erkennbar gewesen.
Diese Würdigung ist ebenfalls lückenhaft. Soweit - was mangels gegen-
teiliger Feststellungen im Revisionsverfahren zu unterstellen ist - die Klägerin
bereits im Oktober 2000 die Absicht hatte, das Zeichen „AKADEMIKS“ in ab-
sehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, ergibt sich aus dem weiteren Vor-
bringen der Klägerin und den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen,
dass sich diese Absicht für die Beklagte auch aufdrängen musste. Es entspricht
der Lebenserfahrung, dass gerade im Modebereich auf dem US-amerikani-
schen Markt erfolgreiche Produkte auch in Deutschland vermarktet werden.
Zudem entspricht es den üblichen Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr, sich
zunächst im Heimatmarkt zu etablieren, ehe weitere Märkte erschlossen wer-
den. Daher spricht der Umstand, dass die Klägerin zum Prioritätszeitpunkt erst
seit kurzer Zeit auf dem amerikanischen Markt tätig war, nicht gegen eine ge-
plante Erschließung auch des europäischen Marktes. Zwar werden - worauf das
Berufungsgericht zu Recht hinweist - auch in den USA jährlich viele Marken und
Produkte auf den Markt gebracht, von denen nur wenige Erfolg haben. Daher
muss im Modebereich nicht bei jedem Auftritt einer neuen Marke in den USA
damit gerechnet werden, dass Produkte dieser Marke in absehbarer Zeit auch
in Deutschland vertrieben werden. Nach dem im Revisionsverfahren zugunsten
der Klägerin zu unterstellenden Klagevortrag war der Marktauftritt der Klägerin
im Frühjahr des Jahres 2000 indessen überaus erfolgreich. Die unter der Marke
„AKADEMIKS“ angebotenen Produkte waren auf großes Interesse gestoßen
und hatten die Klägerin in kurzer Zeit innerhalb der Fachkreise auch über die
USA hinaus bekannt gemacht. Für die Beklagte, die im selben, sich an den
Entwicklungen in den USA orientierenden Modesegment tätig ist, war dieser
Erfolg der Klägerin ohne weiteres erkennbar. Ausgehend hiervon lag für die
Beklagte die Annahme nahe, dass die Klägerin ihre Produkte alsbald auch in
Deutschland vertreiben würde.
bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann nach den bis-
herigen Feststellungen auch nicht davon ausgegangen werden, dass die eigene
Benutzungsabsicht der Beklagten der Annahme einer unlauteren Behinderung
entgegensteht.
(1) Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden
Behinderung ist allerdings erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten
bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung
der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung
des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Co-
lour of Elégance; BGH, Urt. v. 11.1.2007 - I ZR 96/04, GRUR 2007, 800 Tz. 23
= WRP 2007, 951 - Außendienstmitarbeiter). Soweit eine Benutzungsabsicht
vorliegt, dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produkt-
absatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes
einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr
reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist (BGH GRUR 2000,
1032, 1034 - EQUI 2000). Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein
durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die
Subsumtion unter § 4 Nr. 10 UWG eine Gesamtabwägung aller Umstände des
Einzelfalls. Hiervon ausgehend kann nach den bislang getroffenen Feststellun-
gen des Berufungsgerichts ein Verstoß gegen § 4 Nr. 10 UWG nicht verneint
werden.
(2) Entgegen der Auffassung der Revision ist die Verneinung der Unlau-
terkeit durch das Berufungsgericht nicht bereits deshalb rechtsfehlerhaft, weil
es das Berufungsgericht versäumt hat, auf den Vortrag der Klägerin einzuge-
hen, die Beklagte habe im Rahmen von Vergleichsverhandlungen das Alleinver-
triebsrecht beansprucht. Allein aus den Vorschlägen, die die Beklagte mehr als
drei Jahre nach Anmeldung der Marke im Rahmen von Vergleichsverhandlun-
gen unterbreitet hat, lassen sich keine Schlüsse auf die Hintergründe für die
Markenanmeldung ziehen.
(3) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht jedoch in diesem Zusammen-
hang den - im Revisionsverfahren zu unterstellenden - Vortrag der Klägerin un-
berücksichtigt gelassen, die Beklagte verwende das Zeichen „AKADEMIKS“ für
Bekleidungsstücke, die den von der Klägerin hergestellten und vertriebenen
Waren täuschend ähnlich seien. Ausgehend hiervon wird die wettbewerbliche
Entfaltung der Klägerin in Deutschland nicht nur durch die Anmeldung der Mar-
ke, sondern auch durch die Gestaltung der Produkte beeinträchtigt. Dies recht-
fertigt die Annahme, dass es der Beklagten vor allem darum ging, die Klägerin
vom deutschen Markt fernzuhalten, um selbst in diesem Modesegment mit
nachgeahmten Produkten erfolgreich sein zu können. Die Absicht, die Marke
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, war - die Pro-
duktnachahmung unterstellt - somit zumindest das wesentliche Motiv. Einer
daneben auch noch bestehenden eigenen Benutzungsabsicht kommt in diesem
Fall keine maßgebliche Bedeutung zu (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI
2000).
2. Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Bezeichnung „AKADEMIKS“
(Antrag zu I 1)
Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungs-
gericht den Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens „AKA-
DEMIKS“ für Bekleidungsartikel verneint hat. Das Markenrecht der Beklagten
steht dem Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens für Be-
kleidungsartikel aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG nicht entgegen, wenn auf Sei-
ten der Beklagten Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des marken-
rechtlichen Schutzes als unlauter i.S. von § 3 UWG erscheinen lassen (st.
Rspr.; vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck). Daher
gelten die zum Anspruch auf Einwilligung in die Löschung gemachten Ausfüh-
rungen hier entsprechend.
3. Unterlassungsanspruch hinsichtlich des Bildzeichens
(Antrag
zu I 2)
Mit Erfolg wendet sich die Revision des Weiteren dagegen, dass das Be-
rufungsgericht den Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Verwendung der
Bildmarke verneint hat.
a) Die Revision macht insoweit zu Recht einen Verstoß gegen § 547
Nr. 6 ZPO geltend. Ein Urteil leidet an einem Begründungsmangel, wenn es auf
einen von mehreren Klageanträgen, Ansprüchen oder selbständigen Angriffs-
und Verteidigungsmitteln i.S. von § 146 ZPO überhaupt nicht eingeht (BGH, Urt.
v. 18.2.1993
- IX ZR 48/92, NJW-RR 1993, 706; Urt. v. 15.10.1998
- I ZR 111/96, NJW 1999, 1110, 1113; Musielak/Ball, ZPO, 5. Aufl., § 547
Rdn. 14; Zöller/Gummer, ZPO, 26. Aufl., § 547 Rdn. 8). Dies ist hier der Fall.
Das Berufungsgericht hat die Ablehnung des Unterlassungsantrags hinsichtlich
der Bildmarke allein damit begründet, dass der Beklagten das prioritätsältere
Recht an der Wortmarke „AKADEMIKS“ zustehe. Bei der Bildmarke handelt es
sich indessen um ein anderes Kennzeichen, hinsichtlich dessen die Beklagte
keinerlei prioritätsältere Rechte geltend gemacht hat. Da die Begründung, mit
der das Berufungsgericht die Klageanträge zu I 1 und II abgewiesen hat, für
den Klagenantrag zu I 2 nicht einmal ansatzweise passt, ist das Berufungsurteil
insoweit nicht mit einer Begründung versehen.
b) Offen bleiben kann, ob bei einem Verstoß gegen § 547 Nr. 6 ZPO
stets eine Zurückverweisung an das Berufungsgericht erforderlich ist oder ob
mit Blick auf § 561 ZPO die Revision zurückgewiesen werden kann, wenn die
Klage schon nicht schlüssig ist (für eine Anwendung von § 561 ZPO BGH, Urt.
v. 13.6.1995 - IX ZR 121/94, NJW 1995, 2551, 2552; MünchKomm.ZPO/
Wenzel, 3. Aufl., § 547 Rdn. 23; Musielak/Ball aaO § 547 Rdn. 2; offengelassen
in BGH, Urt. v. 3.10.1980 - V ZR 125/79, NJW 1981, 1045, 1046; Beschl. v.
21.4.1993 - BLw 40/92, WM 1993, 1656, 1658). Die Klägerin hat eine Marken-
verletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schlüssig vorgetragen. Aus ihrem
Vortrag geht hervor, dass die Beklagte das Zeichen auch nach Eintragung der
Bildmarke der Klägerin in Deutschland benutzt hat. Zu den weiteren Vorausset-
zungen des Unterlassungsanspruchs aus § 14 Abs. 2 MarkenG hat das Beru-
fungsgericht bislang keine Feststellungen getroffen, so dass eine Sachent-
scheidung durch den Senat ausscheidet.
4. Unterlassungsansprüche hinsichtlich der Ausstattung (Anträge zu I 3)
Ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern ist die Abweisung der Unterlas-
sungsansprüche hinsichtlich der Verwendung der einzelnen Ausstattungen.
a) Hinsichtlich der Anträge zu I 3 b und zu I 3 g ist ein Begründungsman-
gel i.S. von § 547 Nr. 6 ZPO gegeben. Dies folgt daraus, dass die Klägerin
markenrechtliche Ansprüche wegen Verwendung von Bestandteilen ihrer deut-
schen Marken „AKADEMIKS STADIUM“ und „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“
geltend macht und die Beklagte insoweit keine älteren Kennzeichenrechte be-
ansprucht hat. Hierauf ist das Berufungsgericht nicht eingegangen.
Im Falle des Antrags zu I 3 g ist das Klagevorbringen allerdings nicht
schlüssig, da die Klägerin keine Verletzungshandlung vorgetragen hat. Die Klä-
gerin stützt den Anspruch lediglich auf einen am 30. Mai 2003 erfolgten Test-
kauf. Zu diesem Zeitpunkt bestand aber nach ihrem eigenen Vortrag noch kein
Schutz für die Marke „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“. Das Anbieten der Ware
am 30. Mai 2003 kann daher die für den Unterlassungsanspruch erforderliche
Wiederholungsgefahr nicht begründen. Umstände, aus denen auf eine Erstbe-
gehungsgefahr geschlossen werden könnte, hat die Klägerin nicht vorgetragen.
Gleichwohl ist der Senat - unabhängig davon, ob im Falle eines Begründungs-
mangels nach § 547 Nr. 6 ZPO das Revisionsgericht die Schlüssigkeit der Kla-
ge prüfen kann - an einer Zurückweisung der Revision gehindert. Denn das Be-
rufungsgericht wäre nach § 139 Abs. 1 ZPO verpflichtet gewesen, auf das Feh-
len des Sachvortrags hinzuweisen, wenn es entgegen der vom Landgericht ver-
tretenen Ansicht das Klagevorbringen nicht als schlüssig hätte ansehen wollen
(vgl. BGH, Urt. v. 27.11.1996 - VIII ZR 311/95, NJW-RR 1997, 441; Urt. v.
16.5.2002 - VII ZR 197/01, NJW-RR 2002, 1436, 1437; Beschl. v. 28.9.2006 -
VII ZR 103/05, NJW-RR 2007, 17). Dies gilt zumindest im Fall des erstinstanzli-
chen Obsiegens auch dann, wenn - wie vorliegend - der Prozessgegner den
mangelnden Sachvortrag gerügt hat (vgl. hierzu Zöller/Greger aaO § 547
Rdn. 8; einschränkend Musielak/Stadler aaO § 139 Rdn. 7).
b) Hinsichtlich der Klageanträge zu I 3 a und c bis f ist es aus den unter
IV 2 dargelegten Gründen rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsgericht den auf
die Verletzung der Marke „AKADEMIKS“ gestützten Unterlassungsanspruch mit
der Begründung verneint hat, dass der Beklagten insoweit ein prioritätsälteres
Recht zustehe.
Das Urteil ist in diesem Punkt auch nicht aus anderen Gründen richtig
(§ 561 ZPO). Die Anträge sind nicht deshalb unzulässig, weil bereits durch den
Antrag zu I 1 die Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „AKADE-
MIKS“ begehrt wird. Sie stellen - auch soweit sie auf die Verletzung des Zei-
chens „AKADEMIKS“ gestützt sind - jeweils einen gesonderten Streitgegen-
stand dar, da - anders als beim Antrag zu I 1 - ein Verbot der Verwendung des
Zeichens „AKADEMIKS“ zusammen mit anderen Merkmalen begehrt wird.
5. Auskunfts- und Schadensersatzanspruch (Anträge III und IV)
Da das Berufungsgericht den Antrag zu I zu Unrecht abgewiesen hat, ist
das Urteil auch hinsichtlich der hierauf bezogenen Anträge auf Auskunftsertei-
lung und Feststellung der Schadensersatzpflicht aufzuheben.
V. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist an das
Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die
Kosten der Revision - zurückzuverweisen.
Bornkamm
Pokrant
Büscher
Bergmann
Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 15.06.2004 - 33 O 23295/03 -
OLG München, Entscheidung vom 20.01.2005 - 29 U 3943/04 -