BGH Beschluss vom 14.12.2000 – I ZB 44/98
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die IR-Marke Nr. 640 854
Verkündet am: 14. Dezember 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 2. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß
des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-
richts vom 13. Mai 1998 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM
festgesetzt.
Gründe
I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete dreidi-
mensionale IR-Marke Nr. 640 854 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland
für die Waren
"Montres" (Armbanduhren):
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der IR-Mar-
ke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Frei-
haltebedürfnisses den Schutz verweigert.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos
geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin
ihr Schutzbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2
führt:
Es sei davon auszugehen, daß Gegenstand des Schutzerstreckungsge-
suchs die konkrete dreidimensionale Form eines Uhrgehäuses ohne Zifferblatt
und Zeiger, jedoch mit Befestigungsvorrichtungen für das Armband sei und
nicht eine Art Blanko-Schutz für einzelne Merkmale der Warenform von Uhren
beansprucht werde, die ansonsten unterschiedlich gestaltet seien.
Bei diesem Verständnis des Schutzerstreckungsgesuchs bestünden kei-
ne Bedenken gegen die abstrakte Unterscheidungskraft der IR-Marke nach § 3
Abs. 1 MarkenG. Ein Schutzausschließungsgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG sei
ebenfalls nicht ersichtlich.
Die IR-Marke sei jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Der dreidimensionalen Darstellung des
Uhrgehäuses ohne Zifferblatt und Zeiger mit vier Befestigungselementen für
das Armband, die in der Markendarstellung nur einseitig sichtbar seien, fehle in
der konkreten Ausgestaltung die notwendige Unterscheidungskraft.
Die Schutzfähigkeit könne nur durch eine auf die Herkunft hinweisende
originelle Gestaltung begründet werden, durch die das an der "Grundform" der
Ware bestehende Freihaltebedürfnis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft
überwunden werden könne. Bei der Begründung der Originalität der Ware oder
ihrer Teile müsse ein eher strenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware
und ihre Teile das wichtigste Mittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre
Monopolisierung die Gefahr einer Behinderung der Wettbewerber in der Ge-
staltung ihrer Produkte mit sich bringe und ein Freihaltebedürfnis zumindest
naheliegend sei. Dabei hänge der Grad der für eine Markeneintragung erfor-
derlichen Originalität auch von den besonderen Verhältnissen auf dem jeweili-
gen Warengebiet ab.
Auf dem Markt für Armbanduhren sei eine außerordentliche Vielfalt von
Formen und Gestaltungen gebräuchlich. Dieses Warengebiet müsse deshalb
in ganz besonderem Maße von einem die Gestaltungsfreiheit über Gebühr ein-
schränkenden Markenschutz freigehalten werden, damit es den Mitbewerbern
künftig noch möglich sei, den vorhandenen Formenschatz in beliebigen neuen
Kombinationen auszuschöpfen. Die vorliegende IR-Marke zeige überwiegend
gängige oder in ähnlicher Form belegte Gestaltungselemente.
Die Berufung der Markeninhaberin auf den "telle-quelle-Schutz" gemäß Art. 6quinquies PVÜ führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Schutzversagungs-
gründe des § 8 Abs. 2 MarkenG richteten sich nach den Grenzen des Art. 6quinquies PVÜ.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.
Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die IR-Marke sei nicht unter-
scheidungskräftig, hält auf der Grundlage der bisher vom Bundespatentgericht
getroffenen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "telle-quelle-Schutzes", von
Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu prüfen (BGHZ 130, 187, 192 - Füllkörper; BGH,
Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858
- Premiere II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 113 Rdn. 1). Der gegen eine unmittelbare Heranziehung von Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies
Abschn. B Nr. 2 PVÜ gerichteten Kritik im Schrifttum (vgl. Fezer, Markenrecht,
2. Aufl., § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 113
Rdn. 4), das die Rechtsgrundlagen einer Schutzausschließung in §§ 3, 8
MarkenG sieht, braucht nicht nachgegangen zu werden. Die Vorschriften der
diese Bestimmungen des Markengesetzes sind richtlinienkonform auszulegen
und nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie ist es erforder-
lich, daß sich diese in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Ver-
bandsübereinkunft befindet. Im Ergebnis führt die Beurteilung nach den Vor-
schriften des Markengesetzes daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht festgestellt hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies
Abschn. B PVÜ (vgl. Fezer aaO § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka aaO
§ 113 Rdn. 4).
Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ kann
Marken der Schutz verweigert werden, die jeder Unterscheidungskraft entbeh-
ren.
1. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die
IR-Marke die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h.,
daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist (vgl. für
die konturlose Farbmarke BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; für
eine Warenverpackung BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, WRP 2000,
1290, 1291 - Likörflasche; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 6 f.
- Gabelstapler; Fezer aaO § 3 Rdn. 203; Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 16; Kur,
Festschrift 100 Jahre Markenamt, S. 175, 183; Ströbele, GRUR 1999, 1041).
Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch ein Schutzhindernis nach § 3
Abs. 2 MarkenG verneint. Diese für sie günstige Beurteilung greift die Rechts-
beschwerde nicht an.
2. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (kon-
kret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten.
a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist
die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unter-
scheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu
werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 =
WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000,
720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es,
die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu
gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C 39/97, Slg. 1998, I-5507 =
GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95,
GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 17.2.2000
- I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere
Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,
d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das
Schutzhindernis zu überwinden.
aa) Das Bundespatentgericht hat in der angefochtenen Entscheidung
und in weiteren Entscheidungen (BPatGE 39, 219, 223 = BPatG GRUR 1999,
56 - Taschenlampen; BPatG GRUR 1998, 706, 709 und 710 - Montre I und II)
an die Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke, die die Form der
Ware oder eines Teils davon darstellt, einen strengeren Prüfungsmaßstab an-
gelegt, als bei anderen Markenformen. Dies entspricht auch der Entschei-
dungspraxis der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Bin-
nenmarkt zu der Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL wörtlich entsprechenden Vor-
schrift des Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV (Entscheidung v. 21.9.1999 - R 73/1999-3,
GRUR Int. 2000, 360 - TABS [rund, rot/weiß]; Entscheidung v. 28.10.1999
- R 104/1999-3, GRUR Int. 2000, 363 - Strahlregler).
bb) Der Bundesgerichtshof sieht dagegen keinen Anlaß, bei dreidimen-
sionalen Marken, die die Form der Ware selbst oder eines Teils davon dar-
stellen, gegenüber herkömmlichen Markenformen strengere Anforderungen an
die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen (vgl. nä-
her BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 11 f. - Gabelstapler;
Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, Umdr. S. 11 f. - Stabtaschenlampen;
Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98, Umdr. S.11 f. - Rado-Uhr; vgl. hierzu auch
Eichmann, GRUR 1995, 184, 188; ders. FS Vieregge, S. 125, 162; Kie-
the/Groeschke, WRP 1998, 541, 546; Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 8
Rdn. 38; Tewes, Der Schutz der dreidimensionalen Marke nach dem Marken-
gesetz, S. 150; gegen einen unterschiedlichen Prüfungsmaßstab vgl. Court of
Appeal, Urt. v. 5.5.1999, GRUR Int. 2000, 444 - Philips Electronics NV v. Re-
mington Consumer Products Ltd.). Wie bei jeder anderen Markenform, sollte
auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarke al-
lein maßgebend sein, daß der angesprochene Verkehr - aus welchen Gründen
auch immer - in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt.
Der Senat hat deshalb die Frage nach den Anforderungen an die Unterschei-
dungskraft dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabent-
scheidung vorgelegt
(vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000
- I ZB 15/98
- Gabelstapler; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98 - Stabtaschenlampen;
Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98 - Rado-Uhr).
b) Im vorliegenden Fall hat der Senat von einer Vorlage an den Ge-
richtshof der Europäischen Gemeinschaften abgesehen, da es sinnvoll er-
scheint, zunächst weitere tatrichterliche Feststellungen zu der Frage zu treffen,
ob die Unterscheidungskraft vorliegend auf der Grundlage der vom Senat für
geboten erachteten geringeren Anforderungen - wie sie in den angeführten
Vorlagebeschlüssen zum Ausdruck kommen - überhaupt zu bejahen wäre (vgl.
BGH, Urt. v. 3.2.1994 - I ZR 282/91, GRUR 1994, 519, 521 = WRP 1994, 533
- Grand Marnier; Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-
plastoclin; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 86/97, GRUR 2000, 727, 729 = WRP 2000,
628 - Lorch Premium). Die Sache war daher zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
Das Bundespatentgericht wird bei der erneuten Prüfung zu entscheiden
haben, ob nicht auch bei Anlegung eines großzügigen Maßstabes und unge-
achtet der zum Freihaltebedürfnis angestellten Erwägungen der IR-Marke we-
gen fehlender Unterscheidungskraft der Schutz zu versagen ist. Dabei wird das
Bundespatentgericht auf die besonderen Verhältnisse auf dem in Rede ste-
henden Warengebiet abzustellen haben, wie es dies bereits bei der Prüfung
unter Zugrundelegung der strengen Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft in der angefochtenen Entscheidung getan hat. Denn der Vergleich der
tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen läßt einen Schluß darauf zu, ob
der Verkehr der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl.
für eine Bildmarke: BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527,
529 = WRP 1997, 755 - Autofelge; zu einer dreidimensionalen Marke vgl. BGH
WRP 2000, 1290, 1292 f. - Likörflasche). Das Bundespatentgericht hat festge-
stellt, daß sich die nach Darstellung der Markeninhaberin charakteristischen
Elemente der IR-Marke, die in den jeweils vier Befestigungselementen für das
Armband und in der geschwungenen Gehäuseform bestehen, in identischer
oder jedenfalls angenäherter Form auch bei anderen Uhren finden. Nicht ent-
scheidend ist in diesem Zusammenhang, daß das Bundespatentgericht eine
Kombination aller Gestaltungselemente der IR-Marke bei anderen Uhren nicht
festgestellt hat. Zwar nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in
aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Be-
trachtungsweise zu unterziehen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97,
GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v.
11.5.2000 - I ZB 22/98, Umdr. S. 6 - RATIONAL SOFTWARE CORPORA-
TION). Auf dem Sektor der Armbanduhren, auf dem der Verkehr nach den nicht
zu beanstandenden Feststellungen des Bundespatentgerichts eine nahezu
unübersehbare Vielfalt von Gestaltungen kennt, vermag die beliebige Kombi-
nation üblicher Gestaltungselemente, so wie sie sich aufgrund der Eintragung
der Marke darstellt, jedoch in ihrer Gesamtheit für den Verkehr in der Regel
keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu begründen.
Sollte das Bundespatentgericht daher bei der erneuten Prüfung zu dem
Ergebnis kommen, daß die IR-Marke auch bei Anlegung eines großzügigen
Maßstabs die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht erfüllt, ist eine
Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B
Nr. 2 PVÜ geboten, ohne daß es auf die in den Vorabentscheidungsersuchen
des Senats zu dreidimensionalen Formmarken dem Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften vorgelegten Fragen ankommt.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Pokrant
Büscher