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BGH Beschluss vom 11.05.2000 – I ZB 22/98
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
Verkündet am: 11. Mai 2000 Führinger, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 39 500 611.2
Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist das Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unter- scheidungskraft) und § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Vorliegen eines Freihaltebe- dürfnisses) für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen.
BGH, Beschl. v. 11. Mai 2000 - I ZB 22/98 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 11. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des
30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
vom 2. Februar 1998 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf
50.000 DM festgesetzt.
Gründe:
I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 10. Januar 1995 eingereichten
Anmeldung die Eintragung der Wortmarke
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION
für die Waren
"Computer-Software zur Verwendung auf dem Gebiet der Pro-
grammierwerkzeuge; Computer-Software auf dem Gebiet der Ent-
wurfsunterstützungswerkzeuge; Computer-Software auf dem Ge-
biet des CAE und der computerunterstützenden Software-Entwick-
lung (CASE); Computerprogramme und -hardware zur Schaffung
einer sicheren Mehr-Ebenen-Kommunikation zwischen Computern;
Terminals und Drucker für lokale Netzwerke; Computerprogramme
zur Entwicklung von Computersprachsystemen; Computerprogram-
me in Form von Compilern; sämtliche vorstehenden Waren soweit
in Klasse 9 enthalten; Bedienungsanleitungen und Benutzerhand-
bücher für die vorstehenden Waren in Klasse 9".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmel-
dung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürf-
nisses zurückgewiesen.
Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr
Eintragungsbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat das Zeichen aufgrund der Schutzhin-
dernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG als von der Eintragung
ausgeschlossen angesehen und zur Begründung ausgeführt:
"Rational" sei ein vom lateinischen ratio abgeleitetes Wort der deut-
schen Sprache, das sich nicht mit einem einzigen Wort deckungsgleich über-
setzen lasse und nur mit sinnähnlichen Wörtern umschrieben werden könne.
"Rational" bezeichne eine Eigenschaft, die im Sinn von logisch, verstandesbe-
tont, vernünftig, schlußfolgernd für die angemeldeten Waren des EDV-Bereichs
als Inhalts- und Qualitätsangabe beschreibend sei.
"Software" sei ein Begriff, der in die deutsche Sprache übernommen
worden sei und sich nicht direkt übersetzen lasse. Darunter würden die zum
Betrieb einer EDV-Anlage erforderlichen nicht apparativen Funktionsbestand-
teile verstanden. Dieser Zeichenteil sei nur geeignet, einen großen Teilbereich
der Waren ausdrücklich oder sinngemäß zu bezeichnen oder als Bestim-
mungs- oder Inhaltsangabe zu dienen.
"Corporation" sei auch im Deutschen bekannt und werde aufgrund sei-
ner allgemeinsprachlichen Bedeutung als "Gesellschaft" verstanden.
Die Kombination der drei isoliert nicht schutzfähigen Wörter führe nicht
zu einer Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens. Die Einzelwörter seien ihrem
ursprünglichen Sinn entsprechend aneinandergereiht. Der Kombination könne
kein individuell prägender Eindruck entnommen werden. Reine Firmenbezeich-
nungen, wie Corporation, seien als gesellschaftsrechtliche Zusätze ohne mar-
kenrechtliche Kennzeichnungskraft anzusehen. Software bezeichne den Un-
ternehmensgegenstand und werde in Verbindung mit der Gesellschaftsform
verstanden.
Das Eintragungsbegehren könne auch nicht wegen der Registrierung
des angemeldeten Zeichens in anderen Ländern Erfolg haben. Bei Wörtern,
die Bestandteil der deutschen Sprache seien, habe die ausländische Registrie-
rung keine indizielle Bedeutung. In Anbetracht von jährlich über 50.000 Mar-
kenanmeldungen könne das Deutsche Patentamt zudem die rechtliche Bewer-
tung in anderen Staaten nicht berücksichtigen.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg.
1. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortfolge
fehle jede Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, hält der
rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel für die der Anmeldung zugrundeliegenden Waren eines Unternehmens
gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH,
Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl.
v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 = WRP 1999, 1169 - FOR
YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 1089, 1091 = WRP 1999,
1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszu-
gehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das
Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-
Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64). Kann einer Wort-
marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender
Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein
gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch
wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als sol-
ches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen
tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung
und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089, 1091
- YES).
b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. des § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das Zeichen
"RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION".
Das Bundespatentgericht hat im vorliegenden Fall nicht ausreichend be-
rücksichtigt, daß der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Ge-
samtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt,
ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. BGH,
Beschl. v. 7.6.1996 - I ZB 10/94, GRUR 1996, 771, 772 = WRP 1996, 1160
- THE HOME DEPOT; Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503
= WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl, jeweils m.w.N.). Deshalb ist auch bei aus
mehreren Wörtern bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzu-
stellen (vgl. für einen Werbeslogan: BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97,
GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best).
In diesem Zusammenhang beanstandet die Rechtsbeschwerde zu Recht
die Annahme des Bundespatentgerichts, in dem Gesamtzeichen seien die Ein-
zelwörter in ihrem ursprünglichen Sinn aneinandergereiht und wiesen keinen
individuell prägenden Eindruck auf. Das Gesamtzeichen hat vielmehr bezogen
auf die angemeldeten Waren keinen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Es ist
vielmehr von interpretationsbedürftiger Mehrdeutigkeit.
Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist "RATIONAL"
nicht mit einem einzigen Wort zu übersetzen. Es kann nur mit sinnähnlichen
Wörtern verständlich gemacht werden. Sein Bedeutungsinhalt wird mit der
Übersetzung "vernünftig" nicht ausgeschöpft, sondern ist im Sinne von "lo-
gisch", "verstandesbetont", "vernünftig" und "schlußfolgernd" zu verstehen. Die
Wörter logisch (im Sinne von folgerichtig, denknotwendig), verstandesbetont,
vernünftig und schlußfolgernd sind aber für die konkret angemeldeten Waren
aus dem Bereich Computer-Software und -Hardware nicht beschreibend. Für
die gegenteilige Annahme des Bundespatentgerichts fehlen konkrete Feststel-
lungen.
Zudem bezieht sich, wie das Bundespatentgericht festgestellt hat,
"RATIONAL" in dem angemeldeten Zeichen weder auf "SOFTWARE" noch auf
"CORPORATION". Denn "RATIONAL" wird in dem Zeichen nicht als Adjektiv
zu "SOFTWARE" oder zu "CORPORATION" in Beziehung gesetzt. Besteht
aber keine gedankliche Verbindung zwischen "RATIONAL" einerseits und
"SOFTWARE CORPORATION" andererseits und weist der Zeichenbestandteil
"RATIONAL" verschiedene für die Waren nicht beschreibende Bedeutungen
auf, kommt dem angemeldeten Zeichen kein rein beschreibender Begriffsinhalt
zu. Vielmehr weist die Wortmarke aufgrund der Verknüpfung von "RATIONAL"
und "SOFTWARE CORPORATION" eine gewisse Mehrdeutigkeit und Interpre-
tationsbedürftigkeit auf, die der Annahme, dem Zeichen fehle jede Unterschei-
dungskraft, entgegensteht (vgl. BGH GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the
Best; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 f. = WRP 2000,
739 - Unter Uns; Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 =
WRP 2000, 741 - LOGO).
2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, an dem angemeldeten
Zeichen bestehe ein die Eintragung hinderndes Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG), hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.
Das Bundespatentgericht hat die Bezeichnung "RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION" für die in Rede stehenden Waren als freihaltungsbedürftige
Sachangabe angesehen.
a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Ein-
tragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im
Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der Waren (oder Dienstleistungen) dienen können.
Dabei ist bei der Prüfung dieses Schutzhindernisses auch ein aktuell noch
nicht bestehendes, jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender
Sicherheit prognostizierbares zukünftiges Freihaltebedürfnis zu beachten (vgl.
BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999,
1038 - HOUSE OF BLUES; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU).
Auch bei der Annahme des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG hat das Bundespatentgericht nicht hinreichend beachtet, daß die
Wortfolge in ihrer Gesamtheit der Beurteilung zugrunde zu legen und keine
zergliedernde Analyse vorzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 1996, 771, 772 - THE
HOME DEPOT; Beschl. v. 19.6.1997 - I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 396 = WRP
1998, 185 - Active Line). Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts be-
steht insoweit auch kein Widerspruch zwischen den Entscheidungen des Bun-
desgerichtshofes "COTTON LINE" (BGH, Urt. v. 27.9.1995 - I ZR 199/93,
GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446), "THE HOME DEPOT" (BGH GRUR
1996, 771, 772) und "Active Line" (BGH GRUR 1998, 394, 396), die die Beur-
teilung der kennzeichnungsrechtlichen Unterscheidungskraft eines Fir-
menschlagwortes ("COTTON LINE") und des Schutzhindernisses nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ("THE HOME DEPOT" und "Active Line") zum Gegen-
stand haben und in denen jeweils auf das Kennzeichen in seiner Gesamtheit
oder - was dem entspricht - auf die Verbindung der Wörter abgestellt worden
ist.
Das Bundespatentgericht hat für das gesamte Zeichen einen beschrei-
benden Inhalt nicht konkret festgestellt, sondern nur für die Einzelwörter. Dies
reicht für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses des angemeldeten Zei-
chens in seiner Gesamtheit nicht aus.
Zudem enthalten auch nicht sämtliche Kennzeichenbestandteile be-
schreibende Angaben. Der Begriff "RATIONAL" ist - wovon auch das Bun-
despatentgericht ausgeht - mehrdeutig und für die Waren, für die die Marken-
anmeldung erfolgt ist, nicht warenbeschreibend (vgl. III 1 b).
Konkrete Anhaltspunkte für ein sich in der Zukunft abzeichnendes Frei-
haltebedürfnis fehlen ebenfalls.
b) Die Rechtsbeschwerde weist auch zu Recht darauf hin, das Bun-
despatentgericht habe dem Umstand, daß es sich bei dem angemeldeten Zei-
chen um eine Wortfolge der englischen Sprache handelt, die für die Anmelde-
rin nach ihrem Vorbringen in den USA und in Großbritannien eingetragen ist,
nicht die notwendige indizielle Bedeutung für das Fehlen eines Freihaltebe-
dürfnisses beigemessen (vgl. BGH GRUR 1999, 988 f. - HOUSE OF BLUES,
m.w.N.). Das Bundespatentgericht konnte die Bedeutung derartiger ausländi-
scher Eintragungen nicht unter Hinweis darauf außer acht lassen, die einzel-
nen Wörter des angemeldeten Zeichens seien Bestandteil der deutschen
Sprache. Bei diesen auf den "Premiere"-Beschluß des Bundesgerichtshofes
gestützten Erwägungen (vgl. BGH, Beschl. v. 27.5.1993 - I ZB 7/91, GRUR
1993, 746 = WRP 1994, 385) hat das Bundespatentgericht außer acht gelas-
sen, daß in der genannten Entscheidung eine indizielle Wirkung von Ausland-
seintragungen nur deswegen verneint worden ist, weil das Fremdwort "Premie-
re" mit einem von der Bedeutung in der Fremdsprache abweichenden Bedeu-
tungsgehalt in die deutsche Sprache übernommen worden ist. Eine vergleich-
bare Sachlage hat das Bundespatentgericht im vorliegenden Fall nicht festge-
stellt.
Schließlich steht der indiziellen Bedeutung derartiger Auslandseintra-
gungen auch die vom Bundespatentgericht angeführte Zahl von jährlich 50.000
Markenanmeldungen beim Deutschen Patentamt nicht entgegen. Diese abso-
lute Zahl aller Markenanmeldungen sagt nichts aus über die Anzahl der Fälle,
in denen Auslandseintragungen wegen der vorgenannten indiziellen Bedeu-
tung in Betracht zu ziehen sind, und über Schwierigkeiten bei der Bewertung
dieser Voreintragungen, zumal nach dem Vorbringen der Anmelderin eine der
im Streitfall maßgeblichen Voreintragungen im Geltungsbereich der Marken-
rechtsrichtlinie, und zwar in Großbritannien, erfolgt ist.
IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache
gemäß § 89 Abs. 4 MarkenG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Pokrant
Büscher