BGH Urteil vom 12.07.2001 – I ZR 100/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 100/99

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Verkündet am: 12. Juli 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Fabergé

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Marke als bekannte Marke im

Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG anzusehen ist.

BGH, Urt. v. 12. Juli 2001 - I ZR 100/99 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 12. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 20. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 2. März 1999 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurück-

verwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin zu 1, eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht,

ist eine von insgesamt zwei Holding-Gesellschaften des weltweit tätigen U. -

Konzerns. Die Klägerin zu 2 ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Klägerin

zu 1; sie beschäftigt sich mit dem Vertrieb von kosmetischen Produkten des

U. -Konzerns in Deutschland.

Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 4. Juli 1989 angemeldeten Wort-/

Bildmarke Nr. 1 189 993 (Klagemarke 2) gemäß der nachfolgenden Darstellung

eingetragen für eine Fülle von Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25,

darunter Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, sowie der am 13.

Januar 1990 angemeldeten Wortmarke Nr. 1 164 222 "FABERGÉ" (Klage-

marke 3), eingetragen für zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 18, 24 bis 27,

unter anderem für Seifen, Parfümerien, Brillen, Juwelier- und Schmuckwaren.

Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 2 018 855

"Fabergé", angemeldet am 22. April 1992, eingetragen am 13. August 1992 für

"alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke Nr.

395 21 321 "Fabergé", angemeldet am 22. Mai 1995, eingetragen am 5. Okto-

ber 1995 für verschiedene Getränkearten, u.a. für "alkoholische Getränke

(ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke 395 25 334 "Fabergé", an-

gemeldet am 21. Juni 1995, eingetragen am 24. November 1995 u.a. für ver-

schiedene alkoholfreie Getränkearten und Biere, sowie der Gemeinschafts-

marke Nr. 7252 "Fabergé", angemeldet am 1. April 1996, eingetragen am 6.

Oktober 1997 u.a. für alkoholfreie und alkoholische Getränke.

Die Beklagte beabsichtigt, unter ihren Marken "Fabergé" verschiedene

hochpreisige alkoholische Getränke, u.a. Sekt, zu vertreiben.

Mit ihrer Klage haben die Klägerinnen unter Berufung auf marken- und

wettbewerbsrechtliche Ansprüche die Beklagte auf Unterlassung, Auskunfts-

erteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf Löschung der

drei deutschen Marken "Fabergé" in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Ansprüche auf

Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht übereinstim-

mend für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Klägerinnen haben die Klage

im übrigen auch auf die Löschung der Gemeinschaftsmarke erweitert. Die

Berufung ist ohne Erfolg geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt,

verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.

I. Das Berufungsgericht hat marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprü-

che der Klägerinnen verneint und dazu ausgeführt:

An einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

fehle es schon deshalb, weil eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, für welche

die Klagemarken Schutz genössen, und den Produkten der Beklagten nicht

gegeben sei.

Der weitergehende Schutz für bekannte Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG greife nicht ein, weil es an der erforderlichen Bekanntheit der

Klagemarken fehle. Den beiden von den Klägerinnen vorgelegten Meinungs-

forschungsgutachten könne lediglich entnommen werden, daß etwa 16 % bzw.

17,5 % der Befragten die Bezeichnung "Fabergé" überhaupt als Warenkenn-

zeichnung bekannt sei. Hiervon müßten noch Abschläge gemacht werden, so

daß nur von einem Bekanntheitsgrad von 8,1 % bzw. 12,64 % ausgegangen

werden könne. Es sei nicht gerechtfertigt, der rechtlichen Beurteilung nur die

durchweg höheren Prozentsätze zugrunde zu legen, die sich in der Gruppe der

Befragten mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen

ergeben hätten. Es sei nicht ersichtlich, daß als aktuelle oder potentielle

Abnehmer der unter den Klagemarken vertriebenen Waren ausschließlich oder

zumindest überwiegend Käufer aus dieser Gruppe angesprochen würden. Dem

Vorbringen der Klägerinnen, Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxus-

güter seien die Klagemarken zu weit über 70 % bekannt, brauche nicht weiter

nachgegangen zu werden, weil allein eine hohe Bekanntheit der Marken beim

(Groß- oder Einzel-) Handel für die Feststellung, es handele sich um eine im

Inland bekannte Marke im Sinne der vorgenannten Bestimmung, nicht aus-

reiche.

Auch aus § 1 UWG ergäben sich die Klageansprüche nicht. Es fehle an

einem wettbewerbswidrigen Verhalten der Beklagten. Von einer wettbewerbs-

widrigen Rufausbeutung könne nicht ausgegangen werden, weil nicht festge-

stellt werden könne, daß der Verkehr mit den Klagemarken den Ruf von

Hochpreisigkeit und Exklusivität in dem erforderlichen hohen Umfang verbinde.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in

allen Punkten stand.

1. Soweit die angegriffenen Kennzeichnungen (hier die Wortmarke

Nr. 2 018 855) bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar

1995 angemeldet und eingetragen worden sind, stehen den Klägerinnen die

aus Markenrecht geltend gemachten Ansprüche nach § 153 Abs. 1 MarkenG

nur zu, wenn sie sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch

nach den Vorschriften des Markengesetzes gegeben sind.

Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung

des Berufungsgerichts davon auszugehen, daß die Klägerin zu 1 Inhaberin der

Klagemarken ist und daß der Klägerin zu 2 daran ein ausschließliches Benut-

zungsrecht zusteht.

2. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht markenrechtliche

Ansprüche der Klägerinnen wegen einer Verwechslungsgefahr verneint.

In nicht zu beanstandender Weise hat es eine Verletzung der Klagemar-

ken gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG infolge Verwechslungsgefahr schon

wegen fehlender Ähnlichkeit der von den Klagemarken erfaßten Waren und der

von der Beklagten für einen Vertrieb vorgesehenen alkoholischen Getränke für

nicht gegeben erachtet. Hiergegen wendet sich die Revision nicht. Rechts-

fehler sind auch nicht ersichtlich.

Aus der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar übernommenen Vor-

schrift des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ergibt sich, daß eine Verwechs-

lungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden

Tatbestandsmerkmale der Bestimmung, nämlich die Marken- oder die Waren-

ähnlichkeit, gänzlich fehlt. Denn in derartigen Fällen ist es nicht (mehr)

möglich, davon auszugehen, daß ”wegen ihrer ... Ähnlichkeit mit der älteren

Marke und der ... Ähnlichkeit der ... erfaßten Waren ... für das Publikum die

Gefahr von Verwechslungen besteht” (vgl. für die Warenähnlichkeit z. B. EuGH

Slg. 1998, I-5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 - Canon; BGH, Beschl. v.

13.11.1997 - I ZB 22/95, GRUR 1999, 158, 159 = WRP 1998, 747

- GARIBALDI; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP

1998, 1078 - JOHN LOBB).

3. Das Berufungsgericht hat den Klagemarken auch den weitergehenden

Schutz für bekannte Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG versagt.

Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

a) Nach dieser Vorschrift liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit

der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder

Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke

Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke

handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die

Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlau-

terer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Das Berufungsgericht hat für die Klagemarken die Voraussetzung, daß

es sich um bekannte Marken handelt, verneint, weil schon der aus den vor-

gelegten Meinungsforschungsgutachten entnehmbare Bekanntheitsgrad der

Klagemarken nicht ausreiche, deren Einstufung als bekannte Marken zu recht-

fertigen. Das erweist sich im Ergebnis als nicht frei von Rechtsfehlern.

b) Schon der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts erscheint, soweit

dieses für die Annahme einer Bekanntheit der Marke im Inland im Sinne der

vorgenannten Bestimmung eine bestimmte prozentuale Bekanntheit im Verkehr

voraussetzen will, nicht zutreffend. Der Gerichtshof der Europäischen Gemein-

schaften hat - nach Erlaß des Berufungsurteils - im Rahmen der ihm nach Art.

234 EG zustehenden, die nationalen Gerichte bindenden Auslegungskom-

petenz die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, dahin ausgelegt, daß die erste in der

Richtlinienbestimmung aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekannt-

heitsgrad der älteren Marke beim Publikum erfordere, ohne daß ein bestimmter

Prozentsatz zu fordern sei. Denn nur wenn die Marke einen genügenden Be-

kanntheitsgrad habe, könne das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke

konfrontiert werde, bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen, eine Ver-

bindung zwischen den beiden Marken herstellen, so daß die ältere Marke be-

einträchtigt werden kann (EuGH Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 =

WRP 1999, 1130 = MarkenR 1999, 388 Tz. 23 ff. - Chevy). Der erforderliche

Bekanntheitsgrad sei danach als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke

einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die

Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, also je nach der

vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein

spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu. Bei der danach

anzustellenden Prüfung der Bekanntheit könne weder nach dem Buchstaben

noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, daß die

Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publi-

kums bekannt sei. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung habe das (nationale)

Gericht bei der Anwendung der auf Art. 5 Abs. 2 MarkenRL beruhenden natio-

nalen Rechtsvorschriften alle relevanten Umstände des Falles zu berücksich-

tigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geo-

graphische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der

Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt habe.

c) Das Berufungsgericht hat sich dagegen bei seinen Feststellungen zur

Bekanntheit der Klagemarken

im wesentlichen mit den aus den Mei-

nungsforschungsgutachten ersichtlichen Prozentsätzen zur Kenntnis von den

Klagemarken im Verkehr beschäftigt und seine Schlußfolgerungen allein darauf

gestützt. Das kann nach den vorerwähnten Rechtsprechungsgrundsätzen des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für die Verneinung der Be-

kanntheit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht mehr als rechts-

fehlerfrei erachtet werden. Auf die gegen die vom Berufungsgericht festge-

stellten Prozentsätze gerichteten Angriffe der Revision kommt es daher nicht

entscheidend an.

Nach den vorerwähnten, für die Auslegung von § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG verbindlichen Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Ge-

meinschaften sind für die Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, also insbe-

sondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdeh-

nung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die

das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, von Bedeutung. Hierzu

haben die Parteien - mit Ausnahme des Vortrags der Klägerinnen zu den

erteilten Lizenzen - im Rechtsstreit bisher, weil die Rechtsprechung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erst nach Abschluß der Be-

rufungsinstanz bekannt geworden ist, nicht vorgetragen. Deshalb war das Be-

rufungsverfahren erneut zu eröffnen, um ihnen Gelegenheit zu weiterem Vor-

bringen zu geben.

Allerdings hat das Berufungsgericht bei dem für die Beurteilung der

Bekanntheit zu bestimmenden Kreis der von den in Frage stehenden Waren

angesprochenen Personen zutreffend den allgemeinen Verkehr und die Ein-

käufer der entsprechenden Güter zugrunde gelegt. Bei den in Betracht zu zie-

henden Waren, insbesondere auch den Seifen, Parfümerien, Juwelier- und

Schmuckwaren, handelt es sich nach deren Eigenschaften, auf die es

maßgeblich ankommt, um Produkte des persönlichen täglichen Bedarfs, die

sich an alle Verkehrskreise wenden. Die Revision vertritt die Auffassung, dar-

über hinaus gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, der nach dem

Vortrag der Klägerinnen den Kern ihres Markenverwertungssystems ausmache,

und sich in den Lizenzvergaben an die Firma V. M. (Fabergé-Schmuck-

waren), die Firma A. & D. (Fabergé-Damast-Seiden) und die Firma L. d

M. S.A. (Fabergé-Brillengestelle) widerspiegelten. Mit diesen Gütern wen-

deten sich die Klägerin zu 2 und die Lizenznehmer der Klägerin zu 1 an

Verbraucher mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkom-

men; mithin seien es die Angehörigen dieser Personengruppe, die als Nachfra-

ger in Betracht kämen. Damit vernachlässigt die Revision, daß die Produkte bei

der markenrechtlichen Beurteilung, wie auch im Rahmen der Prüfung der

Warenähnlichkeit, einander nach Warengattungen gegenüberstehen. Diese

sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen, nicht nach

Werbekonzeptionen, die jederzeit geändert werden können (Ingerl/Rohnke,

Markengesetz, § 14 Rdn. 284). Darüber hinaus hat das Berufungsgericht

festgestellt, daß unter den Klagemarken auch Waren des persönlichen

täglichen Gebrauchs vertrieben werden, die selbst für Bezieher niedriger Ein-

kommen erschwinglich sind. So würden von der Klägerin zu 2 die Herrenserien

"Hero" und "Axe" unter den Klagemarken zu Verkaufspreisen um 10 DM ver-

trieben. Des weiteren biete die Firma V. M. eine Vielzahl von Schmuck-

stücken an, die mit Verkaufspreisen unter 1000 DM auch für Durchschnitts-

verdiener bezahlbar seien. Die Revision macht dagegen geltend, jedenfalls

gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, die den Kern des von der

Klägerin zu 1 entwickelten Markenverwertungssystems ausmache. Hierauf

kann es jedoch nicht maßgeblich ankommen, weil dieser Bereich, wie die Re-

visionserwiderung zu Recht hervorhebt, in den von den Klägerinnen vorgeleg-

ten Meinungsforschungsgutachten keinen ausreichenden Niederschlag findet.

So haben von den Bevölkerungsgruppen mit höherem Bildungsstand und/oder

höherem Einkommen, obwohl Mehrfachnennungen möglich waren und erfolgt

sind, lediglich zwischen 5 und 12 % die Bezeichnung "Fabergé" mit "Luxus-

gütern (auch teure Produkte, exklusiv)" in Verbindung gebracht. Schon daraus

ergibt sich, daß eine gemischte Werbe- und Vertriebskonzeption, wie sie von

den Klägerinnen praktiziert wird, nicht geeignet ist, die Art der maßgeblichen

Warengattung auf hochpreisige Luxusgüter zu beschränken.

Aber auch auf die von der Revision hervorgehobene Tatsache, daß die

Klagemarken, wie das Berufungsgericht als zutreffend unterstellt hat, den Ein-

käufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter zu weit über 70 % bekannt

seien, kann nicht maßgeblich abgestellt werden. Nach der angeführten Recht-

sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kommt es je-

denfalls auch auf die Bekanntheit in den von den Waren betroffenen Kreisen

des Publikums an. Damit sind jedoch nicht lediglich die als Einkäufer in ihrer

beruflichen Tätigkeit betroffenen Personen gemeint, sondern auch die von den

Waren als Verbraucher angesprochenen Personen, mithin bei den in Betracht

zu ziehenden Waren der allgemeine Verkehr.

Die weiteren für die Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarken erfor-

derlichen Feststellungen und gegebenenfalls auch die weiteren tatbestand-

lichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird das Berufungs-

gericht noch zu treffen haben.

4. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche auch aus § 1 UWG

verneint. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Nach der

Rechtsprechung des Senats stellt sich der Schutz der bekannten Marke im

Markengesetz als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit wel-

cher der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausge-

baut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/

6581, S. 72 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle

des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und

läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1

UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum (BGHZ 138, 349, 351

- MAC Dog). Dieser Grundsatz gilt auch im Streitfall. Die Klägerinnen haben in

ihrem Vortrag keine zusätzlichen wettbewerbswidrigen Umstände geltend ge-

macht, die nicht schon der Prüfung im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

zugrunde gelegen haben. Auf § 1 UWG ist die Revision selbst auch nicht mehr

zurückgekommen.

III. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur

erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert