BGH Urteil vom 30.10.2003 – I ZR 236/97

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 236/97

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ

:

nein

BGHR : ja

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3

Verkündet am: 30. Oktober 2003 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Davidoff II

Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist entsprechend anzuwenden,

wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen in-

nerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie

Schutz genießt, benutzt wird.

BGH, Urt. v. 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97 - OLG Bremen

LG Bremen

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und

die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr.

Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 2. Zivilsenats

des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 14. August

1997 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am

28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland -

registrierten Marke Nr. 466 965:

Die Marke ist u.a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 einge-

tragen.

Für die Klägerin zu 1 ist am 3. August 1989 derselbe Schriftzug als IR-

Marke Nr. 540 856 - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - für Waren

der Warenklasse 34 eingetragen worden.

Die Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel,

Cognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebst

Zubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Leder-

waren (vgl. den Katalog Anlage K 2).

Die Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt die

nachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemel-

det, die unter der Nr. G 39363/14 Wz eingetragen worden ist. Das Warenver-

zeichnis dieser Marke umfaßt die im Klageantrag angeführten Waren der Wa-

renklassen 14 und 34.

Die Klägerinnen haben behauptet, die von ihnen unter den Marken "Da-

vidoff" vertriebenen Waren seien durchweg Luxusartikel mit hohem Prestige-

wert. Eine im Jahre 1990 im Inland durchgeführte Meinungsumfrage unter Zi-

garrenrauchern habe einen Bekanntheitsgrad der Marken "Davidoff" von 88 %

ergeben. Das durch die Klagemarken geschützte Zeichen habe eine überra-

gende Verkehrsgeltung. Es werde wesentlich durch seinen bekannten eigen-

tümlichen Schriftzug geprägt. Zwischen den einander gegenüberstehenden

Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten verwende die-

selbe Schrift und insbesondere die Buchstaben "D" und "ff" in der charakteristi-

schen Gestaltung, die sie in den Marken der Klägerinnen aufwiesen. Die Be-

klagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen "Davidoff" angenähert, um

dessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkte

auszunutzen. Der gute Ruf der Marken der Klägerinnen werde gefährdet, wenn

die Beklagte als ein in Hongkong ansässiges Unternehmen die angegriffene

Marke benutze, weil der Verkehr aus dem chinesischen Raum keine exklusiven

Spitzenprodukte erwarte, sondern eher Billigprodukte von minderer Qualität.

Die Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte unter Androhung von

Ordnungsmitteln zu verurteilen,

1. es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die unter dem Aktenzei- chen G 39363/14 Wz beim Deutschen Patentamt angemeldete Wort-/Bildmarke

für Edelmetalle und deren Legierungen sowie aus Edelmetallen oder deren Legierung hergestellte und damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Ta- felgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbe- cher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspit- zen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente zu benutzen;

2. in die Rücknahme der Markenanmeldung einzuwilligen oder für den Fall, daß die Marke bereits eingetragen sein sollte, in deren Löschung.

Die Beklagte hat in Abrede gestellt, daß zwischen den Marken der Kläge-

rinnen und ihrer Marke Verwechslungsgefahr bestehe; ebensowenig sei die

Möglichkeit einer Rufübertragung gegeben. Die bei den Marken der Klägerin-

nen verwendete englische Schrift werde häufig benutzt, gerade auch zur Kenn-

zeichnung von Waren für Raucher, aber auch bei Uhren, Juwelierwaren und

Accessoires.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin-

nen ist ohne Erfolg geblieben.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfol-

gen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.

Durch Beschluß vom 27. April 2000 hat der Senat dem Gerichtshof der

Europäischen Gemeinschaften folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorge-

legt (GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I):

1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mit- gliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist?

2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in die- sen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wert- schätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestim- mungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zei- chen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienst- leistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen?

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch

Urteil vom 9. Januar 2003 (Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 =

WRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid) wie folgt entschieden:

Die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, einen besonderen Schutz einer bekannten ein- getragenen Marke vorzusehen, wenn die jüngere Marke oder das jüngere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wer-

den soll oder benutzt wird, die mit den Waren oder Dienstleistun- gen, die von der eingetragenen Marke erfasst werden, identisch oder ihnen ähnlich sind.

Die Revision der Klägerinnen führt zur Aufhebung des Berufungsurteils

und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die geltend gemachten

Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke und auf

Einwilligung in deren Löschung weder nach den Vorschriften des Warenzei-

chengesetzes noch denen des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Marken-

gesetzes begründet seien.

Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine

Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten unterscheide sich nach ihrem

Gesamteindruck ausreichend von den "Davidoff"-Marken der Klägerinnen. Nach

dem Klang der Markenwörter könnten die Marken nicht verwechselt werden.

"Davidoff" sei ein dreisilbiger bulgarischer Name, "Durffee" ein zweisilbiges

Phantasiewort, das verschieden ausgesprochen werden könne ("dafi", "dörfi",

"durfi" oder "durfe"), dem aber in jedem Fall die markante Endsilbe des Namens

"Davidoff" fehle.

Auch in bildlicher Hinsicht ergäben sich keine Ähnlichkeiten, die Ver-

wechslungen erwarten ließen. Das Schriftbild der klägerischen Marken sei kei-

ne originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern sei - wie die Beklagte unter

Hinweis auf den von ihr vorgelegten Schriftenkatalog (Anlage B 2) zu Recht

geltend mache - der "englischen Schreibschrift" ("English 157") entnommen,

deren Benutzung auch anderen Unternehmen offenstehen müsse. Der Um-

stand, daß das "D" in "Davidoff" durch Hinzufügen eines Punkts am Anfang des

Aufstrichs leicht individualisiert sei, rechtfertige keine andere Beurteilung. Wer-

de zudem berücksichtigt, daß in der angegriffenen Marke das graphisch auffäl-

lig gestaltete "DD" vor den Wortbestandteil gesetzt sei, könne eine Verwechs-

lungsgefahr - trotz der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren (etwa bei

Zigarettenspitzen und Aschenbechern) - nicht als realistisch angesehen wer-

den. Aufgrund der klanglichen Unterschiede der Markennamen könne der Ver-

kehr auch nicht irrtümlich annehmen, es handele sich zwar um unterscheidbare,

aber wegen ihrer Ähnlichkeit auf denselben Geschäftsbetrieb hindeutende Zei-

chen.

Auf markenrechtliche Ansprüche, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ge-

stützt seien, könnten sich die Klägerinnen gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG nicht

berufen, weil die Marke der Beklagten vor dem Inkrafttreten des Markengeset-

zes angemeldet worden sei.

Die Klageansprüche seien ebensowenig als Ansprüche gegen unlauteres

Wettbewerbsverhalten begründet (§ 1 UWG). Derartige Ansprüche könnten ne-

ben markenrechtlichen Ansprüchen gegeben sein, wenn zu der Benutzung oder

Beeinträchtigung einer fremden, besonders bekannten Kennzeichnung durch

einen Wettbewerber besondere Umstände hinzuträten, die dieses Verhalten als

unlauter erscheinen ließen. Solche Umstände lägen hier aber nicht vor. Eine

Bekanntheit der Klagemarken, wie sie für den wettbewerbsrechtlichen Schutz

erforderlich sei, komme nach dem eigenen (bestrittenen) Vorbringen der Kläge-

rinnen nur für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel in Betracht. Eine Über-

tragung insoweit mit den Klagemarken verbundener Qualitäts- und Prestigevor-

stellungen sei nur hinsichtlich der sowohl von den Klägerinnen als auch von der

Beklagten als Raucherbedarfsartikel vertriebenen Aschenbecher, Zigarren- und

Zigarettenetuis sowie Zigarren- und Zigarettenspitzen möglich, nicht jedoch bei

den Warenarten Uhren, Juwelier- und Schmuckwaren, die jeweils zum Waren-

verzeichnis der einander gegenüberstehenden Marken gehörten. In diesen Be-

reichen scheide eine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken aus,

weil diese Waren zu verschieden von denjenigen Waren seien, für die - wie die

Klägerinnen behaupteten - ihre Marken bekannt seien. Die Klägerinnen hätten

nicht dargelegt, daß ihre Marken bereits im Zeitpunkt der Markenanmeldung der

Beklagten für Herrenkosmetikartikel bekannt gewesen seien.

In dem verbleibenden Bereich der beiderseits vertriebenen Waren sei

keine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken anzunehmen. Die

übereinstimmenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken ge-

nügten dazu nicht. Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke erwecke

allenfalls Assoziationen an Waren der "feinen englischen Art" für gehobene An-

sprüche. Es könne danach offenbleiben, ob die Beklagte mit der Wahl ihres

Markennamens und seiner graphischen Gestaltung eine unlautere Annäherung

an die Marke der Klägerinnen beabsichtigt habe, um deren guten Ruf auszu-

beuten.

Eine unlautere Behinderung der Klägerinnen durch Beeinträchtigung des

guten Rufs ihrer Marken liege schon deshalb nicht vor, weil die Marke der Be-

klagten keine gerade auf die Klägerinnen bezogenen Verbrauchervorstellungen

wecke.

B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht

stand.

I. Der Entscheidung des Berufungsgerichts, daß die geltend gemachten

Ansprüche

auf Unterlassung

der Benutzung

der Wort-/Bildmarke

G 39363/14 Wz unbegründet seien, kann auf der Grundlage des bisher festge-

stellten Sachverhalts nicht zugestimmt werden.

1. Die nunmehr auf § 14 MarkenG gestützten Unterlassungsansprüche

sind gemäß der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 MarkenG nur dann ge-

geben, wenn sie bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am

1. Januar 1995 bestanden haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festge-

stellt, daß das angegriffene Zeichen schon vor dem Inkrafttreten des Marken-

gesetzes benutzt worden ist, eine nach Sinn und Zweck des § 153 Abs. 1

MarkenG zu berücksichtigende Kollisionslage zwischen den einander gegenü-

berstehenden Zeichen wurde aber jedenfalls bereits durch die Anmeldung der

angegriffenen Marke am 5. April 1991 begründet (vgl. BGH, Beschl. v.

27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 876 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I,

m.w.N.).

Zu den nach § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Anspruchs-

grundlagen zählen nicht nur der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch ge-

mäß den §§ 24, 31 WZG, sondern auch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB als

Grundlagen für Ansprüche zum Schutz bekannter Marken (vgl. BGHZ 138, 349,

352 - MAC Dog, m.w.N.).

2. Das Berufungsgericht hat nicht rechtsfehlerfrei entschieden, daß den

Klägerinnen keine Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG wegen

Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Marke

zustehen.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurtei-

len. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommen-

den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der

damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritäts-

älteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der

Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen

werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH, Urt.

v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly,

jeweils m.w.N.).

b) Im Revisionsverfahren ist mit dem Berufungsgericht zu unterstellen,

daß die Klagemarken für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel bekannt sind,

deshalb bezogen auf Waren dieser Art eine gesteigerte Kennzeichnungskraft

besitzen und dementsprechend auch einen erweiterten Schutzumfang genie-

ßen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP

2001, 1315 - Marlboro-Dach). Die Revision verweist zudem auf die Behauptun-

gen der Klägerinnen in den Vorinstanzen, wonach die "Davidoff"-Marke in ihrer

charakteristischen Ausgestaltung gegenwärtig - wie schon Ende der achtziger

Jahre - "eine weithin bekannte und berühmte Prestige-Marke im gesamten Be-

reich der Luxus-Artikel" sei. Die Klägerinnen werden im erneuten Berufungs-

verfahren Gelegenheit haben, dieses Vorbringen näher zu substantiieren. Dies

ist erforderlich, weil die Frage, ob eine Marke durch Benutzung eine gesteigerte

Kennzeichnungskraft erworben hat, in Bezug auf die Waren oder Dienstleistun-

gen zu beurteilen ist, für die die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urt. v.

18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 59 = GRUR 2002, 804, 808 =

WRP 2002, 924 - Philips; vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl.,

§ 14 Rdn. 331 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dabei

kommt es auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und

verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Art von Waren

oder Dienstleistungen an (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 Tz. 63 ff. - Philips).

Abzustellen ist auf die Umstände des Einzelfalls (vgl. dazu BGH, Beschl. v.

8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV,

m.w.N.).

c) Zwischen den Marken der Klägerinnen und der angegriffenen Marke

fehlt es jedenfalls nicht völlig an einer Markenähnlichkeit, so daß eine Ver-

wechslungsgefahr nicht schon - ungeachtet der Kennzeichnungskraft der Kla-

gemarken - wegen der Zeichenunterschiede ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt.

v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537

- BANK 24; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 507).

aa) Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichen-

recht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Ge-

samteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.;

vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001,

1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Dabei ist auch der

Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnun-

gen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und

deshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungs-

eindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2003,

1044, 1046 - Kelly, m.w.N.).

bb) Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert.

Die untereinander identischen Klagemarken werden als Namenszug in

einer besonderen Schreibschrift aufgefaßt. Die angegriffene Marke wird im

Schriftbild maßgeblich durch das zunächst in die Augen fallende Wort "Durffee"

geprägt, das wegen seiner Wiedergabe in einer besonderen Schreibschrift und

wegen des Fehlens eines erkennbaren Sinngehalts in erster Linie als Namens-

zug gesehen werden wird. Darauf deuten auch die monogrammähnlich inein-

andergestellten Buchstaben "DD" hin, die vor dem Schriftzug stehen.

Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist danach bei der Frage

der Markenähnlichkeit nicht nur die Verwendung der Buchstaben "D" und "ff" in

derselben Gestaltung wie in "Davidoff" zu berücksichtigen. Bei dem maßgebli-

chen Vergleich des Gesamteindrucks der Marken als solcher (vgl. dazu auch

BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228

- City Plus; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly) ist vielmehr auch einzubezie-

hen, daß die Marke der Beklagten ebenfalls durch ein Markenwort geprägt wird,

das nach dem Schriftbild in erster Linie als Namenszug zu verstehen ist, und

zudem dieselbe englische Schreibschrift mit denselben charakteristischen Indi-

vidualisierungen gerade des Anfangsbuchstabens und der auffallenden Dop-

pelbuchstaben "ff" verwendet.

Das Berufungsurteil enthält jedoch keine für die Beurteilung des Grades

der Markenähnlichkeit ausreichenden Feststellungen dazu, in welchem Umfang

Übereinstimmungen zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ge-

rade in individuellen Merkmalen vorliegen. Das Berufungsgericht hat (nach den

Entscheidungsgründen in deren berichtigter Fassung) angenommen, daß das

Schriftbild der Klagemarken "einer bestimmten auch sonst im Verkehr verwen-

deten Schriftart (der englischen Schreibschrift)" entnommen sei. An anderer

Stelle heißt es im Berufungsurteil, das Schriftbild sei keine originelle Schöpfung

der Klägerinnen, sondern "der 'englischen Schreibschrift' ('English 157')" ent-

nommen. Danach bleibt unklar, ob die verwendete Schriftart besonders ge-

bräuchlich ist oder als eine in besonderer Weise ausgeformte Schreibschrift im

Verkehr auch sonst - aber möglicherweise nur in untergeordnetem Umfang -

Verwendung findet. Es ist auch ungeklärt, in welchem Umfang die Bestandteile

der Klagemarken mit den Buchstaben der Schreibschrift "English 157" überein-

stimmen. Während das Berufungsgericht an einer Stelle davon spricht, daß

auch die Buchstaben "D" und "ff" in "Davidoff" Bestandteile der verwendeten

englischen Schreibschrift seien, führt es an anderer Stelle aus, (nur) das "D"

werde von den Klägerinnen in einer leicht individualisierend abgewandelten

Form benutzt. Diese Ausführungen zum Umfang der Entnahme aus der Schrift-

art "English 157" widersprechen auch dem Schriftartenkatalog (Anlage B 2), auf

den sich das Berufungsgericht gestützt hat. Aus diesem ergibt sich, daß die

Buchstaben "D" und "ff", die als Anfangsbuchstabe und als Schlußbuchstaben

in den Klagemarken gerade besonders charakteristisch sind, deutlich individua-

lisiert sind. Weitere - weniger auffallende - Veränderungen sind bei den Buch-

staben "v" und "i" (bei denen der i-Punkt in das "v" integriert ist) festzustellen.

Auch diejenigen, denen die als Grundlage verwendete englische Schreibschrift

nicht bekannt ist, werden in den Klagemarken "überzogen" gestaltete Buchsta-

ben wie das initialartig geformte "D" und das - wegen der sich verbreiternden

Unterlänge - besonders auffällige "f" nicht als unveränderte Bestandteile einer

Gebrauchsschrift auffassen, sondern als Individualisierungen von Buchstaben,

wie sie gerade bei Namenszügen zu finden sind.

d) Ob und gegebenenfalls inwieweit der Grad der Markenähnlichkeit aus-

reicht, um unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft eine Verwechs-

lungsgefahr hinsichtlich der einzelnen Waren zu bejahen, kann ohne weitere

tatsächliche Feststellungen nicht beurteilt werden.

3. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommen, falls die

Klagemarken im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen

Marke (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH GRUR 2003, 1044,

1045 - Kelly) für bestimmte Waren (insbesondere Tabakwaren und Raucherbe-

darfsartikel) bekannt waren (zu den Anforderungen vgl. BGH, Urt. v. 10.10.2002

- I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA), auch

Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG in Betracht.

Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzu-

wenden sein, soweit es um die Benutzung der angegriffenen Marke für Waren

geht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarken Schutz genießen.

Soweit die Beklagte die angegriffene Marke für Waren benutzt, die unter

das Warenverzeichnis der Klagemarken fallen oder den dort aufgeführten Wa-

ren ähnlich sind, kann § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach seinem Wortlaut nicht

unmittelbar angewendet werden. Die Vorschrift ist jedoch nach ihrem Sinn und

Zweck - in Einklang mit den Anforderungen des Art. 5 Abs. 2 der Markenrechts-

richtlinie (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 - Davidoff/Gofkid; EuGH, Urt.

v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 13 ff., 22 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Tra-

ding) - entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identi-

sches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren

oder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Marken-

inhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der

Vorschrift erfaßten Fällen.

Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig -

nicht geprüft, ob der nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (in unmittelbarer oder

entsprechender Anwendung) gewährte Schutz eingreift (vgl. dazu auch EuGH,

Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 24 ff., 31 - Adidas-Salomon/Fitnessworld

Trading). Nach dem tatsächlichen Vorbringen der Klägerinnen kommen hier alle

von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfaßten Arten unlauterer Benutzung einer be-

kannten Marke in Betracht (vgl. dazu auch Schlußanträge des Generalanwalts

Jacobs in der vorstehend genannten Rechtssache C-408/01 Tz. 36 ff.). Es wird

jedoch im weiteren Verfahren zu prüfen sein, inwieweit entsprechende Benut-

zungshandlungen von dem Unterlassungsantrag der Klägerinnen, der nach sei-

nem Wortlaut nicht auf besondere Benutzungsmodalitäten (wie z.B. den Ver-

trieb von Produkten aus fernöstlichen Ländern unter der angegriffenen Marke)

abstellt, erfaßt werden.

4. Auf die Vorschrift des § 1 UWG können die Unterlassungsanträge der

Klägerinnen nach geltendem Recht nicht gestützt werden. Neben Ansprüchen

aus Markenrecht können Ansprüche aus § 1 UWG gegeben sein, wenn sie sich

gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegen-

stand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171

- Bit/Bud; Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 342 = WRP 2002,

330 - Fabergé; Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 335 f. = WRP

2003, 521 - Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 vorgesehen; vgl.

dazu auch EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, GRUR 2003, 143, 145 Tz.

30 ff. = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco). Auf solche Umstände stellen die

Unterlassungsanträge jedoch nicht ab.

5. Die Frage, ob die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach

der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes begründet waren,

wird im neu eröffneten Berufungsverfahren gegebenenfalls erneut zu prüfen

sein (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 877 f. - Davidoff I). Die bisherige Verneinung

von Ansprüchen nach altem Recht beruht ebenfalls auf den - wie dargelegt -

unzureichenden tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts.

II. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erwägungen kann auch die

Abweisung der Anträge, die auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenen

Marke gerichtet sind, keinen Bestand haben.

1. Die auf die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke G 39363/14

Wz gerichteten Klageanträge können nur Erfolg haben, wenn ihnen sowohl

nach altem als auch nach neuem Recht (§ 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1

i.V. mit § 9 MarkenG) stattgegeben werden kann. Die Übergangsvorschrift des

§ 163 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist insoweit auf die Löschungsklage der Klägerin-

nen gegen die vor dem 1. Januar 1995 angemeldete, aber erst danach einge-

tragene Marke der Beklagten entsprechend anzuwenden (vgl. BGH GRUR

2000, 875, 876 - Davidoff I, m.w.N.). Für das alte Recht ist dabei nicht nur auf

§ 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrechtlichen Lö-

schungsansprüche abzustellen, die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes

aus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB (analog)

hergeleitet werden konnten (vgl. BGHZ 138, 349, 353 - MAC Dog).

2. Ob ein Löschungsanspruch besteht, wird gegebenenfalls hinsichtlich

der einzelnen Waren zu prüfen sein, die zum Warenverzeichnis der angegriffe-

nen Marke gehören (§ 51 Abs. 5 MarkenG; vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 51

Rdn. 11).

C. Auf die Revision der Klägerinnen war das Berufungsurteil danach auf-

zuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Schaffert