BGH Beschluss vom 21.02.2008 – I ZB 24/05

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 24/05

BESCHLUSS

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 399 72 420

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 21. Februar 2008 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

VISAGE

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3

Ein Zeichen kann durch die Benutzung als Bestandteil einer komplexen Kenn- zeichnung oder in Verbindung mit einer anderen Marke eigenständige Unter- scheidungskraft erlangen, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise infolge die- ser Benutzung die nur durch den fraglichen Bestandteil gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend verste- hen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden (im An- schluss an EuGH, Urt. v. 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 30 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars). Für den Nachweis einer solchen durch Benutzung als Bestandteil eines komplexen Zeichens erworbe- nen eigenständigen Unterscheidungskraft des fraglichen Bestandteils reicht es nicht aus, lediglich die Benutzung des Gesamtzeichens zu belegen.

BGH, Beschl. v. 21. Februar 2008 - I ZB 24/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 21. Februar 2008 durch die Richter Dr. Bergmann, Pokrant,

Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 10. Februar 2005 an Verkün-

dungs Statt zugestellten Beschluss des 24. Senats (Marken-Be-

schwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der An-

melderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € fest-

gesetzt.

Gründe:

1

I. Die Anmelderin hat mit ihrer Anmeldung vom 18. November 1999 die

Eintragung der Wortbildmarke

mit den Farben „blau, weiß“ für die Waren „Seifen, Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege, Mittel zur Pflege, Reinigung und Verschönerung der Haare“

beantragt.

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3

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5

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung für die Waren

„Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ wegen Fehlens der Unter-

scheidungskraft zurückgewiesen.

Die dagegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespa-

tentgericht zurückgewiesen (BPatGE 49, 63 = GRUR 2005, 337).

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der (zugelassenen) Rechts-

beschwerde, mit der sie ihren Eintragungsantrag weiterverfolgt.

II. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin für un-

begründet erachtet, weil der Eintragung der angemeldeten Marke „VISAGE“ für

die Waren „Seifen“ und „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ jedenfalls das

absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Es hat hierzu ausgeführt:

6

Das Markenwort „VISAGE“ bedeute in der französischen Sprache „Ge-

sicht“. Es sei als Fremdwort in dieser Bedeutung im allgemeinen deutschen

Sprachschatz enthalten. Wenn es den Verbrauchern als Bezeichnung für „Sei-

fen“ sowie „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ begegne, werde es von

ihnen zwanglos als Hinweis auf die Bestimmung der betreffenden Mittel für das

Gesicht verstanden. Bei Kosmetika sei zudem die Verwendung - jedenfalls ein-

facher, leicht fassbarer - französischer Ausdrücke (z.B. „femme“ oder „homme“)

zur Warenbeschreibung im deutschen Geschäftsverkehr häufig. Auch durch

ihre grafische Ausgestaltung erlange die angemeldete Marke nicht die erforder-

liche Unterscheidungskraft. Die Grafik erschöpfe sich in einer schlichten recht-

eckigen blauen Unterlegung des in normalen weißen Großdrucklettern wieder-

gegebenen Wortes „VISAGE“. Dabei handele es sich um grafische Stilmittel

einfachster Art, wie sie im Geschäftsverkehr insbesondere bei Kosmetika zur

Ausschmückung und Hervorhebung von Angaben auf Produkten oder deren

Verpackungen vielfach anzutreffen seien.

7

Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft sei nicht dadurch

gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG beseitigt worden, dass sich die Marke infolge ihrer

Benutzung für die angemeldeten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen

durchgesetzt habe. Der hierfür erforderliche Nachweis sei der Anmelderin nicht

gelungen.

8

Die angemeldete Marke werde nicht in Alleinstellung, sondern stets zu-

sammen mit der Marke „NIVEA“ benutzt. Selbst wenn im Hinblick darauf, dass

die angemeldete Marke dabei innerhalb der Gesamtkonzeption durch die

Raumaufteilung und die unterschiedliche farbliche Unterlegung von der Marke

„NIVEA“ optisch erkennbar abgesetzt sei, zugunsten der Anmelderin eine mar-

kenmäßige Verwendung unterstellt werden könnte, sei nicht hinreichend nach-

gewiesen, dass die angemeldete Marke im Rahmen der Benutzung der Ge-

samtkombination als eigenständiger Bestandteil Verkehrsdurchsetzung erlangt

habe.

9

Auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der

Europäischen Gemeinschaften müsse in Fällen wie dem vorliegenden, in denen

die Verkehrsdurchsetzung durch Verbraucherbefragung ermittelt werde, weiter-

hin von einer Verkehrsbekanntheit von mindestens 50% als Untergrenze für die

Annahme einer Verkehrsdurchsetzung ausgegangen werden. Aufgrund der von

der Anmelderin vorgelegten Verkehrsbefragung könne die Verkehrsdurchset-

zung der angemeldeten Marke nicht festgestellt werden, weil der Kreis der be-

fragten Endabnehmer auf Frauen beschränkt worden sei. Abgesehen davon

lasse sich aus den Befragungsergebnissen keine Verkehrsdurchsetzung der

angemeldeten Marke von 50% ableiten. Die von der Markenstelle veranlasste

Befragung der beteiligten Händler und Hersteller durch die Industrie- und Han-

delskammern hätte zwar einen Zuordnungsgrad von 50% bzw. 53,77% erge-

ben. Ein ausreichender Durchsetzungsgrad in den Fachkreisen könne jedoch

die Verkehrsdurchsetzung nicht begründen, weil hierfür eine Durchsetzung der

Marke in allen beteiligten Verkehrskreisen erforderlich sei. Aus den von der

Anmelderin vorgetragenen und belegten Angaben zu Dauer und Umfang der

Benutzung ihrer Gesichtspflegelinie „NIVEA VISAGE“ könne die Verkehrs-

durchsetzung nicht schlüssig hergeleitet werden. Die Benutzung der Bezeich-

nung „NIVEA VISAGE“ lasse allenfalls auf die Verkehrsdurchsetzung dieser

Gesamtkombination schließen, nicht aber auf eine Verkehrsdurchsetzung des

darin enthaltenen Bestandteils „VISAGE“ in Alleinstellung.

10

III. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg. Zu Recht

hat das Bundespatentgericht angenommen, dass der angemeldeten Wortbild-

marke „VISAGE“ für die Waren „Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspfle-

ge“ jegliche Unterscheidungskraft fehlt (dazu unter 1) und sie sich nicht infolge

ihrer Benutzung für die angemeldeten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen

durchgesetzt hat (dazu unter 2).

11

1. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wort-

bildmarke „VISAGE“ fehle für die Waren „Seifen, Mittel zur Körper- und Schön-

heitspflege“ jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist

frei von Rechtsfehlern.

12

a) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1

lit. b MarkenRL) ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom

Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede ste-

henden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen

stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von

denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der

Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterschei-

dungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab

zugrunde zu legen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft

genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGHZ 167, 278 Tz. 18

- FUSSBALL WM 2006, m.w.N.).

13

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf jede der Waren

oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, zu beurteilen, wobei

es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt. Dabei ist

auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Wa-

ren oder Dienstleistungen abzustellen (BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM

2006, m.w.N.). Besteht eine Marke - wie im Streitfall - aus mehreren Elementen,

ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke

auszugehen (EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317 = GRUR

2004, 943 Tz. 28 - SAT.2; BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001,

162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dabei

hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls

mit einem ihrer Elemente, den (geringen) Anforderungen an die Unterschei-

dungskraft genügt (BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153

= WRP 2001, 1201 - anti KALK).

14

b) Das Wortbildzeichen „VISAGE“ genügt auch bei Anlegung des danach

gebotenen großzügigen Maßstabs nicht den an die Unterscheidungskraft zu

stellenden Anforderungen.

15

aa) Das Bundespatentgericht hat bezüglich des Wortbestandteils der an-

gemeldeten Marke, der vom Verkehr erfahrungsgemäß in erster Linie als die

Marke bestimmend wahrgenommen wird, jegliche Unterscheidungskraft ver-

neint, weil es sich bei dem Wort „VISAGE“ um eine beschreibende Angabe für

die angemeldeten Waren handele. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

16

(1) Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschrei-

benden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistun-

gen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der an-

gemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher

Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben

gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterschei-

dungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die

Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinrei-

chende) Unterscheidungskraft, wenn die Angabe einen engen beschreibenden

Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen herstellt und deshalb

die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffs-

inhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Be-

zeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Wa-

ren oder Dienstleistungen sieht (BGHZ 167, 278 Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006,

m.w.N.). Dies gilt auch bei fremdsprachigen Wörtern, deren beschreibende Be-

deutung von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen erkannt wird

(BGH, Beschl. v. 28.11.1991 - I ZB 3/90, GRUR 1992, 514 - Ole; Urt. v.

27.9.1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 - COTTON LI-

NE; vgl. auch Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 = WRP 2003,

1429 - Cityservice).

17

(2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Wortbestandteil „VI-

SAGE“ in dem angemeldeten Zeichen sei dem inländischen Verkehr als der

französische Begriff für „Gesicht“ bekannt. Das deutsche Publikum sei grund-

sätzlich an den Einsatz französischer Angaben zur beschreibenden Bezeich-

nung kosmetischer Mittel gewöhnt, weil Frankreich als Herstellerland von Kos-

metika bekanntermaßen einen besonderen Ruf genieße und daher die Verwen-

dung - jedenfalls einfacher, leicht fassbarer - französischer Ausdrücke (z.B.

„femme“ oder „homme“) zur Warenbeschreibung im deutschen Geschäftsver-

kehr generell beliebt und häufig sei. Die Verbraucher würden das Wort „VISA-

GE“ jedenfalls dann, wenn es ihnen als Bezeichnung für „Seifen“ und „Mittel zur

Körper- und Schönheitspflege“ begegne, zwanglos in der ihnen geläufigen Be-

deutung „Gesicht“ verstehen und darin dann lediglich einen Hinweis auf die Be-

stimmung der betreffenden Mittel für das Gesicht sehen.

18

Die dagegen erhobenen Rügen der Rechtsbeschwerde greifen nicht

durch. Es kann dahinstehen, ob - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht -

die französische Sprache im Vergleich zur englischen Sprache bei den inländi-

schen Verkehrskreisen weniger verbreitet ist und gerade einmal 14% der deut-

schen Bevölkerung die französische Sprache beherrschen. Dies widerspräche

jedenfalls nicht der Annahme des Bundespatentgerichts, das französische Wort

„Visage“ habe als Fremdwort in der Bedeutung „Gesicht“ Eingang in den allge-

meinen deutschen Sprachschatz gefunden. Der Feststellung des Bundespa-

tentgerichts, der Verkehr sei bei kosmetischen Mitteln an die Verwendung be-

schreibender französischer Angaben gewöhnt, steht, anders als die Rechtsbe-

schwerde meint, nicht entgegen, dass die Anmelderin auch englischsprachige

Produktbezeichnungen wie „NIVEA Hair Care“, „NIVEA for Men“, „NIVEA sun“,

„NIVEA body“ usw. verwendet. Soweit die Rechtsbeschwerde weiter einwendet,

ein beschreibender Charakter des Begriffs „Visage“ in Bezug auf die angemel-

deten Waren lasse sich erst bei einer Kombination mit weiteren sinntragenden

Zusätzen bejahen, wie z.B. bei Bezeichnungen wie „soin du visage“ (= Ge-

sichtspflege), „crème visage“ (= Gesichtscreme), oder „pour le visage“ (= für

das Gesicht), zeigt sie damit keinen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts

auf, sondern ersetzt dessen tatrichterliche Beurteilung lediglich durch ihre eige-

ne abweichende Bewertung.

19

bb) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die weitere

Annahme des Bundespatentgerichts, die angemeldete Marke erlange auch

durch die grafische Ausgestaltung nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.

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(1) Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei von dem Grundsatz aus-

gegangen, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der

fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unter-

scheidungskraft zukommen kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits cha-

rakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshin-

weis sieht. Einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds,

an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt

hat, können allerdings eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter nicht auf-

wiegen (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK).

21

(2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Grafik der angemel-

deten Marke erschöpfe sich in einer schlichten rechteckigen blauen Unterle-

gung des in normalen weißen Großdrucklettern wiedergegebenen Wortes „VI-

SAGE“ und weise keinerlei charakteristische, die Unterscheidungskraft begrün-

denden Merkmale auf. Vielmehr handele es sich nach Form und Farbgebung

um grafische Stilmittel einfachster Art, wie sie im Geschäftsverkehr insbesonde-

re bei Kosmetika so oder in ganz ähnlicher Weise zur Ausschmückung und

Hervorhebung von Angaben auf Produkten oder deren Verpackungen vielfach

anzutreffen seien. Soweit die Rechtsbeschwerde dem entgegenhält, die Ver-

wendung der Farbe Blau in Form eines langgezogenen, wohlproportionierten

Rechtecks sei unüblich, kann sie damit im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht

gehört werden, weil sie sich damit auf das ihr grundsätzlich verschlossene Ge-

biet tatrichterlicher Würdigung begibt.

22

2. Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft ist, wie das Bun-

despatentgericht zu Recht angenommen hat, nicht dadurch gemäß § 8 Abs. 3

MarkenG überwunden, dass die Marke sich infolge ihrer Benutzung für die an-

gemeldeten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

23

a) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass ei-

ne Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis grundsätzlich eine Verwendung

der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und nicht lediglich eine

beschreibende Verwendung voraussetzt. Die Tatsache, dass die angesproche-

nen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten

Unternehmen stammend erkennen, muss auf der Benutzung des Zeichens als

Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die der Identifizierung der Ware oder

Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend durch die

angesprochenen Verkehrskreise dient (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg.

2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington;

Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 26 und 29

= WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGHZ 159, 57, 66 - Farbige Arzneimittelkap-

sel).

24

Das Bundespatentgericht hat seine Zweifel, ob die stets zusammen mit

der bekannten Marke „NIVEA“ verwendete Angabe „VISAGE“ in den Augen des

Verkehrs die Funktion einer Zweitkennzeichnung erfülle, letztlich dahinstehen

lassen. Es hat gemeint, selbst wenn im Hinblick darauf, dass die angemeldete

Marke „VISAGE“ innerhalb der benutzten Gesamtkonzeption durch die Raum-

aufteilung und die unterschiedliche farbliche Unterlegung von der Marke

„NIVEA“ optisch erkennbar abgesetzt sei, zugunsten der Anmelderin eine mar-

kenmäßige Verwendung unterstellt werde, scheitere die Annahme der Ver-

kehrsdurchsetzung an dem mangelnden Nachweis, dass die angemeldete Mar-

ke im Rahmen der Benutzung der Gesamtkombination als eigenständiger Be-

standteil Verkehrsdurchsetzung erlangt habe. Das Bundespatentgericht hat

demnach bei seiner weiteren Beurteilung zugunsten der Anmelderin unterstellt,

dass diese die Wortbildmarke „VISAGE“ markenmäßig verwendet. Davon ist

daher auch im Rechtsbeschwerdeverfahren auszugehen.

25

b) Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, es müsse - auch

unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften - in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Verkehrsdurch-

setzung durch Verbraucherbefragung ermittelt werde, weiterhin von einer Ver-

kehrsbekanntheit von 50% als unterer Grenze für die Annahme einer Verkehrs-

durchsetzung ausgegangen werden. Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg,

diese Ansicht sei weder mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-

schen Gemeinschaften noch mit der Rechtsprechung des Senats vereinbar.

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Die Frage, ob eine Marke infolge von Benutzung Unterscheidungskraft

i.S. des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL oder - was auf dasselbe hinausläuft - nach § 8

Abs. 3 MarkenG Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, ist danach allerdings auf-

grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beantworten, die zeigen kön-

nen, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die fragliche Ware oder Dienstleis-

tung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und

damit von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unter-

scheiden (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999,

I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 54 = WRP 1999, 629 - Windsurfing Chiemsee).

Dabei kann zwar für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchset-

zungsgrads nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden; sofern je-

doch nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen,

kann die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Regel-

fall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50% angesetzt werden (vgl.

BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001,

1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006,

760, 762 = WRP 2006, 1130 - LOTTO; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR

2007, 1071, 1073 = WRP 2007, 1461 - Kinder II, jeweils m.w.N.).

27

c) Das Bundespatentgericht hat gemeint, es sei sachlich gerechtfertigt,

dass das Deutsche Patent- und Markenamt zum Nachweis der Verkehrsdurch-

setzung eines Zeichens vom Anmelder weiterhin im Regelfall - zusätzlich zu

Belegen über andere für die Frage der Verkehrsdurchsetzung bedeutsame Um-

stände - die Beibringung einer demoskopischen Endverbraucherbefragung ver-

lange. Nur in Ausnahmefällen, in denen der Anmelder alle Tatsachen vorgetra-

gen und nachgewiesen habe, aus denen sich schlüssig und zweifelsfrei eine

ausreichende Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke ergebe, könne

das Amt auf die Vorlage einer Verkehrsbefragung verzichten.

28

Die Rechtsbeschwerde weist hierzu allerdings zutreffend darauf hin,

dass die Verkehrsbefragung nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der

Europäischen Gemeinschaften nur eines von mehreren möglichen Mitteln zur

Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist. Die Gesichtspunkte, die aufzeigen

können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware oder

Dienstleistung als Herkunftshinweis zu kennzeichnen, müssen umfassend ge-

prüft werden; dabei können neben dem - in erster Linie durch Verbraucherbe-

fragung zu ermittelnden - Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware

aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend er-

kennt, unter anderem auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Inten-

sität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke,

der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von

Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berück-

sichtigt werden (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Windsurfing Chiemsee; EuGH

GRUR 2002, 804 Tz. 60 - Philips/Remington; EuGH GRUR 2005, 763 Tz. 31

- Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 3.7.2003 - I ZB 21/01, GRUR 2004, 331, 332 =

WRP 2004, 351 - Westie-Kopf).

29

Das Gemeinschaftsrecht verbietet es nach der Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften jedoch nicht, dass die zuständige

Behörde, wenn sie bei dieser Beurteilung auf besondere Schwierigkeiten stößt,

die Frage der Unterscheidungskraft der Marke, deren Eintragung beantragt

wird, nach Maßgabe ihres nationalen Rechts durch eine Verbraucherbefragung

klären lässt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 53 - Windsurfing Chiemsee). Das

Bundespatentgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass im Streitfall der

Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens besondere

Schwierigkeiten aufwirft, weil es in Kombination mit weiteren Bestandteilen be-

nutzt wird. Es begegnet keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Bundespatent-

gericht bei einer solchen Fallgestaltung im Regelfall - zusätzlich zu Belegen

über andere für die Frage der Verkehrsdurchsetzung bedeutsame Umstände -

die Beibringung einer demoskopischen Verkehrsbefragung verlangt (vgl. BGHZ

52, 273, 281 f. - Streifenmuster).

30

d) Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, dass die - im

Regelfall - erforderliche Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke von

mehr als 50% weder durch die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefra-

gung unter Endabnehmern (dazu aa) noch durch die von der Markenstelle ver-

anlasste Befragung der Hersteller und Händler (dazu bb) nachgewiesen ist und

im Streitfall auch keine besonderen Umstände vorliegen, die einen geringeren

prozentualen Grad der Verkehrsdurchsetzung ausreichen lassen (dazu cc).

31

aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, aufgrund der von der An-

melderin vorgelegten Verkehrsbefragung könne die Verkehrsdurchsetzung der

angemeldeten Marke nicht festgestellt werden, weil der Kreis der befragten

Endabnehmer auf Frauen beschränkt worden sei. Die angemeldete Marke

müsse sich in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben, zu denen in

erster Linie die Endabnehmer der betroffenen Waren zählten. Wer zu den Ab-

nehmern gehöre, bestimme sich nach den angemeldeten Waren und deren be-

stimmungsgemäßer Verwendung. Bei den angemeldeten Waren „Seifen“ und

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ handele es sich um Produkte des

persönlichen täglichen Gebrauchs, die grundsätzlich von allen Bevölkerungs-

gruppen - sowohl von Frauen als auch von Männern - verwendet und erworben

würden. Dies gelte auch für „Gesichtspflegeprodukte“, auf die sich die Ver-

kehrsbefragung beziehe, wenngleich in diesem Produktsegment sicherlich

Frauen die größte Verbrauchergruppe bildeten. Die gegen diese Beurteilung

gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.

32

(1) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, die Anmelderin

bewerbe und vermarkte „VISAGE“-Produkte seit 1991 ausschließlich für Frau-

en, dagegen werde die Produktlinie für Herren seit Jahren unter „NIVEA for

Men“ vermarktet. Das Bundespatentgericht hat zutreffend darauf hingewiesen,

dass dieser Umstand ohne Belang ist, da der Kreis der Endabnehmer nach den

objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren zu bestimmen ist und nicht

nach den individuellen Vermarktungsstrategien und Werbekonzeptionen der

Anmelderin, die jederzeit geändert werden können (vgl. Ströbele in Ströbe-

le/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 325; vgl. ferner BGH, Urt. v. 12.7.2001

- I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 - Fabergé).

33

(2) Die Rechtsbeschwerde rügt vergeblich, das Bundespatentgericht hät-

te der Anmelderin einen Hinweis gemäß § 73 Abs. 2, § 82 MarkenG, §§ 139,

278 ZPO geben müssen, da diese ausdrücklich angeboten habe, das Waren-

verzeichnis entsprechend zu beschränken („für Frauen“). Es ist bereits fraglich,

ob eine solche Beschränkung des Warenverzeichnisses beachtlich gewesen

wäre. Zusätze zum Warenverzeichnis, die den Kreis der Abnehmer bezeichnen,

können für die Abgrenzung der möglicherweise interessierten Verkehrskreise

nur von Bedeutung sein, wenn dadurch auch die Art der Ware in der Weise be-

troffen ist, dass andere als die bezeichneten Abnehmer nach den Eigenschaf-

ten und der Zweckbestimmung der Ware ernstlich nicht in Betracht kommen

können (BPatGE 24, 67, 73). Die Beschränkung des Abnehmerkreises muss

auf objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren beruhen und darf nicht nur

von der subjektiven, jederzeit abänderbaren Entschließung desjenigen abhän-

gen, der über die fraglichen Waren verfügungsberechtigt ist (vgl. BGHZ 34, 1, 7

- Mon Chérie). Es kann dahinstehen, ob diese Voraussetzungen im vorliegen-

den Fall erfüllt sind, weil Kosmetika, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht,

in den Endverkaufsstätten seit Jahren getrennt nach Damen und Herren sorti-

mentiert und dementsprechend auch nur von bestimmten Verkehrskreisen ver-

wendet würden. Das Bundespatentgericht musste die Anmelderin jedenfalls

nicht auf die Möglichkeit einer Beschränkung des Warenverzeichnisses hinwei-

sen. Zum einen ist es grundsätzlich allein Sache des Anmelders, darüber zu

entscheiden, für welche Waren oder Dienstleistungen das Zeichen in Anspruch

genommen werden soll. Zum anderen ging bereits aus dem Beschluss der

Markenstelle im Erinnerungsverfahren hervor, dass wegen der Beschränkung

der Verkehrsbefragung auf Frauen erhebliche Zweifel an deren Aussagekraft

bestehen.

34

(3) Da die Verkehrsbefragung demnach schon wegen der unzutreffenden

Auswahl der befragten Endabnehmer nicht zum Nachweis der Verkehrsdurch-

setzung des angemeldeten Zeichens geeignet ist, kommt es nicht darauf an, ob

sich aus den Ergebnissen der Verkehrsbefragung, wie das Bundespatentgericht

angenommen hat, selbst in dem befragten weiblichen Verkehrskreis kein

Durchsetzungsgrad von mindestens 50% ableiten lässt.

35

bb) Das Bundespatentgericht hat weiterhin zutreffend - und insoweit von

der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - angenommen, dass unter diesen Um-

ständen auch der aufgrund von Befragungen der beteiligten Hersteller und

Händler durch die Industrie- und Handelskammern ermittelte Zuordnungsgrad

von 50% bzw. 53,77% die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke

nicht belegen kann. Die Verkehrsdurchsetzung erfordert eine Durchsetzung der

Marke in allen beteiligten Verkehrskreisen, in denen die Marke Verwendung

finden und Auswirkungen zeitigen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 4.6.1986

- I ZB 5/85, GRUR 1986, 894, 895 - OCM). Da eine Verkehrsdurchsetzung in-

nerhalb des in erster Linie maßgeblichen Kreises der Endabnehmer nicht nach-

gewiesen ist, reicht der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten

Fachkreisen für sich genommen nicht aus. Auch insoweit kann dahinstehen, ob

- wie das Bundespatentgericht gemeint hat - im Hinblick auf die Fragestellung

zudem Zweifel am Ergebnis der Befragung bestehen.

36

cc) Schließlich hat auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundes-

patentgericht habe nicht geprüft, ob besondere Umstände vorliegen, unter de-

nen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch eine Verkehrs-

durchsetzung von weniger als 50% ausreiche, keinen Erfolg. Die Rechtsbe-

schwerde zählt zu diesen Umständen im Streitfall unter anderem den heraus-

ragenden Marktanteil der „VISAGE“-Produkte auf dem Markt für Gesichtspfle-

geprodukte, auf dem „NIVEA VISAGE“ seit 1997 mit einem Marktanteil von ca.

20% mit deutlichem Abstand vor den Mitbewerbern Marktführer sei, sowie den

beachtlichen, seit Markteinführung stetig gewachsenen Werbeaufwand von

rund 16 Mio. € im Jahre 2003.

37

(1) Das Bundespatentgericht hat - den Vorgaben der Rechtsprechung

des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entsprechend - sämtliche

Umstände geprüft, aus denen sich eine Verkehrsdurchsetzung des angemelde-

ten Zeichens ergeben könnte. Es hat jedoch zutreffend angenommen, dass die

Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke in den relevanten Verkehrs-

kreisen nicht schlüssig aus den von der Anmelderin vorgetragenen und beleg-

ten Umständen zu Dauer und Umfang der Benutzung ihrer Gesichtspflegelinie

„NIVEA VISAGE“, insbesondere den damit in Deutschland erzielten Umsätzen,

dem Marktanteil und den Werbeaufwendungen, hergeleitet werden kann, weil

die Benutzung der Bezeichnung „NIVEA VISAGE“ allenfalls auf die Verkehrs-

durchsetzung dieser Gesamtkombination schließen lässt, nicht aber auch auf

eine Verkehrsdurchsetzung des darin enthaltenen Bestandteils „VISAGE“ in

Alleinstellung (zur Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils einer Zeichenkombi-

nation vgl. auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rdn. 326; Ströbele in

Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 308).

38

(2) Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts steht, anders als die

Rechtsbeschwerde meint, nicht in Widerspruch zu der Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nach der der Erwerb von Unter-

scheidungskraft durch Benutzung einer Marke nicht notwendigerweise ihre ei-

genständige Benutzung voraussetzt, sondern sich auch aus der Benutzung als

Bestandteil einer Gesamtmarke oder aus der Benutzung in Verbindung mit ei-

ner anderen Marke ergeben kann (vgl. EuGH GRUR 2005, 763 Tz. 27 und 30

- Nestlé/Mars). Das Bundespatentgericht hat entgegen der Annahme der

Rechtsbeschwerde nicht verkannt, dass in entsprechender Weise auch eine

zusammen mit einer Dachmarke verwendete Zweitmarke Verkehrsdurchset-

zung erlangen kann. Es hat vielmehr zu Recht angenommen, dass es für den

Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke erworbenen

Unterscheidungskraft nicht ausreicht, die Benutzung der Gesamtmarke zu do-

kumentieren, sondern nachgewiesen werden muss, dass die maßgeblichen

Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei separater Benutzung als betrieb-

lichen Herkunftshinweis verstehen (vgl. auch Schlussanträge der Generalan-

wältin Kokott v. 27.1.2005 im Verfahren „Nestlé/Mars“, Tz. 43).

39

(3) Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist danach auch nicht etwa

deshalb unmöglich, weil, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, Umsatz-

zahlen und dergleichen alleine für die Zweitmarke „VISAGE“ nicht existieren

können, da diese stets zusammen mit der Dachmarke „NIVEA“ verwendet wird.

Der Nachweis, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestand-

teil (auch) dann, wenn eine Ware nur durch ihn gekennzeichnet wird (EuGH

GRUR 2005, 763 Tz. 30 - Nestlé/Mars), so verstehen, dass er die betreffende

Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie

von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet, kann grundsätzlich durch

eine - methodisch einwandfreie - Verkehrsbefragung bezüglich der isolierten

Verwendung des Bestandteils erbracht werden. Das Bundespatentgericht hat,

anders als die Rechtsbeschwerde meint, auch nicht in Zweifel gezogen, dass

Verkehrsbefragungen, bei denen nach einzelnen aus einer Gesamtaufmachung

herausgelösten Elementen gefragt wird, zur Ermittlung einer Verkehrsdurchset-

zung solcher Elemente geeignet sind. Es hat lediglich den in der Rechtspre-

chung des Senats anerkannten Erfahrungssatz in Erinnerung gerufen, dass

häufig nur die Verkehrsdurchsetzung der Gesamtaufmachung, so wie sie dem

Verkehr tatsächlich vor Augen tritt, einigermaßen zuverlässig zu ermitteln ist,

wohingegen Verkehrsbefragungen über einzelne herausgelöste Elemente, die

dem Verkehr bislang niemals in Alleinstellung begegnet sind, zu unvermeidli-

chen Fehlerquellen führen (vgl. BGHZ 52, 273, 281 - Streifenmuster, m.w.N.).

Das Bundespatentgericht hat demnach lediglich darauf aufmerksam gemacht,

dass ein Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch Verkehrsbefragung in die-

sen Fällen aus in der Natur der Sache liegenden Gründen besonderen Schwie-

rigkeiten begegnet.

40

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Anmelderin (§ 90

Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Bergmann

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.02.2005 - 24 W(pat) 338/03 -