BGH Urteil vom 29.06.2006 – I ZR 110/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 110/03

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Verkündet am: 29. Juni 2006 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Ichthyol II

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 25 Abs. 2

Wird die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, benutzt, so gilt sie zur Beurteilung der Warenähnlichkeit im Kollisionsfall le- diglich für diesen Teil als eingetragen. Gibt es für die mit der Marke versehenen Arzneimittel verschiedener Anwendungsgebiete keinen gemeinsamen speziel- len Begriff, kommt für die Beurteilung der Warenähnlichkeit im Kollisionsfall nur das jeweilige Mittel mit seinem Anwendungsbereich in Betracht. Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste.

BGH, Urt. v. 29. Juni 2006 - I ZR 110/03 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 6. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und

die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-

richts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 6. März 2003 wird auf Kosten

der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, ein im Jahr 1884 gegründetes mittelständisches pharma-

zeutisches Unternehmen, stellt medizinische Präparate auf der Basis von sulfo-

nierten Schieferölen her und vertreibt diese. Ihre Tätigkeit begann mit der Ent-

wicklung und Herstellung eines in der Dermatologie einsetzbaren Rohstoffs mit

dem Namen "Ichthyol". Inzwischen umfasst das Sortiment der Klägerin eine

Reihe weiterer Präparate, die nicht nur äußerlich aufgetragen werden, sondern

auch in den Darreichungsformen Tablette, Kapsel und Zäpfchen für die Berei-

che Dermatologie, Gynäkologie, Orthopädie und Urologie angeboten werden.

Unter der Bezeichnung "Ichthyol" vertreibt die Klägerin einen Rohstoff als Re-

zeptursubstanz und eine Salbe als rezeptfrei in Apotheken erhältliches Fertig-

arzneimittel. Sie verwendet die Bezeichnung "Ichthyol" außerdem auf ihren wei-

teren Präparaten in Form ihres auch als Wort-/Bildmarke Nr. 617 931 mit Zeit-

rang vom 24. Dezember 1963 für Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heil-

zwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen sowie weitere Waren

geschützten Firmenlogos (farbig angelegtes auf der Spitze stehendes Quadrat

mit der die Diagonale füllenden Schrift "Ichthyol"). Die Klägerin ist darüber hin-

aus Inhaberin zweier Wortmarken "Ichthyol" (Nr. 10 764 mit Zeitrang von 1895,

geschützt für aus schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen hergestellte chemische

und pharmazeutische Produkte, und Nr. 97 437 mit Zeitrang vom 18. Februar

1907, geschützt für eine Vielzahl von Waren aus unterschiedlichen Warenklas-

sen, unter anderem auch für Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische

und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate).

Die Bezeichnung "Ichthyol" wird von der Klägerin als verkürzter Bestand-

teil ihres Firmennamens im täglichen Gebrauch verwendet. Im Jahr erwirtschaf-

tet sie mit ihrer gesamten Produktpalette einen Umsatz von etwa 18 Mio. €. Auf

die "Ichthyol"-Salbe entfiel im Jahre 1995 ein Umsatz von 77.000 DM.

Die Beklagte, ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Ent-

wicklung neuer Krebsbehandlungsmittel und -therapien befasst, meldete am

28. April 1994 beim Deutschen Patentamt die Marke "ETHYOL" für in der

Krebsbehandlung in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie zu verabrei-

chende therapeutische Arzneimittel an. Die Klägerin legte hiergegen Wider-

spruch gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 WZG ein. Inzwischen ist das Warenverzeichnis

der Marke "ETHYOL" auf "therapeutische in Verbindung mit Chemo- und Strah-

lentherapie mittels Injektion zu verabreichende, verschreibungspflichtige Arz-

neimittel in der Krebsbehandlung" beschränkt worden. Am 29. März 1996 mel-

dete die Beklagte außerdem die Marken "Eth-YOL Essex Pharma", "Eth-YOL

U.S. Bioscience" und "Eth-YOL" für in Verbindung mit Chemo- und Strahlenthe-

rapie bei der Behandlung von Krebs zu verabreichende pharmazeutische Er-

zeugnisse an.

Noch vor der Eintragung der Marke "ETHYOL" ließ die Beklagte ein Prä-

parat unter dieser Bezeichnung durch ihre Lizenznehmerin Essex Pharma auf

dem deutschen Markt einführen. Vertrieben wird "Ethyol" als Trockensubstanz

mit dem Inhaltsstoff "Amifostin", welcher gegen Zytotoxizität ionisierender

Strahlen - in der Strahlentherapie - sowie alkylierende Substanzen und Platin-

analoga - in der Chemotherapie - schützt. Es handelt sich um ein verschrei-

bungspflichtiges hochspezialisiertes Arzneimittel, das die Linderung der starken

körperlichen Belastungen, die mit der Chemo- oder Strahlentherapie in der

Krebsbehandlung einhergehen, bezweckt. Die auf dem Markt angebotene Ver-

packungseinheit Ethyol (drei Injektionsflaschen mit je 1000 mg Trockensub-

stanz) kostet rund 1.000 €.

Die Klägerin hat sich aus den genannten Marken "Ichthyol" sowie ihrem

Firmenschlagwort gegen die Benutzung der Bezeichnung "ETHYOL" in jeder

Schreibweise gewandt und Rücknahme der Markenanmeldungen der Beklagten

begehrt. Sie hat die Auffassung vertreten, dass angesichts des hohen Bekannt-

heitsgrades der eingeführten Marke "Ichthyol", der deshalb ein weiter Schutzbe-

reich zukomme, eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Bereits die Überein-

stimmung in der Lautfolge "thyol" reiche hierfür aus. Die erforderliche Waren-

ähnlichkeit sei schon deshalb gegeben, weil die sich gegenüberstehenden Zei-

chen jeweils für Arzneimittel verwendet würden. Auch die von der Beklagten

angemeldeten Marken in den unterschiedlichen Schreibweisen begründeten

eine Verwechslungsgefahr mit den Klagekennzeichnungen. Die Beklagte hänge

sich an den guten Ruf von "Ichthyol" an. Auf das derzeitige, eng begrenzte An-

wendungsgebiet für "Ethyol" könne nicht abgestellt werden, weil die Beklagte

für sich in Anspruch nehme, die Marke auch für weitere Anwendungsgebiete zu

verwenden.

Die Klägerin hat beantragt,

1. die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungs-

mittel zu verurteilen,

es zu unterlassen,

die Bezeichnung "ETHYOL", auch in der Schreibweise "Eth-YOL", in Alleinstellung oder in Kombination mit Firmenna- men wie "U.S. Bioscience" oder "Essex Pharma" auf Arzneimit- teln, insbesondere auf therapeutischen, in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie zu verabreichenden Arzneimitteln in der Krebsbehandlung oder auf deren Aufmachung oder Ver- packung anzubringen, unter dem Zeichen "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit Firmen- namen, diese Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zei- chen "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen, diese Waren einzuführen oder auszuführen, zur Nutzung dieses Zeichens "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen, für diese Waren Lizenzen zu erteilen oder das Zeichen "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen, in Geschäftspapieren, An- kündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen und dgl. oder in der Werbung zu benutzen oder benutzen zu lassen;

2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent-

amt die Warenzeichenanmeldung U Wz "ETHYOL" und die drei am 29. März 1996 vorgenommenen Warenzeichenan- meldungen "Eth-YOL U.S. Bioscience", "Eth-YOL Essex Phar- ma" und "Eth-YOL" zurückzunehmen;

3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie unter An-

gabe der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbe- trägern, Kalendervierteljahren und Bundesländern;

4.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin al- len Schaden zu ersetzen, der ihr aus den vorstehend unter Zif- fer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist oder künftig ent- stehen wird.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben

(OLG Hamburg NJWE-WettbR 1999, 81).

Auf die Revision der Klägerin hat der Senat das Berufungsurteil aufge-

hoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an die

Vorinstanz zurückverwiesen (BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, GRUR 2002,

65 = WRP 2001, 1447 - Ichthyol I).

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin auch in seinem

zweiten Berufungsurteil zurückgewiesen (OLG Hamburg, Urt. v. 6.3.2003

- 5 U 192/01, in Juris veröffentlicht).

Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Klä-

gerin ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zu-

rückzuweisen.

A. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten marken- und wett-

bewerbsrechtlichen Ansprüche der Klägerin verneint und dazu ausgeführt:

Die Klage sei nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Kla-

gemarke "Ichthyol" verfüge allerdings von Haus aus über eine zumindest durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft. Diese sei nicht durch ähnlich klingende Dritt-

kennzeichen geschwächt, sondern, da die Klagemarke seit vielen Jahren auf

dem Markt vertreten, weiten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise be-

kannt und namhaft sei, im Gegenteil nicht unerheblich gestärkt. Die von der

Klägerin dargelegten Umstände rechtfertigten allerdings nicht die Bejahung ei-

nes Bekanntheitsschutzes aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die Bezeichnungen

"Ichthyol" und "Ethyol" seien zwar ähnlich; wegen der erkennbaren Unterschie-

de sei die Ähnlichkeit aber nicht sehr groß und die Gefahr einer unmittelbaren

Verwechslung daher nicht sehr ausgeprägt. Wegen der völlig unterschiedlichen

Anwendungsgebiete der von den Parteien vertriebenen Arzneimittel sei nicht

von Warenidentität auszugehen und auch die Warenähnlichkeit nicht erheblich

ausgeprägt. Damit stünden sich im Rahmen der für die Bestimmung der Ver-

wechslungsgefahr zu betrachtenden Wechselwirkung der einzelnen Komponen-

ten die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke "Ichthyol", eine nicht uner-

hebliche, allerdings auch nicht sehr ausgeprägte Zeichenähnlichkeit der Begrif-

fe "Ichthyol" und "Ethyol" sowie eine mäßige, ebenfalls nicht stark ausgeprägte

Warenähnlichkeit der unter den kollidierenden Zeichen vertriebenen Produkte

gegenüber. Die Gesamtabwägung dieser Umstände ergebe, dass die Zeichen

"Ichthyol" und "Ethyol" letztlich nicht miteinander verwechslungsfähig seien.

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen der

Zeichen sei ebenfalls nicht zu bejahen. Der Verkehr habe trotz der identischen

Wortendung keine hinreichende Veranlassung anzunehmen, die beiderseitigen

Produkte bzw. alle Produkte, die auf "thyol" endeten, stammten von ein und

demselben Hersteller. Die von der Klägerin angegriffene Bezeichnungsalterna-

tive "Eth-YOL" in unterschiedlicher Schreibweise und mit oder auch ohne Hin-

zufügung einer Unternehmenskennzeichnung liege von der Klagemarke in je-

dem Fall weiter entfernt, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr erst recht

nicht gegeben sei.

Ansprüche aus § 15 MarkenG bestünden ebenfalls nicht, weil es insoweit

im Wesentlichen aus denselben Gründen, aus denen im Rahmen des § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine hinreichende Warenähnlichkeit zu verneinen sei,

auch an der erforderlichen Branchennähe fehle. Da sich die Klägerin allein ge-

gen die Verwendung der Bezeichnung "Ethyol" wende, seien die Klageansprü-

che schließlich auch nicht gemäß § 1 UWG a.F. unter dem Gesichtspunkt des

ergänzenden Leistungsschutzes wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung oder

wegen unlauterer Rufausbeutung begründet.

B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

I. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass der Klägerin

gegen die Beklagte unter Berücksichtigung der dabei maßgeblich in Betracht zu

ziehenden Gesichtspunkte der Zeichenähnlichkeit, der Warenähnlichkeit und

der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, zwischen denen eine Wechselwir-

kung besteht (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004,

783, 784 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX,

m.w.N.), kein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG

zusteht.

1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Beru-

fungsgerichts, die Zeichenähnlichkeit der Bezeichnungen "Ichthyol" und

"Ethyol" sei wegen der erkennbaren Unterschiede nicht sehr stark ausgeprägt.

Diese Beurteilung liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und lässt

einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die von der Revision in dieser Hinsicht er-

hobenen Verfahrensrügen sind vom Senat geprüft und für nicht durchgreifend

erachtet worden; von einer Begründung wird gemäß § 564 Satz 1 ZPO abgese-

hen.

2. Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung

des Berufungsgerichts, die Arzneimittel, die unter den sich gegenüberstehen-

den Zeichen vertrieben würden, seien allenfalls in einem nur geringen Maß ähn-

lich.

a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit geht das Berufungsgericht

von der von der Revision nicht angegriffenen Feststellung aus, dass die Kläge-

rin die Wort-/Bildmarke Nr. 617 931 als Dachmarke zur Kennzeichnung von

Arzneimitteln in den Bereichen Analgetika, Antirheumatika, Balneotherapeutika,

Dermatologika, Gynäkologika und Urologika verwendet. Dieser Arzneimittelbe-

reich sei mit dem für die Beklagte unter ihrer Marke eingetragenen und von ihr

effektiv vertriebenen Produkt nicht identisch und ihm auch nicht in gesteigertem

Maße ähnlich. Die Ähnlichkeit werde zusätzlich dadurch geschwächt, dass für

die Beklagte nur verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse ge-

schützt seien und vertrieben würden. Wegen des damit gegebenen erheblichen

Unterschieds zwischen den Waren, für die die Klägerin ihre Marke nutze, und

dem von der Beklagten unter der Bezeichnung "Ethyol" vertriebenen Produkt

bestehe allenfalls eine geringe bis mäßige Warenähnlichkeit. Zur Beurteilung

der Frage der Warenähnlichkeit könne auf den übereinstimmenden Oberbegriff

"Arzneimittel" im Hinblick auf die klar erkennbaren unterschiedlichen Indikati-

onsgebiete nicht abgestellt werden. Ein sonstiger, die Indikationsgebiete der

Ichthyol-Mittel der Klägerin enger beschreibender Oberbegriff lasse sich nicht

finden.

b) Das Berufungsgericht ist damit entgegen der Auffassung der Revision

nicht unter Verstoß gegen § 563 Abs. 2 ZPO von der rechtlichen Beurteilung

abgewichen, die der erkennende Senat im ersten Revisionsurteil der Aufhebung

des ersten Berufungsurteils zugrunde gelegt hat. Im ersten Revisionsurteil war

in Anbetracht der von der Klägerin vorgetragenen umfangreichen Produktpalet-

te dem Berufungsgericht zu bedenken gegeben worden, dass eine Beschrän-

kung der mit den Klagezeichen beanspruchten "Arzneimittel" allenfalls auf einen

die benutzten Bereiche umfassenden Begriff in Betracht komme. Eine bindende

Aussage dahingehend, dass auf den Warenbegriff "Arzneimittel" zur Beurtei-

lung der Gleichartigkeit abzustellen sei, wenn sich kein geeigneter die tatsächli-

chen Anwendungsgebiete umfassender Begriff finden lasse, ist dem zurück-

verweisenden Urteil nicht zu entnehmen. Auch ist in ihm keine Stellungnahme

enthalten, ob die für das Löschungsverfahren im Interesse der wirtschaftlichen

Bewegungsfreiheit des Markeninhabers entwickelte Rechtsprechung zur Ein-

schränkung von Oberbegriffen (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1978 - I ZR 125/76, GRUR

1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - TIGRESS; Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 291/91,

GRUR 1994, 512, 514 f. = WRP 1994, 621 - Simmenthal; Urt. v. 17.5.2001

- I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 f. = WRP 2001, 1211 - ISCO) auch für das

Markenverletzungsverfahren gilt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl.,

§ 25 Rdn. 24).

c) Die genannte Frage ist mit dem Berufungsgericht zu verneinen. Die

gegenteilige Auffassung wäre schon mit dem Wortlaut des Art. 11 Abs. 4

MarkenRL, der mit der - in dieser Hinsicht weniger deutlichen - Bestimmung des

§ 25 Abs. 2 Satz 3 MarkenG in das nationale Recht umgesetzt worden ist, nur

schwerlich zu vereinbaren. Außerdem gebieten es der Sinn und der Zweck des

Benutzungszwangs, die Marke in Kollisionsfällen nach Ablauf der Schonfrist so

zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren eingetragen. Die

gegenteilige Auffassung führte zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung

des Inhabers einer Marke für ein Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis mit

einem weit gefassten Oberbegriff gegenüber demjenigen, der die Eintragung

von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat, und im Übrigen

auch zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei

der Prüfung, ob eine Kollisionslage vorliegt (Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 27).

Wird die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen

ist, benutzt, so gilt sie im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen

(Art. 11 Abs. 4 MarkenRL). Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenut-

zung zu einer Löschung führen müsste (vgl. auch Ingerl/Rohnke aaO § 49

Rdn. 31).

3. Das Berufungsgericht hat - insoweit von der Revision unbeanstandet -

angenommen, dass die Klagemarke über originäre und zudem kraft Benutzung

gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Eine darüber hinausreichende Kenn-

zeichnungskraft oder eine Kennzeichnungskraft, wie sie einer bekannten Marke

i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zukommt, hat es entgegen der Ansicht der

Revision mit Recht verneint.

a) Das Berufungsgericht hat sich bei seinen Ausführungen zu der Frage

der Kennzeichnungskraft der Klagemarke auf die Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und

C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 49 ff. = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629

- Chiemsee; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 Tz. 23 ff. = GRUR

Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 - Chevy) und des erkennenden Senats (Urt. v.

12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 - Fabergé)

gestützt. Danach seien - so hat das Berufungsgericht ausgeführt - bei der Prü-

fung, ob eine Marke bekannt sei, insbesondere ihr Marktanteil, die Intensität,

geographische Ausdehnung und Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der

zu ihrer Förderung getätigten Investitionen von Bedeutung. Insoweit sei zwar

von einem hohen Wiedererkennungswert des Zeichens "Ichthyol" auszugehen,

wie dies insbesondere seine Zitierung im "Duden" belege. Die von der Klägerin

vorgetragenen, allein auf ärztliche Fachkreise bezogenen Werbemaßnahmen

seien aber ebenso wenig wie die von ihr genannten Umsatzzahlen geeignet,

eine Bekanntheit der Marke "Ichthyol" (auch) innerhalb der allgemeinen Ver-

kehrskreise zu belegen.

b) Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe hierbei nicht berücksich-

tigt, dass der Name "Ichthyol" sich nicht nur im "Duden" finde, sondern mit ent-

sprechender Kennzeichnung als Marke auch in den anderen großen Konversa-

tionslexika wie im "Brockhaus" oder in "Meyers Enzyklopädischem Lexikon"

genannt sei. Zudem hätte auch erwogen werden müssen, dass im Zweiten

Weltkrieg, als Antibiotika noch nicht bekannt gewesen seien, praktisch jeder

Soldat "Ichthyol"-Produkte bei sich gehabt habe. Die Revision stützt sich dabei

jedoch nicht auf von der Klägerin in den Vorinstanzen gehaltenen Sachvortrag.

c) Die Revision rügt weiter, das Berufungsgericht hätte den von der Klä-

gerin für die Richtigkeit ihrer Behauptung, dass die Marke "Ichthyol" einen den

Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entsprechenden Bekannt-

heitsgrad aufweise, angebotenen Sachverständigenbeweis erheben müssen.

Das Beweisangebot sei ausdrücklich nicht auf Fachärzte als angesprochene

Verbraucherkreise beschränkt gewesen.

Die Revision berücksichtigt hierbei aber nicht genügend, dass der Rich-

ter, soweit er das Verständnis des Verkehrs ohne sachverständige Hilfe ermit-

telt, davon ausgeht, dass er aufgrund eigenen Erfahrungswissens selbst über

die dazu erforderliche Sachkunde verfügt. Dementsprechend ist die Frage, ob

diese Annahme zutrifft, grundsätzlich nach denselben Regeln zu beurteilen, die

auch ansonsten für die Beantwortung der Frage gelten, ob ein Gericht auf die

Einholung eines Sachverständigengutachtens verzichten und statt dessen auf-

grund eigener Sachkunde entscheiden kann (vgl. BGHZ 156, 250, 254 - Markt-

führerschaft; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 237). Die Beurtei-

lung, ob die Feststellung der Verkehrsauffassung kraft eigener richterlicher

Sachkunde möglich ist oder eine Beweisaufnahme erfordert, ist dabei vorrangig

tatrichterlicher Natur. Sie ist daher in der Revisionsinstanz nur daraufhin zu

überprüfen, ob der Tatrichter den Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausge-

schöpft und seine Beurteilung der Verkehrsauffassung frei von Widersprüchen

mit Denkgesetzen und Erfahrungssätzen vorgenommen hat (vgl. BGH, Urt. v.

5.7.1990 - I ZR 164/88, GRUR 1990, 1053, 1054 = WRP 1991, 100 - Versäum-

te Meinungsumfrage; Urt. v. 18.10.2001 - I ZR 193/99, GRUR 2002, 550, 552

= WRP 2002, 527 - Elternbriefe; Lange aaO Rdn. 237). Die von der Revision in

dieser Hinsicht erhobenen Rügen greifen nicht durch.

d) Die Revision rügt ferner, das Berufungsgericht habe insbesondere

verkannt, dass seine auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zugeschnittene Bestim-

mung der Parameter, die erfüllt sein müssten, damit eine Marke als "bekannte

Marke" gelten könne, noch nichts über den Bekanntheitsgrad besage, der zu

einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Marke führe. Eine starke Marke

erlange einen erweiterten Schutzumfang nicht erst dann, wenn ihre Kennzeich-

nungskraft den Bekanntheitsgrad erreiche, der den Bekanntheitsschutz außer-

halb des Produktähnlichkeitsbereichs nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG oder gar

den Verwässerungsschutz einer berühmten Marke begründe. Zu berücksichti-

gen seien vielmehr auch eine Bekanntheit und Beliebtheit der Marke, die auf

langer ungebrochener Tradition ihrer Verwendung, besonderer sprachlicher

Einprägsamkeit und/oder besonderer Eigenart der mit ihr bezeichneten Ware

beruhten, wie dies in ihrer Erwähnung in populären Nachschlagebüchern und

berühmten Filmen zum Ausdruck komme.

Die Revision lässt in diesem Zusammenhang allerdings die im angefoch-

tenen Urteil zu Ziff. I.3.c.bb. der Entscheidungsgründe getroffenen Feststellun-

gen unberücksichtigt. Das Berufungsgericht hat sich dort unter Bezugnahme

auf die entsprechenden Ausführungen des erkennenden Senats im ersten Re-

visionsurteil sowie auf seine vorangegangenen eigenen Ausführungen zu der

Frage, ob es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke i.S. des § 14

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelt, ausdrücklich und ausführlich mit der Frage be-

fasst, ob die Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "Ichthyol" ungeachtet des-

sen gestärkt war, dass nach seiner Auffassung die Voraussetzungen für einen

Bekanntheitsschutz nicht vorlagen. Es hat in diesem Zusammenhang die Ge-

sichtspunkte, deren Nichtberücksichtigung die Revision rügt, sämtlich ange-

sprochen und ist auf dieser Grundlage zu der Beurteilung gelangt, dass die

Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "Ichthyol" erheblich gestärkt gewesen

sei. Ein Rechtsfehler zu Lasten der Klägerin ist insoweit nicht ersichtlich.

4. Die Revision rügt des Weiteren, die vom Berufungsgericht versäumte

Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Arzneimittelsicherheit hätte einen

weiteren triftigen Grund für die Annahme der Verwechslungsgefahr geliefert.

Das Mittel "Ethyol" sei aus der Kampfstoffforschung hervorgegangen und werde

bei schwersten Erkrankungen mit hoher Mortalität eingesetzt, wobei es sich um

ein hoch gefährliches Präparat mit erheblichen Nebenwirkungen handele. Für

die Klägerin bestehe daher bei einer negativen Berichterstattung über dieses

Mittel, sofern das Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen "Ethyol" und

"Ichtyol" herstelle, ein gesteigertes Risiko für eine erhebliche Rufbeeinträchti-

gung. Das Berufungsgericht hätte bei der Abwägung der für und gegen die

Verwechslungsgefahr sprechenden Gesichtspunkte zudem berücksichtigen

müssen, dass die Beklagte den Namen "Ethyol" für ihr Präparat willkürlich im

Ähnlichkeitsbereich des Markennamens der Klägerin gewählt habe.

Auch damit hat die Revision keinen Erfolg. Einer - wie auch immer gear-

teten - Gefährdung des guten Rufs der von der Markeninhaberin vertriebenen

Produkte kommt für die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorzunehmende Abwägung keine Bedeutung zu.

5. Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Beurteilung des

Berufungsgerichts, die im Hinblick auf die Wechselwirkung der einzelnen Kom-

ponenten vorgenommene Gesamtabwägung führe zu dem Ergebnis, dass die

Zeichen "Ichthyol" und "Ethyol" letztlich nicht miteinander verwechselt werden

könnten.

a) Die Revision macht in dieser Hinsicht geltend, das Berufungsgericht

habe, da es bei durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit, gesteigerter Kennzeich-

nungskraft der Klagemarke und unterdurchschnittlicher Warenähnlichkeit die

Verwechselbarkeit der Zeichen verneint habe, die horizontale Wechselwirkung

zwischen der Markenähnlichkeit und der Produktähnlichkeit entweder nicht be-

achtet oder jedenfalls nicht richtig gewichtet. Zur Begründung verweist sie dar-

auf, dass die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je größer sich die Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke darstellt, und außerdem die horizontale

Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Produktähnlichkeit bei der

Feststellung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen ausgleichen

kann, was an Ähnlichkeit der Marken fehlt. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass

das Berufungsgericht diese Grundsätze bei der von ihm vorgenommenen Prü-

fung vernachlässigt hat. Die Revision setzt insoweit nur ihren eigenen Maßstab

an die Stelle des berufenen Tatrichters, ohne eine Verletzung des Rechts auf-

zuzeigen.

b) Die Revision rügt weiter, das Berufungsgericht hätte auf der Grundla-

ge der "Canon II"-Entscheidung des erkennenden Senats (Beschl. v. 21.1.1999

- I ZB 15/94, GRUR 1999, 731 = WRP 1999, 928) selbst ohne Berücksichtigung

der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu dem Ergebnis gelan-

gen müssen, dass bei festgestellter mäßiger, nicht stark ausgeprägter Waren-

ähnlichkeit und nicht unerheblicher, allerdings auch nicht sehr ausgeprägter

Zeichenähnlichkeit Verwechslungsgefahr bestehe. Auch hierzu gilt das zuvor

unter a) Gesagte. Der Streitfall ist zudem mit dem der dortigen Entscheidung

zugrunde liegenden Fall nicht vergleichbar, weil es sich bei dem Klagezeichen

in jenem Fall um eine bekannte Marke handelte und diese mit dem beanstande-

ten Zeichen "CANNON" in klanglicher Hinsicht übereinstimmte.

6. Das Fehlen einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbin-

dungbringen der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht

zum einen damit begründet, dass die Gestaltung der Produktnamen auf Seiten

der Klägerin trotz der häufig wiederkehrenden Zeichenbestandteile "Ichth" und

"thol" bzw. "thyol" ausgesprochen vielfältig sei. Zum anderen hat es darauf ab-

gestellt, dass die Klägerin mit Ausnahme der Bezeichnung "Ichthyol" über kei-

nen einzigen weiteren Produktnamen verfüge, der die Endung "thyol" aufweise.

Außerdem sei der Verkehr auf dem Gebiet der Arzneimittel daran gewöhnt, ei-

ner außerordentlich hohen Zahl von Zeichen zu begegnen, und schließe auch

aus diesem Grund nicht vorschnell aus bei ihnen bestehenden Ähnlichkeiten

auf eine Identität der Herkunftsstätten oder auf organisatorische oder wirtschaft-

liche Beziehungen zwischen diesen. Das Berufungsgericht hat in diesem Zu-

sammenhang - anders als die Revision meint - durchaus bedacht, dass eine

Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen auch dann be-

steht, wenn der Verkehr zwar nicht an ein und denselben Hersteller, wohl aber

an zusammenarbeitende Hersteller oder daran denkt, dass der Verletzer für

sein Produkt die mit der Klagemarke ähnliche Marke als Lizenznehmer des In-

habers der älteren Marke verwendet. Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden

ist des Weiteren auch seine Auffassung, dass ein entsprechender Fall vorlie-

gend nicht gegeben sei. Das Berufungsgericht hat namentlich mit Recht darauf

abgestellt, dass auf dem Gebiet der Arzneimittel mehr als auf anderen Waren-

gebieten übereinstimmende Zeichenbestandteile anzutreffen sind und diesen

dort daher jedenfalls für sich allein gesehen grundsätzlich die Eignung fehlt, die

Vorstellung einer übereinstimmenden Herkunft auszulösen.

7. Die Revision meint, das Berufungsgericht habe bei der Verneinung ei-

ner Verwechslungsgefahr zwischen "Ichthyol" und der von der Beklagten ge-

wählten Bezeichnungsalternative "Eth-YOL" nicht die höhere Gefahr der Ver-

wechslung bedacht, die sich daraus ergebe, dass die Kombination des Zei-

chens mit Firmennamen die Vorstellung besonders nahe lege, der Hersteller

der bekannten "Ichthyol"-Produkte, der diesen Markennamen auch als Firmen-

schlagwort aufgenommen habe, habe für sein auf anderem Indikationsgebiet

liegendes (nur in der Krebsbehandlung anwendbares) Präparat ein Tochterun-

ternehmen als Produzent und Vertreiber gegründet oder fremde Unternehmen

lizenziert. Sie berücksichtigt dabei allerdings nicht, dass eine insoweit etwa be-

stehende Gefahr nach den Klageanträgen auch schon bei der Prüfung, ob die

Zeichen "Ichthyol" und "Ethyol" miteinander verwechselbar sind, mit zu berück-

sichtigen war. Es kann auch nicht angenommen werden, dass das Berufungs-

gericht diesen Gesichtspunkt bei der dortigen Prüfung übersehen hat. Seine

Erwägung, übereinstimmende Zeichenbestandteile seien auf dem Gebiet der

Arzneimittel für sich allein nicht geeignet, übereinstimmende Herkunftsvorstel-

lungen auszulösen, trifft auch für den Fall zu, dass das Zeichen "Ethyol" oder

"Eth-YOL" mit den Firmennamen "U.S. Bioscience" oder "Essex Pharma" kom-

biniert wird. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang insbesondere,

dass diese Firmennamen und das von der Klägerin auch als Firmenschlagwort

verwendete Zeichen "Ichthyol" einander völlig unähnlich sind.

II. Bei seiner Prüfung, ob die Klage aus der geschäftlichen Bezeichnung

der Klägerin gemäß § 15 MarkenG begründet ist, ist das Berufungsgericht mit

Recht davon ausgegangen, dass für den danach zu gewährenden Schutz bei

der Beurteilung der Branchennähe auch Ausweitungstendenzen mit zu berück-

sichtigen sind, die aus der Sicht des Verkehrs nicht gänzlich fern liegen. Dies

könne aber, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, jedenfalls bei der Ab- bzw.

Eingrenzung umfangreicher und weitgehend konturenloser Oberbegriffe nicht

dazu führen, dass der Schutzbereich der Geschäftsbezeichnung weiter reiche

als derjenige der Marke eines Unternehmens für dieselben Produkte. Vielmehr

seien mögliche Ausweitungstendenzen schon bei der Festlegung der Ähnlich-

keit der sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen angemessen

zu berücksichtigen.

Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe dabei den Vor-

trag der Klägerin zu der von ihr betriebenen Grundlagenforschung und zu der

Ausdehnung ihres Geschäftsbetriebs auf neue Produktgebiete übergangen. Die

Klägerin hat an den von der Revision in diesem Zusammenhang in Bezug ge-

nommenen Aktenstellen lediglich ganz allgemein geltend gemacht, sie treibe

ihre Grundlagenforschung immer weiter und entwickle dabei auch neue Medi-

kamente, so dass es auch durchaus sein könnte, dass sie in Zukunft Arzneimit-

tel in der Krebsbehandlung entwickeln werde. Die Beklagte hat diesen Vortrag

in zulässiger Weise mit Nichtwissen bestritten, ohne dass die Klägerin hierauf

die Richtigkeit ihres Vortrags unter Beweis gestellt hat. Das Berufungsgericht

hat seiner Entscheidung daher mit Recht zugrunde gelegt, dass der im Zeit-

punkt seiner Entscheidung bestehende Zustand, dass - wie es von der Revision

unbeanstandet festgestellt hat - "(d)ie (beiderseitigen) Produkte … - bildlich ge-

sprochen - an entfernten Enden des gemeinsamen Oberbegriffs 'Arzneimittel'

(liegen)", voraussichtlich auch in der Zukunft andauern wird. Aus diesem Grund

ist es im Rahmen des § 15 MarkenG mangels einer absehbaren Entwicklung

hin zu einer Verringerung der in dieser Hinsicht gegenwärtig bestehenden Un-

terschiede mit Recht von einer nur geringen Branchennähe ausgegangen. Für

die unternehmenskennzeichenrechtliche Beurteilung der Branchennähe reicht

es nicht aus, dass beide Parteien Pharmaunternehmen sind. Andererseits ist es

nicht notwendig, dass die vertriebenen Produkte den Begriff der Warenähnlich-

keit im markenrechtlichen Sinne erfüllen. Erforderlich ist jedoch, dass sich die

Parteien mit ihren Produkten auf dem Markt auch tatsächlich begegnen, d.h.

jedenfalls eine Überschneidung der Kreise der Adressaten der jeweiligen Leis-

tungen gegeben ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990,

1042, 1045 = WRP 1991, 83 - Datacolor; Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94,

GRUR 1997, 468, 470 = WRP 1997, 1093 - NetCom I; Urt. v. 11.4.2002

- I ZR 185/99, Mitt. 2003, 71, 72 - NetCom II). Diese Voraussetzung hat das

Berufungsgericht im Hinblick auf den speziellen Anwendungsbereich des unter

den angegriffenen Zeichen vertriebenen Arzneimittels rechtsfehlerfrei verneint.

III. Nach dem zu vorstehend I. und II. Ausgeführten stehen der Klägerin

die geltend gemachten Auskunfts- und Schadensersatzansprüche ebenfalls

nicht zu. Aus denselben Gründen hat auch der auf die Verpflichtung der Beklag-

ten zur Zurücknahme der von dieser betriebenen Markenanmeldungen gerich-

tete Klageantrag keinen Erfolg.

C. Nach allem ist die Revision der Klägerin nicht begründet und daher

mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 29.01.1997 - 315 O 103/96 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 06.03.2003 - 5 U 192/01 -