BGH Urteil vom 12.03.2002 – X ZR 43/01
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja (zu Leitsatz 1)
Verkündet am: 12. März 2002 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Kunststoffrohrteil
1. Für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents kommt es grundsätz- lich nicht auf Vorgänge im Erteilungsverfahren an, die der Patenterteilung vorausgegangen sind.
EPÜ Art. 108
2. Der Rücknahme der Beschwerde des Patentinhabers gegen die in einem Einspruchsverfahren ergangene Entscheidung kommt rechtsgestaltende Wirkung nur insoweit zu, als durch sie die Entscheidung über Aufrechter- haltung oder Widerruf des europäischen Patents in Bestandskraft erwächst.
BGH, Urt. v. 12. März 2002 - X ZR 43/01 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 29. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,
den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-
Beck und Asendorf
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 25. Januar 2001 aufgeho-
ben, soweit in diesem zum Nachteil der Beklagten erkannt worden
ist.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu anderweiter
Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisi-
onsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin nimmt als eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland erteilten und in Kraft stehenden europäischen
Patents 0 254 375 (Klagepatents) die Beklagte wegen Patentverletzung in An-
spruch. Das Klagepatent betrifft ein Kunststoffrohrteil; Patentanspruch 1 lautet
in der Fassung, die er im europäischen Einspruchsverfahren erhalten hat, in
deutscher Übersetzung:
"Ein extrudiertes oder spritzgußgeformtes Kunststoffrohrteil aus thermoplastischem Material mit schalldämmenden Eigenschaften geeignet zum Fördern von Flüssigkeiten in Abwasserrohrsystemen, wobei die Innenseite des Kunststoffrohrteils mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, dadurch gekennzeichnet, daß dem Kunststoff- rohrteil ein Gewicht pro Flächeneinheit von zumindest 8 kg/m2 und eine Dichte von 1,8 bis 2,7 g/cm3 durch Aufnahme eines Barium- sulfat-Füllers in das thermoplastische Material verliehen ist."
Die Beklagte bietet Kunststoffrohre in der Bundesrepublik Deutschland
an, darunter auch eine Ausführungsform, die ein Gewicht pro Flächeneinheit von mehr als 8 kg/m2 und eine Dichte von 1,6 g/cm3 bei einer Rohrwanddicke
von 5,6 mm aufweist. Hinsichtlich dieser Ausführungsform hat das Berufungs-
gericht eine Verletzung des Klagepatents bejaht und die Beklagte zu Unterlas-
sung und Rechnungslegung verurteilt sowie festgestellt, daß diese zur Scha-
densersatzleistung verpflichtet ist. Hiergegen richtet sich die Revision der Be-
klagten, die die Wiederherstellung des auch insoweit klageabweisenden er-
stinstanzlichen Urteils begehrt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils
und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit in ihm
zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Dabei ist dem Berufungsgericht
zugleich die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu über-
tragen.
I. Das Berufungsgericht hat dem Klagepatent das technische Problem
entnommen, ein Kunststoffrohrteil zu schaffen, bei dem es anders als bei vor-
bekannten Rohrteilen nicht mehr notwendig sei, eine gesonderte Schaum-
kunststoffschicht aufzubringen, das aber gleichwohl die beim Durchströmen mit
Flüssigkeiten bei derartigen Rohrteilen auftretenden Schallbelästigungen er-
heblich verringere. Es hat daraus abgeleitet, daß es bei der Erfindung nicht
vorrangig darum gehe, mit verhältnismäßig dünnen Wandstärken auszukom-
men, sondern um das Erreichen einer guten Schallabsorption ohne Aufbringen
einer gesonderten Kunststoffschicht. Dabei biete die erfindungsgemäße Lö-
sung den Vorteil, mit verhältnismäßig geringen Wandstärken auszukommen.
Das läßt keinen Rechtsfehler erkennen.
II. Das Berufungsgericht hat die Merkmale des Patentanspruchs 1 des
Klagepatents dahin gegliedert, daß es sich um ein
1. extrudiertes oder spritzgußgeformtes Kunststoffrohrteil
a) aus thermoplastischem Material,
b) mit geräuschdämmenden Eigenschaften handle,
c) das zum Fördern von Flüssigkeiten in Abwasserrohrsyste-
men geeignet sei und
d) dessen Innenseite mit der Flüssigkeit in Berührung komme,
wobei
2. das Rohrteil
a) ein Gewicht von mindestens 8 kg/m2 und
b) eine Dichte von 1,8 bis 2,7 g/cm3
durch Aufnahme eines Bariumsulfat-Füllers in das thermopla-
stische Material aufweise.
Für das Revisionsverfahren kann von dieser Gliederung ausgegangen
werden. Die Parteien wenden sich nicht gegen sie.
III. 1. Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, der fachkundige Leser
entnehme der Beschreibung des Klagepatents, daß es für das Erreichen der
Geräuschdämpfung (objektiv) allein auf das Einhalten des Mindestgewichts an-
komme. Er wisse, daß dieses Gewicht das Produkt aus Dichte und Wanddicke
sei. Er erkenne, daß die patentgemäß vorgeschlagene Dichte den Vorteil biete,
das geforderte Gewicht mit verhältnismäßig geringen Wanddicken erreichen zu
können. Dem Fachmann bleibe es aber überlassen, sowohl mit einem höheren
Gewicht als auch mit höheren Wandstärken zu arbeiten, wie dies auch die
Ausführungsbeispiele zeigten. Von daher verstehe er auch die Angabe eines
Dichtebereichs im Klagepatent nur als die eines Kernbereichs. Auch daraus,
daß bei der Angabe des Dichtebereichs anders als bei der Gewichtsangabe
eine auf eine zwingende Angabe fehlende Formulierung wie "zumindest ... bis
höchstens" fehle, werde für ihn deutlich, daß er bei der Wahl der Dichte einen
gewissen Spielraum habe.
Das Berufungsgericht meint weiter unter Bezugnahme auf die Recht-
sprechung des Senats und auf seine eigene Rechtsprechung, Zahlenangaben
seien stets aus dem Wesen der Erfindung heraus zu verstehen und stellten in
der Regel nur ungefähre Werte dar. Der Schutzbereich des Patents dürfe in
solchen Fällen allerdings nicht in Bereiche erstreckt werden, die wesentlich
von denen des Patentanspruchs abwichen, wenn in den Zahlen- und Maßan-
gaben das erfinderisch Neue liege.
2. Diese Auffassung beanstandet die Revision zu Recht als mit der hier
maßgeblichen Bestimmung des Art. 69 EPÜ nicht vollen Umfangs im Einklang
stehend.
a) Nach dieser Vorschrift wird der Schutzbereich des Patents durch den
Inhalt der Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschreibung
und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach den Grundsätzen, die der er-
kennende Senat hierzu entwickelt hat, dient die Auslegung der Patentansprü-
che nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Erläute-
rung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Be-
deutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (BGHZ 98, 12,
18 f.
- Formstein; 105, 1, 10
- Ionenanalyse; 125, 303, 309 f.
- Zerlegvorrichtung für Baumstämme; Sen.Urt. v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR
1992, 594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung). Abzustellen ist dabei
auf die Sicht des Fachmanns, von dessen Verständnis bereits die Bestimmung
des Inhalts der Patentansprüche einschließlich der dort verwendeten Begriffe
abhängt und das auch bei der Feststellung des über den Wortlaut hinausge-
henden Umfangs des von den Patentansprüchen ausgehenden Schutzes maß-
gebend ist. Bei der Prüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte
Erfindung benutzt wird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung dieses Ver-
ständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der dem An-
spruchswortlaut vom Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Macht die ange-
griffene Ausführungsform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentan-
spruchs Gebrauch, dann wird die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Bei
einer vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichenden Ausführung kann ei-
ne Benutzung dann vorliegen, wenn der Fachmann auf Grund von Überlegun-
gen, die an den Sinngehalt der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Er-
findung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten
abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als für die Lösung des
der Erfindung zugrundeliegenden Problems gleichwirkend auffinden konnte
(BGHZ 105, 1, 10 f. - Ionenanalyse; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR
1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR
2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr). Dabei fordert es das gleichgewichtig neben
dem Gesichtspunkt eines angemessenen Schutzes der erfinderischen Leistung
stehende Gebot der Rechtssicherheit, daß der durch Auslegung zu ermittelnde
Sinngehalt der Patentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die
maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet; diese
hat sich an den Patentansprüchen auszurichten (BGHZ 106, 84, 90 f.
- Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 3.10.1989
- X ZR 33/88,
GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; v. 20.4.1993 - X ZR 6/91, GRUR
1993, 886, 889 - Weichvorrichtung I). Für die Zugehörigkeit einer vom Wort-
sinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich ge-
nügt es hiernach nicht, daß sie (1.) das der Erfindung zu Grunde liegende Pro-
blem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und
(2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel
als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orien-
tierung am Patentanspruch festgestellt werden kann (Einzelheiten hierzu
Sen.Urt. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr),
müssen (3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen
muß, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten
technischen Lehre orientiert sein, daß der Fachmann die abweichende Ausfüh-
rung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige
Lösung in Betracht zieht.
Von diesen Grundsätzen abzuweichen, besteht kein Anlaß. Sie stehen
in Einklang mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 Abs. 1 EPÜ
(BGBl. 1976 II 1000), das nach ständiger Rechtsprechung des Senats (BGHZ
106, 84, 93 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 5.5.1992
- X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung)
auch zur Auslegung von § 14 PatG heranzuziehen ist. Nach Art. 2 Nr. 1 der
Münchener Revisionsakte zum Europäischen Patentübereinkommen vom
29.11.2000 soll zukünftig das revidierte Auslegungsprotokoll in Art. 2 aus-
drücklich vorsehen, daß bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäi-
schen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die
Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.
b) Die Grundsätze der Schutzbereichsbestimmung sind auch dann an-
zuwenden, wenn der Patentanspruch Zahlen- oder Maßangaben enthält. Sol-
che Angaben nehmen an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maß-
geblicher Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs teil. Die Aufnah-
me von Zahlen- oder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, daß sie den
Schutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sol-
len (Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich
daher, solche Angaben als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festle-
gungen der geschützten technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Recht-
sprechung zur Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der
entsprechenden Neuregelung des nationalen Rechts für möglich erachtet wor-
den ist (vgl. RGZ 86, 412, 416 f. - pyrophore Metallegierungen; RG, Urt. v.
10.3.1928 - I 238/27, GRUR 1928, 481 - Preßhefe I; OGH BrZ 3, 63, 71 f.
- künstliche Wursthüllen).
c) Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen- und Maß-
angaben grundsätzlich der Auslegung fähig. Wie auch sonst kommt es darauf
an, wie der Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang des Patent-
anspruchs versteht, wobei auch hier zur Erläuterung dieses Zusammenhangs
Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu berücksichti-
gen, daß Zahlen- und Maßangaben schon nach ihrem objektiven Gehalt, der
auch das Verständnis des Fachmanns prägen wird, nicht einheitlich sind, son-
dern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit durchaus verschiedenen
Inhalten bezeichnen können.
d) Schon diese Umstände schließen es aus, daß der Fachmann Zahlen-,
Maß- oder Bereichsangaben eine immer gleiche feste Bedeutung zuweisen
wird. Jedoch wird er solchen Angaben in aller Regel einen höheren Grad an
Eindeutigkeit und Klarheit zubilligen, als dies bei verbal umschriebenen Ele-
menten der erfindungsgemäßen Lehre der Fall wäre (v. Rospatt, GRUR 2001,
991, 993). Denn Zahlen sind als solche eindeutig, während sprachlich formu-
lierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie bezeich-
neten Gegenstand bedeuten. Zudem müssen solche Begriffe, wenn sie in einer
Patentschrift verwendet werden, nicht notwendig in dem Sinn gebraucht wer-
den, den der allgemeine technische Sprachgebrauch ihnen beimißt; die Pa-
tentschrift kann insoweit ihr "eigenes Wörterbuch" bilden (vgl. Sen.Urt. v.
2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube; v. 13.4.1999
- X ZR 23/97, Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Aus der Sicht des fach-
männischen Lesers kann durch Zahlen- und Maßangaben konkretisierten
Merkmalen deshalb die Bedeutung zukommen, daß der objektive, erfindungs-
gemäß zu erreichende Erfolg genauer und gegebenenfalls enger eingegrenzt
wird, als dies bei bloß verbaler Umschreibung der Fall wäre. Da es Sache des
Anmelders ist, dafür zu sorgen, daß in den Patentansprüchen alles niederge-
legt ist, wofür er Schutz begehrt (Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR
1989, 903, 905 - Batteriekastenschnur; v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992,
594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung), darf der Leser der Patent-
schrift annehmen, daß diesem Erfordernis auch bei der Aufnahme von Zahlen-
angaben in die Formulierung der Patentansprüche genügt worden ist. Dies gilt
um so mehr, als der Anmelder bei Zahlenangaben besonderen Anlaß hat, sich
über die Konsequenzen der Anspruchsformulierung für die Grenzen des nach-
gesuchten Patentschutzes klar zu werden.
Daher ist eine deutlich strengere Beurteilung angebracht, als es der
Praxis zur Rechtslage in Deutschland vor 1978 entsprach (Bruchhausen,
GRUR 1982, 1, 4). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt den
geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder
Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Pa-
tentanspruchs zu rechnen (v. Falck, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der
Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,
S. 543, 577).
Andererseits schließt dies nicht aus, daß der Fachmann eine gewisse,
beispielsweise übliche Toleranzen umfassende, Unschärfe als mit dem techni-
schen Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansieht. So hat das House of
Lords in der Catnic-Entscheidung (R.P.C. 1982, 163; deutsch GRUR Int. 1982,
136), die allerdings die Rechtslage im Vereinigten Königreich vor der europäi-
schen Harmonisierung betraf, bei einem auf einen rechten Winkel gerichteten
Anspruchsmerkmal Abweichungen von 6° bzw. 8° v om rechten Winkel als mit
der Annahme einer Benutzung der geschützten Lehre vereinbar angesehen. In
einem solchen Fall kann es grundsätzlich nicht darauf ankommen, ob im An-
spruch von einem rechten Winkel oder von 90° die Rede ist. Maßgeblich ist
vielmehr der unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu er-
mittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs. In einem anderem Zusammenhang
kann der gleiche Winkel sich daher dem Fachmann auch als exakt einzuhal-
tende Größe darstellen. Dies gilt grundsätzlich auch für Zahlenbereiche mit
Grenzwerten (vgl. Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung; vgl.
auch White, The C.I.P.A. Guide to the Patents Act, 5. Aufl., Part III, Section 125
Rdn. 22 mit Hinweis auf die soweit ersichtlich - insoweit - unveröffentlichten
Entscheidungen Lubrizol v. Esso und Goldschmidt v. EOC Belgium). Ein Ver-
ständnis, daß ein Wert genau einzuhalten ist, wird vor allem dann der Vorstel-
lung des Fachmanns entsprechen, wenn er erkennt, daß es sich um einen "kri-
tischen" Wert handelt. Wie eine bestimmte Zahlen- oder Maßangabe im Pa-
tentanspruch demnach zu verstehen ist, ist eine Frage des der tatrichterlichen
Beurteilung unterliegenden fachmännischen Verständnisses im Einzelfall.
d) Wie für die Erfassung des technischen Sinngehalts des Patentan-
spruchs gilt auch für die Bestimmung eines über diesen hinausreichenden
Schutzbereichs, daß im Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit
den angegebenen Werten den geschützten Gegenstand begrenzen. Im Rah-
men der Schutzbereichsbestimmung darf vom Sinngehalt der Zahlen- und
Maßangaben nicht abstrahiert werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der
Fachmann eine Ausführungsform mit einem vom Anspruch abweichenden
Zahlenwert auf Grund von Überlegungen, die sich am Sinngehalt der im An-
spruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkende Lösung auf-
finden kann, muß vielmehr die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingren-
zung des objektiven, erfindungsgemäß zu erreichenden Erfolgs berücksichtigt
werden. Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine Aus-
führungsform angesehen werden, die der Fachmann als eine solche auffinden
kann, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig
eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejeni-
ge, die nach seinem Verständnis anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Ei n-
grenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es daran, ist auch eine objek-
tiv und für den Fachmann erkennbar technisch ansonsten gleichwirkende
Ausführungsform vom Schutzbereich des Patents grundsätzlich nicht umfaßt.
Damit im Kern übereinstimmend hat auch die Rechtsprechung im Verei-
nigten Königreich zur Feststellung einer Verletzung geprüft, ob die fachkundige
Öffentlichkeit erwarten und sich darauf einstellen darf, daß es nach dem Patent
auf die genaue Einhaltung des Wortlauts des Patentanspruchs ankommen soll
(vgl. die sog. dritte Catnic-Frage; für das harmonisierte Recht u.a. Patents
Court, F.S.R. 1989, 181 = GRUR Int. 1993, 245 - Improver Corporation v. Re-
mington Consumer Products Ltd. ("Epilady"-Fall); Court of Appeal R.P.C. 1995,
585 = GRUR Int. 1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Bezogen auf ein einzelnes
Merkmal des Patentanspruchs geht es darum, ob das betreffende Merkmal
dem Fachmann als ein solches erscheint, das ausschließlich wortsinngemäß
benutzt werden kann, wenn die beanspruchte Lehre zum technischen Handeln
eingehalten werden soll (vgl. Court of Appeal R.P.C. 1995, 585 = GRUR Int.
1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Ein solches Verständnis kann insbesondere
bei Zahlen- und Maßangaben in Betracht zu ziehen sein (vgl. Patents Court,
R.P.C. 1997, 649 - Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd.).
Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs auch darf deshalb die
anspruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch
enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für
die Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich
grundsätzlich nicht aus, daß nach der Erkenntnis des Fachmanns die erfin-
dungsgemäße Wirkung im übrigen unabhängig von der Einhaltung des Zah-
lenwertes eintritt. Erschließt sich dem Fachmann kein abweichender Zahlen-
wert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich
der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs
hinaus. Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimmten Mer k-
mals wird in diesem Fall nach dem Verständnis des Fachmanns durch die (ge-
naue) Einhaltung eines Zahlenwertes bestimmt und kann daher notwendiger-
weise durch einen abweichenden Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem
solchen Fall genügt es nicht, daß der Fachmann auch eine von der Zahlenan-
gabe abstrahierende Lehre als technisch sinnvoll erkennt.
Der Anmelder wird nicht immer den vollen technischen Gehalt der Erfin-
dung erkennen und ausschöpfen; er ist auch - unbeschadet der Frage, ob ihm
das rechtlich möglich ist - von Rechts wegen nicht gehalten, dies zu tun. Be-
schränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere An-
spruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegen-
über dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen,
daß der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Patentinhaber ist es dann
verwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter
Schutz hat stellen lassen. Das gilt selbst dann, wenn der Fachmann erkennt,
daß die erfindungsgemäße Wirkung als solche (in dem vorstehend ausgefüh r-
ten engeren Sinn) über den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich
hinaus erreicht werden könnte.
3. Ohne Erfolg macht die Revision allerdings geltend, aus dem Ablauf
des Erteilungsverfahrens und des europäischen Einspruchsverfahrens, in de-
nen das ursprünglich weitere Patentbegehren und das zunächst mit einem weiteren, bei 1,6 g/cm3 beginnenden Dichtebereich erteilte Patent auf den
nunmehr geltenden Bereich eingeschränkt worden seien, folge, daß der
Schutzbereich des Klagepatents selbst dann nicht auf eine Dichte von
1,6 g/cm3 ausgedehnt werden könne, wenn dieser Wert dem geschützten äqui-
valent wäre.
Art. 69 EPÜ knüpft für die Schutzbereichsbestimmung - und nicht nur für
die Auslegung des Patentanspruchs, wie die Revision meint - ausschließlich an
die Patentansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen an. Es kommt für
sie daher zunächst schon grundsätzlich nicht auf Vorgänge im Erteilungsver-
fahren an, die der Patenterteilung vorausgegangen sind. Es besteht auch kein
praktisches Bedürfnis dafür, Vorgängen im Erteilungs- wie im Einspruchsver-
fahren als solchen, die in der Patentschrift oder in der geänderten Patentschrift
keinen Niederschlag gefunden haben, für sich schutzbegrenzende Wirkungen
zuzuerkennen (vgl. hierzu Busse, PatG, 5. Aufl., Rdn. 156 zu § 34). Soweit sie,
insbesondere durch beschränkte Aufrechterhaltung, in der Patentschrift ihren
Niederschlag gefunden haben, ergibt sich ihre Beachtlichkeit unmittelbar aus
der Regelung in Art. 69 EPÜ. Die Revision verweist selbst zutreffend darauf,
daß in solchen Fällen die Beschränkung des Schutzumfangs so zu beachten
ist, wie sie der Leser den Patentansprüchen entnimmt. Der Senat hat bereits
früher entschieden (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch), daß
sich aus dem Ablauf des Erteilungsverfahrens ergebende Tatsachen schon im
Hinblick auf das Gebot der Rechtssicherheit bei der Bemessung des Schutzbe-
reichs eines Patents keine Berücksichtigung finden können (vgl. hierzu auch
Kraßer, GRUR 1985, 689, 694; Preu, GRUR 1985, 728, 731; Rogge, Mitt.
1998, 201, 202; von Falck, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Deut-
schen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 543,
556; Scharen, GRUR 1999, 285, 288 ff.; Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Pa-
tentrechts, 4. Aufl., S. 391 ff. und S. 523; Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl. § 14
PatG Rdn. 80; Busse, PatG, 5. Aufl. § 14 Rdn. 72; jetzt wohl auch Schulte,
PatG, 6. Aufl. § 14 PatG Rdn. 68; vgl. auch Cour d’Appel Paris Ann. propr. ind.
1990, 235 = GRUR Int. 1993, 173, 174, wonach es unzulässig ist, die Prü-
fungsakte heranzuziehen). Auch wenn - worauf die Revision an sich zutreffend
hinweist - eine Einschränkung des Schutzes auf Grund von lediglich aus den
Akten erkennbaren Vorgängen nicht zu einer Beeinträchtigung der Rechtssi-
cherheit Dritter führt, gilt dies wegen der in Art. 69 EPÜ getroffenen Regelung
ganz allgemein. Spätere Senatsentscheidungen haben dies nur auf Grund der
insoweit bestehenden Sonderbeziehung für das Verhältnis zwischen Patentin-
haber und Einsprechendem, nicht aber für die Bestimmung des Schutzbereichs
des Patents an sich relativiert (Sen.Urt. v. 20.4.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993,
886 - Weichvorrichtung I; v. 5.6.1997 - X ZR 73/95, Mitt. 1997, 364, ber. 408
= NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II). Für dieses Ergebnis spricht schließ-
lich auch, daß eine Revision des Europäischen Patentübereinkommens, nach
der eine Berücksichtigung der Erteilungsakten vorgesehen werden sollte, nicht
zustande gekommen ist. Der gelegentlich auch in Vertragsstaaten des Euro-
päischen Patentübereinkommens geäußerten Auffassung, daß auf die Erte i-
lungsakten zurückgegriffen werden könne (vgl. Rechtbank Den Haag BIE 1999,
447, 448; Gerechtshof Den Haag BIE 2000, 307, 309; König, GRUR 1999, 809,
816 sowie den Hartog (Entscheidungsanm.) BIE 1999, 143) vermag der Senat
deshalb nicht beizutreten. Einzelne abweichende ausländische Regelungen
wie die in § 163 Abs. 5 des österreichischen Patentgesetzes können schon
wegen des völkerrechtlichen Charakters der hier maßgeblichen Regelung nicht
zu deren Interpretation herangezogen werden.
Es braucht deshalb nicht abschließend entschieden zu werden, ob für
die Annahme eines Verzichts auf Teile des Schutzumfangs im europäischen
Einspruchsverfahren, auf den sich die Revisionsklägerin insbesondere gestützt
hat, überhaupt eine rechtliche Grundlage gegeben ist. Der Verzicht auf ein eu-
ropäisches Patent richtet sich, wie sich aus Art. 99 Abs. 3 EPÜ und Regel 60
Abs. 1 EPÜ jedenfalls mittelbar ergibt, nach den Bestimmungen des jeweils
anwendbaren nationalen Rechts, im vorliegenden Fall nach § 20 PatG. Diese
Vorschrift sieht jedenfalls keinen Verzicht auf Teile des Schutzbereichs des
Patents vor. Ein Sachverhalt, aus dem sich nach ihr ein Verzicht ergeben
könnte, ist zudem nicht vorgetragen worden. Der auch im Rahmen der Rege-
lung in Art. 108 EPÜ möglichen Rücknahme der Beschwerde der Patentinhabe-
rin gegen die im europäischen Einspruchsverfahren ergangene Entscheidung,
auf die die Revision hier abstellen will, kommt in bezug auf das erteilte Patent
rechtsgestaltende Wirkung nur insoweit zu, als durch sie die Entscheidung der
Einspruchsabteilung über Aufrechterhaltung oder Widerruf des europäischen
Patents in Bestandskraft erwächst. Die aus der Rücknahme fließende materiell-
rechtliche Wirkung geht damit nicht über die rechtsgestaltende Wirkung der
Entscheidung nach Art. 102 EPÜ hinaus (vgl. zu letzterer Günzel in Sin-
ger/Stauder, EPÜ, 2. Aufl., Rdn. 54 zu Art. 102 EPÜ; Heinrich, PatG/EPÜ, Zü-
rich 1998, Rdn. E 102.05).
IV. 1. Das Berufungsgericht hat zur angegriffenen Ausführungsform
festgestellt, daß diese die Merkmalsgruppe 1 und das Merkmal 2. a) durch
Aufnahme eines Bariumsulfat-Füllers in der Weise verwirkliche, daß das Ge- wicht pro Flächeneinheit 8,96 kg/m2 bei einer Wandstärke von 5,6 mm betrage.
Allerdings sei das Merkmal 2. b) dem Wortsinn nach nicht verwirklicht, da die Dichte des Kunststoffrohrteils 1,6 g/cm3 betrage und damit unterhalb der unte-
ren Bereichsgrenze liege. Diese Feststellungen greift die Revision nicht an. Sie
lassen, soweit eine wortsinngemäße Verwirklichung verneint wird, einen
Rechtsfehler nicht erkennen.
2. a) Das Berufungsgericht hat eine äquivalente Benutzung des Merk-
mals 2. b) bejaht. Das ist im Ausgangspunkt nicht zu beanstanden.
aa) Das Argument der Revision, der Fachmann verstehe Zahlen- und
Maßangaben als echte Begrenzung, führt nicht weiter. Auch wenn dies im vor-
liegenden Fall so sein sollte, stände dies nur der Annahme einer wortsinnge-
mäßen Benutzung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 des Klagepatents
entgegen, nicht aber notwendigerweise auch der Annahme, daß in äquivalen-
ter Weise in dessen Schutzbereich eingegriffen werde. Bereits der Gesichts-
punkt, daß in den Schutzbereich des Patents auch Ausführungsformen einzu-
beziehen sein können, die vom Wortsinn der Patentansprüche nicht erfaßt
werden, verbietet es entgegen der Auffassung der Revision, Über- oder Unter-
schreitungen der Bereichsangabe als von vornherein aus dem Schutzbereich
des Patents fallend anzusehen.
bb) Insbesondere bestehen grundsätzlich keine Bedenken, etwa einen
äquivalenten Stoffaustausch auch dann als in den Schutzbereich eines Patents
fallend anzusehen, wenn der im Patentanspruch genannte, ausgetauschte
Stoff durch eine Bereichs-, Anteils- oder Mengenangabe präzisiert ist. Darum
geht es im vorliegenden Fall jedoch nicht, der sich lediglich dadurch auszeich-
net, daß der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Dichtebereich verlas-
sen, aber gleichwohl das vorgeschriebene Gewicht je Flächeneinheit durch
entsprechende Wahl der Wanddicke eingehalten wird.
b) Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, nach der Beschreibung
des Klagepatents werde das Geräuschniveau bei einem Gewicht von zumin-
dest 8 kg/m2 merklich herabgesetzt; insbesondere sei gefunden worden, daß
es im logarithmischem Verhältnis in dem Maß abnehme, wie das Gewicht pro
Flächeneinheit zunehme. Daraus ergebe sich für den fachkundigen Leser, daß
es allein auf die Einhaltung des Mindestgewichts ankomme. Dieser Leser wisse
aber auch, daß es sich bei dem Gewicht pro Flächeneinheit um das mit der
Wandstärke multiplizierte spezifische Gewicht handle. Er verstehe die Be-
schreibung des Klagepatents hinsichtlich der Dichteangabe deshalb dahin, daß
man bei Einhaltung des vorgeschlagenen Dichtebereichs mit verhältnismäßig
dünnen Wandstärken auskommen könne. Es bleibe ihm nach dem Klagepatent jedoch überlassen, auch mit einem höheren Gewicht als 8 kg/m2 zu arbeiten,
was bei Einhaltung des vorgeschlagenen Dichtebereichs zu erheblich höheren
Wandstärken führe. Er sehe deshalb, daß das Klagepatent ihm die Wahl der
Wandstärke im Einzelfall überlasse. Vor diesem Hintergrund verstehe er aber
auch die Angabe des Dichtebereichs nur als die eines Kernbereichs, in dem er
sich bewegen solle, um nicht durch die Wahl einer zu starken Wand zu dem
vorgegebenen Mindestwert für das Gewicht pro Flächeneinheit zu gelangen. In
diesem Verständnis sehe sich der Fachmann auch dadurch bestätigt, daß die
Angabe des Gewichts pro Flächeneinheit als zwingend einzuhaltende Mindest-
angabe gefaßt sei, während bei der Angabe des Dichtebereichs eine entspre-
chende Formulierung fehle. Auch daß in der Beschreibung von "relativ dünnen
Wänden" die Rede sei, mache ihm deutlich, daß er bei der Wahl der Dichte
des Materials einen gewissen Spielraum habe.
c) Damit wird das Berufungsgericht dem Erfordernis nicht in vollem Um-
fang gerecht, daß bei der Prüfung der Gleichwirkung und ihrer Erkennbarkeit
für den Fachmann auf die (spezielle) Wirkung des Merkmals in seiner konkre-
ten zahlenmäßigen Eingrenzung im Kontext des Patentanspruchs abgestellt
werden muß.
aa) Das Berufungsgericht geht selbst davon aus, daß eine höhere
Dichte geringere Wandstärken ermöglicht und sich somit auf die Dimensionie-
rung der Rohre auswirkt. Es liegt deshalb auf der Hand, daß die Unterschrei-
tung der im Patentanspruch geforderten Mindestdichte zu konstruktiven An-
passungen in Form erhöhter Wandstärken führt. Die spezielle patentgemäße
Wirkung des Merkmals mit seiner konkreten Dichteangabe liegt somit jeden-
falls auch darin, daß solche geringeren Wandstärken gewählt werden können.
Das kann nicht damit abgetan werden, daß das Klagepatent insoweit nur von
einem "großen Vorteil" ("great advantage") und nicht wie an anderer Stelle vom
"vorrangigen Ziel" ("primary object") der Erfindung spricht; auch solche Vorteil-
sangaben sind bei der Beurteilung der Wirkung einzelner Anspruchsmerkmale
heranzuziehen. Da es dem Patent gerade auch auf die Erzielung geringer
Wandstärken ankommt, kann von einer Gleichwirkung deshalb nur dann aus-
gegangen werden, wenn auch die bei der angegriffenen Ausführungsform ge-
wählte Dichte die Wahl solcher noch ermöglicht.
bb) Das Berufungsgericht sieht die Dichte von 1,6 g/cm3 gegenüber dem
Wert des Merkmals 2. b) als äquivalent an. Es begründet seine Auffassung
damit, daß durch die Wahl des etwas unterhalb der unteren Bereichsgrenze
liegenden Dichtewerts bei einer Wandstärke von 5,6 mm im wesentlichen all
das erreicht werde, was erfindungsgemäß erreicht werden solle. Es gelinge
nämlich, dem Rohrteil das angestrebte Gewicht pro Flächeneinheit zu verlei-
hen, das für die angestrebte Geräuschminderung verantwortlich sei. Das bei
der angegriffenen Ausführungsform eingesetzte Ersatzmittel der Dichte von 1,6
g/cm3 bei einer Wanddicke von 5,6 mm mache wie das erfindungsgemäße
Mittel des Merkmals 2. b) eine Schaumstoffumhüllung zur Geräuschminderung
überflüssig. Daß bei der angegriffenen Ausführungsform etwas mehr Kunst-
stoffmaterial eingesetzt werden müsse und der Innendurchmesser des Rohr-
teils etwas verkleinert werde, stehe der Annahme im wesentlichen gleicher
Wirkung nicht entgegen. Der Fachmann habe die Gleichwirkung auch bei einer
Orientierung an der Offenbarung der Erfindung auffinden können. Er sehe
nämlich, daß er bei Verlassen des Dichtebereichs einen Ausgleich durch die
Änderung der Wandstärke erzielen könne, um zu dem erfindungsgemäß ange-
strebten Gewicht pro Flächeneinheit zu gelangen; dabei liege es besonders
nahe, den Dichtebereich nach unten zu verlassen und dies durch eine leichte
Verstärkung der Wand auszugleichen, da Patentanspruch 2 des Klagepatents
besage, daß der untere Dichtebereich bevorzugt werde, und da den Ausfüh-
rungsbeispielen zu entnehmen sei, daß Wandstärken von mehr als 7 mm noch
als hinreichend dünn angesehen würden.
cc) Diese für sich genommen rechtlich nicht zu beanstandenden Fest-
stellungen werden indessen durch weitere, unzutreffende oder jedenfalls frag-
würdige Überlegungen des Berufungsgerichts relativiert. So hat das Beru-
fungsgericht bei seiner Beurteilung den für das geltende Recht nicht zutreffen-
den Grundsatz mit herangezogen, daß Maßangaben (nur dann) nicht in Bere i-
che erstreckt werden dürfen, wenn in diesen Maßangaben das erfinderisch
Neue liegt. Zum anderen hat das Berufungsgericht einen maßgeblichen Ge-
sichtspunkt für das Verständnis des Fachmanns darin gesehen, daß die Anga-
be des Gewichts pro Flächeneinheit als zwingend einzuhaltende Mindestanga-
be ("at least") formuliert sei, während bei der Angabe des Dichtebereichs eine entsprechende Angabe wie "zumindest 1,8 g/cm3 bis höchstens 2,7 g/cm3"
fehle. Diese Überlegung erscheint jedenfalls ohne nähere Begründung als von
Rechtsfehlern beeinflußt. Sie läßt nämlich außer Betracht, daß einseitig offene
Bereichsangaben bei sprachlicher Umschreibung eher mit solchen Angaben
versehen werden als beidseits geschlossene Bereichsangaben, wo die Gren-
zen schon in Werteangaben zum Ausdruck kommen. Die auf § 286 ZPO ge-
stützte Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe eine unzulässige philo-
logische Betrachtung angestellt, ist deshalb nicht von der Hand zu weisen.
Es ist nicht auszuschließen, daß diese Überlegungen auch das vom B e-
rufungsgericht gefundene Ergebnis beeinflußt haben.
d) Sofern das Berufungsgericht bei seiner erneuten Befassung zu dem
Ergebnis kommt, daß die angegriffene Ausführungsform auch der speziellen
Wirkung des Merkmals 2.b) mit seiner Bereichsangabe entspricht, wird es
weiter zu prüfen haben, ob nicht gleichwohl eine so wesentliche Abweichung
vorliegt, daß der von der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte Wert in
den Augen des Fachmanns nicht mehr als gleichwertig und damit nicht mehr in
den Schutzbereich des Klagepatents fallend angesehen werden kann. Bleibt
das Patent bei objektiver Betrachtung hinter dem technischen Gehalt der Erfin-
dung zurück, beschränkt sich der Schutz nämlich auf das, was noch mit dem
Sinngehalt seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist (näher hierzu
Sen.Urt. v. 12.3.2002 - X ZR 135/01 - Schneidmesser II, zur Veröffentlichung
vorgesehen).
Melullis
Keukenschrijver
Mühlens
Meier-Beck
Asendorf