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BGH Urteil vom 28.06.2000 – X ZR 128/98
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
Verkündet am: 28. Juni 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Bratgeschirr
EPÜ Art. 69 Abs. 1, PatG 1981 § 14
Im Rahmen der Prüfung, ob eine abgewandelte Ausführungsform der paten-
tierten Lösung gleichwirkend ist, ist eine Untersuchung erforderlich, welche von
den einzelnen Wirkungen, die mit den Merkmalen des Patentanspruchs erzielt
werden können, zur Lösung des ihm zugrundeliegenden Problems patentge-
mäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die paten-
tierte Lösung und stellt die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wir-
kung dar.
BGH, Urteil vom 28. Juni 2000 - X ZR 128/98 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 28. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Rich-
ter Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens
für Recht erkannt:
Auf die Revision des Klägers wird das am 24. Juni 1998 verkün-
dete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe
aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,
auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-
rückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger ist Inhaber eines deutschen und eines mit Wirkung auch für
die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents.
Anspruch 1 des deutschen Patents ..., das auf einer Anmeldung
vom 2. März 1988 beruht, lautet:
"Verfahren zum Beschichten von Haushaltsgegenständen mit einer
Antihaftschicht, bei dem eine Oberfläche des Haushaltsgegenstan-
des durch Plasmaspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht (20,
21, 22, 23) versehen und dann die Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23)
mit einer Antihaftschicht (24, 25) versehen wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) de-
ren Poren zunächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack (55) auf
Harzbasis in untere Lagen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) bis
zu einem ersten Niveau (60) ausgefüllt werden, und dann ein Anti-
haftlack (56) in obere Lagen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23)
eingebracht wird."
Bei der Anmeldung des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten eu-
ropäischen Patents
..., das neben Verfahren zum Beschichten von
Haushaltsgegenständen mit einer Antihaftschicht auch einen Haushaltsgegen-
stand mit einer Antihaftschicht betrifft, ist die Priorität der vorgenannten Anmel-
dung in Anspruch genommen worden. Anspruch 1 dieses Patents lautet:
"Verfahren zum Beschichten von Haushaltsgegenständen mit einer
Antihaftschicht, bei dem eine Oberfläche des Haushaltsgegenstan-
des durch Plasmaspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht (20,
21, 22, 23) versehen und dann die Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23)
mit einer Antihaftschicht (24, 25) versehen wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) zu-
nächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack (55) auf Harzbasis
die Poren der unteren Lagen (20, 21, 22) der Hartstoffschicht bis
zu einem ersten Niveau (60) ausgefüllt werden, so daß zumindest
die unterste Lage (20) mit dem Einbrennlack (55) ausgefüllt ist, und
dann die Poren der oberen Lagen (21, 22, 23) der Hartstoffschicht
mit einem Antihaftlack (56) ausgefüllt werden."
Der Beklagte zu 2 vertrieb zunächst im Rahmen eines einzelkaufmänni-
schen Unternehmens Brat- und Kochgeschirre einer dänischen Herstellerin in
der Bundesrepublik Deutschland. Seit dem 1. Januar 1994 erfolgt der Vertrieb
durch die mit Gesellschaftsvertrag vom 26. Oktober 1993 gegründete und am
9. Dezember 1993 im Handelsregister eingetragene Beklagte zu 1, deren Mit-
geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist und die ihre Produkte als "schnittfest,
kratzfest, langlebig" bewirbt. Der Kläger hat die Beklagten deshalb wegen
Verletzung beider Patente auf Unterlassung und Rechnungslegung gerichtlich
in Anspruch genommen und ferner Feststellung der Entschädigungs- und
Schadensersatzpflicht der Beklagten beantragt.
Das Landgericht hat nach Einholung von Sachverständigengutachten
die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Oberlandesgericht hat diese Ver-
urteilung abgeändert und die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich der
Kläger mit der Revision und dem Antrag, die landgerichtliche Verurteilung wie-
derherzustellen. Die Beklagten sind diesem Begehren entgegengetreten.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Revision des Klägers führt zur Aufhebung des angefoch-
tenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Um die relativ große Empfind-
lichkeit der eigentlichen Antihaftschicht von Haushaltsgegenständen gegen
Kratz- und Schnittbelastungen zu verringern, sei es bekannt gewesen, die
Oberfläche der Haushaltsgegenstände zunächst mit einer porösen kerami-
schen Hartstoffschicht zu versehen und erst darauf die Antihaftschicht anzu-
bringen, und zwar so, daß sie die durch die körnige Struktur der Hartstoff-
schicht entstehenden Täler ausfülle und die Spitzen ihrer Körner noch mit einer
dünnen Schicht überdecke. Dieses Verfahren habe den Nachteil, daß die rela-
tiv zähflüssige Antihaftschicht die poröse Struktur der darunter angebrachten
Hartstoffschicht nicht vollständig ausfüllen könne. In die im unteren Bereich
verbleibenden Freiräume könne bei längerem Gebrauch, insbesondere bei
Überhitzung, Fett eindringen, was zu ästhetischen Beeinträchtigungen durch
Fleckenbildung führe. Hiervon ausgehend solle die Erfindung nach beiden Kla-
gepatenten den Stand der Technik so weiterbilden, daß die optische Qualität
der Oberfläche erhalten bleibe und gleichzeitig die Belastbarkeit der Be-
schichtung noch weiter erhöht werde.
Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind aus Rechtsgründen
nicht zu beanstanden; sie beruhen auf entsprechenden Angaben in den Klage-
patentschriften.
2. Den jeweiligen Ansprüchen 1 beider Klagepatente hat das Berufungs-
gericht entnommen, daß sie ein inhaltlich übereinstimmendes Verfahren lehr-
ten. Dies lasse sich beim deutschen Patent wie folgt gliedern:
1. Die Oberfläche des Haushaltsgegenstandes wird durch Plas-
maspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht versehen.
2. Die Hartstoffschicht wird dann mit einer Antihaftschicht verse-
hen.
3. a) Nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht werden deren
Poren zunächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack auf
Harzbasis in unteren Lagen der Hartstoffschicht ausgefüllt,
b) und zwar bis zu einem ersten Niveau.
4. Danach wird ein Antihaftlack in obere Lagen der Hartstoff-
schicht eingebracht.
In Anspruch 1 des europäischen Patents seien die Merkmale 3 und 4
wie folgt formuliert:
3. a) Nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht werden zunächst
die Poren der unteren Lagen der Hartstoffschicht mit einem
dünnflüssigen Einbrennlack auf Harzbasis ausgefüllt,
b) und zwar bis zu einem ersten Niveau, so daß zumindest
die unterste Lage mit dem Einbrennlack ausgefüllt ist.
4. Dann werden die Poren der oberen Lagen der Hartstoffschicht
mit einem Antihaftlack ausgefüllt.
Auch diese Feststellungen beruhen nicht auf einem Rechtsfehler; die
Aufgliederungen werden auch vom Kläger im Rahmen der Begründung seines
Rechtsmittels verwendet; auch der Kläger geht davon aus, daß die Ansprü-
che 1 beider Klageschutzrechte inhaltsgleich seien; die Revisionserwiderung
erinnert insoweit nichts. Im weiteren Verfahren wird allerdings Art. II § 8 Abs. 1
IntPatÜG zu berücksichtigen sein.
3. a) Bei der Beantwortung der Frage nach der Verletzung der Klagepa-
tente ist das Berufungsgericht auf die von ihm aufgegliederten Merkmale 1 bis
3 b nicht eingegangen. Es hat gemeint, es könne ihre Benutzung dahinstehen
lassen, weil bei der Herstellung der mit der Klage beanstandeten Brat- und
Kochgeschirre Merkmal 4 weder wortlautgemäß noch gleichwirkend verwirklicht
werde. Dieses Merkmal verstehe der Fachmann dahin, daß nach dem teilwei-
sen Ausfüllen der in der Hartstoffschicht befindlichen, als Poren bezeichneten
Hohlräume der Antihaftlack in den oberen Bereich dieser Hohlräume und damit
in die Hartstoffschicht selbst eingebracht werde. Für den fachkundigen Leser
der Patentschriften sei ohne weiteres ersichtlich, daß durch das Eindringen des
Antihaftlacks in Hohlräume der Hartstoffschicht und die dadurch erreichte inni-
ge Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht eine besondere
Stabilität der Beschichtung erreicht werde, die zur Lösung der den Klagepa-
tenten zugrundeliegenden Teilaufgabe, die Belastbarkeit der Schicht noch
weiter zu erhöhen, wesentlich beitrage. Die von dem vom Landgericht beauf-
tragten Sachverständigen Dr. W. in seinem Analysebericht vom 17. Oktober
1996 getroffenen Feststellungen zu einer von den Beklagten vertriebenen
Bratpfanne ergäben jedoch, daß bei der dort untersuchten Beschichtung die in
der Hartstoffschicht vorhandenen Risse vollständig mit dünnflüssigem Lack
ausgefüllt seien und eine aus diesem Lack (Basislack oder Versiegelungslack)
bestehende Schicht die Keramikschicht vollständig überdecke. An keiner Stelle
habe sich ein Eindringen des nachträglich aufgebrachten Antihaftlacks auch
nur in den obersten Bereich der Hartstoffschicht gefunden. Eine diesem Ein-
dringen gleichende Wirkung ergebe sich nicht dadurch, daß die Antihaftschicht
an verschiedenen Stellen in den dünnflüssigen, die Hartstoffschicht vollständig
überziehenden Lack eingedrungen sei und so den oberen Bereich der an der
Oberfläche der Hartstoffschicht befindlichen Täler ausgefüllt habe. Denn das
bloße Vorhandensein von Antihaftlack in Teilbereichen der auf der Oberfläche
der Hartstoffschicht festzustellenden, flachwelligen Täler bewirke eine ver-
gleichbar stabile Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht
nicht.
Diese Würdigung bekämpft die Revision mit Erfolg. Jedenfalls die Fest-
stellung, die mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirre der Be-
klagten seien nicht nach einem dem patentgemäßen gleichwirkenden Verfah-
ren hergestellt, ist nicht frei von Rechtsirrtum.
b) Bei Beachtung des gemäß Art. 164 Abs. 1 EPÜ als Bestandteil dieses
Übereinkommens zu berücksichtigenden Protokolls über die Auslegung des
Art. 69 EPÜ, dessen Grundsätze auch für das deutsche Recht maßgeblich sein
sollen (BT-Drucks. 7/3712, 30; BGHZ 98, 12 - Formstein), beschränkt sich der
Schutzbereich eines Verfahrenspatents nicht auf Verfahren, die in jeder Hin-
sicht die Anweisungen verwirklichen, die der betreffende Anspruch des Patents
nach seinem Inhalt vorschreibt. Auch abgewandelte Verfahren werden regel-
mäßig umfaßt, wenn ihre Ausgestaltung die gleiche oder im wesentlichen glei-
che Wirkung hat und vom Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse aufgrund
von Überlegungen, die am Sinngehalt der Patentansprüche, d.h. an der darin
unter Schutz gestellten Erfindung anknüpfen, als Lösung des der Erfindung
zugrundeliegenden Problems aufgefunden werden konnte (zu Art. 69 Abs. 1
EPÜ: BGHZ 105, 1, 10 f. - Ionenanalyse, m.w.N.; zum inhaltsgleichen § 14
PatG: Sen.Urt. v. 18.05.1999
- X ZR 156/97, GRUR 1999, 977, 981
- Räumschild, m.w.N.). Die Zugehörigkeit zum Schutzbereich eines Patentan-
spruchs kann deshalb regelmäßig nur nach einem Vergleich der geschützten
Lehre und der streitigen Ausgestaltung verneint werden, der seinerseits zwei-
erlei voraussetzt: Zum einen müssen die Wirkungen erkannt sein, die nach der
im Patentanspruch bezeichneten, geschützten Lehre vorausgesetzt werden.
Zum anderen bedarf es der Kenntnis der tatsächlichen Beschaffenheit des an-
geblichen Verletzungsgegenstandes und seiner Wirkungen. Die hierzu nötigen
Feststellungen hat der Tatrichter zu treffen.
c) Was die Beschaffenheit der mit der Klage beanstandeten Brat- und
Kochgeschirre anbelangt, ist diese Feststellung nicht prozeßordnungsgemäß
getroffen.
Wie infolge des bei der Produktion der mit der Klage beanstandeten
Brat- und Kochgeschirre angewandten Verfahrens die Verbindung von Hart-
stoffschicht und Antihaftschicht sowie ihre Stabilität tatsächlich beschaffen
sind, läßt sich durch einen einfachen Augenschein der von den Beklagten ver-
triebenen Erzeugnisse nicht feststellen. Ein Gutachten hierüber fehlt. Der er-
stinstanzlich hinzugezogene gerichtliche Sachverständige hat sich zu dieser
Frage nicht geäußert. Für die Verfasser der von dem Kläger vorgelegten Pri-
vatgutachten trifft dies ebenfalls zu. Verläßliche Erkenntnisse hätte das Beru-
fungsgericht deshalb allenfalls aus den Abbildungen gewinnen können, die im
Rahmen der Begutachtungen mittels Rasterelektronenmikroskopie der Be-
schichtung der beanstandeten Brat- und Kochgeschirre erstellt und als Be-
standteil der Gutachten zu den Gerichtsakten gereicht worden sind. Dem an-
gefochtenen Urteil läßt sich jedoch nicht entnehmen, daß das Berufungsgericht
diese Abbildungen im Hinblick auf die von ihm für wesentlich gehaltene Frage
der Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht untersucht und
seine Zweifel an einer stabilen Verbindung zwischen diesen beiden Schichten
hieraus abgeleitet hat. Auch auf Parteivortrag, der sich über diese Verbindung
verhält, verweist das Berufungsgericht nicht. Seine Feststellung hierzu be-
schränkt sich damit auf eine bloße Behauptung. Dies ist - wie die Revision zu
Recht rügt - keine Auseinandersetzung mit dem streitigen Prozeßstoff, wie sie
§ 286 ZPO voraussetzt. Eine sachgerechte Beantwortung der Frage, wie bei
den mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirren die Verbindung
zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht sowie ihre Stabilität tatsächlich
beschaffen sind, erfordert vielmehr weitere Untersuchungen. Diese wird das
Berufungsgericht einem Sachverständigen übertragen müssen.
4. Bei der erneuten Befassung mit der Verletzungsfrage wird es auch
nicht angehen, sich im Hinblick auf die patentgemäßen Wirkungen wiederum
letztlich nur für das Merkmal 4 und seine Wirkung zu interessieren. Ebensowe-
nig wie die bloße Übereinstimmung im Leistungsergebnis ausreicht (Sen.Urt. v.
06.11.1990 - X ZR 55/89, GRUR 1991, 444, 446 - Autowaschvorrichtung,
m.w.N.), kann die Frage der Gleichwirkung im patentrechtlichen Sinne nicht
allein aufgrund eines Einzelvergleichs der Wirkung entschieden werden, die
einerseits einem einzelnen oder mehreren einzelnen Merkmalen eines Patent-
anspruchs zukommt, andererseits mit der statt dessen bei einer beanstandeten
Ausführung vorhandenen Ausgestaltung erreicht werden kann. Entscheidend
ist, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und
insgesamt - gerade zur Lösung des dem Patentanspruch zugrundeliegenden
Problems bereitstellen. Nur so ist gewährleistet, daß trotz Abwandlung bei ei-
nem oder mehreren Merkmalen lediglich die Ausgestaltungen vom Schutzbe-
reich des Patentanspruchs umfaßt werden, bei denen der mit der geschützten
Erfindung verfolgte Sinn beibehalten ist (vgl. hierzu Sen.Urt. v. 06.11.1990,
aaO). Es ist deshalb nötig, den Patentanspruch einer Untersuchung daraufhin
zu unterziehen, welche von den einzelnen Wirkungen, die mit seinen Merkma-
len erzielt werden können, zur Lösung des zugrundeliegenden Problems pa-
tentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die
patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich
maßgebliche Wirkung dar.
Eine Ausführung, die anstelle eines oder mehrerer im Patentanspruch
genannter Merkmale eine abweichende Gestaltung nutzt, muß sie freilich nicht
in völliger Identität erreichen. Unter dem Gesichtspunkt angemessener Beloh-
nung des Erfinders kann eine Einbeziehung in den Schutzbereich eines Pa-
tents bereits dann sachgerecht sein, wenn im wesentlichen, also in einem
praktisch noch erheblichen Maße, die Wirkungen des Patents erzielt werden
(Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 914 - Spannschraube,
m.w.N.). Diese Möglichkeit verbietet es, in Fällen, in denen immerhin von einer
teilweisen Übereinstimmung in den Wirkungen ausgegangen werden muß, oh-
ne weiteres die erforderliche Gleichwirkung zu verneinen. Das kann nur nach
Analyse der patentgemäßen Wirkungen und einer sich hieran orientierenden
Gewichtung des bei der beanstandeten Ausführung festgestellten Defizits ge-
schehen. Diese Untersuchung wird deshalb nachzuholen sein. Denn mangels
gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts ist zugunsten des Klägers
anzunehmen, daß das mit der Klage beanstandete Brat- und Kochgeschirr in
seiner optischen Erscheinung nicht durch Fleckenbildung beeinträchtigt wird,
deshalb gerade den am Stand der Technik bemängelten Nachteil vermeidet
und mithin jedenfalls insoweit einem patentgemäß hergestellten Erzeugnis
gleicht.
5. Die hiernach erforderliche Untersuchung ihrerseits setzt eine Ausle-
gung des Patentanspruchs, von dessen Lehre angeblich Gebrauch gemacht
worden sein soll, daraufhin voraus, welcher Sinn ihm nach dem Offenbarungs-
gehalt der Patentansprüche unter Heranziehung von Beschreibung und Zeich-
nungen als den patenteigenen Auslegungshilfen zukommt (vgl. Sen.Urt. v.
02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube). Den Vor-
rang der Ermittlung des dem Anspruchswortlaut beizumessenden Sinns auch
dann, wenn eine Patentverletzung durch eine abgewandelte Ausgestaltung zu
prüfen ist, hat der Senat in ständiger Rechtsprechung immer wieder betont
(BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse; Sen.Urt. v. 17.02.1999 - X ZR 22/97, GRUR
1999, 914 - Kontaktfederblock). Sie trägt der in Art. 69 Abs. 1 EPÜ wie in § 14
PatG zum Ausdruck kommenden zentralen Bedeutung des Inhalts der Patent-
ansprüche für den Schutzbereich Rechnung. Maßgeblich für die Beurteilung ist
dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns (Sen.Urt.
v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube).
Ohne eine Befassung mit der Frage, wie der Fachmann die Lehre nach
Anspruch 1 des europäischen Patents versteht, wird deshalb auch der vom
Berufungsgericht heranzuziehende Sachverständige die an ihn zu richtenden
Beweisfragen nicht beantworten können. Die sachverständigen Äußerungen
hierzu können möglicherweise auch Einfluß auf die vom Berufungsgericht im
angefochtenen Urteil dargelegte Meinung haben, die mit der Klage beanstan-
deten Brat- und Kochgeschirre seien keine Erzeugnisse, die nach einem Ver-
fahren hergestellt seien, das von dem sinnvoll verstandenen Wortlaut des An-
spruchs 1 der Klagepatente Gebrauch mache. Da bereits im Stand der Technik
die Antihaftschicht die durch die körnige Struktur der Hartstoffschicht entste-
henden Vertiefungen nach oben abdeckte, erscheint es insbesondere nicht
ausgeschlossen, daß der Fachmann mit Merkmal 4 keine weitere Funktion als
die verbindet, auch nach Durchführung des patentgemäßen Verfahrens die
bereits bekannten Antihafteigenschaften zu gewährleisten. Die Ausführungen
des Berufungsgerichts, die zu der Feststellung des Fehlens einer wortsinnge-
mäßen
Benutzung von Anspruch 1 des europäischen Patents geführt haben, werden
mithin ebenfalls zu überprüfen sein; die Berechtigung der gegen diese Fest-
stellung vorgebrachten Rügen der Revision kann deshalb dahinstehen.
Rogge
Jestaedt
Scharen
Keukenschrijver
Mühlens