BGH Urteil vom 10.04.2008 – I ZR 167/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 167/05

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 10. April 2008 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

LOTTOCARD

MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1, § 52 Abs. 2, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1

a) Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG trägt der Kläger. Den Beklagten kann aber eine sekundäre Darlegungslast treffen.

b) Solange eine Markeneintragung nicht nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht ist, kann im Verfahren über die Löschungsklage wegen Verfalls eine rechtserhal- tende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG nicht mit der Begründung verneint werden, die Verwendung des Zeichens sei für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen generell beschreibend.

c) Wird eine Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter einen Oberbegriff fal- lenden Waren oder Dienstleistungen verwendet, ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nicht auf die tatsächlich benutzten konkre- ten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Vielmehr sind im Waren- verzeichnis auch die Waren oder Dienstleistungen zu belassen, die nach Auf- fassung des Verkehrs als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden.

d) Wird der Markeninhaber wegen Verfalls nach § 48 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten auf Löschung der Marke in An- spruch genommen und wird die Eintragung der Marke während des Laufs die- ses Verfahrens im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht, stellt dies ein den Rechtsstreit erledigendes Ereignis dar. Für die Frage, ob die Klage bis zum Eintritt des erledigenden Er- eignisses zulässig und begründet war, ist trotz der in § 52 Abs. 2 MarkenG an- geordneten Rückwirkung vom Bestand der Marke auszugehen.

BGH, Urt. v. 10. April 2008 - I ZR 167/05 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 10. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen

Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 25. August 2005

unter Zurückweisung der Revision der Klägerin im Kostenpunkt

und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt

worden ist.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts

Hamburg, KfH 16, vom 30. April 2004 wird in vollem Umfang

zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Die Beklagten sind die im Deutschen Lottoblock zusammengeschlosse-

nen 16 Lotteriegesellschaften. Für sie ist am 27. August 1997 die Wortmarke

Nr. 396 38 296.7 "LOTTO" eingetragen worden. Nach einer während des Revi-

sionsverfahrens erfolgten Teillöschung der Eintragung der Marke unter ande-

rem für die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und

sonstigen kulturellen Aktivitäten" ist die Marke noch eingetragen für die Waren

und Dienstleistungen "Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungs-

verkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkarten; wirtschaftliche und/oder orga-

nisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs;

finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs;

technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs".

Die Klägerin ist eine Gesellschaft, die im Bereich gewerblicher Lotto-

spielgemeinschaften Dienstleistungen erbringt. Sie hat geltend gemacht, die

Beklagten hätten die Wortmarke "LOTTO" nicht rechtserhaltend, sondern allen-

falls beschreibend benutzt. Die Marke sei für die in Rede stehenden Waren und

Dienstleistungen löschungsreif.

Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt,

die Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der in das Register beim DPMA unter der Register-Nr. 396 38 296.7 für Sachmittel zur Durchfüh- rung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Mag- netkarten; wirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durch- führung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten ein- getragenen Marke "LOTTO" einzuwilligen.

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben behauptet,

sie nutzten die Marke für Kundenkarten, die unter den Bezeichnungen "LOT-

TO", "LOTTOCARD" und "Lottokundenkarte" angeboten würden und mit deren

Hilfe die Lottoveranstalter einen Gewinn des Spielers bargeldlos auf ein ange-

gebenes Bankkonto transferieren könnten. Sie hätten Service-Hotlines einge-

richtet, über die sie Anrufer berieten. Unter der Marke "LOTTO" führten sie

sportliche und kulturelle Veranstaltungen durch.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im Berufungsverfahren hat die Klägerin ihren in erster Instanz gestellten

Klageantrag weiterverfolgt. Hilfsweise hat sie beantragt,

die Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der in das Register beim DPMA eingetragenen Marke "LOTTO" insoweit einzuwilligen, als die im Hauptantrag genannten Waren und Dienstleistungen jeweils beschränkt werden durch den Zusatz "im Lotteriewesen".

Das Berufungsgericht hat die Beklagten unter Zurückweisung der weiter-

gehenden Berufung auf den Hilfsantrag verurteilt, einzuwilligen, dass die Marke

"LOTTO" für die Waren und Dienstleistungen "Sachmittel zur Durchführung des

bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkarten; wirt-

schaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeld-

losen Zahlungsverkehrs; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlo-

sen Zahlungsverkehrs; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen

Zahlungsverkehrs", jeweils um den Zusatz "im Lotteriewesen und für andere

Geld- und Glücksspiele" ergänzt wird (OLG Hamburg MD 2006, 282).

Dagegen richten sich die (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revisio-

nen der Klägerin und der Beklagten. Die Klägerin erstrebt mit ihrem Rechtsmit-

tel die Verurteilung der Beklagten nach ihren in der Berufungsinstanz gestellten

Anträgen mit Ausnahme der während des Revisionsverfahrens gelöschten Ein-

tragung der Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und

sonstigen kulturellen Aktivitäten". In diesem Umfang hat die Klägerin den

Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagten haben sich

dieser Erklärung nicht angeschlossen. Im Übrigen wenden sich mit ihrem

Rechtsmittel gegen die teilweise erfolgte Verurteilung nach dem Hilfsantrag. Die

Parteien beantragen, das jeweilige Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuwei-

sen.

A. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Anspruch auf Lö-

schung der Eintragung der Marke nach dem Hilfsantrag gemäß §§ 26, 49

Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG teilweise für begründet erachtet. Hier-

zu hat es ausgeführt:

Der bereits erstinstanzlich gestellte Hauptantrag sei nicht begründet. Die

Beklagten hätten die Marke rechtserhaltend für die Waren und Dienstleistungen

benutzt, die Gegenstand des Klageantrags seien. Der Hilfsantrag sei teilweise

begründet, weil die Beklagten die Waren und Dienstleistungen im Zusammen-

hang mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr nur mit Bezug zum Lotteriewesen

benutzt hätten.

Die Klägerin könne im vorliegenden Verfahren nicht damit gehört wer-

den, die Beklagten hätten eine kennzeichnende und markenrechtserhaltende

Benutzung überhaupt nicht, auch nicht in ihrem Kerngeschäft, dargelegt. Die

Zivilgerichte seien an die Eintragung der Marke gebunden und dürften ihr nicht

jeglichen Schutz verweigern. Da die Marke noch in Kraft stehe, könne die Klä-

gerin nicht mit Erfolg in Zweifel ziehen, dass die Marke "LOTTO" für die Veran-

staltung von Lotterien über eine hinreichende Kennzeichnungskraft verfüge und

nicht lediglich eine dienstleistungsbeschreibende Bezeichnung darstelle. Die

Klärung dieser Frage sei dem Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren vorbehal-

ten.

Die von den Beklagten vorgelegten Verwendungsbeispiele dokumentier-

ten eine Benutzung des Begriffs "LOTTO" in einer herkunftshinweisenden Form

für die vom Klageantrag umfassten Waren und Dienstleistungen. Auch nach-

dem die Beklagten ihre Aktivitäten auf den in Rede stehenden Geschäftsfeldern

offengelegt hätten, habe die für ihren gegenteiligen Standpunkt darlegungs-

pflichtige Klägerin hierzu nichts Konkretes vorgetragen. Vielmehr seien die von

den Beklagten dargestellten geschäftlichen Aktivitäten ausreichend, die rechts-

erhaltende Benutzung ihrer Marke zu belegen. Dies gelte auch unter dem

Blickwinkel, das Markenregister von formalen Zeichenrechten freizuhalten.

Rechtserhaltend seien auch Markenverwendungen, die sich nicht im Kern der

geschäftlichen Tätigkeit, sondern in einem Randbereich zur Unterstützung des

Hauptgeschäfts abspielten. Eine Absicht, mit diesen Waren und Dienstleistun-

gen eigenständig unternehmerisch tätig zu sein und Gewinn zu erzielen, sei für

eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht erforderlich. Die Beklagten

hätten dargelegt, dass sie mit "LOTTOCARD" bezeichnete Chip- bzw. Magnet-

karten mit Kundenbindungsmaßnahmen auflegten, die an die jeweiligen regio-

nalen Anbieter geknüpft seien und mit denen der Lottoveranstalter einen Ge-

winn des Spielers bargeldlos auf ein angegebenes Bankkonto transferieren

könne. Die Beklagten verwendeten die Marke für konkrete Waren und Dienst-

leistungen als Herkunftshinweis. Die Benutzung sei geeignet, den wirtschaftli-

chen Erfolg des Kerngeschäfts der Beklagten zu unterstützen. Dies reiche für

eine rechtserhaltende Benutzung aus.

Im Zusammenhang mit den Lottokarten erbrächten die Beklagten Ser-

vicedienstleistungen und nutzten die Marke rechtserhaltend für die Dienstleis-

tungen "wirtschaftliche, organisatorische, finanzielle und technische Beratung

zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs". Eine rechtserhaltende

Benutzung sei auch für Veranstaltungen von sportlichen Wettbewerben und

sonstigen kulturellen Aktivitäten erfolgt.

Die Klage mit dem Hilfsantrag sei überwiegend begründet, und zwar so-

weit mit ihr eine Beschränkung der Eintragung auf Waren und Dienstleistungen

im Lotteriewesen mit Ausnahme von "Veranstaltung von sportlichen Wettbe-

werben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" begehrt werde. Mit der Verwen-

dung des Zeichens "LOTTO" für Kundenkarten, die zur Abwicklung des Zah-

lungsverkehrs geeignet seien, werde die Marke nicht über den konkreten Betä-

tigungsbereich hinaus für Waren und Dienstleistungen des allgemeinen Zah-

lungsverkehrs und damit für einen weiten Waren- und Dienstleistungsoberbe-

griff rechtserhaltend benutzt. Die Markenverwendung sei auf die Förderung und

Sicherung des Kerngeschäfts der Beklagten gerichtet und deshalb auf den Be-

reich des Lotteriewesens, der Geld- und Glücksspiele zu beschränken. Ledig-

lich die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sons-

tigen kulturellen Aktivitäten" sei von dieser Beschränkung ausgenommen.

B. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg, während die Revision der

Beklagten begründet ist.

I. Revision der Klägerin

1. Der Klägerin steht der mit dem Hauptantrag verfolgte Anspruch auf

Einwilligung in die Löschung der Marke "LOTTO" für die Waren und Dienstleis-

tungen "Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, näm-

lich Chipkarten und Magnetkarten; wirtschaftliche und/oder organisatorische

Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; finanzielle Be-

ratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; technische Bera-

tung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs" nach §§ 26, 49

Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

a) Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungs-

reife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung inner-

halb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt wor-

den ist. In die Prüfung einzubeziehen ist auch der Zeitraum nach Klageerhe-

bung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz

(vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001,

1211 - ISCO; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP

2003, 647 - BIG BERTHA). Maßgeblich ist danach der Zeitraum vom

27. August 1997 (Zeitpunkt der Eintragung der Marke) bis zum 30. Juni 2005

(Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsin-

stanz).

Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Lö-

schungsklage trifft die Klägerin (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 18;

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 31; Hacker in Ströbele/

Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 55 Rdn. 10; HK-MarkenR/Bous, § 55

MarkenG Rdn. 25; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, 2. Aufl., § 55 Rdn. 18;

Kochendörfer, WRP 2007, 258, 260). Den Beklagten einer Löschungsklage

kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und

Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen. Diese

setzt voraus, dass der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Um-

ständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit ver-

fügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (vgl. BGH, Urt. v. 19.9.1996

- I ZR 124/94, GRUR 1997, 229, 230 = WRP 1997, 183 - Beratungskompetenz;

Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 97/04, GRUR 2007, 251 Tz. 31 = WRP 2007, 308

- Regenwaldprojekt II).

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Beklagten ihre Mar-

ke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend be-

nutzt haben und die Klägerin ihren gegenteiligen Standpunkt nicht konkret dar-

gelegt und bewiesen hat. Das hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG setzt voraus,

dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist,

im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Die Beklagten haben nach den Maßstä-

ben der sekundären Darlegungslast eine rechtserhaltende Benutzung der Mar-

ke "LOTTO" für die fraglichen Waren und Dienstleistungen dargelegt.

aa) Die Benutzung der für Waren oder Dienstleistungen eingetragenen

Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn die Verwendung der Hauptfunktion

der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder

Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder

Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unter-

scheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003,

425 Tz. 36 - Ansul/Ajax; Beschl. v. 27.1.2004 - C-259/02, Slg. 2004, I-1159

Tz. 19 - Laboratoire de la mer). Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforder-

lich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware

oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH,

Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936

- HONKA; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP

2002, 1284 - SYLT-Kuh). Der angesprochene Verkehr muss die Benutzung des

Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder

Dienstleistung ansehen (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995,

583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97,

GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist dann der

Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt ver-

standen wird (BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047 Tz. 18 =

WRP 2005, 1527 - OTTO).

(1) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Beklag-

ten die Marke "LOTTO" nicht beschreibend, sondern als Herkunftshinweis für

die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen verwendet haben. Es ist

davon ausgegangen, dass der Marke, solange sie eingetragen ist, nicht jegli-

cher Schutz verweigert werden darf und sich aus den vorgelegten Verwen-

dungsbeispielen eine herkunftshinweisende Benutzung der Marke "LOTTO" für

die Waren und Dienstleistungen ergibt.

(2) Die gegen diese Ausführungen gerichteten Angriffe der Revision der

Klägerin greifen nicht durch. Das Berufungsgericht hat es zu Recht abgelehnt,

eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG schon deshalb zu ver-

neinen, weil der Begriff "LOTTO" für die fraglichen Waren und Dienstleistungen

generell beschreibend, deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG nicht

eintragungsfähig und eine erfolgte Markeneintragung nach §§ 50, 54 MarkenG

zu löschen sei. Es hat die von den Beklagten vorgetragenen Verwendungsbei-

spiele vielmehr zutreffend darauf untersucht, ob der Verkehr die Benutzung des

Zeichens "LOTTO" als Unterscheidungszeichen für die in Frage stehenden Wa-

ren und Dienstleistungen ansieht, und hat eine Verwendung des Zeichens als

Herkunftshinweis rechtsfehlerfrei bejaht.

Die Feststellung der Verkehrsauffassung ist Aufgabe des Tatrichters. In

der Revisionsinstanz ist sie nur darauf zu überprüfen, ob der Tatrichter den

Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft und seine Beurteilung frei von

Widersprüchen mit den Denkgesetzen und den Erfahrungssätzen vorgenom-

men hat (BGH, Urt. v. 29.6.2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Tz. 27 = WRP

2006, 1133 - Ichthyol II). Die gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts ge-

richteten Rügen der Revision greifen nicht durch.

Aus dem Umstand, dass das Berufungsgericht in einer anderen von der

Revision angeführten Entscheidung

(OLG Hamburg, Urt. v. 9.6.2005

- 5 U 108/04) den Begriff "lotto" in dem Domainnamen "www.aol-lotto.de" als

beschreibend neben dem Bestandteil "aol" angesehen hat, ergibt sich nicht,

dass die Beklagten den Begriff "LOTTO" im Zusammenhang mit den vorliegend

in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend verwendet ha-

ben. Das Berufungsgericht brauchte sich auch nicht mit der im patentamtlichen

Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG ergangenen Entscheidung des

Bundespatentgerichts

zur Marke

"LOTTO"

(Beschl.

v.

31.3.2004

- 32 W(pat) 309/02, GRUR 2004, 685) auseinanderzusetzen, weil es dort nicht

um die Benutzung als Herkunftshinweis für die vorliegend in Frage stehenden

Waren und Dienstleistungen geht. Für diese ist die Marke nicht gelöscht worden

(vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 = WRP 2006,

1130 - LOTTO).

Soweit die Revision geltend macht, der Verkehr sehe in den mit der Mar-

ke "LOTTO" gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen lediglich einen Be-

stimmungs- und keinen Herkunftshinweis, setzt sie nur ihre Beurteilung an die-

jenige des Tatrichters. Einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts zeigt die Re-

vision in diesem Zusammenhang nicht auf.

(3) Danach ist auch die von der Revision in diesem Zusammenhang an-

geregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach

Art. 234 EG nicht veranlasst. Die von der Revision formulierte Vorlagefrage be-

ruht auf der - im vorliegenden Fall nicht zutreffenden - Annahme, dass der Ver-

kehr die Verwendung des Zeichens "LOTTO" als eine die Waren und Dienst-

leistungen beschreibende Angabe auffasst.

bb) Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung im Hin-

blick auf die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen bejaht und

deshalb den Hauptantrag als unbegründet angesehen. Das lässt einen Rechts-

fehler nicht erkennen.

(1) In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob eine Einschränkung

eines im Verzeichnis eingetragenen Oberbegriffs für Waren oder Dienstleistun-

gen im Löschungsklageverfahren nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 MarkenG zu er-

folgen hat.

Zum Teil wird angenommen, im Löschungsverfahren wegen Verfalls sei

eine Teillöschung von Waren- oder Dienstleistungsoberbegriffen generell nicht

vorzunehmen, wenn die Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter den wei-

ten Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen verwendet worden sei

(OLG Köln GRUR 2002, 264, 268; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 29). Diese An-

sicht hat zur Folge, dass die Benutzung für eine unter eine Untergruppe von

Waren oder Dienstleistungen fallende Spezialware einer Teillöschung des be-

liebig weiten Warenoberbegriffs entgegensteht.

Dagegen ist der Senat in Übereinstimmung mit der ganz überwiegenden

Ansicht in der Rechtsprechung (zu Art. 43 Abs. 2 und 3 GMV EuG, Urt. v.

14.7.2005 - T-126/03, Slg. 2005, II-2861 = GRUR Int. 2005, 914 Tz. 45

- ALADIN; Urt. v. 13.2.2007 - T-256/04, Slg. 2007, II-449 = GRUR Int. 2007,

593 Tz. 24 - RESPICORT; zu § 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 MarkenG BPatG GRUR

2004, 954, 955) und im Schrifttum (Fezer aaO § 26 Rdn. 56; Ströbele in Ströbe-

le/Hacker aaO § 26 Rdn. 139; HK-MarkenR/Bous aaO § 26 MarkenG Rdn. 56;

v. Schultz/Stuckel aaO § 26 Rdn. 58; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht

Rdn. 871; Engels, GRUR 2007, 363, 369; Beyerlein, WRP 2008, 306, 308)

auch unter Geltung des Markengesetzes für das Klageverfahren wegen Verfalls

nach §§ 49, 55 MarkenG davon ausgegangen, dass es nicht gerechtfertigt ist,

einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belas-

sen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt

(vgl. BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO). Andererseits ist die Markeneintragung

auch nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen

zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das be-

rechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungs-

freiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es, im Warenver-

zeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen,

die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich

gehörend angesehen werden.

An diesen Grundsätzen hält der Senat fest, weil dadurch ein sachgerech-

ter Ausgleich erzielt wird zwischen dem Interesse an der Freihaltung des Regis-

ters von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht be-

nutzt werden, und dem Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen

Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden.

(2) Gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, das eine rechtserhal-

tende Benutzung der Marke "LOTTO" für die Ware "Sachmittel zur Durchfüh-

rung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkar-

ten" bejaht hat, macht die Revision ohne Erfolg geltend, der Verwendungs-

zweck der von den Beklagten herausgegebenen Karten sei nicht auf die Ab-

wicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs beschränkt. Die von den Beklag-

ten ausgegebenen Karten verpflichteten den Emittenten zur Benachrichtigung

des Markeninhabers über einen Lottogewinn. Der Kunde könne die Überwei-

sung des Lottogewinns auf sein Konto ausschließen. In diesem Fall verfüge die

Karte über keine Zahlungsfunktion. Die Karten ermöglichten auch nur eine

Überweisung auf das Konto des Karteninhabers. Dieser könne mit seiner Karte

keine Überweisungen tätigen.

Diese Angriffe der Revision vermögen die Feststellungen des Beru-

fungsgerichts über eine rechtserhaltende Benutzung für die fraglichen Waren

nicht zu erschüttern. Die von den Beklagten ausgegebenen Kundenkarten sind

danach Chip- oder Magnetkarten, die zur Durchführung des bargeldlosen Zah-

lungsverkehrs geeignet sind. Unerheblich ist, dass die Kundenkarten über keine

Funktionen für eine umfassende Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsver-

kehrs verfügen. Deshalb kommt es auch nicht darauf an, dass die Dienstleis-

tungen der wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Beratung zur

Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs sich nur auf die beschränk-

ten Zahlungsfunktionen der Kundenkarten der Beklagten beziehen.

cc) Zu Recht ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, der

Annahme einer ernsthaften Benutzung der Marke "LOTTO" stehe vorliegend

nicht entgegen, dass die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nur

eine dienende Funktion im Verhältnis zum Hauptgeschäft der Beklagten, der

Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien, hätten.

(1) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke setzt voraus, dass sie

auf dem Markt der durch sie geschützten Waren und Dienstleistungen benutzt

wird, um Marktanteile für diese Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder

zu gewinnen, und dass nicht nur eine symbolische Benutzung allein zum Zwe-

cke der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt (EuGH GRUR

2003, 425 Tz. 36 ff. - Ansul/Ajax; Slg. 2004, I-1159 Tz. 26 - Laboratoire de la

mer; vgl. auch BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO; Urt. v. 28.8.2003

- I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's;

Berlit, WRP 2006, 1077, 1079).

(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

Es hat zu Recht angenommen, dass die Beklagten dargelegt haben, die Marke

"LOTTO" für die fraglichen Chip- bzw. Magnetkarten und die Beratungsleistun-

gen zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zweckentsprechend

und wirtschaftlich sinnvoll verwendet zu haben. Es ist weiter zutreffend davon

ausgegangen, die Nutzung sei nicht nur in einem so geringen Maße erfolgt,

dass sie sich nur mit dem Wunsch erklären lasse, die Marke zu erhalten. Dage-

gen kommt es nicht darauf an, ob die Beklagten mit den gekennzeichneten Wa-

ren und Dienstleistungen einen Gewinn erzielen wollen (vgl. BGH, Beschl. v.

6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR 2006, 152 Tz. 25 = WRP 2006, 102 - GALLUP)

oder - wovon das Berufungsgericht ausgegangen ist - der Absatz der mit der

Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Förderung des

Hauptgeschäfts der Beklagten dient. Entscheidend ist, dass die Verwendung

der Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen erfolgt, um ihren

Absatz zu fördern und Marktanteile zu gewinnen oder zu behalten. Dass die

Markeninhaberin mit dieser wirtschaftlich sinnvollen Verwendung der Marke

(auch) das weitergehende Ziel der Förderung des Hauptgeschäfts verfolgt, ist

ohne Belang.

c) Zu Recht ist das Berufungsgericht danach davon ausgegangen, dass

die Beklagten ihrer sekundären Darlegungslast nachgekommen sind und es der

Klägerin oblag, zu den Voraussetzungen des Löschungsgrunds des Verfalls im

Einzelnen vorzutragen. Dieser Darlegungslast ist die Klägerin - wie das Beru-

fungsgericht ebenfalls zutreffend angenommen hat - nicht nachgekommen.

2. Die Revision der Klägerin ist auch insoweit unbegründet, als sie sich

dagegen richtet, dass das Berufungsgericht den Klageantrag auf Einwilligung in

die Löschung der Marke "LOTTO" wegen der Dienstleistung "Veranstaltung von

sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" abgewiesen

hat. In diesem Umfang hat die Klägerin den Rechtsstreit in der Revisionsinstanz

in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Der auf Feststellung der teilweisen Erledigung der Hauptsache gerichtete

Klageantrag ist unbegründet. Es ist zwar ein erledigendes Ereignis eingetreten,

weil die Marke "LOTTO" während des Revisionsverfahrens im patentamtlichen

Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht worden ist (vgl. Fezer

aaO § 52 Rdn. 18). Dem steht nicht entgegen, dass die Wirkungen der Eintra-

gung der Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit ge-

löscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG).

Eine solche vom Gesetz angeordnete Fiktion der Rückwirkung ist - wie das Bei-

spiel der Aufrechnung zeigt (vgl. BGHZ 155, 392, 398) - nicht stets maßgeblich

für den Prüfungsmaßstab, der für die Kostenentscheidung nach einseitiger Er-

ledigungserklärung anzuwenden ist. Es wäre unbillig, den Verfallskläger, der mit

einer anderen Begründung dasselbe Ziel wie der Antragsteller im patentamtli-

chen Löschungsverfahren verfolgt, ungeachtet der bis dahin bestehenden Er-

folgsaussichten seiner Klage stets mit den Kosten des Rechtsstreits zu be-

lasten, wenn das Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit schneller abgeschlos-

sen wird. Die vorliegende Konstellation ist insofern nicht vergleichbar damit,

dass der Klage wegen Markenverletzung durch Löschung der Klagemarke die

Grundlage entzogen wird.

Das Berufungsgericht ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der

Klägerin der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke auch im Hin-

blick auf die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und

sonstigen kulturellen Aktivitäten" nicht zustand. Es hat angenommen, dass die

Beklagten die Marke "LOTTO" für die hier in Frage stehenden Dienstleistungen

herkunftshinweisend benutzt haben. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erken-

nen.

Soweit die Revision sich gegen die rechtserhaltende Benutzung der Mar-

ke mit Angriffen wendet, die sich gegen sämtliche in Rede stehenden Waren

und Dienstleistungen richten, für die die Marke "LOTTO" noch geschützt ist,

gelten die vorstehenden Ausführungen zur rechtserhaltenden Markenverwen-

dung entsprechend (B I 1), weil im Klageverfahren über die Löschung der Mar-

ke wegen Verfalls nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG bis

zur Löschung der Eintragung der Marke von deren Bestand auszugehen ist.

Soweit die Revision bezogen auf die Dienstleistung "Veranstaltung von

sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" geltend macht,

die Bezeichnung "LOTTO" sei nicht in der Funktion einer Marke, sondern zur

Bewerbung des Lottospiels verwandt worden, setzt sie nur ihre eigene Beurtei-

lung an die Stelle der tatrichterlichen Würdigung des Berufungsgerichts. Einen

Rechtsfehler des Berufungsgerichts, das eine gegenteilige Feststellung getrof-

fen hat, zeigt die Revision nicht auf.

Ohne Erfolg macht die Revision weiter geltend, die Beklagten hätten die

Marke nicht ernsthaft benutzt. Es fehle eine Verwendung der Marke zur Schaf-

fung oder Sicherung eines Absatzmarkts. Die Beklagten hätten sich nur als

Sponsor der Veranstaltungen betätigt und die Marke nicht zur Erzielung von

Umsätzen benutzt.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Beklagten die Marke

"LOTTO" im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit zur Schaffung eines Absatz-

markts für die fraglichen Dienstleistungen und nicht nur symbolisch benutzt ha-

ben. Das reicht für eine ernsthafte Benutzung der Marke aus. Nicht erforderlich

ist dagegen, dass die Beklagten die Marke zur Gewinn- oder jedenfalls Um-

satzerzielung eingesetzt haben (vgl. BGH GRUR 2006, 152 Tz. 25 - GALLUP).

Die Benutzung im Rahmen einer Sponsorentätigkeit kann vielmehr - soweit die

Verwendung nicht nur symbolisch zur Wahrung des Markenrechts erfolgt - aus-

reichen. So liegen die Dinge nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellun-

gen des Berufungsgerichts im vorliegenden Fall.

Die Revision der Klägerin hat ebenfalls keinen Erfolg, soweit sie sich da-

gegen richtet, dass das Berufungsgericht den Hilfsantrag bezogen auf die

Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kul-

turellen Aktivitäten" als unbegründet angesehen hat. Insoweit gelten die Aus-

führungen zur Revision der Beklagten entsprechend (nachfolgend B II).

II. Revision der Beklagten

Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Die teilweise Verurteilung nach

dem Hilfsantrag, mit der das Berufungsgericht einen Teil der Waren und Dienst-

leistungen um den Zusatz "im Lotteriewesen und für andere Geld- und Glücks-

spiele" ergänzt und damit eingeschränkt hat, kann keinen Bestand haben.

1. Das Berufungsgericht hat angenommen, eine Verwendung der Marke

"LOTTO" für zu Zahlungszwecken geeignete Kundenkarten stelle keine rechts-

erhaltende Benutzung für die Ware "Sachmittel zur Durchführung des bargeld-

losen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkarten" und die Dienst-

leistungen "wirtschaftliche, organisatorische, finanzielle und technische Bera-

tung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs" für wesentliche

Kernfelder des allgemeinen Bankgeschäfts dar. Die rechtserhaltende Benut-

zung für Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung des Kerngeschäfts der

Beklagten (Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien) müsse

auf diesen konkreten Betätigungsbereich beschränkt werden. Dem kann nicht

zugestimmt werden.

2. Nach der Rechtsprechung des Senats sind über die konkreten Waren

und Dienstleistungen hinaus, für die die Marke benutzt worden ist, diejenigen

Waren oder Dienstleistungen im Verzeichnis zu belassen, die zum gleichen

Waren- oder Dienstleistungsbereich gehören (hierzu näher B I 1 b bb (1)). Da-

gegen kommt es für den Umfang der rechtserhaltenden Benutzung der Marke

"LOTTO" nicht - wie vom Berufungsgericht rechtsfehlerhaft angenommen - dar-

auf an, ob die Waren oder Dienstleistungen der Unterstützung des Kernge-

schäfts der Beklagten dienen.

Zu dem Bereich der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistun-

gen, für die die Marke "LOTTO" Schutz beansprucht, gehören die von den Be-

klagten herausgegebenen Kundenkarten, die zur Durchführung des bargeldlo-

sen Zahlungsverkehrs geeignet sind, und die hierauf bezogenen Beratungsleis-

tungen der Beklagten. Davon ist das Berufungsgericht, wenn auch in anderem

Zusammenhang, ebenfalls ausgegangen, weil es eine rechtserhaltende Benut-

zung der Marke für die fraglichen Waren und Dienstleistungen dem Grunde

nach bejaht und die nach dem Hauptantrag verfolgte Einwilligung in die Lö-

schung der Markeneintragung für unbegründet erachtet hat. Dagegen hat das

Berufungsgericht nicht festgestellt, dass für die Chipkarten und Magnetkarten

und die Beratungsleistungen zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsver-

kehrs unterschiedliche Waren- und Dienstleistungsbereiche bestehen, je nach

dem, in welchen Geschäftsfeldern die Karten zum Einsatz kommen und die Be-

ratungsleistungen erbracht werden. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte da-

für, dass der Verkehr die in Frage stehende Ware "Chipkarten und Magnetkar-

ten zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs" nach jeweils bran-

chenspezifischen Einsatzgebieten unterscheidet. Entsprechendes gilt für die

Dienstleistungen. Ebenso wenig ist festgestellt, dass die in Rede stehenden

Waren und Dienstleistungen jeweils mit einem so weiten Oberbegriff bezeichnet

sind, dass sich hierzu Untergruppen bilden lassen (zu diesem Kriterium: EuG

GRUR Int. 2005, 914 Tz. 45 - ALADIN).

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

RiBGH Dr. Kirchhoff ist in Ur- laub und kann daher nicht un- terschreiben.

Bornkamm

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 30.04.2004 - 416 O 283/03 - OLG Hamburg, Entscheidung vom 25.08.2005 - 5 U 94/04 -