BGH Urteil vom 20.03.2003 – I ZR 60/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 60/01

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 20. März 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

AntiVir/AntiVirus

Aus Rechtsgründen kann die Verwechslungsgefahr zwischen einer an

eine freihaltungsbedürftige Sachangabe angelehnten Klagemarke und

der als Marke benutzten Sachangabe selbst zu verneinen sein.

BGH, Urteil vom 20. März 2003 - I ZR 60/01 - OLG Stuttgart

LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 20. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann

und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Februar 2001 aufge-

hoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 11. Kammer für

Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 2. Mai 2000 wird

zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke Nr. 1 181 218 wie nach-

stehend dargestellt:

Die Marke genießt Schutz für "Datenverarbeitungsprogramme".

Die Beklagte vertreibt ein Datenverarbeitungsprogramm, das der Auf-

deckung von Computerviren dient, unter der Bezeichnung "AntiVirus" in der

nachfolgend (verkleinert) abgebildeten Aufmachung:

Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihrer Marke gesehen und die Be-

klagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadenser-

satzpflicht in Anspruch genommen.

Sie hat geltend gemacht, die Beklagte benutze die angegriffene Be-

zeichnung markenmäßig. Diese liege klanglich und schriftbildlich im engsten

Ähnlichkeitsbereich ihrer Marke. Sie hat tatsächliche Verwechslungen in der

Form behauptet, daß Telefonanrufe von Benutzern der Ware der Beklagten bei

der Hotline der Klägerin angekommen seien.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte

antragsgemäß verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt

die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung im Sinne von § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen und dazu ausgeführt:

Die Beklagte verwende die Bezeichnung "AntiVirus" in produktidentifizie-

render Weise zur Kennzeichnung ihrer Waren. Das ergebe sich daraus, daß im

Eindruck des Verkehrs die Bezeichnung auf der Verpackung und ihre Verwen-

dungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD einen Hinweis auf die Her-

kunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke

und der angegriffenen Bezeichnung seien die Kennzeichnungskraft und der

durch deren Grad vorgegebene Schutzumfang des Klagezeichens sowie der

Ähnlichkeitsgrad der kollidierenden Bezeichnungen und der erfaßten Warenbe-

reiche sowie eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren dergestalt zu

berücksichtigen, daß ein geringer Schutzumfang durch einen hohen Ähnlich-

keitsgrad der Bezeichnungen oder des Warenbereichs kompensiert werde.

Hieraus ergebe sich eine klangliche Verwechslungsgefahr, weil erfahrungsge-

mäß Endsilben eines Begriffs in der Aussprache untergehen könnten; auch

werde ihnen in der Regel weniger Aufmerksamkeit zuteil als dem Wortanfang

oder Wortstamm. Der Schutzumfang der Klagemarke reiche zwar nicht weit,

weil sie an eine beschreibende Angabe angelehnt sei; auch dürfe nicht ent-

scheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe (An-

tivirus) abgestellt werden. Maßgeblich bleibe aber der Gesamteindruck der in

sieben Buchstaben und der Schreibweise übereinstimmenden Bezeichnungen.

Die Beklagte schreibe ihre Bezeichnung ebenfalls mit großem Anfangsbuch-

staben und großem Mittelbuchstaben und halte ebenso wie bei der Klagemarke

keinen Abstand zwischen zwei Wortteilen ein. Durch diese Übereinstimmungen

dringe die Beklagte in den Schutzbereich der Klagemarke ein.

Auf die durch § 23 Nr. 2 MarkenG bezeichnete Schutzschranke könne

sich die Beklagte nicht berufen.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht

stand. Die von der Klägerin aus ihrem Markenrecht geltend gemachten An-

sprüche sind nicht begründet.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen,

daß eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich nur dann

angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen das unge-

schriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Verwendung erfüllen.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften

hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Mar-

kenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung fin-

det, davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von

Waren als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt

wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999,

I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 - BMW/Deenik). Die Annahme einer

Markenbenutzung i.S. einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG

setzt demnach voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im

Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren

eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001

- I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Urt.

v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982

- FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812,

813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).

Das Berufungsgericht hat die markenmäßige Verwendung der angegrif-

fenen Bezeichnung daraus entnommen, daß die Anbringung der Bezeichnung

auf der Verpackung sowie ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und

auf der CD im Eindruck des Verkehrs einen Hinweis auf die Herkunft der so

bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe. Das erschließe sich

insbesondere daraus, daß sich an den bezeichneten Stellen keine Hinweise

auf einen Hersteller finden ließen und außerdem die Beklagte die Bezeichnung

auf der Verpackung in einer das Produkt selbst erfassenden Weise verwende.

So würden z.B. auf der Verpackungsvorderseite insgesamt vier Eigenschaften

aufgezählt, die ersichtlich jeweils auf die oberhalb abgedruckte Bezeichnung

"AntiVirus" bezogen seien und inhaltlich nur das Produkt selbst betreffen

könnten, so daß auch dadurch die Bezeichnung als Produktbezeichnung er-

scheine. Dies setze sich auf der Rückseite der Verpackung fort, indem dort die

sonstigen Eigenschaften und der Lieferumfang der Verpackung angegeben

werde. In den dort verwendeten Formulierungen "Zur Zeit kennt AntiVirus über

28.000 verschiedene Viren", "AntiVirus schützt auch vor noch unbekannten

Viren

...",

"AntiVirus bietet Ihnen ...", "Zum Schutz Ihrer Daten liegt AntiVirus eine Datei-

Verschlüsselung bei ..." stehe, ebenso wie im Benutzerhandbuch, die Bezeich-

nung gleichsam für das Produkt selbst, d.h. für ein Software-Programm mit den

beschriebenen Eigenschaften.

Diese im wesentlichen tatrichterliche Beurteilung kann aus Rechtsgrün-

den nicht beanstandet werden. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon

ausgegangen, daß sich die Frage der markenmäßigen Benutzung einer Be-

zeichnung nach der Auffassung des Verkehrs und zwar eines durchschnittlich

informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers be-

stimmt (BGH GRUR 2002, 812, 813 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Dieser wird,

wie es in nicht zu beanstandender Weise zugrunde gelegt hat, wegen der kon-

kreten Art der Verwendung der Bezeichnung, die die Annahme eines Produkt-

namens nahelegt, in ihr einen Herkunftshinweis sehen.

Dem steht nicht der anerkannte Erfahrungssatz entgegen, daß eine

nach Art einer Marke verwendete Bezeichnung, die eine reine Gattungsbe-

zeichnung darstellt oder jedenfalls nach allgemeinem Sprachverständnis be-

schreibenden Charakter hat, vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur

Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird

(BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96,

GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; vgl. auch BGH, Urt.

v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG

PACK). Nach den Feststellungen des Landgerichts handelt es sich bei der an-

gegriffenen Bezeichnung "AntiVirus" um eine, wenn auch graphisch leicht ver-

fremdete, glatt beschreibende und in diesem Sinne vielfach benutzte Angabe.

Auch das Berufungsgericht hat festgestellt, daß in der einschlägigen Branche

die Bezeichnung "Antivirus" vielfach beschreibend benutzt werde, wenn auch

eine Verwendung jeweils entweder als Bestandteil einer Gesamtbezeichnung

oder neben einer Herstellerangabe zu beobachten sei. Gleichwohl ist ange-

sichts der konkreten Aufmachung der Verpackung und des Handbuchs davon

auszugehen, daß rechtlich beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die

Bezeichnung - mangels einer anderen für den Durchschnittsverbraucher hin-

reichend erkennbaren Kennzeichnung - so wie sie ihm hervorgehoben entge-

gentritt, als Herkunftshinweis auffaßt (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger,

m.w.N.).

Insofern ist die Sachlage im Streitfall mit dem Sachverhalt vergleichbar,

der - noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - der Entscheidung

"Luxor-Luxus" (BGH, Urt. v. 10.5.1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484) zugrun-

de gelegen hat. Dort ging es um die Bezeichnung "LUXUS-SEIFE". Sie war auf

einer Seifenverpackung blickfangartig auf beiden Seiten diagonal und farblich

auffällig sowie in einer besonderen verzierten Schreibweise angebracht und ist

deswegen als markenmäßige Kennzeichnung erachtet worden. Gleichermaßen

besteht die Auffälligkeit im Streitfall darin, daß die angegriffene Bezeichnung

nicht nur wie üblicherweise ein Substantiv einen großen Anfangsbuchstaben

aufweist, sondern auch in der Wortmitte mit einem großen Buchstaben ge-

schrieben ist und sie - vor allem größenmäßig - hervorgehoben mehrfach in der

Warenausstattung verwendet wird.

2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der angegriffe-

nen Bezeichnung mit der Klagemarke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG be-

jaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist, wie das

Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend zugrunde gelegt hat, nach der

ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller

Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wech-

selwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit,

der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klage-

marke in dem Sinne auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der

Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine

gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgewogen wird und umge-

kehrt (BGH, Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003,

521 - Abschlußstück, m.w.N.).

b) Im Streitfall ist Warenidentität gegeben.

c) Die tatrichterlichen Feststellungen zur hohen Markenähnlichkeit

(Übereinstimmung in den ersten sieben Lauten/Buchstaben) durch annähernd

gleiche Aussprache bei identischer Betonung sind aus Rechtsgründen nicht zu

beanstanden.

d) Aufgrund der danach gegebenen Übereinstimmungen hat das Beru-

fungsgericht eine Verwechslungsgefahr bejaht. Das hält der revisionsrechtli-

chen Überprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß der

Schutzumfang der Klagemarke deshalb nicht weit reiche, weil sie an eine be-

schreibende Angabe, nämlich Antivirus, angelehnt sei. Es hat aber die sich

hieraus ergebende rechtliche Konsequenz für die Beurteilung der Verwechs-

lungsgefahr nicht gezogen.

Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die, wie die Klagemarke,

an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen der (geringfügi-

gen) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen

werden konnten, ist der Schutzumfang der eingetragenen Marke, wie das Be-

rufungsgericht im Ansatz zutreffend erkannt hat, eng zu bemessen, und zwar

nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen

- trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähig-

keit verleiht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265

- REYNOLDS R 1/EREINTZ; Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989,

349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1999, 238,

240 - Tour de culture). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht bean-

sprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden

Angabe selbst gleichkommen würde.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts sind diese Grundsätze,

die in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz entwickelt worden sind

und für die Rechtslage nach dem Markengesetz gleichermaßen Geltung ha-

ben, nicht auf solche Fälle beschränkt, in denen der an sich freizuhaltende Be-

standteil in Kombination mit einer schutzfähigen Bezeichnung verwendet wird.

Das war zwar in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Markenrechtsbe-

schwerden der Fall, auf diese Besonderheit der damaligen Sachverhalte ist

aber in den Entscheidungen nicht abgehoben worden, wenn es heißt, "aber

auch soweit ... der Zeichenbestandteil "R 1" zu würdigen ist". Ein Grund für

eine derartige Differenzierung wird auch vom Berufungsgericht nicht angeführt.

Ein solcher ist auch nicht ersichtlich (vgl. BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de

culture).

Bei Zeichen, die sich wie "AntiVir" als Abwandlungen freihaltungsbe-

dürftiger Angaben darstellen, kann demnach bei der Prüfung einer Verwechs-

lungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der be-

schreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung

der Verwechslungsgefahr muß vielmehr gegenüber der angegriffenen Be-

zeichnung der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens

begründenden Gestaltung sein.

Hiervon ausgehend reicht die gegebene Markenähnlichkeit auch bei

identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Kla-

gemarke aus Rechtsgründen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr bejahen

zu können. Insbesondere beruht die Eigenprägung und Unterscheidungskraft

der Klagemarke, anders als es das Berufungsgericht angenommen hat, nicht

allein auf der Zusammenschreibung und dem großen Mittelbuchstaben "V".

Diese Elemente liegen im Rahmen eines üblichen Schriftbildes. Die Klagemar-

ke wird geprägt durch die charakteristische Verkürzung der Sachangabe "Anti-

virus" auf "AntiVir". Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung

der einander gegenüberstehenden Zeichen.

III. Danach war auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben

und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Kostenentscheidung

beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert