BGH Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 6/05
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
I ZR 6/05
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:
nein ja
Verkündet am: 20. September 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Kinder II
MarkenG § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2
Ein Kläger, der für einen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke isoliert Markenschutz aufgrund einer Marke kraft Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen will, muss dieses Markenrecht in der Tatsacheninstanz zum Gegenstand des Rechtsstreits machen.
BGH, Urt. v. 20. September 2007 - I ZR 6/05 - OLG Köln LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 6. Juni 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Prof. Dr. Büscher und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Köln vom 22. Dezember 2004 wird auf Kosten der Kläge-
rin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertreibt die-
se unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen. Sie
ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am 11. August 1980 für "gefüllte
Vollmilchschokolade" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1 006 192) "Kinderschoko-
lade" und der am 12. August 1991 für "Schokolade" eingetragenen nachfolgen-
den (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 1180071):
Sie ist weiter Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen mit Priorität vom
9. Mai 1997 für "Schokolade, Schokoladenwaren" eingetragenen nachstehend
wiedergegebenen (schwarz/weißen) Wort-/Bildmarke (Nr. 397 21 063):
Die Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom
6. Oktober 1998 für "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren, nicht-medizini-
sche Kaugummis" eingetragenen Wortmarke Nr. 398 57 206 "Kinder Kram".
Die Klägerin sieht eine Verletzung ihrer Markenrechte in der Benutzung
der Marke "Kinder Kram" durch die Beklagte. Sie hat geltend gemacht, die Mar-
ken der Parteien seien verwechselbar. Sie habe im Jahre 1996 einen Marktan-
teil bei den in Rede stehenden Waren von 75,5 % erreicht, im Geschäftsjahr
1997/1998 mit den Produkten der Marke "Kinder" einen Umsatz von 490 Mio. €
erzielt und im Zeitraum von 1966 bis Februar 2003 mehr als 12,7 Mrd. Produkte
mit der Marke "Kinder" verkauft. In den Jahren 1995 bis 1998 habe sie Werbe-
aufwendungen von 238 Mio. € getätigt. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit
dem Zeichen "Kinder" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer
Marken erwarte der Verkehr, dass mit der Marke "Kinder Kram" gekennzeichne-
te Waren von ihr stammten.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten zu untersagen, Zuckerwaren, Back- und Konditor- waren und nicht-medizinische Kaugummis unter der Marke
"Kinder Kram",
wie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite 1051 unter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingeblendet) veröffent- licht worden ist,
anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen.
Die Beklagte hat bestritten, dass sich die Marken "Kinder" ohne die gra-
phische Gestaltung durchgesetzt hätten und hat die Ansicht vertreten, die
Schutzfähigkeit der Marken sei auf die konkrete Gestaltung beschränkt. An der
Bezeichnung "Kinder" bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Beru-
fungsgericht hat im ersten Berufungsrechtszug die Berufung der Beklagten zu-
rückgewiesen (OLG Köln GRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).
Auf die Revision der Beklagten hat der Senat die Entscheidung des Be-
rufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Beurteilung der Kenn-
zeichnungskraft der Klagemarken und der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen zu-
rückverwiesen (BGHZ 156, 112 - Kinder I).
Im zweiten Berufungsverfahren hat die Klägerin den Unterlassungsan-
spruch auch auf die zwischenzeitlich eingetragene schwarz/weiße Wort-/Bild-
marke Nr. 397 21 063 gestützt.
Das Berufungsgericht hat im erneuten Berufungsverfahren die Klage ab-
gewiesen.
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurück-
verweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag wei-
ter.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14
Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG verneint und hierzu ausgeführt:
Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen
den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen bestehe nicht. Aufgrund des
für das Berufungsgericht bindenden Revisionsurteils stehe fest, dass der Wort-
bestandteil "Kinder" gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG absolut schutzunfähig
sei, ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung aus Rechtsgründen keine
Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke Nr. 1180071 bewirken und ihm
auch nicht Schutz als Stammbestandteil eines Serienzeichens zukommen kön-
ne. Dies gelte auch für die erst nach Verkündung des Revisionsurteils in das
Verfahren eingeführte Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063. Der Wortbestandteil
"Kinder" der Klagemarken habe sich zum Zeitpunkt der ersten Kollision der ge-
genüberstehenden Zeichen am 6. Oktober 1998 im Verkehr nicht durchgesetzt.
Für eine Verkehrsdurchsetzung reiche die bloße Bekanntheit des Produkts oder
der Marke nicht aus. Entscheidend sei vielmehr der Zuordnungsgrad zu einem
bestimmten Hersteller. Für das Wort "Kinder" in Maschinenschrift und nicht in
der typischen graphischen Gestaltung ergebe sich aus den von der Klägerin
vorgelegten Gutachten ein Bekanntheitsgrad von 58,3 % des an Schokoladen-
waren interessierten Teils der Bevölkerung. Dieser Prozentsatz könne jedoch
nicht übernommen werden. Ohne Bezeichnung des Herstellers genügten nur
Angaben zu mehreren Bestandteilen einer Produktfamilie, um das produzieren-
de Unternehmen hinreichend zu identifizieren. In welchem Umfang es zu derar-
tigen Mehrfachnennungen gekommen sei, sei dem Gutachten nicht zu entneh-
men.
Sei danach der Wortbestandteil "Kinder" in den Klagemarken mangels
Verkehrsdurchsetzung rein beschreibender Natur und deshalb schutzunfähig,
fehle die notwendige Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen. Die Klage-
marken würden nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern nur durch
ihre graphischen Elemente geprägt.
Eine Verwechslungsgefahr sei aber auch dann zu verneinen, wenn der
Wortbestandteil "Kinder" in gewissem Umfang die Klagezeichen mitpräge. Die
Klagemarken verfügten im Kollisionszeitpunkt nur über durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft, was in Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit nicht
ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
anzunehmen.
Die Klage sei auch nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG er-
folgreich. Die erforderliche Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und
der Kollisionsmarke sei nicht gegeben. Dem beschreibenden Wortbestandteil
"Kinder" komme kein Schutz als bekannte Marke zu und die verbleibenden Be-
sonderheiten der Schreibweise der Klagemarken fänden in dem angegriffenen
Zeichen keine Entsprechung.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben
keinen Erfolg. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch
gegen die Beklagte nicht zu.
1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 Mar-
kenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 "Kinder" ist nicht ge-
geben.
a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der
farbigen Wort-/Bildmarke
"Kinder" der Klägerin und der Wortmarke
Nr. 398 57 206 "Kinder Kram" der Beklagten keine markenrechtliche Verwechs-
lungsgefahr besteht.
aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Fra-
ge, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter
Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei
ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gestei-
gerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und
umgekehrt (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600 = WRP
2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865,
866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).
bb) Zwischen "Schokolade" und "Zuckerwaren, Back- und Konditorwa-
ren, nicht-medizinische Kaugummis" besteht Warenähnlichkeit. Davon sind das
Berufungsgericht im ersten Berufungsurteil und der Senat in der ersten Revisi-
onsentscheidung ausgegangen. Mangels anderweitiger Feststellungen liegt
eine durchschnittliche Warenähnlichkeit vor.
cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die farbige Wort-/Bild-
marke Nr. 1180071 nicht über gesteigerte, sondern über durchschnittliche
Kennzeichnungskraft verfügt, weil es sich wegen fehlender originärer Unter-
scheidungskraft um ein von Hause aus schutzunfähiges Zeichen handelt, das
nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen ist.
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem
Wortelement "Kinder" der Klagemarke komme jedenfalls eine schwache origi-
näre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement sei unabhängig von der gra-
phischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarke aufgrund umfänglicher Be-
nutzung im Verkehr durchgesetzt; die Klagemarke verfüge bezogen auf den
Kollisionszeitpunkt 6. Oktober 1998 über gesteigerte Kennzeichnungskraft.
(1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen hat nicht zur
Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kenn-
zeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die
Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen
Schutz versagen darf (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608,
610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Im Verletzungsverfahren hat das Gericht da-
her den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbständig zu bestim-
men. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetra-
gen sind (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP
2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 Tz. 35 - Pralinen-
form). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine Annahme, die
farbige Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin verfüge nur über durchschnittliche
Kennzeichnungskraft, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
(2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Ware "Schokolade" wegen
der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte beschreibenden Bezeichnung
jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Jegliche Un-
terscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine
Beschreibung konkreter Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienst-
leistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es
sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das
vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstan-
den wird (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP
2003, 1429 - Cityservice). Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken be-
schreibt allgemein den möglichen Abnehmerkreis der Produkte, so dass es
nicht darauf ankommt, welche Waren die Klägerin herstellt und vertreibt und ob
diese auch von Erwachsenen verzehrt werden.
(3) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die farbige Wort-/
Bildmarke "Kinder" aufgrund der Benutzungslage zum Kollisionszeitpunkt am
6. Oktober 1998 nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und
eine darüber hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der nur auf-
grund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke der Klägerin nicht eingetre-
ten ist. Es hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder"
der Klagemarke nicht i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen
durchgesetzt habe. Hierzu reiche die bloße Bekanntheit des Produkts und der
Marke nicht aus. Die von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten,
bei denen die Befragten das Wort "Kinder" in der typischen graphischen Gestal-
tung mit verlängertem Vertikalstrich vorgelegt erhielten, ließen nur in geringem
Umfang einen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung des Wortelements
zu. Bei dem von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten, bei dem
das Wort "Kinder" in Maschinenschrift gehalten sei, könnten neben denjenigen
Verkehrskreisen, die die Klägerin als Herstellerin benannt hätten (24,9 %), nur
diejenigen Befragten berücksichtigt werden, die das Wort "Kinder" mehreren
Produkten der Produktfamilie der Klägerin zugeordnet hätten. Hierzu enthalte
das von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten aber keine Angaben. Dage-
gen wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg.
Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle
relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigen-
schaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene
Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der
Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke
und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistun-
gen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend
erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 =
GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999
- C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130
- Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005,
1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067,
1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).
Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regel-
mäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2002, 171,
173 f. - Marlboro-Dach; zum WZG: BGHZ 113, 115, 118 - SL; BGH, Urt. v.
10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta). Eine weiterge-
hende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist aufgrund ihrer
Benutzung bis zum Kollisionszeitpunkt nicht eingetreten. Da der Wortbestand-
teil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Süßwaren glatt be-
schreibt, ist für die Durchsetzung des Wortelements "Kinder" ein deutlich erhöh-
ter Durchsetzungsgrad erforderlich (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; vgl. auch
BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006,
1130 - LOTTO).
(a) Entgegen der Ansicht der Revision ergibt sich aus den demoskopi-
schen Gutachten der Anlagen BB 25, BB 27, BB 29, BB 30 und BB 31 keine
Verkehrsdurchsetzung des isolierten Wortbestandteils "Kinder" und auch keine
gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Die Gutachten BB 29 und
BB 30 betreffen das Zeichen "Kinder" - wenn auch in schwarz/weißer Aufma-
chung - mit der typischen graphischen Gestaltung des Anfangsbuchstabens
und lassen deshalb keinen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung des rei-
nen Wortbestandteils zu.
Nach dem Gutachten BB 31 der GfK-Marktforschung von Oktober 2000
weist das Wort "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei 60,4 % aller Befragten
und 65,8 % der Befragten, die sich öfters oder gelegentlich als Käufer oder In-
teressent mit Schokolade und Schokoladenwaren befassen, auf ein ganz be-
stimmtes Unternehmen hin. Von diesem Ergebnis sind allerdings diejenigen
Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 3 nach dem Namen des Unter-
nehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klä-
gerin zurechneten. Dies sind insgesamt 4,3 % aller Befragten und 4,5 % des
engeren Verkehrskreises. Die Befragten müssen das Unternehmen, das das
Zeichen verwendet, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, zwar nicht
namentlich benennen können. Diejenigen Befragten, die das Zeichen aber ei-
nem anderen, ausdrücklich genannten Unternehmen zurechnen, haben bei der
Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zugunsten eines bestimm-
ten Unternehmens außer Betracht zu bleiben (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002
- C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924
- Philips; BGH, Beschl. v. 8.7.1964 - Ib ZB 7/63, GRUR 1965, 146, 149
- Rippenstreckmetall II; BGHZ 169, 245 Tz. 25 - Goldhase; Fezer, Markenrecht,
3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8
Rdn. 315 und 354; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 328;
v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367,
371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen). Davon ist der Se-
nat auch in der ersten Revisionsentscheidung ausgegangen (BGHZ 156, 112,
121 - Kinder I). Soweit der auf der Grundlage des GfK-Gutachtens von April
1997 angeführte Bekanntheitsgrad der Bezeichnung "Kinder" dort mit 48,5 %
ermittelt worden ist, wird an dieser Berechnung nicht festgehalten, weil dabei
diejenigen Verkehrskreise unberücksichtigt geblieben sind, die das Zeichen
zwar als Hinweis auf ein Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich
bestimmten Unternehmen zuordnen (zu der Berechnung aufgrund der GfK-
Untersuchung von April 1997 nachstehend unter (b)). Danach verbleiben auf
der Grundlage des Gutachtens BB 31 von Oktober 2000 56,1 % aller Befragten
und 61,3 % des engeren Verkehrskreises, die den Wortbestandteil "Kinder" ei-
nem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen
kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kin-
der" ohne graphische Gestaltung nicht aus. Auf die Gutachten BB 25 aus dem
Jahre 1988 und BB 27 aus dem Jahre 1990 kann die Klägerin eine Verkehrs-
durchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht mit Erfolg stützen. Diese lie-
gen in zeitlicher Hinsicht vom Kollisionszeitpunkt weiter entfernt als die Umfrage
von September 2002 und lassen nicht erkennen, in welchem Umfang es zu
Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen gekommen ist.
Den Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz
der Produkte der Klägerin sowie ihren Werbeaufwendungen kommt im Streitfall
ein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung
des Wortbestandteils "Kinder" nicht zu. Diese beziehen sich sämtlich auf die
farbigen Wort-/Bildmarken. Ihnen lässt sich daher - entgegen der Ansicht der
Revision - nicht entnehmen, dass der isolierte Wortbestandteil "Kinder" sich im
Verkehr als Hinweis auf die Herkunft von Schokoladenprodukten aus dem Un-
ternehmen der Klägerin durchgesetzt hat.
(b) Nach der GfK-Untersuchung von April 1997 wies das graphisch ge-
staltete Wort "Kinder" in Schwarz-Weiß-Aufmachung nach Angaben von 63,6 %
der Befragten auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin, das 48,5 % unmittel-
bar oder mittelbar über andere Marken der Klägerin zuordneten. Nimmt man
von den 63,6 % der Befragten, für die das graphisch gestaltete Zeichen auf ein
bestimmtes Unternehmen hinweist, diejenigen 5 % der Befragten aus, die das
Zeichen einem dritten Unternehmen zurechneten, verbleiben 58,6 % aller Be-
fragten, für die das Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, ohne
dass die Befragten es als Hinweis auf ein Konkurrenzunternehmen ansehen.
(c) Da von einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines
Durchsetzungsgrads von 50 % auszugehen ist (BGH, Beschl. v. 1.3.2001
- I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND
SCHOEN; GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO) und aufgrund von Verkehrs-
durchsetzung eingetragene Marken regelmäßig nur über normale Kennzeich-
nungskraft verfügen, reicht in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters
des Wortbestandteils "Kinder" ein Anteil, der 60 % aller Befragten nicht deutlich
übersteigt, auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin durch Umsatz-
und Absatzzahlen, Marktpräsenz und Marktanteil, Werbeaufwendungen und
Verbraucherkontakte dargelegten Benutzung der farbigen Wort-/Bildmarke zur
Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.
dd) Das Berufungsgericht hat zutreffend bei der Prüfung der Ähnlichkeit
der Kollisionszeichen nicht ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" der
Klagemarke abgestellt und eine Zeichenähnlichkeit rechtsfehlerfrei verneint.
(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamt-
eindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das
schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer
komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen
Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH,
Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505
- THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60
Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein
Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine kom-
plexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende
Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten
Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR
2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-
Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses
selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder einge-
tragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsge-
fahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den
angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann,
dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042
Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).
(2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin wird
nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil ver-
fügt für die Produkte "Schokolade" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung
i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeich-
nungskraft kann das Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin
keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v.
6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspiel-
haus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004,
1173 - URLAUB DIREKT).
(3) In der zusammengesetzten jüngeren Marke "Kinder Kram" hat das
Wort "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat
das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht
geltend gemacht. Im Hinblick auf den die Abnehmerkreise ebenfalls beschrei-
benden Charakter des Wortbestandteils "Kinder" für die in Rede stehenden Wa-
ren ist auch bei der jüngeren Marke nicht davon auszugehen, dass dieser
Wortbestandteil die Marke dominiert.
Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und
Bildbestandteilen bestehende graphisch gestaltete farbige Klagemarke und die
aus den Wortelementen "Kinder" und "Kram" zusammengesetzte jüngere
Wortmarke gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von abso-
luter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, aus Rechtsgründen nicht zu bean-
standen.
b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der
farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 und der angegriffenen Marke "Kinder
Kram" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dage-
gen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat
unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der
älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz ge-
funden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998,
387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont).
Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander
gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck
nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zei-
chen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehre-
rer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Be-
zeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inha-
ber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 =
WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 =
WRP 2002, 537 - BANK 24).
bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt ei-
nes Serienzeichens sind besonders strenge Anforderungen an die Wesens-
gleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGHZ
131, 122, 127 - Innovadiclophlont; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelber-
ger, WRP 2006, 316, 321). Daran fehlt es vorliegend.
Der Wortbestandteil "Kinder" ist nicht verkehrsdurchgesetzt und kann die
Klagemarke daher nicht prägen. Demnach kann bei der Prüfung einer Ver-
wechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der
beschreibenden Angabe abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeich-
nung die Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestal-
tung sein (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP
2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).
Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin
weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung
deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen der farbigen
Klagemarke Nr. 1180071 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen
jüngeren Marke, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht
kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.
c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungs-
gericht auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5
MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 1180071 verneint hat.
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses
Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH, Urt. v.
19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-
Pferd). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt auch ein auf den
Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Un-
terlassungsanspruch nicht in Betracht.
2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch
nicht aufgrund der schwarz-weiß gestalteten Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063
"Kinder" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG zu.
a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke
der Klägerin und der zusammengesetzten Wortmarke der Beklagten hat das
Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
ebenfalls wegen Zeichenunähnlichkeit verneint. Das hält der revisionsrechtli-
chen Nachprüfung stand.
aa) Das Wortelement "Kinder" verfügt aus den oben unter II 1 a cc (2)
dargelegten Gründen von Hause aus über keine Kennzeichnungskraft für
Schokolade und Schokoladenwaren und genießt auch keinen Schutz kraft Ver-
kehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.
Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombina-
tion des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die aus
den Wortbestandteilen "Kinder" und "Kram" zusammengesetzte jüngere Marke
gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit, weil die
Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht nur durch den Wortbestandteil "Kinder",
sondern ebenso wie die farbige Wort-/Bildmarke der Klägerin durch die graphi-
sche Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinder Kram" durch
beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemar-
ke, aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich nicht in der angegriffe-
nen Marke der Beklagten. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzun-
fähigen Wortbestandteils "Kinder" mit der angegriffenen Bezeichnung vermag
eine Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen
(BGH, Urt. v. 25.3.2004
- I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Hacker
in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 150).
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der schwarz-weißen
graphisch gestalteten Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kinder
Kram" besteht wegen Zeichenunähnlichkeit nicht.
bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist
zwischen der Klagemarke Nr. 397 21 063 und der Bezeichnung "Kinder Kram"
ebenfalls nicht gegeben.
Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin,
aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der reinen Wortmarke der Beklag-
ten nicht aufgenommen. Der reine Wortbestandteil der Klagemarke genießt
mangels Verkehrsdurchsetzung keinen Schutz. Seine Übereinstimmung mit
dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen Bezeichnung, der als Stamm
einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, kann keine Zeichenähnlich-
keit begründen.
b) Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 Mar-
kenG aufgrund des Schutzes der Klagemarke Nr. 397 21 063 "Kinder" als be-
kannte Marke kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwischen den sich gegenüber-
stehenden Zeichen besteht Zeichenunähnlichkeit.
3. Auf die weiteren Wortmarken Nr. 1 006 192 und 1095019 "Kinder-
schokolade" und "Kinder Überraschung", auf die die Klägerin ihre Ansprüche in
erster Instanz gestützt hatte, ist sie nach dem ersten Revisionsurteil des Senats
nicht mehr zurückgekommen. Das Berufungsgericht hat sie seiner Beurteilung
im angefochtenen Urteil auch nicht mehr zugrunde gelegt, ohne dass die Revi-
sion hiergegen etwas erinnert.
4. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2
und 3, Abs. 5 MarkenG schließlich nicht auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung
nach § 4 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "Kinder" stützen. Eine entsprechende
Wortmarke ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden.
a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der
Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem
sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und
den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehr-
te Rechtsfolge herleitet (vgl. BGHZ 166, 253, 259 - Markenparfümverkäufe,
m.w.N.). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der
Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festge-
legt (BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP
2001, 804 - Telefonkarte).
b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" beste-
henden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Ge-
genstand des Rechtsstreits gemacht. Die Revision hat in der Begründung des
Rechtsmittels auch nicht gerügt, dass das Berufungsgericht eine entsprechende
Marke unberücksichtigt gelassen hätte. In der Revisionsinstanz kann die Kläge-
rin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.
5. Die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Euro-
päischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG ist nicht geboten.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften erlangt eine sehr bekannte beschreibende Bezeichnung - in jenem Fall
eine geographische Angabe - Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MRRL
(= § 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer offenkundig besonders langfristigen und
intensiven Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97,
Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 50 = MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).
Welche Umstände bei dieser Beurteilung als relevant heranzuziehen
sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999,
723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und bereits in der
ersten Revisionsentscheidung angeführt (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Diese
relevanten Umstände haben die mit der Entscheidung befassten Gerichte um-
fassend zu würdigen (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 49 - Chiemsee). Die Feststel-
lung und Bewertung dieser Umstände im Einzelfall ist Aufgabe der nationalen
Gerichte (EuGH, Urt. v. 28.1.1999 - C-303/97, GRUR Int. 1999, 345 Tz. 36
- Kessler Hochgewächs).
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm
v. Ungern-Sternberg
Pokrant
Büscher
Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 01.03.2000 - 84 O 77/99 -
OLG Köln, Entscheidung vom 22.12.2004 - 6 U 51/00 -