BGH Urteil vom 16.09.2003 – X ZR 142/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 142/01

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ: nein

Verkündet am: 16. September 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Verkranzungsverfahren

PatG § 8, ZPO § 138 Abs. 1

a) Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung gelei- stet hat. Die tatrichterliche Bejahung oder Verneinung eines solchen Beitrags erfordert Feststellungen dazu, was nach Haupt- und Unteransprüchen des Patents Gegenstand der geschützten Erfindung ist.

b) Hat das Gericht Beweis zum Zustandekommen der Erfindung erhoben, ist im Zweifel anzunehmen, daß sich die Partei ihr günstige Zeugenaussagen hier- zu als Sachvortrag zu eigen machen will.

BGH, Urteil vom 16. September 2003 - X ZR 142/01 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 16. September 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis

und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts München vom 26. April 2001 im Kosten-

punkt und insoweit aufgehoben, als die Klage auf Einräumung

einer Mitberechtigung an den Streitschutzrechten abgewiesen

worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu anderweiter

Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revi-

sion, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Parteien streiten um die sachliche Berechtigung an der dem am

27. Februar 1996 angemeldeten deutschen Patent 196 07 340 und dem aus der

Patentanmeldung abgezweigten Gebrauchsmuster 296 23 616 zugrundelie-

genden Erfindung, welche ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung

eines schraubenlinienartig gekrümmten Folienschlauches aus thermoplasti-

schem Kunststoffmaterial betrifft, der insbesondere für das Verkranzen von

Kunststoffdärmen bei der Herstellung von Wursthüllen verwendet wird. Die Klä-

gerin begehrt von der als Schutzrechtsinhaberin eingetragenen Beklagten die

Übertragung der Schutzrechte, hilfsweise die Einräumung einer Mitberechti-

gung mit der Begründung, neben dem Oberstudienrat O. L. sei als Miterfin-

der J. R. an der Erfindung beteiligt gewesen.

Ende der 1970er Jahre begann L. damit, sich mit der Konfektionie-

rung von Kunststoffdärmen zu befassen. Seit Anfang der 1980er Jahre war er

für den Fabrikanten S. , der seinerseits derartige Kunststoffdärme herstellte,

als Auftragsproduzent tätig, indem er mit einer von S. zur Verfügung ge-

stellten Maschine Lohnaufträge ausführte. Zu einem zwischen den Parteien

streitigen Zeitpunkt zwischen 1985 und 1989 entstand dabei das erfindungsge-

mäße Verkranzungsverfahren, das von L. zunächst nicht zum Patent ange-

meldet, sondern als geheimes Know-how behandelt wurde.

Im August 1987 wurde auf Initiative L. die B. T. - und

K. GmbH (in folgenden: B. ) gegründet, deren Unterneh-

mensgegenstand die Fertigung verkranzter Wursthüllen aus Kunststoffdärmen

im Lohnbetrieb war und in der ein Prototyp einer erfindungsgemäßen Maschine

in Betrieb genommen werden sollte.

Im Jahr 1989 wurde eine Tochtergesellschaft der Beklagten, die S.

I. AG, V. , (im folgenden: S. ) auf die Aktivitäten L. aufmerksam

und versuchte in der Folgezeit, dessen Know-how zu erwerben. Am 7. Oktober

1989 trafen L. und die S. hierüber eine Vereinbarung. Am 2. Februar

1990 schlossen die Gesellschafter der B. als "Übergeber" und zwei Gesell-

schafter der Beklagten, die Brüder O. und M. P. , als "Übernehmer" ferner

einen notariellen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag, wonach die Übergeber

ihre Geschäftsanteile mit Wirkung vom 31. Oktober 1989 an die Übernehmer

veräußerten.

In § 12 des Vertrages hieß es:

"[L. ] tritt durch seine Unterschrift zugleich auf Seiten des Übergebers

als gesamtschuldnerisch mithaftender Mitschuldner bei für die von die-

sem übernommenen Verpflichtungen und garantiert deren Erfüllung und

Einhaltung, auch soweit der Übergeber diese persönlich nicht erfüllen

kann. Insbesondere ist er, der Initiator und Inspirator der Gesellschaft, an

das Konkurrenzverbot in dem festgelegten Umfang gebunden. [L. ]

versichert weiterhin, daß das in B. vorhandene und noch über ihn

dort anwachsende Know-how unverändert B. und dem Übernehmer

zur Verfügung steht und diesem beläßt und er weder gegenüber B.

noch gegenüber dem Übernehmer Ansprüche, insbesondere auch keine

Urheberrechte, geltend macht. B. und der Übernehmer können frei

darüber verfügen."

Ende 1995 trennten die S. und L. sich. Am 27. Februar 1996 mel-

dete die Beklagte auf der Grundlage des von L. mitgeteilten technischen

Wissens die Streitschutzrechte an.

Am 26. Juni 1998 trat O. L. "sämtliche Miterfinder- und Verwertungs-

rechte an der Erfindung" nach der Offenlegungsschrift 196 07 340 an die Kläge-

rin ab und stimmte der Nachbenennung des am 26. Juni 1994 verstorbenen J.

R. als Miterfinder zu. R. war geschäftsführender Gesellschafter einer T.

E. GmbH gewesen, deren Unternehmensgegenstand u.a. die Planung

und Konzeption von Geräten und Anlagen der Elektrotechnik und des Maschi-

nenbaus war und die seit 1997 als O. GmbH firmierte. Die O. GmbH er-

klärte am 2. Juli 1998 ihrerseits die Abtretung der Miterfinderrechte R. 's an die

Klägerin; im Verlaufe des Rechtsstreits gaben die Kinder R. 's als seine Erben

eine entsprechende Erklärung ab.

Die Klägerin hat behauptet, die Erfindung stamme von L. und R. .

Hinsichtlich der Rechte L. hat sie die Auffassung vertreten, diese Rechte

seien nicht (wirksam) auf die Beklagte übertragen worden.

Die Übertragungsklage ist in beiden Tatsacheninstanzen ohne Erfolg ge-

blieben.

Der Senat hat die Revision der Klägerin nur insoweit angenommen, als

die Klage auf die behaupteten Rechte R. 's an den Streitschutzrechten gestützt

ist.

In diesem Umfang verfolgt die Revision den Klageanspruch auf Einräu-

mung einer hälftigen Mitberechtigung an den Streitschutzrechten weiter.

Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Revision hat im Umfang ihrer Annahme Erfolg und führt in-

soweit zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des

Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne eine sach-

liche Berechtigung an den Streitschutzrechten nicht von L. herleiten. Sie ha-

be von L. keine Rechte an der geschützten Erfindung erwerben können, da

L. zum Zeitpunkt seines Vertrages mit der Klägerin solche Rechte nicht mehr

zugestanden hätten. Diese Beurteilung steht nicht mehr zur Überprüfung, nach-

dem der Senat insoweit die Revision der Klägerin nicht angenommen hat.

II. Dagegen hält es revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand, daß

das Berufungsgericht auch eine von R. abgeleitete Mitberechtigung der Kläge-

rin verneint hat.

Zu der Frage, ob R. seine etwaigen Rechte an der Erfindung nach de-

ren Fertigstellung auf L. übertragen hat, hat das Berufungsgericht ebenso-

wenig Feststellungen getroffen wie dazu, ob diese Rechte, wenn sie bei R.

verblieben sind, nach dessen Tod von der Klägerin erworben worden sind. Für

das Revisionsverfahren ist deshalb zugunsten der Klägerin davon auszugehen,

daß sie, sofern R. Miterfinder gewesen ist, Inhaberin seiner sich hieraus erge-

benden Rechte an der Erfindung geworden ist.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat die Klägerin die behauptete

Miterfinderschaft R. 's nicht bewiesen. Weder dem Sachvortrag der Klägerin

noch den Aussagen der Zeugen L. und J. R. jun. könne mit der erforderli-

chen Sicherheit entnommen werden, ob und gegebenenfalls welche schöpferi-

schen Beiträge R. 's (sen.) in die Erfindung eingeflossen seien.

1. Die Revision rügt, das könne schon deshalb keinen Bestand haben,

weil das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen habe, worin

beim Streitpatent eigentlich das Schwergewicht der erfinderischen Leistung lie-

ge. Der Zeuge S. habe angegeben, daß er bereits Anfang der 1980er Jahre

eine Maschine mit einer beheizten Welle gehabt habe, mit der man 10 m lange

Schlauchstücke zu einem Kranz habe umformen können. Eine solche Maschine

habe er L. zur Verfügung gestellt, der mit Hilfe seiner Schüler die Konfektio-

nierungsarbeit durchgeführt habe. L. sei dann auf die Idee gekommen, daß

man den Schlauch über eine beheizbare Rolle führen müsse. Es deute daher

einiges darauf hin, daß das Schwergewicht der Erfindung darauf beruhe, statt

einer beheizten Welle eine beheizbare Rolle zu verwenden, um die herum ein

Endlosschlauch geführt und aufgrund der Hitzeeinwirkung letztlich dauerhaft

gekrümmt werde. Nach der Aussage des Zeugen L. habe aber R. sen. u.a.

die Lösung dafür gefunden, wie man die Hitze in die Walze bringe. Da es sich

bei dieser beheizbaren Walze offenbar um das Kernstück der patentgemäßen

Erfindung handele, begründe allein die Lösung des Problems, wie man diese

Walze beheizen könne, ohne weiteres einen wesentlichen schöpferischen Bei-

trag zur patentgemäßen Erfindung.

2. Die Rüge ist begründet.

Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung

geleistet hat (Sen.Urt. v. 30.4.1968 - X ZR 67/66, GRUR 1969, 133, 135

- Luftfilter; Urt. v. 17.10.2000

- X ZR 223/98, GRUR 2001, 226, 227

- Rollenantriebseinheit). Hingegen reicht konstruktive Mithilfe bei der Realisie-

rung der Erfindung nicht aus. Der Beitrag des Miterfinders braucht allerdings

nicht selbständig erfinderisch zu sein; es ist nicht erforderlich, daß er für sich

allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt.

Vielmehr begründen nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflußt

haben, also unwesentlich in bezug auf die Lösung sind, sowie solche, die auf

Weisung eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen worden sind, keine

Miterfinderschaft (Sen.Urt. v. 5.6.1966 - Ia ZR 110/64, GRUR 1966, 558, 559 f.

- Spanplatten; Urt. v. 20.6.1978 - X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 585

- Motorkettensäge; Urt. v. 17.1.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18

- Gummielastische Masse).

Das Berufungsgericht hat sich nicht näher mit dem Gegenstand der Er-

findung befaßt. Infolgedessen ist seine Würdigung nicht nachvollziehbar, auf-

grund der Zeugenaussagen sei ihm keine eigene Beurteilung der Frage mög-

lich, ob insoweit schöpferische Beiträge R. 's vorlägen. Es kommt hinzu, daß

das Berufungsgericht mit der Begründung, ein verbessertes Erinnerungsvermö-

gen des Zeugen sei nicht zu erwarten, auch davon abgesehen hat, L. erneut

zu vernehmen. Die Revision bemängelt mit Recht, daß das Berufungsgericht,

wenn es - und so versteht der Senat das Berufungsurteil - die Aussage des

Zeugen für nicht hinreichend detailliert hielt, diesen näher hätte befragen müs-

sen; daß der Zeuge schon bei seiner Erstvernehmung zu weiteren Angaben

nicht in der Lage gewesen wäre, ist dem Vernehmungsprotokoll nicht zu ent-

nehmen.

3. Das Berufungsgericht hat weiterhin ausgeführt, unter Berücksichtigung

der gegenbeweislich gehörten Zeugen S. , K. und S. könne der von der

Klägerin angetretene Beweis "keinesfalls mehr als geführt angesehen werden".

Nach einem Kurzreferat der Aussagen dieser Zeugen resümiert das Berufungs-

gericht, es müsse davon ausgegangen werden, daß die wie auch immer gear-

teten Hilfestellungen R. 's nicht nur den Mitarbeitern der Beklagten, sondern

auch den L. ’schen Mitarbeitern verborgen geblieben seien. Darüber hinaus

könne festgestellt werden, daß sich die Einschätzung des Zeugen L. , die

Erfindung sei 1986 im wesentlichen fertig gewesen, nicht mit der Erinnerung der

genannten Zeugen decke. Unter diesen Umständen ergäben sich "weitere

durchgreifende Zweifel" an den von der Klägerin geltend gemachten Miterfin-

derrechten R. 's.

Dem läßt sich nicht eindeutig entnehmen, ob das Berufungsgericht den

Zeugen L. im Hinblick auf die Aussagen der Zeugen S. , K. und S. für

unglaubwürdig oder seine Aussage zu den Beiträgen R. 's für unglaubhaft hält.

Auch die Revisionserwiderung geht davon aus, daß sich das Berufungsurteil

hierzu nicht abschließend verhält. Die betreffenden Erwägungen des Beru-

fungsgerichts führen daher gleichfalls nicht weiter.

III. Das angefochtene Urteil ist hinsichtlich der Beurteilung der Miterfin-

derschaft R. 's auch nicht deshalb zutreffend, weil die Klägerin eine solche Mi-

terfinderschaft nicht dargetan hätte. Daß der Sachvortrag der Klägerin voll-

kommen unsubstantiiert wäre, wie das Berufungsgericht meint, mag nur hin-

sichtlich des ursprünglichen Klagevorbringens zutreffen. Nachdem das Landge-

richt jedoch Beweis erhoben hatte, mußte das Berufungsgericht davon ausge-

hen, daß sich die Klägerin jedenfalls die ihr günstigen Aussagen der Zeugen

L. und R. jun. zu eigen machen wollte. Damit hat der Klagevortrag die er-

forderliche Substanz. Auf dieser Grundlage erweist sich die Verneinung einer

Miterfinderschaft R. 's auch im Ergebnis nicht als tragfähig.

1. Das stellvertretend für die Streitschutzrechte erörterte Streitpatent be-

zieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines schrau-

benlinienartig gekrümmten Folienschlauches aus thermoplastischem Kunst-

stoffmaterial, bei dem ein aus Kunststoffmaterial bestehender Folienschlauch in

aufgeblasenem Zustand durch eine Krümmungsvorrichtung geführt und dort

einer solchen Wärmebehandlung unterzogen wird, daß der Folienschlauch die

Krümmungsvorrichtung in Form eines schraubenlinienartig gekrümmten Folien-

schlauches verläßt.

In der Streitpatentschrift werden verschiedene bekannte Verfahren erör-

tert und sodann als Aufgabe der Erfindung angegeben, ein Verfahren zur Her-

stellung eines schraubenlinienartig gekrümmten Folienschlauches aus thermo-

plastischem Kunststoffmaterial der eingangs genannten Art bereitzustellen, mit

welchem eine bleibende Krümmung des Folienschlauches verbessert werden

kann. Dem ist zu entnehmen, daß die mit den bekannten Verfahren erzielbare

Krümmung als unzureichend oder als unzureichend stabil und/oder gleichmäßig

erzielbar angesehen wird.

Das Ziel einer hinreichend gleichmäßigen und stabilen Krümmung soll

erfindungsgemäß dadurch erreicht werden, daß der Folienschlauch in der

Krümmungsvorrichtung über den Umfang einer erwärmten rotierenden Scheibe

geführt wird, deren Durchmesser dem für die Wendel des gekrümmten Folien-

schlauches gewünschten Durchmesser angepaßt ist, wobei die Scheibe an der

Umfangsseite mit einer dem Durchmesser des Folienschlauches angepaßten

Umfangsnut versehen ist und der Folienschlauch in der radialen Richtung der

Scheibe an seiner Außenseite erwärmt und anschließend in seinem gekrümm-

ten Zustand abgekühlt wird.

In den Unteransprüchen zum Verfahrensanspruch 1 ist vorgesehen, daß

die Erwärmung des Folienschlauches an der Außenseite durch ein Blasen von

Heißluft bewirkt wird (Anspruch 2) und daß die aus der Krümmungsvorrichtung

abgeführte Wendel in an den Enden verschlossene Stücke einer vorbestimmten

Länge aufgeteilt wird (Anspruch 3)

Der Vorrichtungsanspruch 4 ist die "Übersetzung" des Verfahrensan-

spruchs 1 in eine Vorrichtung. Er bezieht sich demgemäß auf

(1) eine Vorrichtung zur Herstellung eines schraubenlinienartig ge-

krümmten Folienschlauches aus thermoplastischem Kunststoffmate-

rial mit

(a) einer Krümmungsvorrichtung zum Krümmen eines durch die

Krümmungsvorrichtung geführten Folienschlauches,

(b) Zuführmitteln zum Zuführen des Folienschlauches in aufgeblase-

nem Zustand an die Krümmungsvorrichtung und

(c) Abfuhrmitteln zum Abführen des aus der Krümmungsvorrichtung

herauskommenden schraubenlinienartig gekrümmten Folien-

schlauches;

(3) die Krümmungsvorrichtung weist eine drehbare Scheibe auf, die an

der Umfangsseite mit einer Umfangsnut versehen ist, durch die der

zu krümmende Folienschlauch hindurchgeführt werden kann;

(4) es sind Heizmittel vorgesehen, von denen

(a) erste Heizmittel zum Erwärmen der Scheibe dienen,

(b) zweite Heizmittel auf die Scheibe ausgerichtet sind und den über

die Scheibe geführten Folienschlauch außenseitig erwärmen;

(5) es sind Kühlmittel zum Abkühlen des gekrümmten Folienschlauches

vorhanden.

Die Ansprüche 5 und 6 befassen sich näher mit den ersten Heizmitteln

(Merkmal 4 a), die in der Scheibe angeordnete elektrische Heizelemente auf-

weisen sollen (Anspruch 5), die über auf der Scheibe angeordnete Schleifkon-

takte gespeist werden können (Anspruch 6).

Die zweiten Heizmittel (Merkmal 4 b) werden in Anspruch 7 analog An-

spruch 2 näher beschrieben, die Kühlmittel (Merkmal 5) in Anspruch 8.

Schließlich sind in den Ansprüchen 9 und 10 Vorrichtungen beansprucht,

bei denen Temperaturen der Heizmittel (Anspruch 9) und Prozeßgeschwindig-

keiten (Anspruch 10) geregelt werden können.

Nur in der Beschreibung erwähnt und in den Zeichnungen dargestellt

sind Führungsrollen 42 und 44, die dafür sorgen sollen, daß der Folienschlauch

der Krümmung der Scheibe folgt.

2. Nach der vom Berufungsgericht wiedergegebenen Aussage des Zeu-

gen L. hat R. "wesentliche Ideen hinsichtlich der Beheizung der Walze und

mit der Geschwindigkeitsregelung des Einzugs und der profilierten Walze

selbst" gehabt; er habe auch "die Lösung dafür gefunden, wie man die Hitze in

die Walze bring(e)". Aus dieser Aussage, die die Klägerin sich ersichtlich als

Sachvortrag zu eigen gemacht hat, könnte sich ergeben, daß die Ausgestaltung

der Vorrichtung nach den Ansprüchen 5 und 6 sowie gegebenenfalls auch nach

den Ansprüchen 9 und 10 auf R. zurückgeht. Insoweit bestehende Zweifel wird

das Berufungsgericht durch nähere Befragung des Zeugen L. zu beseitigen

versuchen müssen. Es wird sodann, gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe,

zu klären haben, ob es sich hierbei um schöpferische Beiträge zu der ge-

schützten Erfindung handelt. Die (formale) Aufnahme einer besonderen Ausbil-

dung des im Hauptanspruch beschriebenen Gegenstandes in einen Unteran-

spruch sagt für sich noch nichts darüber aus, ob darin auch ein schöpferischer

Beitrag zur Gesamterfindung liegt (Sen.Urt. v. 20.2.1979 - X ZR 63/77, GRUR

1979, 540, 541 - Biedermeiermanschetten; Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98,

GRUR 2001, 226, 227 - Rollenantriebseinheit).

3. Auf die Erwägungen des Berufungsgerichts zu der Bekundung des

Zeugen L. , R. habe auch eine Andrückrolle konstruiert, die den Kunstdarm

in die heiße Walze drücke, kommt es hiernach nicht mehr an. Das Berufungs-

gericht hat hierzu gemeint, insoweit bleibe offen, wer die der technischen Um-

setzung der Konstruktion zugrundeliegende gedankliche (schöpferische) Lei-

stung erbracht habe. Das Berufungsgericht hat hiermit wohl sagen wollen, in

der Konstruktion der Andrückrolle könne nur oder allenfalls dann ein schöpferi-

scher Beitrag zu der Erfindung gesehen werden, wenn R. die Idee gehabt ha-

be, im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens oder der erfindungsgemä-

ßen Vorrichtung eine Andrückrolle zu verwenden. Entgegen der Auffassung der

Revision ist diese Erwägung revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, denn mit

der näheren Ausgestaltung der Andrückrolle befaßt sich das Streitpatent nicht.

Ein Beitrag zu der Erfindung könnte somit allenfalls in dem Vorschlag liegen,

zur Führung des Folienschlauches überhaupt eine solche Rolle einzusetzen.

Die Revision zeigt indessen nicht auf, daß die Klägerin vorgetragen hätte, R.

habe einen solchen Vorschlag gemacht.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Asendorf