BGH Urteil vom 11.04.2006 – X ZR 139/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 139/03

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ:

BGHR:

ja

ja

Verkündet am: 11. April 2006 Weschenfelder Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Schneidbrennerstromdüse

PatG § 8; ZPO § 308 Abs. 1 Satz 1

Der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung stellt gegenüber dem Übertragungsanspruch des Alleinerfinders gegen den Patentinhaber ein Minus dar; er ist in dem Verlangen nach voller Übertragung des Rechts von vornherein mit ent- halten.

BGH, Urteil vom 11. April 2006 - X ZR 139/03 - OLG Frankfurt a.M. LG Frankfurt a.M.

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 11. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter

Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 12. August 2003 verkün-

dete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am

Main aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-

gericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Der Kläger macht einen Übertragungsanspruch an dem der Beklagten

erteilten deutschen Patent 197 37 934 geltend, das am 30. August 1997 ange-

meldet worden ist und eine "Stromdüse für Schweiß- und Schneidbrenner" und

insbesondere deren Herstellung mittels eines Tiefbohrverfahrens betrifft, durch

das die Düse aus stabförmigem Vollmaterial gebohrt wird.

Der Kläger war 1996 und 1997 beratend für die Beklagte tätig und bear-

beitete für diese das Projekt "Substitution von Herstellmaterialien und deren

Lieferanten für Stromdüsen und Spannhülsen". Vor der Patentanmeldung legte

er der Beklagten zwei Berichte vor, in denen er auf Tiefbohrzerspanungs-

methoden hinwies. Bei einer Besprechung kurz vor der Patentanmeldung beim

Patentanwalt der Beklagten erhob er gegen die Nennung des Maschinenbauin-

genieurs S. als Alleinerfinder keine Einwände, teilte jedoch alsbald mit, er

sei der Auffassung, dass die Anwendung des Tiefbohrverfahrens auf seine Tä-

tigkeit zurückzuführen sei. Weiter hat er behauptet, er habe einen Mitarbeiter

der Beklagten schon 1995 auf die Anwendung bestimmter Tiefbohrtechniken

hingewiesen und diesen Vorschlag bei einer Vorsprache im August 1996 wie-

derholt. Die Beklagte hat demgegenüber behauptet, S. habe das kosten-

günstige Bohren des Materials schon früher ins Gespräch gebracht, worauf in

der Schweiz allerdings nicht zufriedenstellend verlaufene Versuche mit diesem

Verfahren durchgeführt worden seien.

Das Landgericht hat die auf Übertragung des deutschen Patents

197 37 934 gerichtete Klage abgewiesen, weil der Kläger den Nachweis nicht

erbracht habe, dass das Patent auf seine erfinderische Leistung zurückzuführen

sei. Im Berufungsverfahren ist der Kläger durch das Gericht darauf hingewiesen

worden, dass eine gemeinschaftliche Erfindung unter seiner Beteiligung vorlie-

gen könne. In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger daraufhin erstmals

auch den vorher nicht angekündigten Hilfsantrag gestellt, die Beklagte zu verur-

teilen, ihm den festzustellenden Miterfinderanteil zu übertragen und in seine

Eintragung als Mitinhaber und Miterfinder in die Patentrolle einzuwilligen. Die

Berufung des Klägers ist - auch mit dem Hilfsantrag - ohne Erfolg geblieben. Mit

seiner vom Senat zugelassenen Revision beantragt der Kläger, unter Aufhe-

bung des Berufungsurteils nach seinen Schlussanträgen in der Berufungsin-

stanz zu erkennen, hilfsweise, die Sache an das Berufungsgericht zurückzu-

verweisen. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils

und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem

auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen

ist.

I. Das Berufungsgericht hat eine Alleinerfinderschaft des Klägers ver-

neint. Dabei könne zugunsten des Klägers unterstellt werden, dass er den

Begriff des Tiefbohrens in die Diskussion eingeführt habe. Dies sei aber nur ein

Teilschritt auf dem Weg zur Problemlösung und setze den Kläger nicht in die

Position des Alleinerfinders. Dahingestellt könne bleiben, ob S. ein Miter-

finderanteil zukomme, weil er als möglichen Beitrag zur Problemlösung das

Bohren mit hohen Geschwindigkeiten gesehen habe, sowie, ob weiteren Betei-

ligten ein Miterfinderanteil zukomme. In dem Hauptantrag sei die Übertragung

eines Miterfinderanteils nicht als Minus enthalten; eine entsprechende Verurtei-

lung sei daher nicht als Minus von Amts wegen zu prüfen gewesen. Zwar könne

der an der Erfindung Beteiligte die Einräumung einer Mitberechtigung verlan-

gen, dieser Anspruch unterscheide sich jedoch hinsichtlich seiner Vorausset-

zungen und Rechtsfolgen von dem des Alleinerfinders. Während der Alleiner-

finder darlegen müsse, dass er alle zur Erfindung führenden Schritte getan ha-

be, die zur Erteilung des Patents geführt hätten, müssten Miterfinder begrün-

den, warum und zu welchem Anteil das Patent auf ihrem schöpferischen Anteil

beruhe. Hinsichtlich der Rechtsfolgen ergebe sich der Unterschied aus der ge-

meinschaftlichen Verbundenheit der Miterfinder.

Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

(Sen.Urt. v.

17.10.2000

- X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 = BGH-Rep. 2001, 86

- Rollenantriebseinheit) ergebe sich nichts anderes, auch wenn dort ausgeführt

werde, dass der Anspruch auf Miterfindervergütung in dem geltend gemachten

Anspruch auf Alleinerfindervergütung enthalten sei. Diese Ansprüche seien auf

Zahlung einer Vergütung gerichtet, und der Vergütungsanspruch des Miterfin-

ders stelle ein Minus gegenüber dem Vergütungsanspruch des Alleinerfinders

dar.

Aus dem Verhalten des Klägers im Verfahren ergebe sich zudem, dass

in dem auf Herausgabe gerichteten Petitum die Übertragung des Miterfinderan-

teils als Minus nicht enthalten sein könne.

Mit dem Hilfsantrag sei die Klage unzulässig, denn in seinem Nachschie-

ben liege eine Klageänderung, der die Beklagte nicht zugestimmt habe und die

nicht sachdienlich sei.

II. Dies hält den Angriffen der Revision des Klägers nicht stand. Das Be-

rufungsgericht hat zu Unrecht verneint, dass das Begehren auf Einräumung

einer Mitberechtigung in dem Begehren auf Übertragung des Patents als Minus

enthalten war.

Nach § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Gericht nicht befugt, der Partei

etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Mit seinem Hauptantrag begehrte

der Kläger, das der Beklagten erteilte deutsche Patent 197 37 934 auf ihn zu

übertragen. Dieser Anspruch steht dem Berechtigten (sowie dessen Rechts-

nachfolger) gegen den Patentinhaber zu, wenn diesem bereits ein Patent erteilt

worden ist (§ 8 Satz 2 PatG) und er nicht der Erfinder ist (insoweit weiterhin zu-

treffend BGHZ 82, 13, 16 - pneumatische Einrichtung, zu § 5 PatG 1961). War

der Kläger aber, was die Vorinstanzen nicht abschließend geklärt haben und

wovon zugunsten des Klägers im Revisionsverfahren auszugehen ist, Miterfin-

der, so kam zu seinen Gunsten materiellrechtlich ein Anspruch auf Einräumung

einer Mitberechtigung in Betracht (BGHZ 73, 337, 342 f. - Biedermeierman-

schetten; vgl. Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl. 1993, § 6 Rdn. 34; Busse/

Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 8 Rdn. 24). Dieser Anspruch stellt ent-

gegen der Auffassung des Berufungsgerichts ein Minus gegenüber dem Über-

tragungsanspruch dar und war von vornherein in diesem enthalten.

Der Senat hat bereits für die Klage auf Zahlung der Erfindervergütung

entschieden, dass der Anspruch auf Miterfindervergütung von dem geltendge-

machten Anspruch auf Vergütung als Alleinerfinder grundsätzlich miterfasst

wird (Sen.Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 = BGH-Rep.

2001, 86 - Rollenantriebseinheit). Im Ergebnis nicht anders verhält es sich mit

dem Übertragungsanspruch im Verhältnis zum Anspruch auf Einräumung einer

Mitberechtigung. Das ist nicht nur - wie die Revision mit gutem Grund annimmt -

eine Frage der Prozessökonomie, sondern folgt auch aus dem Umfang des gel-

tend gemachten Übertragungsanspruchs. Dieser unterscheidet sich in seiner

Zielrichtung allerdings von dem Anspruch, der auf Zahlung einer Erfindervergü-

tung - sei es als Miterfinder oder als Alleinerfinder - gerichtet ist. Jedoch hat der

Senat schon in seiner bisherigen Rechtsprechung zwischen dem Anspruch auf

Übertragung und dem Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung einen

substantiellen Unterschied nicht gesehen; er ist in beiden Fällen vielmehr von

einem jedenfalls gleichartigen Anspruch (sog. "patentrechtliche Vindikation",

krit. zu dieser Konstruktion Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl. (2004), S. 364 ff.) aus-

gegangen. Die Abgrenzung zwischen diesen Ansprüchen hat der Senat letztlich

in Elementen gesehen, die einer wertenden Betrachtung unterliegen (Sen.Urt.

v. 17.01.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 = NJW-RR 1995, 696 - gummi-

elastische Masse I). Schon das spricht deutlich für die Annahme, dass das

Verlangen nach Einräumung einer Mitberechtigung im Verlangen nach voller

Übertragung des Rechts als Minus enthalten ist. Hierfür spricht weiter, dass

sich eine Mitberechtigung schon bei unbefangener Betrachtung als Minus zur

Alleinberechtigung darstellt (vgl. auch Kraßer aaO. S. 363, der insbesondere

darauf hinweist, dass deren Einräumung in der gleichen Weise vorzunehmen ist

wie die Vollübertragung).

Gegen dieses Ergebnis spricht nicht entscheidend, dass in der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs die teilweise Entziehung (Beschränkung)

der Geschäftsführerbefugnis eines Gesellschafters einer Handelsgesellschaft

nicht als Minus zu deren vollständiger Entziehung angesehen worden ist (BGH,

Urt. v. 10.12.2001 - II ZR 139/00, BGH-Rep. 2002, 376 = MDR 2002, 467).

Denn dort geht es anders als bei der Frage der Übertragung oder Einräumung

einer Mitberechtigung um eine Umgestaltung des Gesellschaftsvertrags in an-

derer Weise als beantragt, die dem Gesellschafter nicht gegen seinen Antrag

aufgedrängt werden darf, während im vorliegenden Fall die Begründung eines

Gemeinschaftsverhältnisses nur Folge des Umfangs des Übertragungsan-

spruchs ist und sich die Gestaltung dieses Verhältnisses lediglich als Reflex aus

dem möglicherweise bestehenden Anspruch ergibt.

Darauf, wie sich der Kläger in den Vorinstanzen verhalten hat, kommt es

auf dieser Grundlage nicht an. Zudem hat der Kläger seine Position jedenfalls

vor Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz geändert.

Auch die weitere Frage, ob das Berufungsgericht eine in dem Hilfsantrag lie-

gende Klageänderung mangels Sachdienlichkeit zurückweisen durfte, stellt sich

nicht, weil der Antrag auf Einräumung einer Mitberechtigung bereits als Minus

im Hauptantrag enthalten war.

III. Da das Berufungsgericht die erfinderrechtliche Stellung des Klägers

nicht abschließend geprüft hat und die bisher getroffenen Feststellungen für

ihre Beantwortung keine ausreichende Grundlagen bilden, ist dem Senat eine

Entscheidung in der Sache verwehrt. Das Berufungsgericht wird Gelegenheit

haben, sich mit dem wechselseitigen Vorbringen der Parteien, der Kläger sei

Alleinerfinder oder aber nicht einmal Miterfinder, weil er keinen schöpferischen

Beitrag zu der Erfindung geleistet habe (Sen.Urt. v. 16.9.2003 - X ZR 142/01,

GRUR 2004, 50 - Verkranzungsverfahren), erneut auseinanderzusetzen. Dabei

wird es insbesondere darauf ankommen können, wer den Gedanken des Tief-

bohrens beigetragen hat. Weiter wird sich das Berufungsgericht mit dem Vor-

trag der Beklagten in der mündlichen Verhandlung über die Revision auseinan-

derzusetzen haben, dass der Kläger zur Übertragung der Erfindung auf die Be-

klagte verpflichtet sei oder diese bereits auf die Beklagte übertragen habe. Da-

bei wird es allerdings zu beachten haben, dass ein (Mit-)Erfinder sein Recht in

der Regel nicht ohne angemessenen Ausgleich hergeben wird und dass es

deshalb darauf ankommen könnte, ob ihm für eine solche Übertragung eine

angemessene Gegenleistung in Geld gezahlt werden sollte (vgl. Sen.Urt. v.

21.12.2005 - X ZR 165/04, Mitt. 2006, 169, 170 f. - Zylinderrohr m.w.N.).

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Frankfurt, Entscheidung vom 07.03.2001 - 2/6 O 715/00 -

OLG Frankfurt, Entscheidung vom 12.08.2003 - 6 U 80/01 -