BGH Urteil vom 17.10.2000 – X ZR 223/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 223/98

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Verkündet am: 17. Oktober 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Rollenantriebseinheit

PatG 1981 § 6 Satz 2; ZPO § 308

a) Miterfinder bilden eine Gemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB, wenn sie ihr

Innenverhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben; jeder

Miterfinder kann über seinen Anteil an der Erfindung frei verfügen.

b) Begehrt ein Erfinder für eine während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer

einer GmbH und in deren Unternehmensbereich zustande gekommene Er-

findung von dieser eine Vergütung als angeblicher Alleinerfinder, so darf

das Gericht die Klage nicht deshalb abweisen, weil der Kläger nicht Allei-

nerfinder, sondern Miterfinder ist; der Anspruch auf Zahlung einer Vergü-

tung als Alleinerfinder umfaßt grundsätzlich auch den Anspruch auf eine

Vergütung als Miterfinder.

BGH, Urt. v. 17. Oktober 2000 - X ZR 223/98 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 17. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und

die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts München vom 24. September 1998 im Kosten-

punkt und insoweit aufgehoben, als es die Klagen auf Feststellung

und auf Zahlung einer Erfindervergütung abgewiesen hat.

In diesem Umfang wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhand-

lung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfah-

rens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Vor-

richtungen, die für die Ausstattung von Flugzeugen verwendet werden. Der

Kläger war von 1988 bis 1994 Geschäftsführer der Beklagten.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents

0 391 175 (Klagepatents), das die Priorität des deutschen Patents 39 11 214

vom 6. April 1989 in Anspruch nimmt. Das Klagepatent ist am 23. März 1990

angemeldet und der Hinweis auf die Patenterteilung am 8. Juni 1994 bekannt

gemacht worden. Als Erfinder ist der Kläger eingetragen. Die Erfindung wurde

im Rahmen von Entwicklungsarbeiten bei der Beklagten gemacht.

Das Klagepatent betrifft eine Rollenantriebseinheit. Wegen des Wort-

lauts der Patentansprüche wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.

Die von der Beklagten hergestellten und unter den Bezeichnungen 2955

P. und 2944 P. vertriebenen Rollenantriebseinheiten sind mit dem in Pa-

tentanspruch 1 beschriebenen Schleppkeil ausgestattet.

In einer in Englisch abgefaßten Vereinbarung ("Assignment") vom

28. März 1990 übertrug der Kläger der Beklagten alle Rechte an bestimmten

- nicht näher beschriebenen - Erfindungen und Verbesserungen an einer

- ebenfalls nicht näher beschriebenen - Rollenantriebseinheit. Darin bestätigte

der Kläger, er habe als Gegenleistung jeweils 1 US-$ und "other good and va-

luable considerations" erhalten.

Der Kläger verlangt von der Beklagten Vergütung der im Klagepatent

geschützten Erfindung. Zur Begründung hat er ausgeführt, daß er Alleinerfin-

der der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten sogenannten Schleppkeil-

lösung sei. Dem hat die Beklagte entgegengehalten, daß die Unteransprü-

che 2, 4 bis 7, 9 und 10 des Klagepatents von einem ihrer früheren Mitarbeiter,

dem Zeugen J., stammten, so daß der Kläger allenfalls Miterfinder sein

könne. Vor dem Landgericht hat der Kläger die Beklagte auf Auskunftsertei-

lung, Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung für die Zeit, für die noch keine

Auskunft erteilt worden sei, ansonsten Zahlung von Erfindervergütung und Ab-

gabe der eidesstattlichen Versicherung hinsichtlich bereits erteilter Auskünfte

betreffend das Klagepatent sowie weiterer Schutzrechte in Anspruch genom-

men.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit seiner Berufung hat der

Kläger sein Begehren auf die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen

Rollenantriebseinheiten der Typen 2944 und 2955, die Ansprüche des Klage-

patents verwirklichen, beschränkt und insoweit weiterhin Auskunftserteilung,

Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung bzw. Zahlung von Erfindervergü-

tung sowie Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verlangt. Das Berufungs-

gericht hat dem auf Auskunft gerichteten Antrag stattgegeben, die Klage im

übrigen aber abgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger nur noch seine

auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung bzw. Zahlung von Erfinderver-

gütung gerichteten Anträge weiter.

Die Revision des Klägers hat Erfolg. Sie führt zur Teilaufhebung des

Urteils im Umfang der Anfechtung und zur Zurückverweisung der Sache in die-

sem Umfang an das Berufungsgericht.

Das Berufungsgericht hat einen Anspruch des Klägers auf Erfinderver-

gütung verneint. Es hat den Kläger nicht als Alleinerfinder der im Klagepatent

geschützten Erfindung angesehen, weil der Zeuge J. Miterfinder ge-

wesen sei und deshalb der Kläger nicht die volle Erfindervergütung, wie mit

Feststellungs- und Zahlungsanträgen beansprucht, verlangen könne.

1. Die Revision nimmt die Feststellung des Berufungsgerichts hin, der

Kläger sei nicht Alleinerfinder, sondern Miterfinder. Durchgreifende rechtliche

Bedenken sind insoweit nicht ersichtlich.

a) § 6 Satz 2 PatG (1981) knüpft an den Tatbestand, daß mehrere ge-

meinsam eine Erfindung gemacht haben, die Rechtsfolge, daß ihnen das Recht

auf das Patent gemeinschaftlich zusteht. Das Patentgesetz enthält jedoch kei-

ne Regelung der Voraussetzungen der Miterfinderschaft. Nach der höchstrich-

terlichen Rechtsprechung ist derjenige Miterfinder, der einen schöpferischen

Beitrag zu der gemeinschaftlichen Erfindung geleistet hat (RG GRUR 1938,

256, 262; RG GRUR 1940, 339, 341; RG GRUR 1944, 80, 81; Sen.Urt. v.

30.04.1968 - X ZR 67/66, GRUR 1969, 133, 135 - Luftfilter). Hingegen reicht

konstruktive Mithilfe an der Erfindung nicht aus. Der Beitrag des Miterfinders

braucht allerdings nicht selbständig erfinderisch zu sein; es ist nicht erforder-

lich, daß er für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen

Erfindung erfüllt. Vielmehr kommt es darauf an, ob der Einzelbeitrag die erfin-

derische Gesamtleistung mitbeeinflußt hat, also nicht unwesentlich in bezug

auf die Lösung ist (BGH, Urt. v. 05.06.1966 - Ia ZR 110/64, GRUR 1966, 558,

559 - Spanplatten; Sen.Urt. v. 20.06.1978 - X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 585

- Motorkettensäge; Sen.Urt. v. 17.01.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18

- Gummielastische Masse).

b) Entsprechend diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht ange-

nommen, der Kläger und der Zeuge J. seien Miterfinder. Dabei hat es

zutreffend auf das Klagepatent als Ganzes und nicht auf dessen einzelne Pa-

tentansprüche abgestellt. Denn die Erfindung ist im Umfang des Klagepatents,

bestimmt durch den Inhalt der Patentansprüche, unter Schutz gestellt worden

(Art. 69 Satz 1 EPÜ). Nicht zu beanstanden ist weiter die Auffassung des Be-

rufungsgerichts, die Miterfinderschaft des Zeugen J. könne nicht des-

halb verneint werden, weil in seinem Beitrag nicht der "springende Punkt" des

Patents, die Schleppkeillösung, liege. Zwar kann allein die Feststellung, der

Zeuge J. habe als Diplomingenieur bei der Beklagten und als Mitglied

im damaligen Entwicklungsteam die Lösungen gefunden, die in den Unteran-

sprüchen 2 bis 7, 9 und 10 niedergelegt seien, die Annahme einer Miterfinder-

schaft des Zeugen nicht begründen. Denn die (formale) Aufnahme einer be-

sonderen Ausbildung des im Hauptanspruch beschriebenen Gegenstandes in

einen Unteranspruch sagt nichts darüber aus, ob darin auch ein schöpferischer

Beitrag zur Gesamterfindung liegt (Sen.Urt. v. 20.02.1979 - X ZR 63/77, GRUR

1979, 540, 541 - Biedermeiermanschetten). Auch die weitere Begründung des

Berufungsgerichts, der Zeuge sei an der Entwicklung der Gesamtlösung nicht

nur in untergeordneter und unwesentlicher Weise beteiligt gewesen, wie seine

qualitativen Beiträge in Form der Unteransprüche ergäben, die wesentlich in

die Gesamtlösung eingeflossen seien, ist wenig aussagekräftig. Jedoch könnte

- wovon das Berufungsgericht ohne Feststellungen anscheinend ausgeht - ein

schöpferischer Beitrag des Zeugen in der in Unteranspruch 7 beschriebenen

sogenannten Federlösung liegen. Dies stellt auch die Revision nicht in Abrede.

Dafür spricht der Umstand, daß die Federlösung auf das deutsche Patent

39 11 214 zurückgeht, deren Priorität das Klagepatent für sich in Anspruch

nimmt, und daß die von dem Zeugen J. im Streit um eine Arbeitneh-

mervergütung angerufene Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Marken-

amtes die Federlösung als einen die Höhe des Lizenzsatzes beeinflussenden

Gesichtspunkt gesehen hat.

Letztlich kommt es hierauf im vorliegenden Revisionsverfahren nicht an,

weil das angefochtene Urteil aus anderen Gründen keinen Bestand haben

kann.

2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft nicht geprüft, ob der Kläger

der Beklagten statt des Rechts an der Erfindung als Alleinerfinder einen Anteil

als Miterfinder an der Erfindergemeinschaft übertragen hat und aus diesem

Grund die geltend gemachte Erfindervergütung ganz oder teilweise beanspru-

chen kann.

a) Eine Erfindergemeinschaft kann als Bruchteilsgemeinschaft nach

§§ 741 ff. BGB oder als Gesamthandsgemeinschaft (Gesellschaft bürgerlichen

Rechts) gemäß §§ 705 ff. BGB bestehen. Haben die Beteiligten keine beson-

dere Vereinbarung getroffen, stehen die Beteiligten aufgrund der bloßen Tat-

sache der gemeinsamen erfinderischen Tätigkeit in einem Gemeinschaftsver-

hältnis nach §§ 741 ff. BGB (Benkard/Bruchhausen, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 6

PatG, Rdn. 34, m.w.N.). Besteht eine Gemeinschaft, kann zwar über das Patent

als Ganzes nur gemeinschaftlich verfügt werden. Die Teilhaber sind jedoch in

der Lage, über ihren Anteil an der Erfindung frei zu disponieren (§ 747 Satz 1

BGB; Sen.Urt. v. 20.02.1979

- X ZR 63/77, GRUR 1979, 540, 541

- Biedermeiermanschetten; MünchKomm/K. Schmidt, BGB, 3. Aufl., § 741 BGB,

Rdn. 55, § 747 BGB, Rdn. 2; Storch, Festschrift für Preu, 1988, S. 39, 43).

Überträgt der Geschäftsführer seinen Anteil an einer während seiner Tätigkeit

für die Gesellschaft und im Zusammenhang mit dieser zustande gekommenen

Erfindung auf die Gesellschaft, kann er dafür eine Vergütung nach § 612 BGB

verlangen, vorausgesetzt die Beteiligten haben in einem Dienstvertrag oder in

einer anderen Vereinbarung keine davon abweichende Regelung getroffen

(vgl. Sen.Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, GRUR 1990, 193 f. - Auto-Kindersitz;

Sen.Urt. v. 11.04.2000

- X ZR 185/97, GRUR 2000, 788

- Gleich-

stromsteuerschaltung).

b) Das Berufungsgericht hat diese Anspruchsgrundlage nicht in Erwä-

gung gezogen. Dazu wäre es aber aufgrund des sich aus dem Berufungsurteil

ergebenden Vorbringens des Klägers und seiner eigenen tatsächlichen Fest-

stellungen verpflichtet gewesen. Der Kläger hat vorgetragen, Alleinerfinder der

Schleppkeillösung des Streitpatents gewesen zu sein. Entsprechend stellt das

Berufungsgericht in seinen Entscheidungsgründen fest, daß der Kläger zumin-

dest "zu einem kleinen Anteil Miterfinder bezüglich der Schleppkeillösung" sei.

Damit stand die Frage im Raum, ob der Kläger, wenn er schon nicht Alleiner-

finder der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung gewesen ist, doch

zumindest - neben dem Zeugen J. - als Miterfinder anzusehen ist, als

solcher seinen Anteil an einer Erfindergemeinschaft mit der Vereinbarung

("Assignment") vom 28. März 1990 auf die Beklagte übertragen hat und dafür

Vergütung verlangen kann.

Das Berufungsgericht durfte diese Anspruchsgrundlage nicht überge-

hen, sondern hatte - auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien - auch

darüber zu entscheiden.

Würde nämlich das Berufungsurteil in den mit der Revision angegriffe-

nen Teilen in Rechtskraft erwachsen, könnte der Kläger die Beklagte nicht er-

neut auf Vergütung wegen Übertragung eines Anteils an der Erfindergemein-

schaft in Anspruch nehmen, weil darüber bereits im Berufungsurteil entschie-

den worden ist. Denn vor dem Berufungsgericht war der entsprechende Le-

benssachverhalt bereits vorgetragen, so daß die sich daraus ergebenden Ver-

gütungsansprüche von der Rechtskraftwirkung des Berufungsurteils erfaßt

werden (vgl. BGH, Urt .v. 13.12.1989 - IVb ZR 18/87, NJW 1990, 1795, 1796).

Aufgrund des Vorbringens der Parteien war nicht nur streitig, ob der

Kläger als Alleinerfinder für die Übertragung seines Rechts an der Erfindung

Vergütung von der Beklagten verlangen kann, sondern auch, ob er einen An-

spruch wenigstens als Miterfinder für die Übertragung seines Anteils an einer

Miterfindergemeinschaft mit dem Zeugen J. gehabt hat. Im Zusammenhang

mit der Behandlung des Auskunftsanspruchs hat das Berufungsgericht dies

ebenso gesehen.

3. Die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts geben keine

hinreichende Grundlage, über den Anspruch in der Revisionsinstanz abschlie-

ßend zu entscheiden (§ 563 ZPO).

Der Anspruch des Miterfinders an der Erfindergemeinschaft richtet sich

dem Grunde und der Höhe nach dem Beitrag, den ein Beteiligter zu der Erfin-

dung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zu-

einander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen sind. Dies kann

nur erschöpfend beurteilt werden, wenn zunächst der Gegenstand der im Pa-

tent unter Schutz gestellten Erfindung ermittelt, sodann die Einzelbeiträge

(Einzelleistungen) der Beteiligten am Zustandekommen dieser Erfindung fest-

gestellt und zur erfinderischen Gesamtleistung abgewogen werden (Sen.Urt. v.

20.02.1979 - X ZR 63/77, GRUR 1979, 540, 541 - Biedermeiermanschetten).

Sind die Beiträge der Miterfinder deutlich voneinander zu trennen, können bei

der Bemessung des Miterfinderanteils auch technische und/oder wirtschaftliche

Gesichtspunkte wie besondere Vorteilhaftigkeit der Konstruktion, Bevorzugung

der einen oder anderen Konstruktion bei der Umsetzung in die Praxis, unter-

schiedliche Wertschätzung am Markt Berücksichtigung

finden

(Barten-

bach/Volz, ArbErfG, 3. Aufl., § 12 ArbErfG, Rdn. 32, m.w.N.; vgl. auch Benkard/

Bruchhausen, aaO, § 6 PatG, Rdn. 35; Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften,

1962, S. 62 ff., 66 ff.). Der Kläger hat insoweit vorgetragen, daß die Funktion

der Feder und die des Schleppkeils keinen Bezug zueinander aufwiesen und

die Feder in der Praxis nicht verwendet worden sei, hingegen der Schleppkeil

die Beklagte in die Lage versetzt habe, mit der Rollenantriebseinheit ihre ho-

hen Umsatzerlöse zu erzielen. Hierzu hat das Berufungsgericht keine Fest-

stellungen getroffen. Es wird diese nachzuholen haben.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen Keukenschrijver