BGH Urteil vom 13.01.2004 – X ZR 124/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 124/02

Verkündet am: 13. Januar 2004 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche

Verhandlung vom 13. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Mühlens und den

Richter Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 7. März 2002 verkün-

dete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent-

gerichts aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und

Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das

Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. April 1988 angemeldeten und

unter anderem mit Wirkung

für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 0 291 194 (Streitpatents), das

"Immunoassays and devices therefor" betrifft und 23 Patentansprüche umfaßt.

Für das Streitpatent wurden die Prioritäten der britischen Patentanmeldungen

8 709 873 vom 27. April 1987 und 8 725 457 vom 30. Oktober 1987 in

Anspruch genommen.

Gegen die Erteilung des Streitpatents erhob die Klägerin Einspruch beim

Europäischen Patentamt. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 verwies

mit Entscheidung vom 27. Januar 2000 (T 0681/98) die Sache an die erste

Instanz mit der Auflage, "das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen

Verhandlung vorgelegten Hauptantrags" der Patentinhaberin sowie einer daran

anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten. Die Einspruchsabteilung

entschied entsprechend mit Zwischenentscheidung vom 24. April 2001

(Pat600/29L-95-E). Die hiergegen erhobenen Beschwerden der Klägerin und

anderer Einsprechenden wies die Beschwerdekammer mit Entscheidung vom

4. Juli 2002 (T 094/01) zurück.

Während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens hat die Klägerin

Nichtigkeitsklage erhoben und geltend gemacht, der Gegenstand des

Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er unter den Gesichtspunkten der

Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit der technischen Lehre nicht ausreichend

offenbart sei. Die Nichtigkeitsklage sei

trotz des noch anhängigen

Einspruchsbeschwerdeverfahrens zulässig. Der Gegenstand des Streitpatents

könne wegen der ersten unanfechtbar gewordenen Entscheidung der

Beschwerdekammer nicht mehr verändert werden. Das noch anhängige

Verfahren betreffe die Beschreibung, die lediglich der Interpretation und

Auslegung diene, soweit hierfür überhaupt Bedarf bestehe. Da sie, die

Klägerin,

den mangelnden Rechtsbestand

des Streitpatents

im

Verletzungsverfahren nicht geltend machen könne, sei sie

in

ihren

Verteidigungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt, wenn die Zulässigkeit der

Nichtigkeitsklage von der Erledigung des Einspruchsverfahrens abhänge. Um

die Ungleichbehandlung von Verletzungsbeklagten in der Bundesrepublik

Deutschland gegenüber den Verletzungsbeklagen in anderen Vertragsstaaten

des Europäischen Patentübereinkommens aufzuheben, denen die Möglichkeit

offen stehe, sich im Verletzungsverfahren mit dem Einwand der Nichtigkeit des

Streitpatents zu verteidigen, müsse § 81 Abs. 2 PatG dahin ausgelegt werden,

daß die Nichtigkeitsklage zulässig sei, wenn die Fassung der Patentansprüche

nicht mehr angegriffen werden könne.

Die Klägerin hat beantragt,

das europäische Patent 0 291 194 mit Wirkung

für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu

erklären.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten.

Das Bundespatentgericht hat die Klage als unzulässig abgewiesen.

Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Die Beklagte bittet

um Zurückweisung des gegnerischen Rechtsmittels.

1. Die Berufung ist zulässig. Zwar enthalten der Schriftsatz vom 13. Mai

2002, mit dem die Klägerin Berufung gegen das Urteil des

Bundespatentgerichts eingelegt hat, sowie der Schriftsatz vom 11. Juni 2002,

mit dem sie ihr Rechtsmittel begründet hat, keine förmlichen Anträge. Die

Klägerin hat damit weder

in der Berufungsschrift noch

in der

Berufungsbegründung

(§ 111 Abs. 3 Nr. 1 PatG) den gesetzlichen

Anforderungen genügende Berufungsanträge formuliert; vielmehr hat sie erst

nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist auf Hinweis der Beklagten mit

Schriftsatz vom 26. November 2002 Berufungsanträge eingereicht. Gleichwohl

ist die Berufung zulässig.

Der Senat hat in seiner Entschließung vom 8. Januar 1991 (GRUR

1991, 448), die vor Inkrafttreten der Neuregelung des § 111 PatG durch das

2. PatÄndG am 1. November 1998 ergangen ist, unter ausdrücklicher Aufgabe

seiner bisherigen Rechtsprechung (Sen.Urt. v. 19.10.1954 - I ZR 29/53, GRUR

1955, 283, 284 f. - Elektronenerzeugung; Urt. v. 30.9.1959 - I ZR 59/57, GRUR

1960, 27 - Verbindungsklemme) ausgeführt, daß die Berufungsschrift im

Patentnichtigkeitsverfahren die Berufungsanträge enthalten muß (§ 111 PatG

a.F.). Dazu bedürfe es allerdings nicht eines förmlichen Antrages. Vielmehr sei

es erforderlich, aber auch ausreichend, wenn die innerhalb der Berufungsfrist

eingereichten Schriftsätze des Berufungsklägers ihrem gesamten Inhalt nach

eindeutig ergäben,

in welchem Umfang und mit welchem Ziel das

erstinstanzliche Urteil angefochten werden solle. Diese Grundsätze gelten auch

nach der Neuregelung des § 111 Abs. 3 Nr. 1 PatG entsprechend, wonach

nunmehr die Berufungsbegründung nur "die Erklärung" enthalten muß,

"inwieweit das Urteil angefochten wird und welche Abänderungen des Urteils

beantragt werden

(Berufungsanträge)". Das entspricht der ständigen

höchstrichterlichen Rechtsprechung für Berufungsverfahren nach der ZPO, die

in § 519 Abs. 3 Nr. 1 ZPO a.F. eine wortgleiche Regelung vorsah (BGH Urt. v.

4.6.1986 - IVb ZR 51/85, FamRZ 1987, 58, 59; Urt. v. 6.5.1987 - IVb ZR 52/86,

NJW 1987, 3264, 3265 m.w.N.).

Diesen Anforderungen genügt die Berufungsbegründung, die mit

hinreichender Eindeutigkeit die Abänderung der angefochtenen Entscheidung

und die Weiterverfolgung des bisherigen Sachbegehrens als Ziel des

Rechtsmittels erkennen läßt. Die Berufungsklägerin hat im einzelnen Gründe

vorgetragen, die ihre Auffassung stützen sollen, die Nichtigkeitsklage sei von

Anfang an zulässig gewesen, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht

hinreichend offenbart und das Streitpatent daher für nichtig zu erklären.

2. Es kann dahinstehen, ob die Nichtigkeitsklage in dem Verfahren vor

dem Bundespatentgericht zulässig war. Sie ist jetzt jedenfalls zulässig, so daß

nunmehr in der Sache zu entscheiden ist. Da das Bundespatentgericht noch

keine Gelegenheit hatte, über die von der Klägerin geltend gemachten

Nichtigkeitsgründe zu entscheiden, ist unter Aufhebung des angefochtenen

Urteils und des Verfahrens die Sache zur anderweiten Verhandlung und

Entscheidung, auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das

Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§§ 99 PatG, 538 Abs. 2 Nr. 3 ZPO

n.F. analog; Sen.Urt. v. 13.1.2004 - X ZR 212/02, zur Veröffentlichung be-

stimmt).

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Meier-Beck