BGH Urteil vom 13.01.2004 – X ZR 212/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 212/02

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja

ja nein

Verkündet am: 13. Januar 2004 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

ZPO § 227 Abs. 1, PatG § 99 Abs. 1

§ 227 Abs. 1 ZPO ist im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anzuwenden.

ZPO § 538 Abs. 2 Nr. 1, PatG §§ 110 ff.

Leidet das Verfahren vor dem Bundespatentgericht an einem Mangel, kann die Pa- tentnichtigkeitssache ohne Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zurückverwiesen werden.

BGH, Urt. v. 13. Januar 2004 - X ZR 212/02 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 13. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter

Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin werden das am 4. Juni 2002 verkün-

dete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-

richts und das Verfahren vor dem Bundespatentgericht aufgeho-

ben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Bundespatentge-

richt zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung

für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 542 144

(Streitpatents), das auf einer Anmeldung vom 6. November 1992 beruht, mit

der die Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 12. November 1991 in

Anspruch genommen worden ist. Das in der Verfahrenssprache Deutsch am

21. Mai 1997 veröffentlichte Streitpatent umfaßt elf Patentansprüche, von de-

nen die Patentansprüche 1 und 4 in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut

haben:

"1. Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes (85) mit einem Kon-

taktelement (88) od. dgl. durch Verformen von Klemmorganen

(90, 90a) des Kontaktelementes (88) mittels Druckelementen

eines auswechselbar in einer Presse angeordneten Crimp-

werkzeugs (84), bei der eine um die Achse (A) eines in Druck-

richtung weisenden Arretierbolzens (16) od. dgl. Halteorganes

drehbar und druckorganseitig vorgesehene Verstellscheibe

(13) des Crimpwerkzeuges (84) einer klemmorganseitigen

weiteren Verstellscheibe (14) des Crimpwerkzeuges (84) ko-

axial drehbar zugeordnet ist, wobei beide Verstellscheiben je-

weils mit zumindest einer in Druckrichtung (x) spiralartig an-

steigenden Ringfläche (65, 68, 108) versehen sind,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die erste druckor-

ganseitige Verstellscheibe (13) zur Bestimmung der Preßtiefe

mit Auflagepunkten (97d, 98d) einer Druckplatte (15) zusam-

menwirkt und die weitere Verstellscheibe (14) sich zum Ver-

stellen eines Isolations-Crimpers (76) an der ersten Verstell-

scheibe (13) abstützt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Druckplatte

(15) in eine zentrische Ausnehmung der weiteren Verstell-

scheibe (14) einsetzbar dimensioniert ist und an ihrer Oberflä-

che (96) mit zwei teilkreisförmigen, um 180° versetzten Druck-

flächen (97d, 98d) ansteigender Oberfläche als Auflagepunkte

für die darüberliegende, druckorganseitige Verstellscheibe (13)

versehen ist."

Wegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche in der erteilten

Fassung wird auf die europäische Patentschrift 0 542 144 B 1 verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, der Gegen-

stand des Streitpatents in der erteilten Fassung sei gegenüber dem entgegen-

gehaltenen Stand der Technik nicht patentfähig. Die Beklagte hat der Nichtig-

keitsklage widersprochen und zunächst beantragt, diese abzuweisen. Im Ver-

lauf der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Be-

klagte sodann das Streitpatent nur noch in einer geänderten Fassung vertei-

digt. Hiernach dienen aus der Beschreibung des Streitpatents entnommene

sowie ein Teil der ursprünglich erst mit Patentanspruch 4 beanspruchten

Merkmale als zusätzliche Kennzeichnung des mit dem Patentanspruch 1 bean-

spruchten Gegenstands.

Die Klägerin hat auf die geänderte Fassung mit der Erklärung reagiert,

sie halte diese Fassung für unzulässig, weil der neue Patentanspruch 1 eine

vollständige Lösung nicht offenbare. Im übrigen hat die Klägerin Vertagung

beantragt, weil im Hinblick auf den neuen Patentanspruch 1 eine weitere Re-

cherche zur Frage der Neuheit und der Erfindungshöhe erforderlich sei.

Das Bundespatentgericht hat dem zuletzt gestellten Antrag der Beklag-

ten folgend unter Abweisung der Nichtigkeitsklage im übrigen das Streitpatent

mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch

teilweise für nichtig erklärt, daß Patentansprüche 1 und 4 folgende Fassung

erhalten (im folgenden sind bei Patentanspruch 1 aus der Beschreibung ent-

nommene Merkmale kursiv, aus dem ursprünglichen Patentanspruch 4 ent-

nommene Merkmale zusätzlich unterstrichen wiedergegeben):

"1. Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes (85) mit einem Kon-

taktelement (88) od. dgl. durch Verformen von Klemmorganen

(90, 90a) des Kontaktelementes (88) mittels Druckelementen

eines auswechselbar in einer Presse angeordneten Crimp-

werkzeugs (84), bei der eine um die Achse (A) eines in Druck-

richtung weisenden Arretierbolzens (16) od. dgl. Halteorganes

drehbar und druckorganseitig vorgesehene Verstellscheibe

(13) des Crimp-Werkzeuges (84) einer klemmorganseitigen

weiteren Verstellscheibe (14) des Crimpwerkzeuges (84) ko-

axial drehbar zugeordnet ist, wobei beide Verstellscheiben je-

weils mit zumindest einer in Druckrichtung (x) spiralartig an-

steigenden Ringfläche (65, 68, 108) versehen sind,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die erste druckor-

ganseitige Verstellscheibe (13) zur Bestimmung der Preßtiefe

mit Auflagepunkten (97d, 98d) einer Druckplatte (15) zusam-

menwirkt und die weitere Verstellscheibe (14) sich zum Ver-

stellen eines Isolations-Crimpers (76) an der ersten Verstell-

scheibe (13) abstützt, daß sich zwei Ringflächen (65, 68) der

ersten druckorganseitigen Verstellscheibe (13) in Umfangs-

richtung über etwa 360° erstrecken, gegeneinander um 180°

versetzt und in radialer Richtung aufeinanderfolgend angeord-

net sind, und daß die Druckplatte (15) an ihrer Oberfläche (96)

mit zwei teilkreisförmigen, um 180° versetzten Druckflächen

(97d, 98d) ansteigender Oberfläche als Auflagepunkte für die

druckorganseitige Verstellscheibe (13) versehen ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Druckplatte

(15) in eine zentrische Ausnehmung der weiteren Verstell-

scheibe (14) einsetzbar dimensioniert ist."

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. Die Klägerin

beantragt hauptsächlich,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Sache an das Bun-

despatentgericht zurückzuverweisen.

Gestützt auf eine mit der Berufungsbegründung in das Verfahren einge-

führte weitere Entgegenhaltung beantragt die Klägerin ferner hilfsweise,

das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesre-

publik Deutschland in vollem Umfange für nichtig zu erklären,

da in Anbetracht dieses Stands der Technik das Streitpatent auch in der geän-

derten Fassung nicht patentfähig sei.

Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel der Klägerin entgegen.

Die zulässige Berufung der Klägerin führt zur Aufhebung des angefoch-

tenen Urteils und des erstinstanzlichen Verfahrens sowie zur Zurückverwei-

sung der Sache an das Bundespatentgericht, weil das Verfahren im ersten

Rechtszug an einem Mangel gelitten hat.

1. Der Senat entnimmt der Berufungsbegründung, daß die Klägerin sich

mit ihrem Hauptantrag (auch) dagegen wendet, daß ihr vor dem Bundespatent-

gericht gestellter Antrag, die Verhandlung zu vertagen, zurückgewiesen wor-

den ist, indem das Bundespatentgericht im Anschluß an diesen Antrag die

mündliche Verhandlung geschlossen und ein Urteil in der Sache verkündet hat.

Diese Rüge ist berechtigt. Es war im Streitfall gemäß § 227 Abs. 1 ZPO, § 99

Abs. 1 PatG prozeßordnungswidrig, ohne Vertagung der mündlichen Verhand-

lung über die Nichtigkeitsklage durch Urteil zu entscheiden.

a) § 227 Abs. 1 ZPO ist gemäß § 99 Abs. 1 PatG im erstinstanzlichen

Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anzuwenden, weil das Patentgesetz

keine Bestimmung darüber enthält, ob und gegebenenfalls wann ein Termin

vor dem Bundespatentgericht vertagt werden kann, und das Patentnichtigkeits-

verfahren gegenüber dem Zivilprozeßverfahren keine Besonderheiten aufweist,

die eine Heranziehung des § 227 Abs. 1 ZPO ausschließen. Die Regelung in

§ 87 Abs. 2 PatG verlangt nur ein Patentnichtigkeitsverfahren in erster Instanz

möglichst in einer Sitzung zu erledigen und läßt damit schon dem Wortlaut

nach andere Verfahrensweisen zu. Dem so verstandenen Beschleunigungsge-

bot für das erstinstanzliche Patentnichtigkeitsverfahren widerspricht die An-

wendung von § 227 Abs. 1 ZPO nicht. Denn auch hiernach kommt eine Verta-

gung nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich nur dann, wenn hierfür ein er-

heblicher Grund streitet. Dieses Erfordernis verlangt außerdem nach einer

Prüfung, die nicht nur Rechte der Beteiligten oder deren beachtenswerte Inter-

essen, sondern auch das Gebot der Beschleunigung des Verfahrens berück-

sichtigt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 21.12.1999 - 7 B 155.99, Buchholz 303, § 227

ZPO Nr. 29).

b) Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, die insbesondere vom

Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der Anwendung des § 173 VwGO ent-

wickelt worden ist, sind eine Vertagung der mündlichen Verhandlung rechtferti-

gende erhebliche Gründe im Sinne von § 227 Abs. 1 regelmäßig solche, die

den Anspruch auf rechtliches Gehör einer oder mehrerer Parteien berühren

und die auch gerade zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs eine Zurück-

stellung des Beschleunigungs- und Konzentrationsgebots erfordern (BVerwG,

Beschl. v. 23.01.1995 - 9 B 1.95, NJW 1995, 1231). Angesichts der verfas-

sungsrechtlichen Garantie des Anspruchs auf rechtliches Gehör verbleibt dem

Gericht dann auch kein Ermessensspielraum. Zur Gewährung des rechtlichen

Gehörs und eines insoweit prozeßordnungsgemäßen Verfahrens muß die

mündliche Verhandlung vertagt werden

(BVerwG, Urt. v. 29.09.1994

- 3 C 28.92, NJW 1995, 1441).

Diese Notwendigkeit besteht nach höchstrichterlicher Rechtsprechung

immer dann, wenn nach dem für das Gericht ersichtlichen oder gegebenenfalls

auf Verlangen des Gerichts (vgl. § 227 Abs. 2 ZPO) glaubhaft gemachten

Sachstand durch die Ablehnung einer Vertagung der eine solche beantragen-

den Partei die Möglichkeit entzogen wäre, sich in der betreffenden Instanz

sachgemäß und erschöpfend über alle Tatsachen, Beweisergebnisse oder

sonstigen verhandelten Fragen zu erklären (vgl. BVerwG, Beschl. v.

14.12.1997 - 5 CB 69.74, Buchholz 310, § 108 Nr. 100), die Grundlage der zu

treffenden Entscheidung sind (BVerfGE 7, 239, 241; BGH, Urt. v. 16.05.1977

- VIII ZR 311/75, MDR 1978, 46 m.w.N.). Ein solcher Fall ist beispielsweise

gegeben, wenn die Vertagung beantragende Partei von dem Gericht oder der

Gegenseite mit einer Tatsachen- oder einer Rechtsfrage konfrontiert wird, mit

der sie sich nicht "aus dem Stand" auseinanderzusetzen vermag, zu der sie

sachlich fundiert vielmehr nur dann Stellung nehmen kann, wenn sie angemes-

sene Zeit für Überlegung und Vorbereitung hat (vgl. BVerwG, Urt. v.

06.03.1992 - 4 CB 2.91, NVwZ-RR 1993, 275), die anders, etwa durch eine

Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, nicht in ausreichender Weise zur

Verfügung gestellt werden kann.

c) So lagen die Dinge auch hier. In der mündlichen Verhandlung vor

dem Bundespatentgericht war zunächst nur der Bestand des Streitpatents in

der erteilten Fassung streitig. Dieser Streit umfaßte keinen Patentanspruch, der

Gegenstand der Fassung ist, mit welcher die Beklagte erstmals in der mündli-

chen Verhandlung hervorgetreten ist. Erst durch die Verteidigung des Streit-

patents lediglich im Umfang dieser neuen Fassung wurde deshalb die Frage

entscheidungserheblich, ob das bisherige Vorbringen der Klägerin zur Recht-

fertigung des geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds diesen auch gegenüber

der verteidigten Fassung ausfülle, mit der Folge, daß sich die Klägerin nun-

mehr fragen mußte, was der verteidigten Fassung entgegengehalten werden

könne. Das verlangte nach Überlegung und Vorbereitung. Da nichts dafür er-

sichtlich oder gar festgestellt ist, daß die Klägerin eine auf die neue, verteidigte

Fassung ausgerichtete Recherche im Stand der Technik bereits durchgeführt

hatte, gehörte hierzu auch diese Maßnahme, zumal die Klägerin ausdrücklich

eine neue, auf die nunmehr verteidigte Fassung ausgerichtete Recherche als

notwendig bezeichnet hatte, um sich vollständig zur Patentfähigkeit der vertei-

digten Fassung äußern zu können. Denn regelmäßig kann erst durch eine Re-

cherche Kenntnis vom relevanten Stand der Technik erlangt werden, der Ent-

scheidungsgrundlage für den hier geltend gemachten Nichtigkeitsgrund ist. Da

auch nichts dafür ersichtlich ist, daß im Streitfall ausnahmsweise etwas ande-

res gelten könnte, mußte deshalb angenommen werden, daß eine sachgemäße

und erschöpfende Äußerung der Klägerin zu der verteidigten Fassung des

Streitpatents erst nach Ablauf einer angemessenen Frist für eine neue Recher-

che im Stand der Technik möglich war.

d) Das Bundespatentgericht hat hieraus gleichwohl ein Vertagungserfor-

dernis nicht abgeleitet, weil es mit der verteidigten Fassung ein in der Streit-

patentschrift beschriebenes und in den Figuren gezeigtes Ausführungsbeispiel

als beansprucht angesehen hat. Bei einer Beschränkung eines erteilten Pa-

tents auf ein darin offenbartes Ausführungsbeispiel könne ein Nichtigkeitsklä-

ger schwerlich geltend machen, hierzu sei nicht bereits vor der Beschränkung

eine Recherche notwendig gewesen, weil schon ein Nachweis fehlender Neu-

heit oder Erfindungshöhe bezüglich eines Ausführungsbeispiels zur Vernich-

tung des Patents in der erteilten Fassung führen müsse. Mit dieser Argumenta-

tion hat das Bundespatentgericht der Sache nach höchstrichterliche Recht-

sprechung angewendet, wonach der Betroffene zunächst seinerseits alles in

seinen Kräften Stehende und nach Lage der Dinge Erforderliche getan haben

muß, um sich in der mündlichen Verhandlung rechtliches Gehör zu verschaffen

(vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1988 - III ZR 69/88, BGHR ZPO § 227; BVerwG, Urt. v.

29.09.1994 - 3 C 28.92, NJW 1995, 1441). Diese Rechtsprechung ist jedoch

ergangen und auf Fälle zugeschnitten, in denen die Partei oder ein postulati-

onsfähiger Vertreter im Termin nicht erschienen ist und fraglich gewesen ist, ob

eine Verhinderung bestand, durch Wahrnehmung des Termins sich rechtliches

Gehör zu verschaffen. Aus dieser Rechtsprechung kann deshalb für das Pa-

tentnichtigkeitsverfahren nicht abgeleitet werden, der Kläger müsse im Hinblick

auf die in diesem Verfahren bestehende Möglichkeit einer beschränkten Ver-

teidigung des angegriffenen Schutzrechts mit geänderten Patentansprüchen

jedenfalls eine Recherche nach Maßgabe der darin offenbarten Ausführungs-

beispiele oder gar jede Recherche bereits durchgeführt haben, die sich im

Falle nachträglicher beschränkter Verteidigung als sinnvoll erweisen könne,

anderenfalls er nicht geltend machen könne, wegen der nunmehr beschränkten

Verteidigung des Streitpatents seinen Anspruch auf rechtliches Gehör nur nach

Vertagung wahren zu können. Sinn und Zweck einer Terminsbestimmung ist

es, daß die Beteiligten sich in bestimmter Weise, nämlich in mündlicher Ver-

handlung, rechtliches Gehör verschaffen können. Es kann deshalb erwartet

werden, daß jeder Beteiligte sich darauf einrichtet, einen anberaumten Termin

auch wahrzunehmen. Zieht sich ein Patentinhaber im Laufe der mündlichen

Verhandlung im Patentnichtigkeitsverfahren auf eine Verteidigung des Schutz-

rechts in geänderter Fassung zurück, steht hingegen die Art und Weise des

Angriffs gegen das Schutzrecht in Frage, also insbesondere, was hierzu vor-

getragen werden soll und aufgrund welcher Ermittlungen dieser Vortrag erfolgt.

Das ist jedoch in den sich aus dem Wahrheitsgebot ergebenden Grenzen allein

dem Kläger überlassen. Damit ist eingeschlossen, zunächst auf eine Recher-

che nach Maßgabe eines im erteilten Schutzrecht offenbarten Ausführungsbei-

spiels zu verzichten und sich darauf einzurichten, zur Vorbekanntheit und zum

Naheliegen der Merkmale, die zur Kennzeichnung des geschützten Gegen-

standes in den erteilten Patentanspruch aufgenommen sind, auf andere, einem

selbst geeignet erscheinenden Weise vortragen zu können. Denn im Falle des

hier geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds hat die Prüfung auf Neuheit und

erfinderische Tätigkeit nach Maßgabe dieser Merkmale zu erfolgen. Es muß

deshalb in aller Regel genügen, hierauf in der mündlichen Verhandlung auf

eine mögliche Weise eingehen zu können.

e) Die ergänzende Begründung des Bundespatentgerichts, nämlich ge-

gen die "Unvorhersehbarkeit" der erfolgten Beschränkung, spreche auch, daß

für einen Fachmann einerseits der "Kern der Erfindung", andererseits die Mög-

lichkeiten der Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik durchaus er-

kennbar erschienen, ändert an der Mißachtung des Anspruchs auf rechtliches

Gehör nichts. Wenn das Bundespatentgericht hiermit gemeint haben sollte, die

Klägerin habe bereits, bevor die Beklagte zum Mittel der Verteidigung des

Streitpatents mit geänderten Patentansprüchen gegriffen habe, jedenfalls mit

der Möglichkeit einer Beschränkung auf ein offenbartes Ausführungsbeispiel

rechnen können und deshalb sich darauf einrichten müssen, hierzu in der an-

beraumten mündlichen Verhandlung sachgerecht Stellung zu nehmen, könnte

dem nicht beigetreten werden. Auch im Nichtigkeitsverfahren trifft die Parteien

zwar eine Prozeßförderungspflicht. Durch sie sollen die Parteien jedoch an-

gehalten werden, Vorbringen nicht aus prozeßtaktischen Gründen zurückzu-

halten (vgl. Sen.Urt. v. 15.10.2002 - X ZR 69/01, NJW 2003, 200). Deshalb

kann hieraus beispielsweise eine Verpflichtung der Partei, tatsächliche Um-

stände, die ihr nicht bekannt sind, erst zu ermitteln, grundsätzlich nicht abge-

leitet werden. Im Regelfall kann dann aber auch ebensowenig eine Ermitt-

lungspflicht hinsichtlich solcher Umstände angenommen werden, mit deren

Hilfe man zwar auch schon den Angriff gegen das erteilte Patent hätte führen

können, die allein entscheidende Bedeutung jedoch überhaupt erst erlangen,

sobald der Patentinhaber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, sich bei

der Verteidigung seines Schutzrechts auf ein Ausführungsbeispiel zurückzu-

ziehen.

f) Der Streitfall weist keine Besonderheiten auf, die es rechtfertigten, von

den vorstehenden Grundsätzen abzuweichen. Dabei kann dahinstehen, ob der

Kern der Erfindung und Möglichkeiten zur Abgrenzung gegenüber dem Stand

der Technik - wie vom Bundespatentgericht angenommen - durchaus erkenn-

bar waren. Auch hiermit mußte die Klägerin sich zunächst nicht befassen. Ihre

Klage richtete sich gegen das Streitpatent in der erteilten Fassung. Der geltend

gemachte Nichtigkeitsgrund erforderte eine Prüfung der Neuheit und der erfin-

derischen Tätigkeit nicht etwa nach Maßgabe des Kerns der Erfindung, son-

dern nach Maßgabe der zur Kennzeichnung des geschützten Gegenstandes in

den betreffenden erteilten Patentanspruch aufgenommenen Merkmale. Zur

Vorbekanntheit im Stand der Technik und zum Naheliegen allein dieser Merk-

male hatte die Klägerin gemäß § 81 Abs. 5 PatG durch Angabe entsprechender

Tatsachen vorzutragen. Da sie dies durch Hinweis auf ihr insoweit geeignet

erscheinende Entgegenhaltungen getan hatte und im Hinblick auf das Streit-

patent in der verteidigten Fassung ein Nachschieben von Gründen nicht in Re-

de stand, hatte mithin im Streitfall die Klägerin der ihr obliegenden Prozeßför-

derungspflicht Genüge getan.

2. Der Mangel im erstinstanzlichen Verfahren führt zur Zurückverwei-

sung der Sache an das Bundespatentgericht. Dabei kann dahinstehen, ob die-

ser Mangel die Qualität und Folgen hat, die nach § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO eine

Zurückverweisung erlauben.

a) Da das Patentgesetz keine das Berufungsverfahren in Nichtigkeitssa-

chen betreffende Regelung enthält, ob und gegebenenfalls wann bei einem

Verfahrensfehler in erster Instanz die Sache zurückverwiesen werden kann,

muß aus den im Senatsbeschluß vom 26. September 1996 (X ZR 14/94, GRUR

1997, 119 - Schwimmrahmen-Bremse) erörterten Gründen die bestehende

Lücke möglichst gesetzesimmanent geschlossen werden. Damit bildet § 99

Abs. 1 PatG die sachgerechte Norm, weil diese Vorschrift einerseits auf eine

weitgehend vollständige Verfahrensordnung verweist, hiernach andererseits

aber auch Besonderheiten des Patentnichtigkeitsverfahrens Rechnung getra-

gen werden kann und muß. Das wiederum führt dazu, daß - wie im Zivilprozeß

gem. § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO - auch im Berufungsverfahren in Patentnichtig-

keitssachen das Berufungsgericht die Sache zurückverweisen kann, wenn das

Verfahren des erstinstanzlichen Gerichts an einem Mangel gelitten hat, daß

diese Möglichkeit aber nicht an die weiteren Voraussetzungen des § 538

Abs. 2 Nr. 1 ZPO geknüpft ist.

Das Patentnichtigkeitsverfahren ist dadurch geprägt, daß in der ersten

Instanz unter Mitwirkung technischer Richter entschieden wird. Hierdurch erüb-

rigt sich in dieser Instanz regelmäßig die Hinzuziehung eines Sachverständi-

gen; es kann so vergleichsweise kostengünstig und schnell in der Sache ent-

schieden werden. Diese Möglichkeit auch nutzen zu können, haben die Partei-

en des Patentnichtigkeitsverfahrens nach der Ausgestaltung dieses Verfahrens

ein Anrecht. Hiermit vertrüge es sich nicht, wenn der Senat - wie nach § 538

Abs. 2 Nr. 1 ZPO vorgesehen - eine Zurückverweisung wegen eines Verfah-

rensmangels nur in den Fällen aussprechen könnte, in denen der Mangel we-

sentlich ist und eine umfangreiche oder aufwendige Beweisaufnahme notwen-

dig macht. Da der Senat nicht auf durch entsprechende Ausbildung gewährlei-

steten technischen Sachverstand von Mitgliedern zurückgreifen kann, muß er

nämlich in Patentnichtigkeitsberufungsverfahren regelmäßig einen Sachver-

ständigen hinzuziehen. Der damit verbundene Kosten- und Zeitaufwand bela-

stet die Parteien auch in den Fällen, in denen der Verfahrensmangel als nicht

wesentlich eingestuft werden kann und/oder nur eine vergleichsweise schnell

zu erledigende und mit vergleichsweise geringen zusätzlichen Kosten verbun-

dene Beweiserhebung vor dem Senat zu erwarten ist. Deshalb muß auch in

diesen Fällen die Zurückverweisung der Patentnichtigkeitssache an das Bun-

despatentgericht in Betracht kommen.

b) Der Senat wählt im Streitfall die mithin mögliche Zurückverweisung

statt der eigenen Sachentscheidung. Aus den genannten Gründen ist es sach-

gerecht, daß das sachkundig besetzte Bundespatentgericht sich mit dem nun-

mehr von der Klägerin gegen das Schutzrecht in der verteidigten Fassung Vor-

gebrachten befaßt und zunächst dieses Gericht auf dieser Grundlage in der

Sache entscheidet.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Meier-Beck