BGH Urteil vom 06.05.2004 – I ZR 223/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 223/01

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Verkündet am: 6. Mai 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ein übereinstimmender beschreibender Bestandteil, der trotz seines beschrei- benden Charakters zum Gesamteindruck sich gegenüberstehender Wortzei- chen beiträgt, ist bei der Bestimmung der Ähnlichkeit der Zeichen zu berück- sichtigen.

BGH, Urt. v. 6. Mai 2004 - I ZR 223/01 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 6. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die

Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts München vom 21. Juni 2001 aufgehoben.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts

München I, 4. Kammer für Handelssachen, vom 19. Oktober 2000

wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin der am 11. Februar 1982 angemeldeten und

am 27. August 1982 u.a. für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen

Wortmarke Nr. 1 037 415 "NEURO-VIBOLEX". Die Beklagte ist im Wege der

Rechtsnachfolge Inhaberin der am 13. Januar 1962 angemeldeten und am

12. November 1962 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 767 289

"FIBRAFLEX" sowie der am 18. Januar 1994 angemeldeten und am 16. März

für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 2 059 953 "NEURO-

FIBRAFLEX" geworden. Sie vertreibt unter der Bezeichnung "NEURO-

FIBRAFLEX" ein Vitamin-B-Präparat, das der Behandlung neurologischer Sy-

stemerkrankungen durch nachgewiesenen Vitamin-B-Mangel dient.

Auf den Widerspruch der Klägerin vom 21. Juni 1994 aus der Klagemar-

ke "NEURO-VIBOLEX" hat das Deutsche Patentamt die Marke "NEURO-

FIBRAFLEX" gelöscht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin ist der Wider-

spruch vom Bundespatentgericht mit Beschluß vom 13. Januar 2000 zurückge-

wiesen worden, weil die Klägerin auf die erhobene Einrede der Nichtbenutzung

eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe.

Daraufhin hat die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 12. April 2000

wegen Verletzung ihrer eingetragenen Marke abgemahnt und mit Schriftsatz

vom 18. Juli 2000 Klage erhoben.

Sie hat beantragt,

der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr die Bezeich-

nung "Neuro-Fibraflex" für Mittel gegen neurologische Systemer-

krankungen durch Vitaminmangel zu benutzen, insbesondere das

Zeichen auf den genannten Waren oder deren Aufmachung oder

Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten

Zwecken zu besitzen und/oder unter dem Zeichen die genannten

Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Ge-

schäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

Ferner hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungsle-

gung und Einwilligung in die Löschung der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" be-

gehrt sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten

beantragt.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Auffassung ver-

treten, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe nicht. Jeden-

falls seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt, weil ein Vitaminpräparat mit der

Bezeichnung "NEURO-FIBRAFLEX" bereits seit 1986 im Handel sei.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat

sie auf die Berufung der Beklagten abgewiesen (OLG München PharmaR 2002,

257).

Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, deren Zurückweisung

die Beklagte beantragt.

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung mit der Begründung

verneint, zwischen der prioritätsälteren Marke "NEURO-VIBOLEX" der Klägerin

und der jüngeren Marke der Beklagten "NEURO-FIBRAFLEX" bestehe keine

Verwechslungsgefahr.

Es sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszu-

gehen. Dies gelte auch dann, wenn der Bestandteil "NEURO-" rein beschrei-

bend sei, weil für die Feststellung der Kennzeichnungskraft, wie auch sonst bei

der Prüfung der Verwechslungsgefahr, auf den Gesamteindruck des in Rede

stehenden Zeichens abzustellen und nicht nach dem selbständigen Schutz ei-

nes Bestandteils zu fragen sei. Hieraus folge zugleich, daß ein tatsächlich be-

schreibender Bestandteil im Gesamteindruck auch dann mitzuberücksichtigen

sei, wenn dieser im wesentlichen durch einen anderen Bestandteil - hier

"VIBOLEX" - geprägt werde.

Ausgehend von der normalen Kennzeichnungskraft der Marke der Kläge-

rin, dem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen nach deren Gesamt-

eindruck und der gegebenen Warenidentität sei eine Verwechslungsgefahr

auch unter Berücksichtigung der zwischen den genannten Faktoren bestehen-

den Wechselwirkung nicht gegeben. Die sich gegenüberstehenden Bezeich-

nungen wiesen trotz des jeweils den Anfang bildenden gemeinsamen Bestand-

teils "NEURO-" nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck keine solche Ähnlichkeit

auf, daß selbst bei - im Hinblick auf die identischen Indikationen gesteigerter -

Warenidentität und Berücksichtigung der Wechselwirkung ernsthaft vom Vorlie-

gen einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne.

Zunächst sei festzustellen, daß den sich gegenüberstehenden Zeichen

der

jeweils den Anfang der Gesamtbezeichnung bildende Bestandteil

"NEURO-" gemeinsam sei, welcher allerdings rein beschreibenden Charakter

habe und daher nicht geeignet sei, den Gesamteindruck wesentlich zu prägen.

Hieraus folge allerdings nicht, daß der Bestandteil "NEURO-" bei der Feststel-

lung des Gesamteindrucks und der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein-

fach außer Betracht bleiben könne. Vielmehr seien auch beschreibende Be-

standteile bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zei-

chen nach deren Gesamteindruck mitzuberücksichtigen. Andererseits sei hier-

nach davon auszugehen, daß die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen

wesentlich durch

ihre

jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und

"FIBRAFLEX" mitgeprägt würden.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen allerdings in ihren den

Gesamteindruck im wesentlichen prägenden jeweiligen weiteren Bestandteilen

"VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten

auf, daß sie den erforderlichen Abstand voneinander einhielten. Die in dem Be-

schluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 - dem das Landgericht ge-

folgt sei - vorgenommene zergliedernde Betrachtung übereinstimmender Voka-

le und Konsonanten könne bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegen-

überstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht maßgeblich zugrun-

de gelegt werden, weil sie sich weit vom geschriebenen und/oder gesproche-

nen Wort entferne. Vielmehr wiesen die sich gegenüberstehenden Zeichen bei

ungekünstelter Betrachtungsweise in optischer und akustischer Hinsicht so we-

nig Übereinstimmungen auf, daß sie einen ausreichend großen Abstand von-

einander wahrten. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des jeweils den An-

fang der Zeichen bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO". Denn der

Grundsatz, daß der Verkehr regelmäßig die Wortanfänge stärker beachte, finde

dort seine Grenze, wo der den Anfang bildende Bestandteil keine eigenständige

Unterscheidungskraft entfalte.

Auf den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand komme es

danach nicht mehr an. Es sei gleichwohl darauf hinzuweisen, daß auf der

Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Parteien keine Anhaltspunkte für

ein rechtsmißbräuchliches Vorgehen der Klägerin ersichtlich seien.

II. 1. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungs-

urteils und zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Annahme

des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden Ansprüche aus § 14 Abs. 5 und 6

i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu, weil zwischen der Klagemarke "NEURO-

VIBOLEX" und dem angegriffenen Zeichen "NEURO-FIBRAFLEX" keine Ver-

wechslungsgefahr bestehe, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht

stand.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurtei-

len. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommen-

den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen ge-

kennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens.

So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch

einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeich-

nungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden (vgl. BGH, Urt. v.

30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360, 362

- Davidoff II; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 = WRP 2004,

353 - DONLINE, jeweils m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der

Klagemarke ausgegangen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und

wird von der Revision auch nicht angegriffen.

c) Das Berufungsgericht hat weiter unangegriffen festgestellt, daß hin-

sichtlich der von den sich gegenüberstehenden Zeichen erfaßten Waren Identi-

tät besteht. Demzufolge ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein stren-

ger Maßstab anzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR

1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel).

d) Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat

das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.

aa) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und

schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annah-

me einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende

Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt.

v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly).

Dabei kommt es, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, auf

den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (BGH

GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Dies entspricht dem Erfahrungssatz, daß der

Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentre-

ten, und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandtei-

len und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH,

Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855

- MONOFLAM/POLYFLAM; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240,

241 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS, m.w.N.). Demzufolge kann auch ein

Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamt-

eindruck beitragen (BGHZ 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont; BGH GRUR

1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM).

Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht daher angenommen, daß der

Bestandteil "NEURO", der dem Verkehr wegen des ohne weiteren erkennbaren

Bezugs zum Nervensystem einen Hinweis auf die mutmaßliche Indikation des

Präparats gebe, wegen seines beschreibenden Charakters nicht bei der Fest-

stellung des Gesamteindrucks einfach außer Betracht bleiben kann, sondern

mitzuberücksichtigen ist. Bereits aus diesem Grunde ist es, wie das Berufungs-

gericht zu Recht ausgeführt hat, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "NEURO-VIBOLEX" und

"NEURO-FIBRAFLEX" unerheblich, daß die Beklagte Inhaberin einer älteren

Marke "FIBRAFLEX" ist.

Rechtlich zutreffend ist das Berufungsgericht ferner davon ausgegangen,

daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die ge-

gebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unter-

schiede abzustellen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR

1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol, m.w.N.).

bb) Bei Anwendung dieser Grundsätze kann der Auffassung des Beru-

fungsgerichts, die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen in ihrem Gesamt-

eindruck optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß eine Verwechs-

lungsgefahr nicht gegeben sei, aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden.

Den Ausführungen des Berufungsgerichts läßt sich nicht hinreichend

entnehmen, wie sich nach seiner Auffassung der Gesamteindruck der sich ge-

genüberstehenden Zeichen in klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht be-

stimmt, wenn der Bestandteil "NEURO", wovon das Berufungsgericht rechtsfeh-

lerfrei ausgegangen ist, bei der Feststellung des Gesamteindrucks mitzube-

rücksichtigen ist. Aus der Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil

"NEURO" sei wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, den

Gesamteindruck der Zeichen wesentlich zu prägen, die sich gegenüberstehen-

den Bezeichnungen würden vielmehr durch ihre jeweiligen weiteren Bestandtei-

le "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt, ergibt sich nicht, daß die sich ge-

genüberstehenden Zeichen nach ihrem schriftbildlichen und klanglichen Ge-

samteindruck von so geringer Ähnlichkeit sind, um bei der gegebenen Waren-

identität und normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechs-

lungsgefahr verneinen zu können.

Soweit das Berufungsgericht die in den Erwägungen des Beschlusses

des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 vorgenommene Bestimmung des

Gesamteindrucks der Zeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, der

das Landgericht gefolgt ist, wegen der dort seiner Ansicht nach vorgenomme-

nen zergliedernden Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten

als nicht maßgeblich verworfen hat, läßt dies gleichfalls nicht erkennen, worin

demgegenüber das Berufungsgericht den klanglichen und schriftbildlichen Ge-

samteindruck der Zeichen sieht.

cc) In dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 ist

ausgeführt, angesichts der weitgehenden Übereinstimmung in der Buchstaben-

folge "Neurofib ... leks" reichten die klanglichen Unterschiede nicht aus, die Zei-

chen in ihrem akustischen Gesamteindruck hinreichend anders zu prägen. Sie

stimmten in den den Klang bestimmenden Merkmalen der Silbengliederung und

der Betonung überein und besäßen ähnliche Vokalfolgen "eu-o-i-a(o)-e". In

klanglicher Hinsicht dominierten die übereinstimmenden Wortteile ohnehin

durch ihre bestimmte Stellung am Zeichenanfang und -ende. Die unterschiedli-

chen Lautgruppen in der unbetonten Zeichenmitte träten nicht hinreichend her-

vor, um dem Gesamtklang eine andere Prägung zu geben; in ihrer Klangwir-

kung würden sie vielmehr wegen ihrer Klangschwäche bzw. Klangnähe ("a"/"o")

von den Gemeinsamkeiten überlagert.

dd) Diese Bestimmung des klanglichen Eindrucks der sich gegenüber-

stehenden Zeichen stellt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine

unzulässige zergliedernde Betrachtung dar. Sie beruht vielmehr auf der zutref-

fenden Berücksichtigung der bei der Feststellung des klanglichen Gesamtein-

drucks zu beachtenden Erfahrungssätze (zur Bedeutung der Vokalfolge bei der

Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001

- I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/

ComNet). Zwar führt der Erfahrungssatz, daß der Verkehr den Wortanfang re-

gelmäßig stärker beachtet, hier wegen des beschreibenden Inhalts nicht zu ei-

ner besonderen Gewichtung des Bestandteils "NEURO". Welchen Einfluß Sil-

ben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck haben, ist eine Frage

des Einzelfalls (BGH GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/ComNet). Im vorlie-

genden Fall kommt angesichts der gleichen Silbenzahl, der Silbengliederung

und -länge sowie der Betonung der beiden Zeichen den Abweichungen in der

Zeichenmitte keine für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgebliche Be-

deutung zu. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit

eine erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit. Unter Berücksichtigung der nor-

malen Kennzeichnungskraft und der Warenidentität kann danach eine Ver-

wechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

2. Der von der Beklagten erhobene Verwirkungseinwand gemäß § 21

Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB greift nicht durch.

Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs setzt die Verwirkung voraus,

daß bei der Beklagten infolge eines längerdauernden ungestörten Gebrauchs

der angegriffenen Bezeichnung ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist,

der ihr nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil sie aufgrund des Ver-

haltens der Klägerin darauf vertrauen konnte, diese dulde die Verwendung des

Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 =

WRP 1998, 978 - Makalu, m.w.N.). Einen schutzwürdigen Besitzstand hat die

Beklagte jedoch nicht dargetan. Sie hat, wie schon das Landgericht ausgeführt

hat, in der ersten Instanz weder zum Grad der Bekanntheit noch zu dem Um-

satz, der unter Verwendung der Kennzeichnung erzielt worden ist, noch zum

Werbeaufwand vorgetragen. Ihr zweitinstanzlicher Vortrag zu dem auf das Prä-

parat "NEURO-FIBRAFLEX" entfallenden Umsatzanteil in den Jahren 2000 und

2001 reichte zur Darlegung eines schutzwürdigen Besitzstands schon deshalb

nicht aus, weil ein Besitzstand, der erst nach dem Einschreiten des Berechtig-

ten gegen die angegriffene Kennzeichnung entstanden ist, grundsätzlich außer

Betracht zu bleiben hat (vgl. BGH, Urt. v. 28.1.1966 - Ib ZR 29/64, GRUR 1966,

427, 430 - Prince Albert, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz,

7. Aufl., § 21 Rdn. 52; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 21 Rdn. 51).

Hinsichtlich des Löschungs- sowie des Schadensersatzanspruchs hängt

der Eintritt der Verwirkung zwar nicht von dem Bestehen eines wertvollen Be-

sitzstands ab (vgl. BGHZ 146, 217, 222 f. - Temperaturwächter; BGH, Urt. v.

21.11.1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 319 - Napoléon III, m.w.N.). Inso-

weit fehlt es aber an der Darlegung eines schutzwürdigen Vertrauens der Be-

klagten darauf, die Klägerin werde nicht mehr mit solchen Ansprüchen an sie

herantreten. Schadensersatz begehrt die Klägerin nur insoweit, als Verlet-

zungshandlungen der Beklagten nach dem 1. Januar 2000 vorgenommen wor-

den sind. Zu Recht hat das Landgericht ausgeführt, daß die Beklagte wegen

des Widerspruchs der Klägerin gegen die Eintragung auf den Bestand der Mar-

ke "NEURO-FIBRAFLEX" nicht vertrauen konnte.

III. Danach ist auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und

die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann