BGH Urteil vom 27.11.2003 – I ZR 148/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 148/01

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ

:

nein

BGHR : ja

Verkündet am: 27. November 2003 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

DONLINE

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ist dem Verkehr im Bereich der Telekommunikation der Begriff "online" wie auch die Marke "T-Online" bekannt, kann dadurch auch die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Sprechweise eines anderen Zeichens auf demselben Geschäftsbereich (hier: "DONLINE") beeinflußt sein.

BGH, Urt. v. 27. November 2003 - I ZR 148/01 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 27. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 29. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts München vom 15. März 2001 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-

wiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, die Deutsche Telekom AG, ist Inhaberin der am 27. Sep-

tember 1995 angemeldeten und am 8. November 1995 eingetragenen Wort-

marke Nr. 395 39 437 "T-Online". Diese genießt Schutz für eine Vielzahl von

Waren und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Telekommunikation

und Datenverarbeitung stehen.

Die Beklagte bezeichnet sich als "Fullservice-Solution-Provider", der auf

den Geschäftsfeldern Mobilfunk, Behörden- und Industriefunksystem und Fest-

netztelefon Waren, Dienstleistungen, Technologien und Systeme anbietet. Sie

ist Inhaberin der am 5. Februar 1998 angemeldeten und am 30. Juli 1998 ein-

getragenen Wortmarke Nr. 398 05 921 "DONLINE", die u.a. für Datenverar-

beitungsgeräte und Computer sowie Zurverfügungstellung von Online- und

Telekommunikationsdiensten geschützt ist. Sie hat die Marke wenige Stunden

lang als Internet-Domain benutzt.

Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Marke gesehen und Ansprü-

che auf Unterlassung, Löschung, Auskunftserteilung und Feststellung der

Schadensersatzverpflichtung geltend gemacht.

Danach soll der Beklagten u.a. untersagt werden,

unter der Marke DONLINE Registrierkassen, Rechenmaschinen,

Datenverarbeitungsgeräte und Computer und/oder die Dienstlei-

stungen Telekommunikation, Zurverfügungstellung von Online- und

Telekommunikationsdiensten und die Erstellung von Programmen

für die Datenverarbeitung anzubieten.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, daß wegen der Identität bzw.

hochgradigen Ähnlichkeit der unter den Marken angebotenen Waren und

Dienstleistungen und der überragenden Kennzeichnungskraft der Klagemarke

eine Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Marke der Beklagten wie "D-

Online" ausgesprochen werde.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verwechslungsge-

fahr in Abrede gestellt. Sie hat geltend gemacht, es fehle an einer ausreichen-

den Markenähnlichkeit. "Online" sei ein häufig benutzter Zeichenbestandteil.

Es könne nicht davon ausgegangen werden, daß die angegriffene Marke in

erheblichem Umfang wie "D-Online" ausgesprochen werde.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt

die Klägerin ihre Anträge weiter.

I. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr verneint. Es hat

ausgeführt:

Die Klagemarke habe im Kollisionszeitpunkt, dem Anmeldetag der an-

gegriffenen Marke der Beklagten, bei ursprünglich geringer Kennzeichnungs-

kraft durch intensive Benutzung bereits einen erheblichen Bekanntheitsgrad

erreicht. Ihr komme demgemäß, wie auch die Beklagte nicht in Abrede gestellt

habe, eine starke Kennzeichnungskraft zu. Die Waren/Dienstleistungen seien

identisch, zumindest ähnlich.

Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr fehle es aber an einer hin-

reichenden Ähnlichkeit der Marken. Die Klagemarke werde aufgrund der

Schreibweise und der von der Klägerin betriebenen Werbung wie "T-Online",

nicht wie "tonline" ausgesprochen. Hinsichtlich der angegriffenen Marke sei

dagegen davon auszugehen, daß sie nicht in relevantem Umfang wie "d-

online" ausgesprochen werde. Denn die angegriffene Marke werde zusam-

menhängend geschrieben und deshalb erfahrungsgemäß zusammenhängend

gesprochen, weil sich der Verkehr nicht leichtfertig über die Aussprachekon-

vention eines zusammengeschriebenen Worts hinwegsetze.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht

stand. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver-

weisung der Sache.

1. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegan-

gen, daß die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nach § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls

umfassend zu beurteilen ist. Dabei ist des weiteren von einer Wechselwirkung

der maßgeblichen Faktoren auszugehen, so daß die Frage der Ähnlichkeit der

Waren/Dienstleistungen sowie der Marken und die Kennzeichnungskraft der

Klagemarke derart in Zusammenhang zu bringen ist, daß ein hoher Grad der

Warenähnlichkeit ebenso einen geringeren Grad der Ähnlichkeit der Marken

auszugleichen vermag wie eine hohe Kennzeichnungskraft oder umgekehrt

(vgl. nur BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP

2003, 1436 - Kelly, m.w.N.).

2. Das Berufungsgericht ist - ohne dies näher auszuführen - davon aus-

gegangen, daß die Waren und Dienstleistungen aus dem Verzeichnis der Mar-

ken teils identisch, teils ähnlich sind. Auch zum Grad der Ähnlichkeit hat das

Berufungsgericht keine weiteren Ausführungen gemacht. Das begegnet keinen

Bedenken, soweit es um Dienstleistungen auf dem Geschäftsfeld der Tele-

kommunikation geht. Hinsichtlich der übrigen vom Klageantrag erfaßten Waren

und Dienstleistungen könnte eine nähere Erörterung im Rahmen der noch of-

fenen Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlich sein.

3. Auch die Annahme einer starken Kennzeichnungskraft der Klagemar-

ke aufgrund intensiver Benutzung auf dem Sektor der Telekommunikations-

dienstleistungen, insbesondere von Dienstleistungen im Internet, ist frei von

Rechtsfehlern. Die Revisionserwiderung wendet sich ohne Erfolg gegen diese

Feststellung des Berufungsgerichts. Die Beklagte hat die behauptete intensive

Benutzung nicht bestritten. Daraus folgt von Rechts wegen die erhöhte Kenn-

zeichnungskraft. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft ist bei der Beurteilung

der Verwechslungsgefahr für den Produkt- oder Dienstleistungsbereich zu be-

rücksichtigen, in dem sie kraft Benutzung der Marke vorliegt (vgl. BGH, Urt. v.

10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR 1992, 130, 131 = WRP 1992, 96 - Bally/

BALL).

4. Das Berufungsgericht hat eine für die Bejahung einer Verwechslungs-

gefahr hinreichende Ähnlichkeit der Marken verneint. Das kann keinen Bestand

haben.

Das Berufungsgericht hat sich zu Recht nur mit der Frage einer klangli-

chen Nähe der Marken befaßt.

Bei seiner Beurteilung, in welcher Weise die angegriffene Marke ausge-

sprochen wird, hat das Berufungsgericht allerdings den Sachverhalt nicht aus-

geschöpft. Es hat unberücksichtigt gelassen, daß der von ihm aufgestellte all-

gemeine Satz, der Verkehr werde zusammengeschriebene Wörter in der Regel

auch zusammenhängend aussprechen (vgl. auch BGH, Urt. v. 13.11.2003

- I ZR 184/01, Umdruck S. 6 - MIDAS/medAS), in dieser Allgemeinheit keine

Gültigkeit beanspruchen kann.

Die Revision weist zu Recht auf die Besonderheit hin, wonach der Be-

griff "online" auf dem vorrangig in Rede stehenden Geschäftsfeld der Telekom-

munikation zum allgemeinen Wortschatz gehört. Schon deshalb kann für den

Verkehr Anlaß bestehen, die beanstandete Bezeichnung DONLINE im Tele-

kommunikationsbereich dementsprechend mehr oder weniger deutlich getrennt

auszusprechen. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft au-

ßer acht gelassen, daß auch die Bekanntheit der Klagemarke T-Online den

Verkehr bei der Aussprache des Zeichens ebenfalls mit einem vorangestellten

Buchstaben und online gebildeten Zeichens DONLINE im Bereich der Tele-

kommunikation beeinflussen kann. So wie eine bekannte Marke den Verkehr

dazu veranlassen kann, die Prägung des Gesamteindrucks einer mehrteiligen

Marke gerade durch den mit der bekannten Marke übereinstimmenden Be-

standteil zu sehen (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880,

882 = WRP 2003, 1228 - City Plus), muß auch bei der Beurteilung der Aus-

sprache einer von der bekannten Marke nur unwesentlich abweichenden

Lautfolge einer Kennzeichnung in Betracht gezogen werden, daß die bekannte

Marke gewissermaßen "stilbildend" auf die Gewohnheiten des Verkehrs wirkt.

Sofern das Berufungsgericht auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung noch

nicht zu einem Ergebnis zu gelangen vermag, wird es die von der Klägerin be-

antragte Verkehrsbefragung zu den Sprechgewohnheiten im Streitfall durch-

zuführen haben.

5. Das Berufungsgericht wird demnach die Markenähnlichkeit erneut zu

beurteilen haben. Es wird dabei zu beachten haben, daß die kraft Benutzung

gesteigerte Kennzeichnungskraft bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr

sich grundsätzlich auf den Geschäftsbereich beschränkt, in dem sie erworben

worden ist (BGH GRUR 1992, 130, 131 - Bally/BALL). Eine Differenzierung der

beanstandeten Verwendungen der Marke DONLINE je nach Waren- oder

Dienstleistungssektor liegt nahe.

Soweit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, kann über den von

der Klägerin mit der Revision weiterverfolgten wettbewerbsrechtlichen Schutz

unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Beeinträchtigung oder Ausnutzung

der Wertschätzung der Klagemarke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu be-

finden sein (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, Umdruck

S. 15 ff. - Davidoff II). Die Ausführungen des Berufungsgerichts, die Klägerin

habe zum Bekanntheitsgrad der Klagemarke im Kollisionszeitpunkt nicht aus-

reichend vorgetragen, weshalb eine Beeinträchtigung des guten Rufs aus-

scheide, werden von der Revision zu Recht angegriffen. Sie sind nicht wider-

spruchsfrei.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur

neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an

das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher