BGH Urteil vom 22.03.2005 – X ZR 152/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 152/03

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja ja BGHZ: ja BGHR:

Verkündet am: 22. März 2005 Groß Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

gummielastische Masse II

PatG § 6 Satz 2; BGB §§ 743, 745

Solange die Mitinhaber eines gemeinschaftlichen Patents hierüber weder eine

Vereinbarung noch einen Beschluß getroffen haben und auch ein nach § 745

Abs. 2 BGB insoweit bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist, kann

von dem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 BGB benutzenden Mitin-

haber ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt

werden.

BGH, Urt. v. 22. März 2005 - X ZR 152/03 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 22. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und

die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 23. Oktober 2003 ver-

kündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München

aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlan-

desgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Der Kläger und die Beklagte, bei welcher der Kläger vom 1. März 1976

bis 31. August 1984 als Chemiker tätig war, sind infolge eines Urteils des Ober-

landesgerichts München vom 18. September 1997 gemeinschaftlich Inhaber

(der Kläger zu 60 %, die Beklagte zu 40 %) des deutschen Patents 37 28 216,

das Mittel und Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse auf

Basis von polymerisierbaren Polyethermaterialien betrifft und von dem Kläger

unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität vom 28. August 1986 am

24. August 1987 angemeldet worden ist.

Neben dem vom Oberlandesgericht München rechtskräftig entschiede-

nen Rechtsstreit, in dem das Senatsurteil vom 17. Januar 1995 (X ZR 130/93,

u.a. Mitt. 1996, 16 - gummielastische Masse) ergangen ist und der die Frage

betraf, wer Erfinder dieses Patents sei, führten die Parteien ferner eine arbeits-

gerichtliche Auseinandersetzung, die sie am 12. Mai 1999 mit einem Vergleich

vor dem Landesarbeitsgericht München beendeten. Der Vergleich beinhaltet

unter anderem, daß der Kläger der Beklagten ohne jegliche Tätigkeitsverpflich-

tung für zehn Jahre exklusiv sein Wissen auf dem Polyethergebiet für Dental-

abdruckmassen zur Verfügung stellt und hierfür 1 Mio. DM zuzüglich gesetzli-

cher Mehrwertsteuer erhält. Ferner verpflichtete sich der Kläger unter Über-

nahme einer Vertragsstrafe für den Zuwiderhandlungsfall, es zu unterlassen,

bestimmtes Abdruckmaterial für Dentalzwecke oder Teile hiervon herzustellen,

herstellen zu lassen, anzubieten, anbieten zu lassen, zu bewerben, bewerben

zu lassen, in Verkehr zu bringen oder in Verkehr bringen zu lassen.

Der Kläger begehrt nunmehr mit seiner im Jahre 2001 erhobenen Klage

von der Beklagten eine Lizenzgebühr sowie ein Eintrittsgeld nebst Verzugszin-

sen, weil die Beklagte die Erfindung in Benutzung genommen habe, sowie Zu-

stimmung zu einer bestimmten Verwaltung des Patents. Das Zahlungsbegeh-

ren hat der Kläger dabei im Wege der Stufenklage geltend gemacht. Dem als

erste Stufe geltend gemachten Auskunftsbegehren hat das Landgericht teilwei-

se entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen,

welche Produkte sie unter Verwendung des Patents herstellt und welche Um-

sätze sie mit diesen Produkten in der Zeit seit dem 24. August 1987 getätigt

hat.

Die von der Beklagten hiergegen eingelegte Berufung ist erfolglos ge-

blieben (Urt. abgedr. u.a. GRUR 2004, 323). Die Beklagte verfolgt ihren Klage-

abweisungsantrag mit der Revision weiter. Der Kläger tritt diesem Rechtsmittel

entgegen.

Die von dem Berufungsgericht zugelassene und auch sonst zulässige

Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Zurückverweisung der Sache an

das Berufungsgericht.

1. Die von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunft soll dem Kläger dazu

verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer Lizenzgebühr

sowie eines Eintrittsgelds näher präzisieren zu können. Der Auskunftsanspruch

setzt deshalb zunächst voraus, daß dem Kläger der Zahlungsanspruch dem

Grunde nach zusteht. Der Kläger, der behauptet, die Beklagte benutze die

nach dem Patent geschützten Mittel bzw. das dort ferner beanspruchte Verfah-

ren zur Herstellung einer gummielastischen Masse, stützt diesen Anspruch auf

die in §§ 741 ff. BGB enthaltenen gesetzlichen Regeln für die Gemeinschaft

nach Bruchteilen, weil er davon ausgeht, daß die Parteien für ihre Beziehung in

Ansehung des Patents bislang nichts anderes vereinbart haben.

Dieser auch vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Ausgangspunkt

begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Gemäß § 6 Satz 2 PatG bilden Miter-

finder eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, wenn sie ihr Innenverhältnis nicht

anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben (Sen.Urt. v. 17.12.2000

- X ZR 223/98, GRUR 2001, 226

- Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. v.

18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion).

2. a) Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit einer in der Lite-

ratur vorherrschenden Meinung (z.B. Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 19 V. b)

7.; Chakraborty/Tilmann, Festschrift für König, 2003, 63, 78 f.; Storch, Fest-

schrift für Preu, 1988, 39, 46 f.; Fischer, GRUR 1977, 313, 316; a.A. z.B. Gen-

nen, Festschrift für Bartenbach, 2005, 335 ff.; Heide, Mitt. 2004, 499, 502) aus

§ 743 Abs. 1 BGB gefolgert, daß dem Kläger seinem Anteil von 60 % entspre-

chend die Gebrauchsvorteile zustehen, welche die Beklagte durch Benutzung

des Patents gezogen hat. Denn Früchte im Sinne dieser Vorschrift seien auch

Gebrauchsvorteile. § 743 Abs. 2 BGB, wonach jeder Teilhaber zum Gebrauch

des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt sei, als nicht der Mitge-

brauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt werde, besage nicht, daß diese

Nutzung kostenlos erfolgen könne. Sachgerecht sei vielmehr ein Ausgleichs-

anspruch des Mitinhabers des Patents. Das vermeide unbillige Ergebnisse vor

allem in den Fällen, in denen - wie hier - ein Teilhaber tatsächlich oder recht-

lich nicht in der Lage sei, das gemeinschaftliche Patent zu benutzen, und trage

dem Umstand Rechnung, daß auch der nicht nutzende Mitinhaber anteilig die

anfallenden Gebühren für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts mitzutragen

habe.

Dem kann - wie die Revision zu Recht geltend macht - sowohl in der Be-

gründung als auch im Ergebnis aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.

b) Die vom Berufungsgericht für maßgeblich gehaltene Vorschrift gilt der

Verteilung der Früchte, welche die Gemeinschaft gezogen hat oder dieser zu-

stehen (BGHZ 40, 326, 330). Wie auch der Wortlaut "gebührt" deutlich macht,

weist § 743 Abs. 1 BGB jedem Teilhaber insoweit eine bestimmte Rechtspositi-

on zu. Was den Gebrauch des Gegenstands des gemeinschaftlichen Rechts

durch die Teilhaber anbelangt, findet sich die deren gesetzliches Verhältnis

bestimmende Zuweisungsnorm jedoch in § 743 Abs. 2 BGB.

Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents ist die geschützte Lehre

zum technischen Handeln; der Gebrauch besteht demgemäß in deren Nutzung,

indem beispielsweise geschützte Erzeugnisse hergestellt, verwendet, angebo-

ten oder in den Verkehr gebracht werden (vgl. § 9 Satz 2 PatG; Chakrabor-

ty/Tilmann, Festschrift für König, 2003, 63, 76; Storch, Festschrift für Preu,

1988, 39, 44; a.A. hinsichtlich des Inverkehrbringens z.B. Koch, BB 1989,

1138, 1141; vgl. ferner Fischer, GRUR 1977, 313, 314). Dieser Gebrauch

durch einen Teilhaber bedeutet immer auch Nutzung des Anteils des anderen

Teilhabers. Mangels realer Teilung kann kein Teilhaber den Gegenstand, an

dem das Recht besteht, ohne Inanspruchnahme auch des Anteils des anderen

Teilhabers in der Weise gebrauchen, die nach § 903 BGB beispielsweise hin-

sichtlich des Eigentums an Sachen und nach § 9 Satz 2 PatG hinsichtlich einer

Erfindung dem Rechtsinhaber zusteht und den Wert des Rechts bestimmt. Oh-

ne eine besondere Regelung wäre der Gegenstand des gemeinschaftlichen

Rechts deshalb von einem Teilhaber nur mit Zustimmung des anderen Teilha-

bers oder durch gemeinschaftliches Handeln zu nutzen und die Verwirklichung

des wirtschaftlichen Werts des Rechts durch eigenen Gebrauch des Gegen-

stands hinge von der Mitwirkung aller Teilhaber ab. Dem trägt das Bürgerliche

Gesetzbuch in abgestufter Weise Rechnung, indem es einerseits als gesetzli-

che Regel durch § 743 Abs. 2 BGB jedem Teilhaber die Befugnis zu eigenem

Gebrauch zuweist, und zwar in Abweichung von der Regel in § 743 Satz 1 BGB

unabhängig von dem jeweiligen Anteil der anderen, und indem es andererseits

durch § 745 BGB die Möglichkeit einer mit Stimmenmehrheit zu treffenden ge-

meinschaftlichen Regelung (Abs. 1) eröffnet oder einen Anspruch auf eine billi-

ge Regelung begründet (Abs. 2). Wenn und solange es an einem Beschluß

oder einer in § 745 Abs. 2 BGB ebenfalls genannten, angesichts der Vertrags-

freiheit jederzeit möglichen Vereinbarung der Teilhaber fehlt und auch der An-

spruch auf eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspre-

chende Benutzung nicht geltend gemacht ist und deshalb § 743 Abs. 2 BGB

eingreift, ist mithin jeder Teilhaber, der die dort genannte Grenze nicht über-

schreitet, gleichermaßen zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands

befugt (vgl. Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 45; ähnlich Fischer, GRUR

1977, 313, 314; a.A. z.B. Sefzig, GRUR 1995, 302, 304; Lüdecke, Erfindungs-

gemeinschaften, 1962, 210 f.). Diese Grenze ist erst erreicht, wenn der Ge-

brauch des einen Teilhabers die Gebrauchsbefugnis und den hierauf gestütz-

ten tatsächlichen Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt. Das ist bei-

spielsweise der Fall, wenn der nutzende Teilhaber durch eigene oder ihm zu-

rechenbare Handlungen dem anderen Teilhaber den tatsächlichen Mitge-

brauch verweigert oder dessen Nutzung stört. Läßt sich das nicht feststellen,

lösen von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht

aus, weil es sich um Vorteile befugter Eigennutzung handelt.

c) Diese vom Bundesgerichtshof erstmals in seiner Entscheidung vom

29. Juni 1966 (V ZR 163/63, NJW 1966, 1707, 1708) beim Miteigentum an ei-

nem Grundstück herangezogenen Grundsätze sind auch dann anzuwenden,

wenn - wie hier - zwei Personen Miterfinder sind und ihnen das Patent gemein-

schaftlich zusteht. Die §§ 741 ff. BGB gelten - vorbehaltlich spezialgesetzlicher

Normen - nach dem eindeutigen Wortlaut von § 741 BGB grundsätzlich für jed-

wedes Recht, das mehreren gemeinschaftlich zusteht. Sie erfassen deshalb

auch das erteilte Patent. Dies widerspricht auch nicht dem Willen des Gesetz-

gebers. Das kann daraus gefolgert werden, daß er bei der Neufassung des

Patentgesetzes (Fassung in der Bekanntmachung vom 16.12.1980 - BGBl.

1981 I 1) davon abgesehen hat, die Geltung der §§ 741 ff. BGB oder einzelner

von ihnen, insbesondere von § 743 Abs. 2 BGB, einzuschränken. Deshalb wä-

re allenfalls noch eine dem Zweck des Patentrechts Rechnung tragende teleo-

logische Reduktion in Betracht zu ziehen. Schon die erforderliche Notwendig-

keit hierzu ist jedoch nicht zu erkennen. Denn es kann nicht angenommen wer-

den, daß es Zweck des Patentrechts sei, einen Patentinhaber gemäß § 743

Abs. 1 BGB auch an den Gebrauchsvorteilen eines selbst benutzenden Miter-

finders anteilig teilhaben zu lassen. Dies wird schon daran deutlich, daß der

Alleinerfinder, der als Patentinhaber die Entscheidung trifft, die Erfindung nicht

selbst zu benutzen, bei Unterbleiben einer Lizenzierung Ersatz für Gebrauchs-

vorteile ebenfalls nur von etwaigen unbefugten Benutzern verlangen kann.

Überdies bildet § 743 Abs. 2 BGB, welcher der Anwendung des § 743 Abs. 1

BGB auf Gebrauchsvorteile des befugt nutzenden Patentinhabers entgegen-

steht, nach dem bereits Ausgeführten nur die vom Gesetz bereitgestellte Vor-

gabe. Deren Anwendung kann durch einen Mehrheitsbeschluß nach § 745

Abs. 1 BGB, der dem Minderheitsteilhaber den seinem Anteil entsprechenden

Bruchteil der Gebrauchsvorteile beläßt (vgl. § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB), oder

mittels Durchsetzung des in § 745 Abs. 2 BGB geregelten Anspruchs abge-

wendet werden, wenn dessen Voraussetzungen vorliegen, es also dem Inter-

esse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht, daß der selbst Nutzen-

de für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil entsprechenden Bruchteil

übersteigen, einen Ausgleich in Geld leistet. Schließlich kann nach § 749

Abs. 1 BGB jeder Teilhaber jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlan-

gen (so für Patent z.B. Kraßer, aaO, § 19 V. b) 10.; Storch, Festschrift für Preu,

1988, 39, 42; a.A. z.B. Fischer, GRUR 1977, 313, 318), die bei einem gemein-

schaftlichen Patent grundsätzlich gemäß § 753 Abs. 1 BGB durch Verkauf er-

folgt. Diese für eine Gemeinschaft nach Bruchteilen gesetzlich vorgesehenen

Möglichkeiten reichen auch im Falle eines gemeinschaftlichen Patents aus,

damit der Teilhaber, der den Gegenstand des Rechts nicht selbst gebrauchen

will oder beispielsweise auf Grund der eigenen sächlichen und/oder personel-

len Situation nicht gebrauchen kann oder etwa wegen eingegangener Bindun-

gen nicht gebrauchen darf, den ihm gebührenden Anteil am wirtschaftlichen

Wert des gemeinschaftlichen Rechts realisieren kann. Diese Möglichkeiten

erlauben insbesondere auch, der vom Berufungsgericht für entscheidungser-

heblich gehaltenen Lasten- und Kostentragungspflicht (§ 748 BGB) Rechnung

zu tragen.

3. Für den Streitfall ergibt sich danach, daß der Kläger für die Zeit, in der

er es unterlassen hat, von den in § 745 Abs. 1 und Abs. 2 BGB genannten

Möglichkeiten Gebrauch zu machen, keine Ausgleichszahlung von der Beklag-

ten beanspruchen und deshalb auch nicht die begehrte Auskunft verlangen

kann. Da nichts dafür ersichtlich oder dargetan ist, daß die Parteien bisher ei-

nen Beschluß über die Benutzung des gemeinschaftlichen Patents getroffen

haben, kommt es darauf an, wann der Kläger von der Beklagten verlangt hat,

daß deren Benutzung nur gegen eine seinem Anteil entsprechende Lizenz er-

folgen dürfe und ob dieses Verlangen dem Interesse beider Teilhaber Rech-

nung tragendem billigem Ermessen entspricht. Das erfordert weitere tatrichter-

liche Feststellungen, die das Berufungsgericht - von seiner rechtlichen Würdi-

gung allerdings folgerichtig - bisher nicht getroffen hat. So fehlen schon Fest-

stellungen dazu, wann der Kläger wegen eines Ausgleichs in Geld an die Be-

klagte herangetreten ist. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung löst nicht

erst ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung einen Anspruch nach § 745

Abs. 2 BGB aus (st. Rspr., z.B. BGH, Urt. v. 15.09.1997 - II ZR 94/96, NJW

1998, 372, 373 m.w.N.; insoweit anders allerdings noch BGH, Urt. v.

29.06.1966 - V ZR 163/63, NJW 1966, 1707, 1709). Da mit einer auf § 745

Abs. 2 BGB gestützten Klage keine rechtsgestaltende Entscheidung erstrebt

wird, entsteht im Falle seiner sachlichen Berechtigung der Anspruch aus § 745

Abs. 2 BGB bereits mit der erstmaligen Beanspruchung einer Benutzungsrege-

lung. Dieser Zeitpunkt ist mithin festzustellen. Ferner ist die nach § 745 Abs. 2

BGB erforderliche Billigkeitsentscheidung Sache des Tatrichters. Hierbei hat er

die Umstände des Falls umfassend zu würdigen. Im Streitfall wird insbesondere

zu berücksichtigen sein, daß der Kläger nach dem zwischen den Parteien zu-

stande gekommenen Vergleich sich gegen Zahlung eines beträchtlichen Be-

trags verpflichtet hat, sein Wissen auf dem Gebiet, zu dem auch das gemein-

schaftliche Patent gehört, über einen Zeitraum exklusiv zur Verfügung zu stel-

len, innerhalb dessen die Schutzdauer des gemeinschaftlichen Patents abläuft.

4. Die damit notwendige Zurückverweisung der Sache an das Beru-

fungsgericht erübrigt sich nicht etwa wegen der auf § 286 ZPO gestützten Rü-

ge der Revision, das Berufungsgericht habe übersehen, daß die Parteien mit

ihrem Vergleich bereits eine einvernehmliche Nutzungsregelung über das ge-

meinschaftliche Patent getroffen hätten. Diese Rüge ist unberechtigt. Das Be-

rufungsgericht hat sich mit der Frage befaßt, ob die Parteien sich mit dem Ver-

gleich über die Nutzung und Verwertung des gemeinschaftlichen Patents geei-

nigt haben, dies aber verneint, weil der Wortlaut des Vergleichs hierfür nichts

hergebe. Die Rüge ist daher lediglich der revisionsrechtlich unbeachtliche Ver-

such, die eigene Würdigung an die Stelle derjenigen möglichen zu setzen, die

der Tatrichter getroffen hat. Das Berufungsgericht wird deshalb nunmehr den

Streitfall unter dem sich von seiner bisherigen Prüfung unterscheidenden Ge-

sichtspunkt zu würdigen haben, ob es angesichts des Vergleichs der Parteien

und der übrigen Tatumstände billigem Ermessen entspricht, daß der Kläger

beginnend mit seinem entsprechenden Verlangen eine Lizenz für Benutzungs-

handlungen der Beklagten erhält.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Kirchhoff