BGH Urteil vom 21.12.2005 – X ZR 165/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 165/04

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Verkündet am: 21. Dezember 2005 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Zylinderrohr

BGB § 743 Abs. 1, Abs. 2; PatG § 6; GebrMG § 13 Abs. 3

Auch wenn das gemeinschaftliche Recht auf ein technisches Schutzrecht, das Miterfindern zusteht, nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten des nicht eingetrage- nen Miterfinders für die von diesem nicht wahrgenommene Möglichkeit in Be- tracht, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen (Fortführung von BGHZ 162, 342 - Gummielastische Masse II).

BGB § 214 Abs. 1 (§ 222 Abs. 1 a.F.); ZPO § 531 Abs. 2

Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen, muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhand- lung erster Instanz Verjährung eingetreten ist, grundsätzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden. Mit der erstmals im Berufungsverfahren erhobenen Verjährungseinrede ist der Beklagte ausge- schlossen, wenn nicht die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO vorliegen (Abgrenzung zu BGHZ 161, 138).

BGH, Urt. v. 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04 - OLG Nürnberg

LG Nürnberg-Fürth

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 21. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und

die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision des Klä-

gers wird das laut Sitzungsprotokoll am 25. Oktober 2004 verkünde-

te Endurteil des Oberlandesgerichts Nürnberg mit Ausnahme des

Ausspruchs aufgehoben, dass in dem Tenor des am 21. April 2004

verkündeten Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth unter I c (1)

die Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" ent-

fallen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung

und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-

fungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Der Kläger war Geschäftsführer einer Gesellschaft beschränkter Haftung,

die auf die Herstellung von Schweißmaschinen spezialisiert ist. Die Beklagte ist

ein Zulieferer der Automobilindustrie. 1991 zog sie den Kläger bei der Entwick-

lung eines insbesondere für Stoßdämpfer geeigneten Zylinder-/Behälterrohrs

hinzu. Der Kläger und fünf Arbeitnehmer der Beklagten entwickelten eine Neue-

rung, die der Beklagten als Erfindung gemeldet wurde. Die Beklagte nahm ge-

genüber ihren Arbeitnehmern diese Erfindung als Diensterfindung unbeschränkt

in Anspruch. Sie beantragte hierfür am 17. März 1992 ein Gebrauchsmuster,

das am 27. Mai 1992 vom Deutschen Patentamt eingetragen wurde. Hiervon

unterrichtete die Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 29. Januar 1993 und

teilte ihre Absicht mit, für die Erfindung in Spanien, Frankreich und Italien Pa-

tente anzumelden. Der Bitte anzugeben, ob er mit dem Anmeldeumfang einver-

standen sei, entsprechend sandte der Kläger das Schreiben mit handschriftli-

chem Vermerk "bin mit dem Anmeldeumfang einverstanden" an die Beklagte

zurück.

2

Die Beklagte kaufte in der Folgezeit bei der vom Kläger gesetzlich vertre-

tenen Gesellschaft beschränkter Haftung jedenfalls einmal eine Schweißanlage

für die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung. Im Übrigen ist strei-

tig, ob sich die Erwartung des Klägers erfüllte, an die Beklagte Schweißanlagen

für die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung liefern zu können.

3

Mit Schreiben vom 29. April 2002 wandte sich der Kläger mit dem Ver-

langen nach einer Entschädigung für seinen Miterfinderanteil an die Beklagte.

Dieses Verlangen wies die Beklagte mit dem Hinweis zurück, dem Kläger stehe

keine Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu.

4

Der Kläger hat daraufhin am 23. Dezember 2002 Stufenklage einge-

reicht, um eine angemessene Entschädigung in einer noch zu bestimmenden

Höhe auf Grundlage eines Miterfinderanteils von 1/2 zu erhalten. Das Landge-

richt hat dem in erster Stufe gestellten Antrag entsprochen und die Beklagte

verurteilt, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in

welcher Art und in welchem Umfang sie und/oder ihr organisatorisch verbunde-

ne Unternehmen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom

17. März 1992 bis zum 31. März 2002 und in den Gebieten Frankreich, Italien

und Spanien im Zeitraum seit dem 17. März 1992 Zylinder-/Behälterrohre näher

bezeichneter erfinderischer Beschaffenheit benutzt, d.h. gewerbsmäßig herge-

stellt, angeboten, in Verkehr gebracht hat und/oder hat herstellen oder vertrei-

ben lassen und/oder Lizenzen an Dritte vergeben hat und hieraus entgeltliche

Vorteile gezogen hat und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen

oder sonstige durch die bezeichnete Erfindung erzielte Vermögensvorteile er-

zielt hat, und zwar unter Angabe

(1) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und

-preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

(2) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskos-

ten und des erzielten Gewinns,

(3) von Lizenzeinnahmen bzw. fällig gewordenen Lizenzansprüchen, sowie den

Namen und Anschriften der Lizenznehmer.

5

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht dieses Teilur-

teil unter Abweisung der Berufung im Übrigen dahingehend abgeändert, dass

die Verurteilung zu (2) in Wegfall kommt und bei der Verurteilung zu (1) die

Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" entfallen und die Kla-

ge insoweit abgewiesen wird.

6

Mit ihrer - zugelassenen - Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag

nach vollständiger Klageabweisung weiter. Der Kläger erstrebt mit seiner An-

schlussrevision Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils im Umfang der

Verurteilung zu (2).

Entscheidungsgründe:

7

8

Die zulässigen Rechtsmittel haben in der Sache Erfolg. Sie führen zur

Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Der von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunftsanspruch soll dem

Kläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer

angemessenen Entschädigung näher präzisieren zu können. Er setzt deshalb

zunächst voraus, dass dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach

zusteht. Das hat das Berufungsgericht mit alternativen Begründungen bejaht.

Keine von ihnen hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.

9

II. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Kläger zusammen mit

Arbeitnehmern der Beklagten die Erfindung gemacht hat, die von der Beklagten

als Gebrauchsmuster und dann in Spanien, Frankreich und Italien auch als Pa-

tent angemeldet worden

ist. Dem Kläger stand daher das Recht auf

gebrauchsmusterrechtlichen bzw. patentrechtlichen Schutz gemeinschaftlich

mit der Beklagten zu (§ 6 Satz 1 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG), nachdem die Be-

klagte die Diensterfindung der Arbeitnehmer unbeschränkt in Anspruch ge-

nommen hatte (§ 7 Abs. 1 ArbEG). Hinsichtlich dieses Rechts bildeten die Par-

teien eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil nichts dafür ersichtlich ist, dass

sie für ihr Innenverhältnis insoweit etwas anderes geregelt haben (vgl. Sen.Urt.

v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt.

v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion).

Das Berufungsgericht ist daher - insoweit zu Recht - davon ausgegangen, dass

hinsichtlich Früchteanteil und Gebrauchsbefugnis am Gegenstand des gemein-

schaftlichen Rechts der Parteien die Regeln des Rechts der Gemeinschaft

(§§ 741 ff. BGB) heranzuziehen sind.

10

1. Wie von der Revision zutreffend geltend gemacht wird, kann der Auf-

fassung des Berufungsgerichts jedoch nicht beigetreten werden, schon aus

§ 743 Abs. 1 BGB folge, dass dem Kläger ein Zahlungsanspruch gegen die Be-

klagte zustehe, weil diese, nicht aber der Kläger, die gemachte Erfindung nutze.

Denn diese rechtliche Bewertung ist unvereinbar mit der höchstrichterlichen

Rechtsprechung, die dem - allerdings zeitlich erst nach dem angefochtenen

Urteil erlassenen - Urteil des Senats vom 22. März 2005 (X ZR 152/03, GRUR

2005, 663 - Gummielastische Masse II, für BGHZ 162, 342 vorgesehen)

zugrunde liegt. Denn danach findet sich die das gesetzliche Verhältnis bestim-

mende Zuweisungsnorm nicht in § 743 Abs. 1 BGB, sondern in § 743 Abs. 2

BGB, wenn es um den Gebrauch des Gegenstands eines gemeinschaftlichen

Rechts geht. Ein solcher Gebrauch ist auch hier betroffen. Zwar hat im Streitfall

- anders als in dem am 22. März 2005 vom Senat entschiedenen Fall - das ge-

meinschaftliche Recht auf das Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen

Recht am Schutzrecht geführt. Wie der damalige Kläger will jedoch auch hier

der Kläger einen Ausgleich für die von ihm nicht wahrnehmbare, jedenfalls aber

nicht wahrgenommene Möglichkeit, den Gegenstand der Erfindung selbst zu

nutzen, die bereits durch das Recht auf das diese Erfindung betreffende

Schutzrecht eröffnet ist.

11

2. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Zahlungsanspruch wegen

der Möglichkeit der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte, die ihm zu-

nächst zustand, ferner deshalb dem Grunde nach zuerkannt, weil die Parteien

über die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung eine gemeinschaftliche

Regelung getroffen hätten, wonach die Beklagte die Schutzrechte anmelden,

alleine innehaben und ihren Gegenstand alleine nutzen, der Kläger aber einen

angemessenen Ausgleich in Geld erhalten solle.

12

a) Das einvernehmliche Zustandekommen einer Benutzungsregelung,

die den Kläger von der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte aus-

schließt, hat das Berufungsgericht aus dem unstreitigen Einverständnis des

Klägers mit der Eintragung der Beklagten als alleiniger

Inhaberin des

Gebrauchsmusters und mit dem Inhalt des handschriftlichen Vermerks des Klä-

gers auf dem Schreiben vom 29. Januar 1993 gefolgert, ausweislich der sich

der Kläger auch hinsichtlich der von der Beklagten beabsichtigten Auslandsan-

meldungen mit dem Anmeldeumfang einverstanden erklärt hatte.

13

Dieser Schluss ist möglich. Er liegt im Rahmen nach § 286 ZPO dem

Tatrichter vorbehaltener Würdigung der festgestellten Tatumstände. Mit der

Rüge, es habe näher gelegen, die Einverständniserklärung des Klägers als

klarstellenden Hinweis dahin aufzufassen, dass er in dem alleinigen Gebrauch

der Erfindung durch die Beklagte keine Beeinträchtigung seiner Rechte an der

Erfindung sehe, zeigt die Revision nur eine andere Deutungsmöglichkeit für das

Verhalten der Parteien auf. Für die weitere revisionsrechtliche Überprüfung ist

deshalb davon auszugehen, dass die Parteien sich hinsichtlich der Nutzung des

Gegenstands der Erfindung im Zusammenhang mit deren Schutzrechtsanmel-

dung und -eintragung dahin geeinigt haben, dass sie unter Ausschluss des Klä-

gers allein durch die Beklagte erfolgen soll. Da diese Regelung im allseitigen

Einverständnis getroffen wurde, handelt es sich insoweit um einen Vertrag, wie

er von Teilhabern ohne weiteres abgeschlossen werden kann (§ 745 Abs. 2

BGB).

14

b) Zu seiner weiteren Feststellung, die Vereinbarung der Parteien bein-

halte auch eine Verpflichtung der Beklagten zu einem angemessenen Ausgleich

in Geld, ist das Berufungsgericht gelangt, obwohl es gemeint hat, dass die Par-

teien selbst über eine dem Kläger zustehende Entschädigungsregelung nichts

abgesprochen hätten. Da zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung gehöre, dass

der zurückstehende Teilhaber eine Abfindung erhalte, widerspreche die ohne

eine solche Regelung getroffene Benutzungsvereinbarung den von Gesetzes

wegen einzuhaltenden Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung. Des-

halb bestehe eine Regelungslücke, die unter Berücksichtigung der beiderseiti-

gen Interessen der Parteien geschlossen werden müsse.

15

(1) Das kann aus Rechtsgründen keinen Bestand haben. Der Sache

nach hat das Berufungsgericht eine ergänzende Vertragsauslegung vorge-

nommen, die in Betracht kommt, wenn das Vereinbarte eine Vertragslücke auf-

weist. Eine solche Lücke kann beispielsweise darauf beruhen, dass sich die bei

Vertragsschluss bestehenden wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhältnisse

nachträglich ändern (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 22.12.2003 - VIII ZR 90/02, NJW-RR

2004, 262 m.w.N.), sich aber auch daraus ergeben, dass eine von den Ver-

tragsparteien getroffene Regelung gesetzlicher Vorgabe widerspricht (vgl.

BGHZ 151, 229). Einen solchen Fall hat das Berufungsgericht hier als gegeben

erachtet, weil nach seiner Ansicht § 745 Abs. 1 BGB nur eine der Beschaffen-

heit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsgemäße

Verwaltung und Benutzung erlaubt.

16

(2) Wie die Revision zu Recht geltend macht, hat das Berufungsgericht

dabei übersehen, dass das Gesetz diese Einschränkung nur für eine durch mit

Mehrheit der Stimmen der Teilhaber beschlossene Verwaltungs- und Benut-

zungsregelung vorsieht und ein Teilhaber einer Verwaltungs- und Benutzungs-

regelung nur zuzustimmen verpflichtet sein kann, wenn sie ordnungsgemäßer

Verwaltung entspricht (vgl. BGHZ 140, 63). Hat der betreffende Teilhaber einer

Benutzungsregelung bereits zugestimmt oder ist diese - wie hier - gar Gegen-

stand einer vertraglichen Vereinbarung aller Teilhaber, ist für eine derartige Ein-

schränkung aber kein Raum. Die grundgesetzlich garantierte Handlungs- und

Vertragsfreiheit gebietet in diesen Fällen, dass mit Zustimmung der Betroffenen

grundsätzlich jede Regelung über die Verwaltung und Benutzung des den

Teilhabern gemeinschaftlich Zustehenden möglich ist und fortan deren Verhält-

nis bestimmt. Das findet Bestätigung in § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB. Denn danach

darf das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechen-

den Bruchteil der Nutzungen, das das Berufungsgericht im Streitfall durch die

festgestellte Abrede der Parteien nicht hinreichend berücksichtigt sieht, durch-

aus beeinträchtigt werden, nämlich dann, wenn dies mit Zustimmung des Be-

troffenen erfolgt.

17

18

Mit der vom Berufungsgericht angenommenen Vertragslücke ist mithin

die durchgeführte ergänzende Vertragsauslegung nicht zu rechtfertigen.

(3) Das vom Berufungsgericht auf diese Weise ermittelte Ergebnis, die

Beklagte schulde dem Kläger eine angemessene Entschädigung, erweist sich

auch nicht etwa deshalb als revisionsrechtlich tragfähig, weil der Kläger mit

Blick auf mögliche Aufträge für Schweißanlagen zu der Zusammenarbeit mit der

Beklagten bereit war, sich hierin aber enttäuscht sieht. Denn das Berufungsge-

richt hat insoweit keine Umstände festgestellt, aus denen sich möglicherweise

eine Vertragslücke oder - was subsidiär zu prüfen gewesen wäre - eine Ände-

rung oder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage hätte entnehmen lassen können.

19

3. Der Rechtsfehler, an dem das angefochtene Urteil mithin im Hinblick

auf die Nutzung der Erfindung leidet, bedeutet nicht, dass die Klage in der Sa-

che abweisungsreif ist. Denn die Annahme des Berufungsgerichts, die Parteien

selbst hätten über einen finanziellen Ausgleich nichts verabredet, ist nicht pro-

zessordungsgemäß getroffen worden. Insoweit hat der Kläger - wie die Revisi-

onserwiderung mittels Gegenrüge auch geltend macht - unter Hinweis auf das

Verhältnis der Beklagten zu ihren Arbeitnehmererfindern sein Begehren auch

mit der Behauptung gerechtfertigt, der Beklagten eine Lizenz erteilt zu haben,

ohne zugleich deren kostenlose Nutzung vereinbart zu haben. Der Sache nach

hat der Kläger damit geltend gemacht, die von den Parteien getroffene Verein-

barung habe - stillschweigend - auch eine Pflicht beinhaltet, einen angemesse-

nen Nutzungsausgleich in Geld zu leisten. Dieser Behauptung ist das Beru-

fungsgericht entgegen § 286 ZPO nicht nachgegangen; es hat lediglich die

Handlungen der Parteien, mit denen sie nach außen hervorgetreten sind, ge-

würdigt und hieraus eine Vertragslücke abgeleitet, nicht aber die Möglichkeit

berücksichtigt, dass tatsächlich existierender Wille von Vertragsschließenden

auch konkludenten Ausdruck finden kann. So kann auch ein dem Geschäft er-

kennbar zugrunde liegender Zweck einen auf übereinstimmendem Parteiwillen

beruhenden objektiven Erklärungswert erkennen lassen, der in den nach außen

in Erscheinung getretenen Handlungen der Parteien nicht mit aller gewünschten

Klarheit zum Ausdruck kommt (vgl. Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97,

GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung).

20

(1) Die insoweit gebotene Prüfung weicht von der bei ergänzender Ver-

tragsauslegung ab, weil bei dieser lediglich der hypothetische Wille von Ver-

tragsparteien zu berücksichtigen (BGH, Urt. v. 10.07.2003 - VII ZR 411/01,

MDR 2003, 1221), bei der Ermittlung des Inhalts eines abgeschlossenen Ge-

schäfts aber der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist.

21

Das Berufungsgericht wird deshalb die erforderliche Prüfung nachzuho-

len haben, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt die Parteien stillschwei-

gend auch Einigkeit über die Frage einer Ausgleichspflicht der Beklagten erzielt

haben. Dabei können freilich die vom Berufungsgericht im Rahmen seiner er-

gänzenden Vertragsauslegung bereits herangezogenen Umstände ebenfalls

entscheidende Bedeutung erlangen, so insbesondere, dass es angesichts des

gesetzlichen Vergütungsanspruchs der Arbeitnehmererfinder jedenfalls für den

Kläger eine Selbstverständlichkeit darstellte, dass er ebenfalls eine angemes-

sene Entschädigung erhalte. Außerdem wird zu berücksichtigen sein, dass der

Kläger auf das ihm nach § 6 Satz 2 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG zustehende

Recht der gemeinschaftlichen Anmeldung der Erfindung und auf sein Benut-

zungsrecht verzichtet hat, das sich auch für ihn ergeben hätte, wenn er als Mit-

berechtigter eingetragen worden wäre. Im Streitfall stellt sich deshalb die Frage,

warum der Kläger das ohne Gegenleistung getan haben und die Beklagte von

einem solchen Entgegenkommen ausgegangen sein sollte. Dabei wird auch der

Erfahrungssatz zu bedenken sein, dass ein Erfinder in der Regel von seinem

Recht so wenig wie möglich aufgeben will

(Sen.Urt. v. 11.04.2000

- X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung, m.w.N.). Das

könnte es naheliegend erscheinen lassen, dass die Parteien jedenfalls von der

Notwendigkeit einer angemessenen Gegenleistung in Geld ausgegangen sind.

22

Im Streitfall kommt deshalb durchaus eine Auslegung des von den Par-

teien Vereinbarten in Betracht, dass der Kläger erkennbar nur gegen eine an-

gemessene "Lizenz" bereit war, der Beklagten allein das Gebrauchsmuster zu

überlassen, und dass die Beklagte stillschweigend hierauf eingegangen ist. Auf

der anderen Seite werden aber auch die Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen

sein, die sich dem vom Kläger gesetzlich vertretenen Unternehmen als Herstel-

ler der Anlagen boten, die für die Fertigung nach der Erfindung benötigt wurden.

Das Berufungsgericht hat diese Möglichkeiten einerseits als klägerisches Motiv

für die Benutzungsvereinbarung mit der Beklagten bezeichnet, was dafür spre-

chen könnte, dass der Kläger einer ansonsten gegenleistungslosen Überlas-

sung zugestimmt hat und dass er, was den erwarteten Umfang von Aufträgen

anbelangt, lediglich einem rechtlich unbeachtlichen Irrtum unterlegen ist. Ande-

rerseits hat das Berufungsgericht erwogen, Aufträge für Schweißanlagen könn-

ten auch lediglich erhoffte Kompensationsgeschäfte für dem Kläger eigentlich

zustehende Entschädigungsansprüche gewesen sein. Jedenfalls insoweit be-

steht deshalb Aufklärungsbedarf und es können sich noch weitere für die Aus-

legung relevante Umstände ergeben. Das verbietet, dass der Senat selbst ab-

schließend die an sich dem Tatrichter vorbehaltene Feststellung trifft, was die

Parteien in Ansehung des ihnen gemeinschaftlich zustehenden Rechts im Hin-

blick auf den der Klage zugrunde liegenden Zahlungsanspruch vereinbart ha-

ben.

23

4. Die damit gebotene Zurückverweisung der Sache entfällt nicht etwa

deshalb, weil entgegen der Meinung des Berufungsgerichts angenommen wer-

den muss, dass der Ausgleichsanspruch des Klägers verwirkt ist.

24

a) Ein Recht kann verwirkt sein, wenn der Gläubiger es über einen länge-

ren Zeitraum nicht geltend gemacht hat, der Schuldner sich bei objektiver Beur-

teilung darauf einrichten durfte und auch darauf eingerichtet hat, das Recht

werde nicht mehr geltend gemacht, und deswegen die verspätete Geltendma-

chung gegen Treu und Glauben verstößt; die zeitlichen wie die sonstigen Um-

stände des Falles in ihrer Gesamtheit müssen also die Beurteilung tragen, dass

Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit

dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen musste (vgl. BGHZ

146, 217 - Temperaturwächter). Zu dem sogenannten Umstandsmoment, das

hiernach neben dem Zeitmoment über die Frage der Verwirkung entscheidet,

hat die Beklagte erstmals in der zweiten Instanz behauptet, weder Rückstellun-

gen für eine Inanspruchnahme getroffen, noch die Schutzrechte freigegeben

und eine ohne weiteres mögliche Alternativlösung gewählt zu haben, weil der

Kläger von 1991 bis 2002 zugewartet habe, bis er eine Nutzungsvergütung ver-

langt habe. Diesen bestrittenen Tatsachenvortrag hat das Berufungsgericht zu

Recht nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassen. Entgegen der Meinung der

Revision liegt der hier allein in Betracht zu ziehende Ausnahmetatbestand nach

Nr. 3 dieser Vorschrift nicht vor. Der neue Vortrag betrifft Gesichtspunkte, die

keinen speziellen Bezug zu einem bestimmten Klagegrund haben, sondern un-

abhängig davon darauf zielen, ein treuwidriges Verhalten des Klägers darzutun.

Da diese Umstände in erster Instanz bekannt waren, hätten sie bei Anwendung

der von einer Partei zu erwartenden Sorgfalt schon dem Landgericht gegenüber

vorgetragen werden können. Der Beklagten ist deshalb insoweit Nachlässigkeit

vorzuwerfen. Dass die Beklagte, wie die Revision beanstandend geltend macht,

erst in der Berufungsinstanz Anlass gehabt habe, zu den Voraussetzungen ei-

ner Verwirkung vorzutragen, ist unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar,

zumal die Revision selbst darauf hinweist, dass der Kläger seinen Zahlungsan-

spruch auch schon in erster Instanz nicht nur auf § 743 Abs. 1 BGB, sondern

auch auf eine Regelung der Parteien gestützt hatte.

25

b) Im Übrigen hat sich das Berufungsgericht mit der Frage der Verwir-

kung befasst. Seine Darlegung, es sei ein ihm aus zahlreichen Streitigkeiten

des gewerblichen Rechtsschutzes bekanntes Verhalten, dass - solange die

Hoffnung des eigentlich Berechtigten auf weitere Aufträge erfüllt werde - letzte-

re als Kompensationsgeschäft für eigentlich zustehende Entschädigungsan-

sprüche verstanden würden, betrifft (auch) diese Frage. Das Berufungsgericht

hat hiernach das Bestehen einer bestimmten Geschäftsbeziehung der Parteien

als der Verwirkung entgegenstehend erachtet. Das ist eine mögliche Würdi-

gung, die - da das weitere Vorbringen der Beklagten nicht zuzulassen ist - der

revisionsrechtlichen Korrektur nicht zugänglich ist.

26

5. Ein Zahlungsanspruch des Klägers ist schließlich auch nicht wegen

Verjährung (teilweise) unbegründet. Trotz Vollendung der Verjährungsfrist kann

der Eintritt der Verjährung nur berücksichtigt werden, wenn der Schuldner sich

hierauf einredeweise beruft (§ 222 Abs. 1 BGB a.F., jetzt § 214 Abs. 1 BGB).

Diese Einrede der Beklagten hat das Berufungsgericht entgegen der Meinung

der Revision zu Recht nicht zugelassen, weil sie erst in zweiter Instanz erhoben

worden ist und dies auf Nachlässigkeit der Beklagten beruhte (§ 531 Abs. 2

Nr. 3 ZPO).

27

a) Die Verjährungseinrede gehört zu den Verteidigungsmitteln, deren

rechtzeitige Geltendmachung durch § 531 Abs. 2 ZPO sichergestellt werden

soll. Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung beru-

fen, wofür im Streitfall nichts ersichtlich ist, muss dem Umstand, dass bereits

vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz Verjährung einge-

treten ist, deshalb grundsätzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz

Rechnung getragen werden (so auch OLG Düsseldorf NJOZ 2004, 2216; OLG

Frankfurt/Main OLG-Report 2004, 249; OLG Oldenburg JurBüro 2004, 41; OLG

München BauR 2004, 1982; OLG Brandenburg BauR 2003, 1256; KG GRUR-

RR 2003, 310; a.A. OLG Karlsruhe OLG-Report 2005, 42; OLG Naumburg

NJOZ 2005, 3651). Die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach neuer, un-

streitiger Tatsachenvortrag nicht der Regelung des § 531 Abs. 2 ZPO unterfällt

und daher in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen ist (BGHZ 161, 138),

steht dem nicht entgegen. Diese Rechtsprechung betrifft Sachverhalte, die oh-

ne besondere Geltendmachung entscheidungserheblich sind, und soll verhin-

dern, dass (insoweit) auf einer falschen, von keiner Partei (mehr) vorgetragenen

tatsächlichen Grundlage entschieden werden muss (BGHZ, aaO S. 143); da die

Parteien den Prozessstoff bestimmen, soll in jeder Tatsacheninstanz das ent-

scheidungserhebliche tatsächliche Geschehen Berücksichtigung finden, das die

Parteien übereinstimmend vorgetragen haben oder das als zugestanden gilt.

Das erfasst nicht die Fälle, in denen sich - wie bei der Einrede der Verjährung

im Prozess - die Frage, ob das insoweit Geschehene überhaupt von Bedeutung

ist, erst stellt, wenn das Leistungsverweigerungsrecht vom Schuldner wahrge-

nommen wird. Mit den die Verjährung betreffenden Umständen und der Frage,

ob sich insoweit unstreitiger Tatsachenvortrag ergibt, muss sich das Gericht

deshalb erst befassen, wenn die diese Prüfung eröffnende Einrede rechtzeitig

erhoben ist. Ergänzend kann auf § 533 ZPO verwiesen werden. Auch danach

sind den Prozessstoff erweiternde Handlungen in der Berufungsinstanz nicht

bereits deshalb zulässig, weil ihre Beurteilung auf Grund unstreitigen Tatsa-

chenvortrags erfolgen kann. Wenn der Gesetzgeber die erstmals in der Beru-

fungsinstanz erhobene Verjährungseinrede von der Regelung des § 531 Abs. 2

ZPO hätte ausnehmen wollen, hätte es unter diesen Umständen nahe gelegen,

das durch eine entsprechende Regelung zum Ausdruck zu bringen.

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b) Der von der Revision geltend gemachte Ausnahmetatbestand (§ 531

Abs. 2 Nr. 3 ZPO) liegt nicht vor. Nach der Antragsfassung schloss die streitige

Klage die Möglichkeit ein, den geltend gemachten Zahlungsanspruch nach Art

einer Lizenz zu berechnen. Der Kläger hatte - worauf die Revisionserwiderung

zu Recht hinweist - bereits erstinstanzlich auch ausgeführt, dass er eine anteili-

ge Lizenzgebühr zu beanspruchen berechtigt sei. Eine solche Gebühr wird übli-

cherweise in regelmäßig wiederkehrenden zeitlichen Abständen berechnet und

geschuldet. Unabhängig davon, dass der Kläger glaubte, seine Klage in erster

Linie auf § 743 Abs. 1 BGB stützen zu können, bestand damit von Anfang an

die Möglichkeit, dass (auch) die vierjährige Verjährungsfrist nach § 197 BGB

a.F. einschlägig sein könnte. Eine sorgfältige Partei, die sich die Einrede der

Verjährung zunutze machen wollte, hätte dem bereits durch Erhebung der Ein-

rede in erster Instanz Rechnung getragen.

29

6. Sollte das Berufungsgericht (wiederum) zu der Überzeugung gelan-

gen, das von den Parteien Vereinbarte schließe eine von der Beklagten zu zah-

lende angemessene Entschädigung für die Nutzung der Erfindung ein, wird es

bei der gebotenen Schätzung (§ 287 ZPO), was im Streitfall angemessen ist,

den dem Kläger zustehenden Betrag auf der Grundlage einer prozentualen Li-

zenz an den Erlösen der Beklagten berechnen können.

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a) Zu Unrecht zieht die Revision das deshalb in Zweifel, weil den Partei-

en verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zu Gebote gestanden hätten und

eine andere Art der Entschädigung mindestens gleichermaßen wahrscheinlich

hätte gewählt werden können. Hinsichtlich des Anspruchs eines Arbeitnehmer-

erfinders auf angemessene Vergütung (§ 9 Abs. 1 ArbEG) entspricht es ständi-

ger Rechtsprechung des Senats, dass in der Regel eine angemessene Lizenz

in besonderer Weise geeignet ist, für einen sachgerechten Ausgleich zu sorgen,

deshalb sie als nächstliegend erscheinen muss und eine Vergütung auf dieser

Grundlage regelmäßig so lange nicht zu beanstanden ist, wie nicht Tatumstän-

de vorliegen, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall un-

geeignet erscheinen lassen (BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, m.w.N.).

Diese Bewertung beruht nicht auf Gesichtspunkten, die ausschließlich durch

das Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer gekennzeichnet sind, sondern ist auch

bei anderen vertraglich begründeten Verhältnissen sachgerecht, in denen - wie

im Streitfall - die eine Seite der anderen ermöglicht, ein Schutzrecht zu erlangen

und dessen Gegenstand allein zu nutzen. Auch im Streitfall reicht mithin das

bloße Vorhandensein einer gleichermaßen geeigneten anderen Berechnungs-

methode nicht aus, die Zuerkennung einer angemessenen Lizenz als rechtsfeh-

lerhaft anzusehen.

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b) Bei deren Festlegung kann allerdings nicht darauf abgestellt werden,

was vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung

und namentlich den Umfang der späteren Benutzung durch die Beklagte vo-

rausgesehen hätten (vgl. zu diesem Maßstab bei rechtswidriger Benutzung ei-

nes Schutzrechts eines anderen Sen.Urt. v. 30.05.1995 - X ZR 54/93, GRUR

1995, 578 - Steuereinrichtung II, m.w.N.). Wenn die Verpflichtung, angemesse-

nen Ausgleich zu leisten, auf vertraglicher Grundlage beruht, kann es nämlich

- wie auch das Berufungsgericht im Ansatz richtig gesehen hat - nur auf die

Umstände ankommen, die beim Abschluss der Vereinbarung den Willen der

Parteien tatsächlich bestimmen konnten, weil sie bereits damals bekannt waren

oder erwartet wurden. Weicht das spätere tatsächliche Geschehen von dem ab,

das die Parteien bei Vertragsschluss angenommen haben, kann dem allerdings

auch in Fällen wie dem vorliegenden in angemessener Form Rechnung zu tra-

gen sein. Die Rechtsordnung enthält hierzu verschiedene Möglichkeiten. So

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33

kann, wenn die insoweit jeweils zu beachtenden Voraussetzungen vorliegen,

entweder eine Anpassung im Wege ergänzender Vertragsauslegung oder we-

gen Änderung bzw. Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen,

nach einer Kündigung der vertraglichen Benutzungsregelung, die bei Vorliegen

eines wichtigen Grunds jederzeit möglich ist (vgl. BGH, Urt. v. 06.07.1981

- II ZR 205/80, MDR 1982, 207 m.w.N.), weil es sich insoweit um ein Dauer-

schuldverhältnis handelt, aber auch gestützt auf § 745 Abs. 2 BGB eine dem

Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Regelung

verlangt werden.

III. Die zulässige Anschlussrevision des Klägers hat ebenfalls Erfolg.

Der vom Kläger im Hinblick auf die Benutzung der Erfindung geltend ge-

machte Auskunftsanspruch leitet sich aus dem Grundsatz von Treu und Glau-

ben (§ 242 BGB) ab. Steht dem Grunde nach fest, dass ein Zahlungsanspruch

in Betracht kommt, kann deshalb ein Beklagter verpflichtet sein, zumutbare An-

gaben zu machen, deren der Kläger bedarf, um zu ermitteln, ob er und gegebe-

nenfalls in welchem Umfang er tatsächlich Zahlung verlangen kann (vgl. BGHZ

155, 8 - Abwasserbehandlung, für Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG). Nach

den zur Revision gemachten Ausführungen kann der Aufklärungsbedarf im

Streitfall davon abhängen, welche Umstände die Parteien bei Abschluss ihrer

Benutzungsvereinbarung als wesentlich für die Angemessenheit einer Entschä-

digung angesehen und deshalb dieser Vereinbarung zugrunde gelegt haben.

Die Vertragsfreiheit erlaubt, insoweit Gestehungskosten und Gewinn auch dann

heranzuziehen, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hierüber konkrete

Zahlen noch nicht zur Verfügung standen. Die auf das Fehlen solcher Zahlen in

den Jahren 1991/1992 abhebende Begründung des Berufungsgerichts trägt

mithin die Abweisung des Klagebegehrens nicht, dass die Beklagte auch die im

Zusammenhang mit der Benutzung der Erfindung stehenden Gestehungskos-

ten und den hierbei erzielten Gewinn angibt.

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IV. Die Zurückverweisung bietet schließlich Gelegenheit, den Bedenken

nachzugehen, die von der Revision dagegen erhoben worden sind, dass in Kla-

geantrag und Verurteilung Unternehmen einbezogen worden sind, die „mit der

Beklagten organisatorisch verbunden“ sind.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 21.04.2004 - 3 O 11074/02 -

OLG Nürnberg, Entscheidung vom 26.10.2004 - 3 U 1818/04 -