BGH Urteil vom 06.10.2005 – I ZR 322/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 322/02

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

MarkenG § 14 Abs. 6

Verkündet am: 6. Oktober 2005 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Noblesse

a) Berechnet der Markeninhaber den durch eine Verletzung seiner Marke ent- standenen Schaden nach dem vom Verletzer erzielten Gewinn, besteht der Schaden nur in dem Anteil des Gewinns, der gerade auf der Benutzung seines Schutzrechts beruht. Kennzeichnet der Verletzer seine Waren zugleich mit seiner Marke, kann in einem solchen Fall der Mindestschaden in Form einer Quote des Verletzergewinns nach § 287 ZPO geschätzt werden.

b) Kommt für die Ermittlung des Schadens eine Schätzung in Betracht, ist der Verletzer nicht verpflichtet, über Einzelheiten seiner Kalkulation Auskunft zu erteilen, da die Schätzung auch auf der Grundlage der Umsätze und gegebe- nenfalls grob ermittelter Gewinne erfolgen kann.

c) Eine Anwendung der Grundsätze der Gemeinkostenanteil-Entscheidung

(BGHZ 145, 366) ist im Kennzeichenrecht nicht ausgeschlossen.

BGH, Urt. v. 6. Oktober 2005 – I ZR 322/02 – OLG Hamm

LG Bochum

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 6. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die

Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesge-

richts Hamm vom 26. September 2002 wird auf Kosten der Beklagten

zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Mit der vorliegenden Vollstreckungsgegenklage wendet sich die Klägerin ge-

gen die weitere Vollstreckung aus einem rechtskräftigen Urteil, das in einer Mar-

kensache gegen sie ergangen ist.

Die Klägerin ist eine bekannte Herstellerin von Schneidwaren. Sie vertreibt

ihre Produkte u.a. unter den Wortmarken „Zwilling“ und „Die Schneidigen von

ZWILLING“ sowie unter einer Bildmarke ( ). In den Jahren 1983 bis 1996 kenn-

zeichnete sie ihre Serie „Die Schneidigen von ZWILLING“ häufig zusätzlich mit

dem Zeichen „noblesse“.

Die Beklagte ist Inhaberin der für Essbestecke eingetragenen deutschen

Marke „Noblesse“ (Priorität: 9. März 1963). Wegen Verletzung dieser Marke nahm

die Beklagte die Klägerin im Vorprozess in Anspruch. Dort wurde die Klägerin zur

Unterlassung verurteilt und ihre Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz

festgestellt. Im Hinblick auf diese Verpflichtung wurde die Klägerin verurteilt, der

Beklagten über den Umfang der in Rede stehenden Handlungen Auskunft zu ertei-

len, „und zwar unter genauer Angabe der einzelnen Lieferungen unter Nennung …

des erzielten Gewinns“.

Im Vollstreckungsverfahren stritten die Parteien darüber, ob die Klägerin die

nach diesem Urteil geschuldete Auskunft erteilt hat. Nachdem gegen sie ein

Zwangsgeld in Höhe von 20.000 DM festgesetzt worden war, beauftragte die Klä-

gerin Wirtschaftsprüfer damit, den erzielten Gewinn zu ermitteln. Die Wirtschafts-

prüfer ermittelten den Gesamtumsatz mit den unter der zusätzlichen Kennzeich-

nung „noblesse“ vertriebenen Produkten in einem der Beklagten überlassenen zu-

sammenfassenden Bericht vom 28. Mai 2001 mit 57.563.000 DM und errechneten

den auf diese Umsätze entfallenden Gewinn mit 1.417.000 DM. Nach ihren Anga-

ben wurde dabei ein Schätzverfahren eingesetzt, weil die Klägerin in der fragli-

chen Zeit noch nicht über eine Buchhaltung mit artikelbezogener Kostenträger-

rechnung auf Vollkostenbasis verfügte. Dem Bericht war eine Aufstellung beige-

fügt, der sich die Verteilung der genannten Zahlen auf die Geschäftsjahre 1983 bis

1996 entnehmen ließ. Die Beklagte vertrat die Ansicht, dass diese Gewinnermitt-

lung als Auskunft unzureichend sei, und beantragte die Vollstreckung des bereits

festgesetzten Zwangsgeldes sowie die Verhängung eines weiteren Zwangsgeldes.

Gegen die drohende weitere Vollstreckung aus dem Urteil sowie aus dem

bereits erwirkten Zwangsmittelbeschluss wendet sich die Klägerin mit der Vollstre-

ckungsgegenklage. Sie ist der Ansicht, dass sie die geschuldete Auskunft durch

die Übersendung der zusammenfassenden Gewinnermittlung erteilt habe.

Die Klägerin hat beantragt,

die Zwangsvollstreckung aus dem zugrunde liegenden Urteil im Hinblick auf den Auskunftsanspruch über den erzielten Gewinn sowie aus dem Zwangsmittelbeschluss für unzulässig zu erklären.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat ihrerseits eine Stellung-

nahme von Wirtschaftsprüfern vorgelegt, nach der sich die Roherträge der Umsät-

ze mit den Produkten, die mit „noblesse“ gekennzeichnet waren, auf über

40 Mio. DM belaufen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist

ohne Erfolg geblieben. Hiergegen richtet sich die (vom Senat zugelassene) Revi-

sion der Beklagten, mit der sie den Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die

Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat die erteilte Auskunft als ausreichend angese-

hen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Die Klägerin habe gegenüber der weiteren Vollstreckung mit Recht den Erfül-

lungseinwand erhoben. Die geschuldete Auskunft über den erzielten Gewinn sei

mit der Übersendung des Wirtschaftsprüferberichts vom 28. Mai 2001 erteilt wor-

den. In welchem Umfang eine Auskunft zu erteilen sei, hänge davon ab, welchen

Schadensersatzanspruch die Auskunft vorbereiten solle. Im Kennzeichenrecht sei

eine detaillierte Berechnung des Verletzergewinns als Schadensgrundlage nicht

die Regel; sie sei nur dort erforderlich, wo der Verletzergewinn in vollem Umfang

und ausschließlich Folge der Rechtsverletzung sei. Im Kennzeichenrecht sei dem-

gegenüber eine Schätzung erforderlich, in welchem Umfang der erzielte Gewinn

auf der Kennzeichenverletzung beruhe. Daher sei eine Auskunft ausreichend, die

eine solche Schätzung ermögliche. Die Klägerin sei aufgrund der Verurteilung zur

Auskunft nicht verpflichtet gewesen, über getätigte Umsätze und aufgewandte

Kosten Rechnung zu legen. Auch die in den Fixkosten enthaltenen Gemeinkosten

habe sie nicht mitteilen müssen. Mit dem Einwand, die erteilte Auskunft sei unrich-

tig, könne die Beklagte nicht gehört werden.

Dieser Rechtsauffassung stehe die Gemeinkostenanteil-Entscheidung des

Bundesgerichtshofs nicht entgegen. Denn die Frage, ob die Gemeinkosten in Ab-

zug zu bringen seien, betreffe die Richtigkeit der Auskunft. Im Übrigen sei die

Gemeinkostenanteil-Entscheidung für den Streitfall nicht einschlägig, weil es dort

um eine identische Nachbildung eines geschützten Geschmacksmusters gegan-

gen sei und der Unternehmensgewinn daher dem Verletzergewinn entsprochen

habe. Im Streitfall könne die Beklagte dagegen nur den Bruchteil des Gewinns ab-

schöpfen, der auf der Verletzungshandlung beruhe. Schließlich sei es der Klägerin

nicht zumutbar, der Beklagten durch eine detaillierte Auskunft Einblick in die in-

nerbetrieblichen Verhältnisse zu geben, obwohl anschließend ohnehin nur eine

grobe Schätzung möglich sei.

Die Vollstreckungsgegenklage sei auch begründet, soweit es um die Unzu-

lässigkeit der Zwangsvollstreckung aus dem Zwangsgeldbeschluss gegangen sei.

Denn dieser Beschluss beziehe sich auf die Auskunft über den erzielten Gewinn.

II. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Mit

Recht hat das Berufungsgericht die erteilte Auskunft als hinreichend angesehen

mit der Folge, dass eine weitere Vollstreckung aus dem zugrunde liegenden Titel

unzulässig geworden ist (§ 767 Abs. 1 ZPO).

1. Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung zutreffend zugrunde gelegt,

dass es dem Verletzten freisteht, zur Berechnung des zu fordernden Schadenser-

satzes im Kennzeichenrecht – ebenso wie im Falle der Verletzung anderer

Schutzrechte – zwischen dem konkreten Schaden (vor allem dem entgangenen

Gewinn) und einem abstrakten Schaden (Lizenzanalogie oder Verletzergewinn) zu

wählen (BGH, Urt. v. 24.2.1961 – I ZR 83/59, GRUR 1961, 354 – Vitasulfal, zum

Warenzeichenrecht; BGHZ 60, 206, 208 – Miss Petite, zum Firmenrecht; In-

gerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 112; Hacker in Ströbe-

le/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 300). Im Streitfall hat sich die Beklag-

te für die Herausgabe des Verletzergewinns entschieden. Dies wirkt sich auf den

Umfang des Auskunftsanspruchs aus, weil für die Berechnung des Schadens auf

der Grundlage des Verletzergewinns zusätzliche Informationen benötigt werden.

Art und Umfang der Auskunftspflicht sind jedoch im Einzelfall nach den durch Treu

und Glauben gebotenen Maßstäben abzugrenzen, insbesondere auch danach, ob

die geforderte Auskunft in einem sinnvollen Verhältnis zu dem Wert stehen, die sie

für die Schätzung des geltend gemachten Schadens hat (BGH, Urt. v. 16.2.1973

– I ZR 74/71, GRUR 1973, 375, 378 = WRP 1973, 213 – Miss Petite, insoweit

nicht in BGHZ 60, 206).

2. Berechnet der Verletzte seinen Schaden anhand des erzielten Verletzer-

gewinns ist bei allen Schutzrechten, insbesondere aber im Falle von Kennzeichen-

rechtsverletzungen, zu beachten, dass sich der Anspruch auf Herausgabe des

Verletzergewinns stets nur auf den Anteil des Gewinns bezieht, der gerade auf der

Benutzung des fremden Schutzrechts beruht (BGHZ 150, 32, 42 – Unikatrahmen,

zum Urheberrecht; 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil, zum Geschmacksmuster-

recht). Bei Kennzeichenrechtsverletzungen kommt daher häufig eine Herausgabe

des gesamten mit dem widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstand erzielten

Gewinns nicht in Betracht, weil der geschäftliche Erfolg in vielen Fällen nicht aus-

schließlich oder noch nicht einmal überwiegend auf der Verwendung des fremden

Kennzeichens beruht. Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht davon ausge-

gangen, dass gerade auch im Streitfall der erzielte Umsatz nur zu einem Bruchteil

auf der Verwendung des fremden Zeichens „noblesse“ beruhen kann. Denn die

fremde Kennzeichnung war im vorliegenden Fall nicht der einzige Herkunftshin-

weis; vielmehr hat die Klägerin, die selbst als Herstellerin von Schneidwaren be-

kannt und angesehen ist, ihre Waren stets mit ihren eigenen kennzeichnungskräf-

tigen Marken versehen und das fremde Zeichen hinzugefügt.

3. Beruht der vom Verletzer erzielte Gewinn nur zu einem kleinen Teil auf

der Schutzrechtsverletzung, kann der Schaden in Form einer Quote des Gewinns

nach § 287 ZPO geschätzt werden, wenn nicht ausnahmsweise jeglicher Anhalts-

punkt für eine Schätzung fehlt (vgl. BGHZ 119, 20, 30 f. – Tchibo/Rolex II, zum

wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz; 150, 32, 43 – Unikatrahmen, zum Urhe-

berrecht; Ingerl/Rohnke aaO Vor §§ 14-19 Rdn. 114).

4. Der Umstand, dass nicht der gesamte mit dem Absatz der widerrechtlich

gekennzeichneten Ware erzielte Gewinn herausverlangt werden kann, hat Auswir-

kungen auch auf den Umfang des Auskunftsanspruchs. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass der Verletzer regelmäßig ein Interesse hat, seine Kalkulation und seine

Gewinnspanne gegenüber dem Mitbewerber geheim zu halten. Zwar muss

dieses Interesse grundsätzlich zurückstehen, wenn der Verletzte auf die Angaben

angewiesen ist, um seinen Schaden zu berechnen. Kommt aber ohnehin nur eine

grobe Schätzung in Betracht, ist dem Verletzer eine Offenbarung von Geschäftsin-

terna meist nicht zuzumuten, da diese Schätzung auch auf der Grundlage der

Umsätze und gegebenenfalls grob ermittelter Gewinne erfolgen kann (vgl. BGH

GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite, insoweit nicht in BGHZ 60, 206; Urt. v.

27.9.1990 – I ZR 87/89, GRUR 1991, 153, 155 = WRP 1991, 151 – Pizza & Pasta;

Ingerl/Rohnke aaO Vor §§ 14-19 Rdn. 138; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14

Rdn. 322; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl.,

Kap. 38 Rdn. 14 f. und Kap. 39 Rdn. 4). So verhält es sich im Streitfall.

5. Der Umstand, dass in Kennzeichenstreitsachen über den Verletzerge-

winn häufig keine detaillierten Angaben gemacht zu werden brauchen, bedeutet

allerdings nicht, dass eine Anwendung der Grundsätze der Gemeinkostenanteil-

Entscheidung (BGHZ 145, 366) im Kennzeichenrecht ausgeschlossen wäre. Zum

einen kann auch im Fall einer Verletzung von Kennzeichenrechten der erzielte

Gewinn – etwa bei der Benutzung einer Prestigemarke oder einer dreidimensiona-

le Marke – fast ausschließlich auf der Verwendung des fremden Kennzeichens be-

ruhen (vgl. Ingerl/Rohnke aaO Vor §§ 14-19 Rdn. 114). Zum anderen kann der

Verletzer gegenüber einer – aus seiner Sicht ungünstigen – Schätzung einwen-

den, keinen oder einen deutlich niedrigeren Gewinn mit den widerrechtlich ge-

kennzeichneten Gegenständen erzielt zu haben. In diesem Fall muss aber der

Verletzer von sich aus die Einzelheiten seiner Kalkulation offen legen, damit die

Richtigkeit seines Einwands überprüft werden kann. Bei dieser Überprüfung ist

von den Grundsätzen der Gemeinkostenanteil-Entscheidung auszugehen.

6. Unter diesen Umständen ist es von Rechts wegen nicht zu beanstanden,

dass das Berufungsgericht die erteilte Auskunft als ausreichend erachtet und

deswegen die weitere Zwangsvollstreckung aus dem Urteil für unzulässig erklärt

hat.

Im Ergebnis ohne Erfolg weist die Revision darauf hin, dass der Titel, aus

dem die Beklagte gegen die Klägerin vorgeht, ungeachtet der Besonderheiten, die

im Kennzeichenrecht für den Auskunftsanspruch gelten (dazu oben unter 4.), eine

Verpflichtung zur Auskunft „unter Nennung des erzielten Gewinns“ enthält. Dieser

Verpflichtung ist die Klägerin dadurch nachgekommen, dass sie den Bericht ihrer

Wirtschaftsprüfer vorgelegt hat, die für die Jahre 1983 bis 1996 den Umsatz und

den (geschätzten) Gewinn aufgelistet haben, den die Klägerin mit den das Mar-

kenrecht der Beklagten verletzenden Produkten gemacht hat. Mit Recht weist das

Berufungsgericht darauf hin, dass die Klägerin nicht zur Rechnungslegung verur-

teilt worden ist und von ihr keine Aufschlüsselung der einzelnen Kostenbeiträge

verlangt werden kann. Soweit die Beklagte die Richtigkeit der erteilten Auskunft

bestreitet, kann sie damit im Verfahren der Vollstreckungsgegenklage nicht gehört

werden.

7. Ebenfalls mit Recht hat das Berufungsgericht die Vollstreckungsgegen-

klage auch insoweit für zulässig und begründet gehalten, als sich die Klägerin ge-

gen die Vollstreckung des festgesetzten Zwangsgeldes mit dem Erfüllungsein-

wand zur Wehr setzen möchte. Unabhängig davon, ob dieser Einwand im Voll-

streckungsverfahren zuzulassen ist (vgl. dazu Zöller/Stöber, ZPO, 25. Aufl., § 888

Rdn. 11; ferner BGHZ 161, 67, 71 f. zu § 887 Abs. 1 ZPO), ist der Schuldner je-

denfalls nicht gehindert, ihn mit der Vollstreckungsgegenklage zu erheben (vgl.

BayObLG NZM 2000, 302 f.).

III. Danach ist die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97

Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Vorinstanzen:

LG Bochum, Entscheidung vom 29.01.2002 - 17 O 34/01 -

OLG Hamm, Entscheidung vom 26.09.2002 - 4 U 63/02 -