BGH Beschluss vom 15.02.2007 – I ZR 251/02
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
15. Februar 2007
in dem Rechtsstreit
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Februar 2007 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. Büscher,
Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts
Köln vom 23. August 2001 und das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Köln vom 14. August 2002 sind wirkungslos,
soweit durch sie die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 auf
die Widerklage verurteilt worden sind.
Von den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der
Beklagten des ersten Rechtszugs haben die Klägerin 4 %, der
Drittwiderbeklagte zu 3 28 % und die Beklagte 68 % zu tragen.
Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin des ersten
Rechtszugs hat die Beklagte 96 % zu tragen. Die außergerichtli-
chen Kosten der Drittwiderbeklagten zu 2 des ersten Rechtszugs
fallen der Beklagten zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten
des Drittwiderbeklagten zu 3 des ersten Rechtszugs hat die Be-
klagte 10 % zu tragen.
Von den Gerichtskosten des zweiten Rechtszugs tragen die Klä-
gerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 gesamtschuldnerisch 10 %,
die Klägerin alleine weitere 2 %, der Drittwiderbeklagte zu 3 16 %
und die Beklagte 72 %. Die außergerichtlichen Kosten des zwei-
ten Rechtszugs der Klägerin hat die Beklagte in Höhe von 88 %
zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszugs
der Drittwiderbeklagten zu 2 fallen der Beklagten in Höhe von
90 % zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten des zweiten
Rechtszugs des Drittwiderbeklagten zu 3 hat die Beklagte 47 %
zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten des zweiten
Rechtszugs der Beklagten tragen die Klägerin und die Drittwider-
beklagte zu 2 gesamtschuldnerisch 10 %, die Klägerin allein wei-
tere 2 % und der Drittwiderbeklagte zu 3 18 %.
Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin des Nichtzulas-
sungsbeschwerdeverfahrens hat die Beklagte 83 % zu tragen.
Von den außergerichtlichen Kosten der Drittwiderbeklagten zu 2
des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens fallen 85 % der Be-
klagten zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten der Beklag-
ten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens haben die Kläge-
rin und die Drittwiderbeklagte zu 2 gesamtschuldnerisch 14 % und
die Klägerin allein weitere 3 % zu tragen.
Im Übrigen tragen die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten
selbst.
Gründe
I. Die Beklagte, eine der 16 Gesellschafterinnen des Deutschen Lotto-
und Totoblocks, betreibt
in N. u.a. das sogenannte
"Mitt-
wochs-Lotto" und das "Samstags-Lotto". Zusammen mit den übrigen 15 Gesell-
schafterinnen ist sie Inhaberin der mit Priorität vom 2. September 1996 als
durchgesetztes Zeichen eingetragenen Wortmarke "LOTTO".
Die Klägerin befasst sich u.a. mit der Übernahme und Verwaltung von
Beteiligungen. Sie hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke
"F. Lotto" angemeldet und nimmt für sich Rechte an dem bei der DENIC eG
für einen Herrn S. registrierten Domainnamen "f. lotto.de"
in An-
spruch, der zwischenzeitlich den Anspruch gerichtlich anerkannt hat.
Die Klägerin hat von der Beklagten die Einwilligung zur Aufhebung eines
zu ihren Gunsten bei der DENIC hinsichtlich des Domainnamens "f. lotto.de"
registrierten Dispute-Eintrags verlangt; hilfsweise hat sie geltend gemacht, es
zu unterlassen, bei der DENIC Dispute-Anträge zu dem Domainnamen zu stel-
len.
Die Beklagte hat die Klägerin und die Drittwiderbeklagten zu 2 und 3 auf
Unterlassung in Anspruch genommen, die Firmierungen "F. Lotto A.
GmbH & Co. International KG", "F. Lotto A. GmbH", "F. Lotto"
sowie die Bezeichnung "f. lotto.de" als Internetadresse für näher bezeichnete
Dienstleistungen zu verwenden. Die Beklagte hat mit der Widerklage zudem ein
Verbot erstrebt, dass die Klägerin und die Drittwiderbeklagten zu 2 und 3 unter
der beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Wortmarke "F.
Lotto" bestimmte Dienstleistungen anbieten. Weiterhin hat die Beklagte gestützt
auf ihre eingetragene Marke "LOTTO" Auskunfts-, Schadensersatz- und Ver-
nichtungsansprüche verfolgt.
Die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 haben in der Berufungsin-
stanz mit einer Zwischenfeststellungswiderwiderklage beantragt, festzustellen,
dass der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 an den Unternehmenskenn-
zeichen "F. Lotto A. GmbH & Co. International KG" und "F. Lotto
A. GmbH" Zwischenrechte gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG
gegenüber der Marke "LOTTO" zustehen.
Nachdem der Drittwiderbeklagte zu 3 eine Unterlassungserklärung ab-
gegeben hat, haben die Parteien hinsichtlich dieses Drittwiderbeklagten in der
Berufungsinstanz die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
Das Berufungsgericht hat die Klage und die Zwischenfeststellungswi-
derwiderklage abgewiesen und der Widerklage der Beklagten mit Ausnahme
der auf die angemeldete Wortmarke "F. Lotto" bezogenen Annexansprüche
stattgegeben. Eine Aussetzung des Rechtsstreits wegen des gegen die Marke
"LOTTO" der Beklagten anhängigen Löschungsverfahrens hat das Berufungs-
gericht abgelehnt. Die Revision hat das Berufungsgericht nicht zugelassen.
Gegen diese Entscheidung haben die Klägerin und die Drittwiderbeklag-
te zu 2 Nichtzulassungsbeschwerde erhoben.
Der Senat hat das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über
den Antrag auf Löschung der Wortmarke "LOTTO" der Beklagten ausgesetzt.
Im Löschungsverfahren ist die Wortmarke "LOTTO" für eine Vielzahl von Waren
und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterie-
spielen rechtskräftig gelöscht worden (BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04,
GRUR 2006, 760 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Die Beklagte hat daraufhin die
Widerklage zurückgenommen. Nachdem auch der zugunsten der Beklagten
erfolgte Dispute-Eintrag bei der DENIC hinsichtlich des Domainnamens
"f. lotto.de" gelöscht worden ist, haben die Parteien des Nichtzulassungsbe-
schwerdeverfahrens die Klage und die Zwischenfeststellungswiderwiderklage
übereinstimmend für erledigt erklärt. Sie haben insoweit beantragt, der jeweils
anderen Partei die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
II. Nachdem die Beklagte die Widerklage zurückgenommen hat und die
Parteien im Übrigen den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt ha-
ben, ist über die Kosten des Rechtsstreits, mit Ausnahme der Kosten, die den
Drittwiderbeklagten zu 3 betreffen, gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2, § 91a Abs. 1
ZPO zu entscheiden.
1. Die auf die gegen die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 gerich-
tete Widerklage entfallenden Kosten hat die Beklagte nach § 269 Abs. 3 Satz 2
ZPO zu tragen, weil sie die Widerklage nach § 269 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO
wirksam zurückgenommen hat.
2. Über die auf die Klage und die Zwischenfeststellungswiderwiderklage
entfallenden Kosten einschließlich der Kosten der Vorinstanzen ist nach der
übereinstimmenden Erledigungserklärung unter Berücksichtigung des bisheri-
gen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden (§ 91a
Abs. 1 ZPO).
a) Die Erledigung der Hauptsache kann noch in der Rechtsmittelinstanz
während des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde erklärt werden
(BGH, Beschl. v. 13.2.2003 - VII ZR 121/02, BauR 2003, 1075, 1076; Beschl. v.
30.9.2004 - I ZR 30/04, WRP 2005, 126). Bei der danach zu treffenden Kosten-
entscheidung ist der mutmaßliche Ausgang des Nichtzulassungsbeschwerde-
und gegebenenfalls des Revisionsverfahrens zu berücksichtigen (BGH BauR
2003, 1075, 1076; WRP 2005, 126). Dass eine fehlerhafte Kostenentscheidung
des Berufungsgerichts in dem die Nichtzulassungsbeschwerde zurückweisen-
den Beschluss nicht korrigiert werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 28.3.2006
- XI ZR 388/04, NJW-RR 2006, 1508), steht der Anwendung des § 91a ZPO im
Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren nicht entgegen. Denn die Entscheidung
nach § 91a ZPO dient nicht der Korrektur fehlerhafter Entscheidungen der Vor-
instanzen im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren, sondern der Berücksichti-
gung der durch die übereinstimmenden Erklärungen der Parteien eingetretenen
Erledigung des Rechtsstreits. Diese kann auch noch im Nichtzulassungsbe-
schwerdeverfahren berücksichtigt werden, weil die Einlegung der Beschwerde
die Rechtskraft des Berufungsurteils hemmt (§ 544 Abs. 5 Satz 1 ZPO).
b) Danach sind die auf die Zwischenfeststellungswiderwiderklage entfal-
lenden Kosten der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 aufzuerlegen,
während die durch die Klage veranlassten Kosten im Verhältnis zwischen der
Klägerin und der Beklagten hälftig zu teilen sind.
Das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren wäre erfolgreich gewesen,
weil die Revision nach Teillöschung der Wortmarke "LOTTO" zur Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen worden wäre (§ 543 Abs. 2
Nr. 2, § 544 ZPO).
aa) Die Zwischenfeststellungswiderwiderklage hätte allerdings keinen
Erfolg gehabt.
Das Berufungsgericht hat sie zwar schlüssig als sachdienlich i.S. von
§ 533 Nr. 1 ZPO zugelassen, weil es in der Sache über die Feststellungswider-
widerklage entschieden hat.
Die Klage war jedoch unzulässig, weil die Klägerin und die Drittwiderbe-
klagte zu 2 mit der begehrten Feststellung, dass ihnen an den Unternehmens-
kennzeichen "F. Lotto A. GmbH & Co. International KG" und "F.
Lotto A. GmbH" Zwischenrechte gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2
MarkenG gegenüber der Marke "LOTTO" zustehen, im Verletzungsrechtsstreit
ausgeschlossen waren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist
die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Altern. 2 MarkenG, um die es im Streitfall
geht, im Wege teleologischer Reduktion einschränkend auszulegen. Danach
kann im Verletzungsprozess das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen
der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies
noch im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach
kann (BGHZ 156, 112, 117 - Kinder).
bb) Die auf die Klage entfallenden Kosten sind in entsprechender An-
wendung des § 91a ZPO im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklag-
ten hälftig zu teilen.
Ob der Klägerin ein eigener Anspruch gegen die Beklagte auf Aufhe-
bung des Dispute-Eintrags des auf einen Dritten bei der DENIC eingetragenen
Domainnamens zustand, ist offen. Die Klärung dieser Rechtsfrage kann nicht
im Rahmen einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO erfolgen.
3. Hinsichtlich des Drittwiderbeklagten zu 3 verbleibt es bei der Kosten-
entscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO. Diese kann im Revisi-
onsverfahren nicht zur Überprüfung gestellt und im Nichtzulassungsbeschwer-
deverfahren nicht geändert werden (BGHZ 113, 362, 364; BGH NJW-RR 2006,
1508).
4. Auf Antrag der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 sind die Wir-
kungen der Rücknahme der Widerklage nach § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO durch
Beschluss auszusprechen (§ 269 Abs. 4 ZPO).
Bornkamm
Büscher
Schaffert
Bergmann
Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 23.08.2001 - 84 O 7/01 -
OLG Köln, Entscheidung vom 14.08.2002 - 6 U 181/01 -