BGH Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 199/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 199/06

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

UWG §§ 3, 4 Nr. 9

Verkündet am: 2. April 2009 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Ausbeinmesser

Allein der Umstand, dass es sich bei einer Gestaltung eines Werkzeugs um eine für den Gebrauchszweck "optimale" Kombination technischer Merkmale handelt, nötigt noch nicht zu der Annahme, es handele sich um eine technisch zwingend notwendi- ge Gestaltung mit der Folge, dass Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leis- tungsschutz ausgeschlossen seien. Denn es kann sich auch um Gestaltungsmerk- male handeln, die zwar technisch bedingt, gleichwohl aber frei austauschbar sind.

BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 199/06 - OLG Köln LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 2. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Rich-

ter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Köln vom 20. Oktober 2006 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über

die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin stellt her und vertreibt Messer für den Fleischerfachhandel, dar-

unter ein als "MasterGrip" bezeichnetes, nachfolgend abgebildetes spezielles Aus-

beinmesser, das insbesondere in Schlachthöfen und in der fleischverarbeitenden

Industrie verwendet wird.

Die Beklagte vertreibt gleichfalls Messer für den Fleischerfachbedarf, unter

anderen ein nachfolgend abgebildetes Ausbeinmesser in der Gestaltungsform der

Anlage CBH 11.

Die Klägerin hält das von der Beklagten angebotene Ausbeinmesser in der

Gestaltungsform der Anlage CBH 11

für eine

identische Nachahmung des

"MasterGrip" und hat die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtli-

chen Leistungsschutzes sowie der Mitbewerberbehinderung auf Unterlassung, Aus-

kunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genom-

men.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Dagegen wendet sich die Klä-

gerin mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte

beantragt.

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin aus ergänzendem wett-

bewerbsrechtlichem Leistungsschutz verneint, weil das Produkt "MasterGrip" der

Klägerin nicht über die nach § 4 Nr. 9 UWG erforderliche wettbewerbliche Eigenart

verfüge. Eine Anwendung des § 4 Nr. 10 UWG scheide im Streitfall neben § 4 Nr. 9

UWG aus.

Die wettbewerbliche Eigenart des Ausbeinmessers der Klägerin könne sich al-

lenfalls aus der besonderen Gestaltung des Griffs ergeben. Die Gestaltungselemen-

te, die die Besonderheiten des Produkts der Klägerin ausmachten und die sich bei

dem angegriffenen Ausbeinmesser der Beklagten wiederfänden, folgten jedoch un-

eingeschränkt technischen Notwendigkeiten, ohne zugleich durch frei wählbare und

austauschbare Variationen, etwa in Zuschnitt, Formung oder Maß der fraglichen

Merkmale, ersetzt werden zu können. Bei den besonderen Merkmalen des Griffs

handele es sich um uneingeschränkt durch den Gebrauchszweck der Messer vorge-

gebene Notwendigkeiten. Die tastbaren Formelemente des Griffs wirkten sich näm-

lich unmittelbar auf die Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Messer aus. Deshalb

schließe die für den Gebrauchszweck nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin

optimale Merkmalskombination des "MasterGrip" frei variierbare und solcherart zu

einer Unterscheidbarkeit geeignete Änderungen aus. Da die Merkmale, welche die

Besonderheit der Messer der Klägerin ausmachten, technisch bedingt und nicht will-

kürlich wählbar und austauschbar seien, ermangele es ihnen an wettbewerblicher

Eigenart. § 4 Nr. 9 UWG regele grundsätzlich abschließend die Frage, unter Hinzu-

treten welcher besonderen Voraussetzungen eine Ware wettbewerbsrechtlichen

Schutz vor Nachahmung genieße, so dass der Vertrieb nachgeahmter Produkte nicht

zugleich dem Tatbestand einer gezielten Absatzbehinderung i.S. des § 4 Nr. 10

UWG unterfalle.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg.

Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung an

das Berufungsgericht.

1. Nach der Verkündung des Berufungsurteils ist das Gesetz gegen den un-

lauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 durch das Erste Gesetz zur Änderung des Ge-

setzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I

S. 2949), in Kraft getreten am 30. Dezember 2008, geändert worden. Die für die Be-

urteilung des Streitfalls maßgebliche Rechtslage hat sich dadurch allerdings inhaltlich

nicht verändert.

2. Nach den bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen können

Ansprüche der Klägerin unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtlichen Leis-

tungsschutzes nach §§ 3, 4 Nr. 9, §§ 8, 9 UWG nicht verneint werden.

a) Der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses kann wettbewerbswidrig

sein, wenn dieses von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzu-

treten, die seine Nachahmung als unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht eine

Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und

Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen

Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je größer der Grad der

Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände

zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen (vgl. BGH, Urt. v.

9.10.2008 - I ZR 126/06, GRUR 2009, 79 Tz. 27 = WRP 2009, 76 - Gebäckpresse,

m.w.N.). Wettbewerbliche Eigenart setzt auch bei technischen Produkten voraus,

dass die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses ge-

eignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder

die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v.

24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 16 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege).

Insoweit ist es erforderlich, dass der Verkehr - anders als dies bei "Allerweltserzeug-

nissen" oder "Dutzendware" der Fall ist - auf die betriebliche Herkunft des Erzeugnis-

ses Wert legt und gewohnt ist, aus bestimmten Merkmalen auf die betriebliche Her-

kunft zu schließen (BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 26 =

WRP 2007, 313 - Stufenleitern, m.w.N.). Weitere Voraussetzung für die wettbe-

werbliche Eigenart technischer Produkte ist es, dass es sich bei den betreffenden

Gestaltungselementen nicht um Merkmale handelt, die bei gleichartigen Erzeugnis-

sen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen. Bei solchen

technisch notwendigen Gestaltungselementen ist nach dem Grundsatz des freien

Stands der Technik bereits die wettbewerbliche Eigenart zu verneinen (vgl. BGH, Urt.

v. 10.1.2008 - I ZR 67/05, GRUR 2008, 790 Tz. 36 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe,

m.w.N.). Handelt es sich dagegen nicht um technisch zwingend notwendige Merkma-

le, sondern nur um solche, die zwar technisch bedingt, aber frei austauschbar sind,

so können sie eine wettbewerbliche Eigenart (mit) begründen, sofern der Verkehr im

Hinblick auf sie auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Betrieb Wert

legt oder mit ihnen gewisse Qualitätserwartungen verbindet (vgl. BGH GRUR 2007,

984 Tz. 20 - Gartenliege, m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht ist zwar gleichfalls von diesen Grundsätzen ausge-

gangen. Es hat sie jedoch nicht rechtsfehlerfrei auf den von der Klägerin vorgetrage-

nen Sachverhalt angewendet.

aa) Das Berufungsgericht hat zu der Frage, ob das Produkt "MasterGrip" der

Klägerin herkunftshinweisende oder sonstige besondere Merkmale aufweist, die es

aus dem wettbewerblichen Umfeld heraushebt, keine Feststellungen getroffen, son-

dern hat insoweit das - von der Beklagten bestrittene - Vorbringen der Klägerin

zugrunde gelegt. Von diesem Vorbringen ist auch für die rechtliche Beurteilung in der

Revisionsinstanz auszugehen. Danach soll sich die wettbewerbliche Eigenart des

Ausbeinmessers der Klägerin aus der besonderen Gestaltung des Messergriffs erge-

ben. Folgende Gestaltungselemente seien als solche bzw. in ihrer Kombination nur

bei ihrem Messer gegeben: dreieckige, muldenförmige und nahezu parallel zur Klin-

ge verlaufende Daumenauflagen, Daumenauflage auf der Griffoberseite, 135°-Winkel

des Griffs am Übergang zur Klinge, offen geformtes Griffende mit abgeflachtem Oval

am Knauf. Diese Merkmale dienen nach dem Vorbringen der Klägerin einem aus-

schließlich technischen Zweck. Die seitlichen Daumenauflagen sollen ein Abrutschen

der Hand auch bei hoher Kraftanstrengung verhindern und sowohl Rechts- als auch

Linkshändern eine Verwendung des Messers ermöglichen. Auch die Daumenauflage

an der Oberseite des Griffs dient dazu, ein Abrutschen zu verhindern. Der spezielle

Winkel zwischen Griff und Klinge soll eine Spaltenbildung und damit verhindern, dass

die Arbeit durch sich dort verfangende Fleischstücke oder Ähnliches behindert wird.

Die besondere Ausformung des Griffendes soll wiederum eine abrutschsichere

Handhabung des Messers erlauben, und zwar unabhängig von der jeweiligen Hand-

größe des Benutzers.

bb) Den Feststellungen des Berufungsgerichts lässt sich nicht entnehmen, wa-

rum es sich seiner Ansicht nach bei diesen Merkmalen gerade in der von der Kläge-

rin verwendeten Ausgestaltung um technisch zwingend notwendige Gestaltungsele-

mente handelt, die nicht durch frei wählbare und austauschbare andere Gestaltun-

gen, die denselben technischen Zweck erfüllen, ersetzt werden können. Aus dem

vom Berufungsgericht in den Vordergrund seiner Erwägungen gestellten Umstand,

dass es sich bei sämtlichen in Rede stehenden Merkmalen des Messergriffs um er-

fühlbare Gestaltungselemente handelt, ergibt sich dies nicht ohne weiteres. Es mag

sein, dass die angesprochenen Fachkreise den haptischen Eigenschaften der Aus-

beinmesser höchste Bedeutung zumessen, weil die mit dem Ausbeinen beschäftig-

ten Facharbeiter infolge der über viele Stunden auszuübenden, einseitig ausgerichte-

ten und körperlich anstrengenden Arbeit in Fleischkolonnen in hohem Maße auf die

einfache, sichere und effektive Gebrauchsfähigkeit der Messer als ihrem Hand-

werksgerät angewiesen sind, wie das Berufungsgericht angenommen hat. Allein dar-

aus folgt jedoch nicht, dass eine einfache, sichere und effektive Gebrauchsfähigkeit

von Ausbeinmessern auch im Hinblick auf ihre haptischen Eigenschaften technisch

zwingend nur durch eine Gestaltung des Messergriffs herbeigeführt werden könnte,

wie sie das Produkt "MasterGrip" der Klägerin aufweist. Dass sich die tastbaren

Formelemente des Griffs unmittelbar auf die Sicherheit und die Einsatzfähigkeit der

Messer auswirken, schließt nicht aus, dass auch bei anderen Griffgestaltungen eine

auch unter haptischen Gesichtspunkten einfache, sichere und effektive Handhabung

möglich sein kann. Die Revision weist insoweit mit Recht darauf hin, dass es nach

dem Vorbringen der Klägerin eine Vielzahl von Konkurrenzprodukten mit abweichen-

den Gestaltungen im Gesamtbild wie im Detail gibt. Dem Vortrag der Klägerin zur

Gestaltung der Konkurrenzprodukte sowie zu den besonderen Gestaltungsmerkma-

len ihres Produkts lässt sich nicht entnehmen, dass die Griffgestaltungen der Wett-

bewerber für den Gebrauchszweck der Ausbeinmesser auch unter Berücksichtigung

einer einfachen, sicheren und effektiven Gebrauchsfähigkeit nicht geeignet sind. Das

folgt auch nicht ohne weiteres aus dem Vorbringen der Klägerin, bei ihrer Gestaltung

handele es sich um eine für den Gebrauchszweck optimale Merkmalskombination.

Es ist nichts dazu festgestellt, dass das Messer der Klägerin einen derart großen

technischen Vorsprung gegenüber anderen Gestaltungen aufweist, dass die Benut-

zung anderer Messer den angesprochenen Facharbeitern aus technischen Gründen

nicht zumutbar ist. Auch der Vortrag der Beklagten, die Fleischerei-Berufsgenossen-

schaften würden aus Gründen des Unfallschutzes einzelne der Gestaltungsmerkmale

empfehlen, die der Messergriff der Klägerin aufweise, gibt dafür nichts her, weil die

Beklagte weiterhin vorträgt, der spezifische Einsatz von Ausbeinmessern erfordere

diese Gestaltungsmerkmale, so dass es zahlreiche Messer mit einer entsprechenden

Gestaltung gebe.

Soweit das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang weiter anführt, der

tägliche Gebrauch versetze die mit der Ausbeinarbeit beschäftigten Facharbeiter in

die Lage, "ihr" Messer und damit die Modelle verschiedener Hersteller ohne weiteres

allein an der Art und Weise, wie es sich anfühle, zu unterscheiden, und auch hierfür

liege der Grund in technischen Umständen, lässt sich daraus gleichfalls nicht herlei-

ten, dass es sich bei der von der Klägerin verwendeten Gestaltung um eine technisch

zwingend vorgegebene Lösung handelt. Die Feststellung, dass die die Messer hand-

habenden Facharbeiter die Produkte verschiedener Hersteller danach unterscheiden

können, wie diese sich aufgrund der jeweiligen Gestaltung des Messergriffs anfühlen,

spricht vielmehr im Gegenteil dafür, dass es sich insoweit um herkunftshinweisende

und im Hinblick auf den Gebrauchszweck austauschbare Merkmale handelt. Eine

technische Notwendigkeit der Messergestaltung der Klägerin ergibt sich daraus nicht,

weil auch bei Messern mit einer anderen Griffgestaltung der tägliche Gebrauch die

betreffenden Facharbeiter in die Lage versetzt, das betreffende Messer als "ihr"

Messer erkennen zu können.

c) Da die Klägerin behauptet hat, die von ihr angeführten Gestaltungsmerkma-

le oder deren Kombination würden von den angesprochenen Verkehrskreisen als

Hinweis auf die Herkunft der Messer aufgefasst oder stellten jedenfalls Besonderhei-

ten dar, die ihr Produkt aus dem wettbewerblichen Umfeld heraushöben, kann nach

ihrem Vorbringen demnach eine wettbewerbliche Eigenart ihres Messers nicht ver-

neint werden. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts macht das angegriffe-

ne Ausbeinmesser der Beklagten von den nach dem Vortrag der Klägerin die wett-

bewerbliche Eigenart ihres "MasterGrip" begründenden Gestaltungsmerkmalen in

identischer Form Gebrauch. Zu dem Vorliegen besonderer unlauterkeitsbegründen-

der Umstände hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig -

keine Feststellungen getroffen. Auch insoweit ist daher von dem Vorbringen der Klä-

gerin auszugehen. Danach verfügt ihr Messer insbesondere über eine für die An-

nahme der Gefahr einer Herkunftstäuschung ausreichende Bekanntheit. Bei einer

identischen Übernahme besteht zudem grundsätzlich die Gefahr einer Herkunftstäu-

schung. Die auf die Beklagte hinweisende Kennzeichnung auf der Messerklinge so-

wie die Farbgebung ihres Produkts schließen die Annahme einer vermeidbaren Ge-

fahr einer Herkunftstäuschung nicht von vornherein aus. Denn für die Gefahr einer

Herkunftstäuschung reicht es aus, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen,

wie die Klägerin behauptet hat, der Eindruck erweckt wird, es handele sich bei dem

Messer der Beklagten um eine neue Serie oder eine Zweitmarke der Klägerin oder

es bestünden zumindest lizenz- oder gesellschaftsvertragliche Beziehungen zur Klä-

gerin. Ob diese Gefahr im Streitfall gegeben ist, hängt von der tatrichterlichen Würdi-

gung der Umstände des Einzelfalls ab (vgl. BGH, Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98,

GRUR 2001, 251, 253 f. = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung; Urt. v.

19.10.2000 - I ZR 225/98, GRUR 2001, 443, 445 f. = WRP 2001, 534 - Viennetta),

die das Berufungsgericht gegebenenfalls nachzuholen haben wird. Bei einer identi-

schen Übernahme kann sich der Nachahmer grundsätzlich auch nicht darauf beru-

fen, er habe lediglich eine nicht unter Sonderrechtsschutz stehende angemessene

technische Lösung übernommen (vgl. BGH GRUR 2007, 984 Tz. 35 f. - Gartenliege).

III. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Ver-

handlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungs-

gericht zurückzuverweisen.

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann

Richter am BGH Dr. Kirchhoff ist in Urlaub und kann daher nicht unter- schreiben

Pokrant

Vorinstanzen: LG Köln, Entscheidung vom 07.02.2006 - 33 O 264/05 - OLG Köln, Entscheidung vom 20.10.2006 - 6 U 65/06 -