BGH Beschluss vom 29.07.2009 – I ZB 83/08

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 83/08

vom

29. Juli 2009

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 398 45 189

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

MarkenG § 26 Abs. 1 und 3, § 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1

ATOZ III

Verweigert das Bundespatentgericht im markenrechtlichen Beschwerdeverfah- ren einem Beteiligten zu Unrecht Verfahrenkostenhilfe, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG verletzt, wenn nicht auszuschließen ist, dass bei Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe eine anwaltlich vertretene Partei den Vortrag in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht bereits im Beschwerdeverfahren und nicht erst im Rechtsbeschwerde- verfahren gehalten und das Bundespatentgericht deshalb eine für sie günstige- re Entscheidung getroffen hätte.

BGH, Beschluss vom 29. Juli 2009 - I ZB 83/08 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. Juli 2009 durch den

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher,

Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der an Ver-

kündungs Statt am 4. Januar 2008 zugestellte Beschluss des

25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Für den Markeninhaber ist seit dem 17. Juni 1999 die Marke

Nr. 398 45 189

ATOZ

unter anderem für

Dateienverwaltung mittels Computer; Sammeln, Aktualisieren, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Textverar- beitung; Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Aktualisieren von Com- puter-Software; Computer, Vermietung von Computer-Software; Weitergabe, Sammeln, Speichern von Software, Wartung; Computerberatungsdienste; Ver- mietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Betrieb von Datenbanken u.a. Analy- sieren, Aktualisieren und Weitergabe; Datenverarbeitung, Erstellen von Pro- grammen; Design von Computer-Software; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenverarbeitung; Erstellen von Programmen; Vermietung von Computer- Software, Datenverarbeitungsgeräten; Wartung von Computer-Software; Nach- richtenüberbringung durch Internet

eingetragen.

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 13. Novem-

ber 1997 für bestimmte EDV-Dienstleistungen (siehe unten Tz. 7) international

registrierten Marke Nr. 685 856

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den

Widerspruch zunächst die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen. Auf

die Erinnerung des Markeninhabers hat die Markenstelle die Löschung der

Marke auf einen Teil der eingetragenen Dienstleistungen beschränkt.

Dagegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt und beantragt,

ihm Verfahrenskostenhilfe für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens zu

bewilligen. Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Bewilligung von Ver-

fahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren als unzulässig verworfen

(BPatG, Beschl. v. 12.1.2007 - 25 W (pat) 254/03, juris). Die Beschwerde des

Markeninhabers hat das Bundespatentgericht hinsichtlich sämtlicher vorstehend

aufgeführter Dienstleistungen zurückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 4.1.2008

- 25 W (pat) 254/03, juris).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die (nicht zugelassene) Rechtsbe-

schwerde des Markeninhabers.

II. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung des Beschlusses, mit

dem es die Teil-Löschung der angegriffenen Marke durch das Deutsche Patent-

und Markenamt zum Teil bestätigt hat, ausgeführt:

Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Wider-

spruchsmarke durch Vorlage von Unterlagen hinsichtlich folgender Dienstleis-

tungen glaubhaft gemacht:

Services in connection with the installation of point-of-sale terminals in shops; computer maintenance services; training activities in the field of computing management of computer servers and value-added data transmission networks; programming for data processing machines.

Diese Dienstleistungen seien der Beurteilung der Verwechslungsgefahr

der kollidierenden Marken i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zugrunde zu le-

gen. Danach sei von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchs-

marke und der angegriffenen Marke für die vorstehend unter I angeführten

Dienstleistungen auszugehen.

III. Die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat Erfolg.

1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbe-

schwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie

Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird.

a) Der Senat hat entschieden, dass im Beschwerdeverfahren vor dem

Bundespatentgericht die Vorschriften über die Prozesskostenhilfe nach

§§ 114 ff. ZPO gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend anwendbar sind und

dass die gegenteilige Beurteilung des Bundespatentgerichts den Anspruch des

Markeninhabers auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzen kann (vgl. BGH,

Urt. v. 14.8.2008 - I ZA 2/08, GRUR 2009, 88 Tz. 10 und 18 = WRP 2008, 1551

- ATOZ I).

b) Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen

Gehörs, weil dem Markeninhaber die im Beschwerdeverfahren nachgesuchte

Verfahrenskostenhilfe vom Bundespatentgericht versagt worden ist und er kei-

nen Rechtsanwalt im Beschwerdeverfahren mit seiner Vertretung beauftragen

konnte. Sie hat im Einzelnen ausgeführt, was der Markeninhaber vorgetragen

hätte, wenn er durch einen Rechtsanwalt im Beschwerdeverfahren vertreten

gewesen wäre. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaf-

tigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (BGH, Beschl. v. 30.4.2008 - I ZB 4/07,

GRUR 2008, 731 Tz. 8 = WRP 2008, 1110 - alphaCAM). Es ist deshalb entge-

gen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung insoweit auch nicht ent-

scheidend, ob die Rechtsbeschwerde neuen Tatsachenvortrag enthält, den der

Markeninhaber im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht hat, weil er anwalt-

lich nicht vertreten war. Für die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde reicht es

aus, dass im Einzelnen dargelegt wird, was der Markeninhaber über den Vor-

trag im Beschwerdeverfahren hinaus in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht

vorgebracht hätte und dass dies die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu

seinen Gunsten beeinflusst hätte. Dies ist mit der Rechtsbeschwerdebegrün-

dung geschehen.

2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Die Entscheidung des

Bundespatentgerichts beruht auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs des

Markeninhabers.

Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfah-

rens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung

zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das

Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE

86, 133, 144; BVerfG NJW-RR 2004, 1710, 1712; BGH, Beschl. v. 10.4.2007

- I ZB 15/06, GRUR 2007, 628 Tz. 10 = WRP 2007, 788 - MOON).

a) Das Bundespatentgericht hat die rechtserhaltende Benutzung der Wi-

derspruchsmarke im Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung nach

§§ 26, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aufgrund der mit den Schriftsätzen der Wi-

dersprechenden vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007 vorgelegten Un-

terlagen für die in Rede stehenden Dienstleistungen als glaubhaft gemacht an-

gesehen. Es hat als überwiegend wahrscheinlich angenommen, dass die Wi-

dersprechende in den Jahren 2004 und 2005 mit verschiedenen Dienstleis-

tungspaketen Umsätze von über 80 Mio. € erzielt hat und von dem Dienstleis-

tungspaket "Infrastructure Solutions" mit einem Umsatzanteil von 30 Mio. € im

Jahr 2006 ein Teil unter Verwendung der Widerspruchsmarke mit den in Rede

stehenden Dienstleistungen erzielt worden ist. Es hat dahinstehen lassen, ob

die Verwendung der Widerspruchsmarke in abweichender Form, und zwar mit

dem Zusatz "Origin", den kennzeichnenden Charakter gemäß § 26 Abs. 3

Satz 1 MarkenG verändert. Eine Änderung des kennzeichnenden Charakters im

Sinne dieser Vorschrift hat das Bundespatentgericht jedenfalls für die Benut-

zung der Widerspruchsmarke mit den Zusätzen "Workplace Solutions" und

"Infrastructure Solutions" verneint.

b) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, aus den vom Bundespatentge-

richt in Bezug genommenen Unterlagen ergebe sich keine rechtserhaltende

Benutzung der Widerspruchsmarke, was der Markeninhaber, wenn er anwalt-

lich vertreten gewesen wäre, im Einzelnen geltend gemacht hätte.

aa) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1

MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Wa-

re oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v.

21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO).

Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie

rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr

anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der

Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des

§ 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Mar-

ke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die

bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere

auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preis-

listen, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist

dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch

als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwen-

dung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch

eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die

Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass

der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kenn-

zeichengebrauch bezieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR

2008, 616 Tz. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA).

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt,

liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn

die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen ge-

rade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit

der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe

Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP

2005, 620 - FERROSIL; Urt. v. 5.11.2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Tz. 50

= WRP 2009, 831 - Stofffähnchen).

bb) Zur Begründung der rechtserhaltenden Benutzung der Wider-

spruchsmarke hat das Bundespatentgericht ausschließlich auf deren Verwen-

dung im Jahre 2006 abgestellt und die rechtserhaltende Benutzung aus den mit

den Schriftsätzen vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007 vorgelegten Un-

terlagen hergeleitet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren sind daher auch nur diese

Feststellungen zur Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung der Wider-

spruchsmarke heranzuziehen. Anders als von der Rechtsbeschwerdeerwide-

rung geltend gemacht, sind die mit dem Schriftsatz vom 25. Oktober 2006 vor-

gelegten Unterlagen zur Begründung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht

maßgeblich, weil sie den tatrichterlichen Feststellungen des Bundespatentge-

richts nicht zugrunde liegen.

cc) Zutreffend macht die Rechtsbeschwerde geltend, dass die vom Bun-

despatentgericht herangezogenen Unterlagen und die dazu getroffenen Fest-

stellungen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht tragen.

Die mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2006 vorgelegten Informationsbro-

schüren und Unterlagen zeigen die Verwendung der Widerspruchsmarke ohne

Zusätze oder Aussparungen nur in den Beilagen "Atos Inside" und "Atos Re-

port" und weiterhin in der Verwendung für die Atos Processing Services GmbH.

Die Beilagen "Atos Inside" und "Atos Report" betreffen die Jahre 1999 und 2000

und geben für den Zeitraum, auf den das Bundespatentgericht abgestellt hat,

nichts her. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, ob die Verwendung

der Widerspruchsmarke durch die Atos Processing GmbH mit Zustimmung der

Widersprechenden erfolgt ist. Die Frage kann jedoch offenbleiben. Selbst wenn

dies der Fall sein sollte, erlauben diese Unterlagen keine zeitliche Zuordnung

und geben deshalb für eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmar-

ke für den in Rede stehenden Zeitraum nichts her.

Im Übrigen ist die Widerspruchsmarke in abgewandelter Form und zwar

ganz überwiegend mit den Zusätzen "Worldline" oder "Origin" oder im Fließtext

unter Aussparung des Fischmotivs verwandt worden. Das Bundespatentgericht

hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass diese Abwandlungen den kenn-

zeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändern. Für das

Rechtsbeschwerdeverfahren ist deshalb davon auszugehen, dass der kenn-

zeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch diese Abwandlungen nicht

i.S. von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG unverändert bleibt.

Das Bundespatentgericht hat zwar angenommen, dass Zusätze zu der

Widerspruchsmarke wie "Workplace Solutions" und "Infrastructure Solutions"

ihren kennzeichnenden Charakter unverändert lassen. Werden auch ohne aus-

drückliche Feststellungen des Bundespatentgerichts zu den Zusätzen, die den

kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke unverändert lassen, die

weiteren Bestandteile "Enterprise Architecture", "Applications Management"

und "Solutions" gerechnet, verbleiben gleichwohl nur wenige Verwendungsbei-

spiele. Diese erlauben keinen sicheren Rückschluss auf eine rechtserhaltende

Benutzung im Jahr 2006.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke lässt sich auch

nicht den mit den Schriftsätzen vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007

vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen entnehmen. In der eidesstattlichen

Versicherung vom 26. Oktober 2006 des Vorstandsmitglieds D. I.

wird zwischen den einzelnen Abwandlungen der Widerspruchsmarke nicht diffe-

renziert. Im Übrigen ergibt sich aus ihr auch keine Zuordnung der beigefügten

Unterlagen zum Jahr 2006.

In der eidesstattlichen Versicherung des Mitarbeiters W. S. der

Atos Origin GmbH vom 28. September 2007 wird ebenfalls nicht zwischen den

verschiedenen Abwandlungen der Widerspruchsmarke unterschieden. Der ei-

desstattlichen Versicherung lässt sich aber auch nicht mit dem für eine Glaub-

haftmachung erforderlichen Grad von Wahrscheinlichkeit entnehmen, dass die

Widerspruchsmarke ohne Abwandlungen benutzt worden ist. Denn zur Ver-

wendungsform verweist der Mitarbeiter S. in seiner eidesstattlichen Versi-

cherung auf eine beigefügte Broschüre, in der die Verwendungsformen "Atos

Origin", "Atos Workplace Solutions", "Atos Enterprise Architecture", "Atos Appli-

cations Management" und "Atos Infrastructure Solutions" jeweils mit und ohne

Fischsymbol angeführt sind.

dd) Der Umstand, dass die Angriffe gegen eine rechtserhaltende Benut-

zung vom Markeninhaber nicht bereits in der Beschwerdeinstanz, sondern erst

im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgebracht worden sind, beruht auf einer Ver-

letzung des rechtlichen Gehörs des Markeninhabers. Das Bundespatentgericht

ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass im markenrechtlichen Beschwerdever-

fahren die Bestimmungen der Prozesskostenhilfe nicht entsprechend anwend-

bar sind (vgl. BGH GRUR 2009, 88 Tz. 9 ff. - ATOZ I). Es hat dem Markeninha-

ber daher rechtsfehlerhaft Verfahrenskostenhilfe verweigert. Wäre der Marken-

inhaber bereits im Beschwerdeverfahren anwaltlich vertreten gewesen, ist nicht

auszuschließen, dass er die im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgebrachten

Einwendungen gegen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmar-

ke bereits im Beschwerdeverfahren vorgebracht und das Bundespatentgericht

eine für ihn günstigere Entscheidung getroffen hätte. Danach beruht der ange-

fochtene Beschluss auf einer Versagung des rechtlichen Gehörs (vgl. BGH,

Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 = WRP 1997, 762 - Top

Selection) durch Ablehnung der gebotenen Bewilligung von Verfahrenskosten-

hilfe.

c) Die Rechtsbeschwerde hat sich auch gegen die Annahme des Bun-

despatentgerichts gewandt, es liege eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den kollidierenden Marken vor und hat auch

insoweit eine Verletzung des Anspruchs des Markeninhabers auf rechtliches

Gehör gerügt. Ob auch diese Rüge berechtigt ist, braucht nicht entschieden zu

werden, weil der Beschluss bereits aus den Gründen zu III 2 b aufzuheben ist.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 4.1.2008 - 25 W (pat) 254/03 -