BGH Urteil vom 05.11.2008 – I ZR 39/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 39/06

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 5. November 2008 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Stofffähnchen

Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

a) Ein markenrechtliches Verbot der Verwendung eines Bestandteils einer Ge- samtaufmachung (hier: rotes Stofffähnchen an der Tasche einer Jeans- Hose), setzt voraus, dass dieser Bestandteil isoliert markenmäßig benutzt wird und sich diese Funktion nicht erst durch ein weiteres Kennzeichen er- gibt (hier: rotes Stofffähnchen mit der Aufschrift LEVI'S).

b) Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der eingetragenen Marke ist die Registereintragung maßgeblich und nicht der konkrete Eindruck aufgrund der Anbringung der Klagemarke auf Produkten.

c) Soll durch eine Verkehrsbefragung die durch Benutzung gesteigerte Kenn- zeichnungskraft eines Bestandteils eines zusammengesetzten Zeichens nachgewiesen werden, ist den Befragten der Zeichenbestandteil isoliert und nicht zusammen mit weiteren Bestandteilen des zusammengesetzten Zei- chens vorzulegen.

BGH, Urt. v. 5. November 2008 - I ZR 39/06 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 5. November 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten zu 1 wird das Urteil des Hanseati-

schen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 2. Februar

2006 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung

der Beklagten zu 1 hinsichtlich der Klageanträge zu 1 bis 4 sowie

hinsichtlich der landgerichtlichen Kostenentscheidung zurückge-

wiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung

und Entscheidung, auch über die Kosten des Nichtzulassungsbe-

schwerdeverfahrens und der Revision, an das Berufungsgericht

zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, die Levi Strauss & Co., ist die älteste Jeans-Herstellerin der

Welt. Sie ist Inhaberin der am 1. September 2000 unter anderem für Beklei-

dungsstücke eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 112 862 (nachfolgend

als Klagemarke 1 bezeichnet) und der gleich gestalteten deutschen Bildmarke

Nr. 2 914 002, eingetragen am 21. Oktober 1998 für Jeans-Hosen (nachfolgend

Klagemarke 2):

Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der folgenden Marken:

- der am 12. Januar 1977 für Hosen, Hemden, Blusen und Jacken für Her-

ren, Damen und Kinder eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke

Nr. DD 641 687, die in dem roten rechteckigen Bestandteil am linken

oberen Rand den Wortbestandteil „LEVI’S“ aufweist (Klagemarke 3):

-

der farbigen, am 23. Juni 1965 für Bekleidungsstücke eingetragenen

deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 805 774, die ein skizziert dargestelltes

Stück Stoff mit einem „Tab“ und der Aufschrift „LEVI'S“ zeigt (Klagemar-

ke 4):

- der am 17. Dezember 1965 für Bekleidungsstücke eingetragenen deut-

schen Wort-/Bildmarke Nr. 813 729, die aus einem an ein Stück Stoff an-

genähten „Tab“ ebenfalls mit der Aufschrift „LEVI'S“ besteht (Klagemar-

ke 5):

-

und der mit Priorität vom 5. Juli 2001 für Hosen eingetragenen Gemein-

schaftsbildmarke Nr. 2 292 373, die nach der Beschreibung im Register

eine Positionsmarke ist und aus einem roten rechteckigen Label aus tex-

tilem Material besteht, das oben links in die Gesäßtasche von Hosen,

Shorts oder Röcken eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht (Klage-

marke 6):

Die Beklagte zu 1 betreibt einen Einzelhandel mit Oberbekleidung. Sie

brachte seit November 2002 Jeans der Marken „COLLOSEUM“, „S. MALIK“

und „EURGIULIO“ auf den Markt. Diese sind in der im Klageantrag wiederge-

gebenen Aufmachung an der rechten Gesäßtasche mit roten, rechteckigen

Stofffähnchen versehen, die an der rechten Außennaht im oberen Drittel der

Tasche angenäht sind und auf denen die jeweiligen Marken beziehungsweise

die Bezeichnung „SM JEANS“ wiedergegeben wird. Die Beklagte zu 2 ist als

Einkäuferin der Beklagten zu 1 tätig. Der Beklagte zu 3 ist Geschäftsführer der

Beklagten zu 2 und zu 3.

Die Klägerin hat geltend gemacht, das rote Stofffähnchen werde vom in-

ländischen Verkehr aufgrund der langjährigen intensiven Benutzung als Hinweis

auf die Herkunft der Jeans aus ihrem Hause verstanden. An dem als „Red Tab“

bezeichneten roten Stofffähnchen habe sie zudem markenrechtlichen Schutz

als Benutzungsmarke erlangt. Bei den von der Beklagten vertriebenen Aufma-

chungen werde das rote Stofffähnchen markenmäßig benutzt und verletze ihre

Markenrechte.

Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung -

beantragt,

1. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, Jeans-Hosen anzu- bieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besit- zen, die gemäß folgenden Abbildungen mit einem roten, an der Au- ßennaht der Gesäßtasche angebrachten rechteckigen Stofffähn- chen versehen sind:

a)

b)

c)

2. den Beklagten wegen der in Ziffer 1 ausgesprochenen Verpflichtun-

gen bestimmte Ordnungsmittel anzudrohen;

3. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft darüber zu ertei- len, wer ihre Lieferanten und gewerblichen Abnehmer von Jeans- Hosen gemäß Ziffer 1 gewesen sind und der Klägerin durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis darüber Rechnung zu le-

gen, in welchem Zeitraum und in welcher Stückzahl sie unter Erzie- lung welcher Umsätze und welchen Gewinns Jeans-Hosen gemäß Ziffer 1 in den Verkehr gebracht hat;

4.

festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

Die Beklagten haben geltend gemacht, die angegriffenen Ausführungs-

formen hätten nur dekorativen Charakter. Bei einer Vielzahl von Jeans-Model-

len anderer Hersteller werde an der rechten Gesäßtasche ein rotes Stofffähn-

chen angebracht. Die Klägerin habe die Klagemarke 3 zudem nicht rechts-

erhaltend benutzt.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Dieses Urteil

ist rechtskräftig geworden, soweit es sich gegen die Beklagten zu 2 und zu 3

richtet. Auf die Berufung der Beklagten (nachfolgend Beklagte) hat das Beru-

fungsgericht die Verurteilung nach den Klageanträgen zu 3 und 4 zeitlich be-

schränkt und im Übrigen die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG

Hamburg OLG-Rep 2007, 372).

Dagegen richtet sich die (vom Senat zugelassene) Revision der Beklag-

ten, mit der sie weiterhin eine Abweisung der Klage erstrebt. Die Klägerin bean-

tragt, die Revision zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch aufgrund der

Klagemarken 2 bis 5 und einer Benutzungsmarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und

Abs. 5 MarkenG und wegen der Klagemarken 1 und 6 aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2

lit. b GMV für gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Zwischen der Klagemarke 3 und der angegriffenen Ausstattung der

„COLLOSEUM“-Jeans der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr (Klagean-

trag zu 1 a). Die Klagemarke 3 verfüge von Haus aus über normale Kennzeich-

nungskraft. Diese ergebe sich auch aus dem roten Stofffähnchen, bei dem es

sich um eine besonders markante Kennzeichnung und nicht nur um ein dekora-

tives Element handele. Die gegen diese Klagemarke erhobene Einrede der

Nichtbenutzung greife nicht durch. Die Klägerin habe das rote Stofffähnchen mit

der Aufschrift „LEVI'S“ vielfach benutzt. In diesem Zusammenhang sei es uner-

heblich, dass die Klägerin vielfach auch die sogenannte „Arcuate (Doppel-

schwinge)“ auf der Gesäßtasche anbringe. Die Klagemarke 3 verfüge infolge ih-

rer umfangreichen Benutzung und Verwendung in der Werbung vor allem durch

das „Red Tab“ über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung der

Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen sei nicht eingetreten.

Es bestehe zwischen den Waren, für die die Klagemarke 3 eingetragen

sei, und den Waren, für die die angegriffene Ausstattung benutzt werde, Waren-

identität. Die Zeichen seien hinreichend ähnlich. Der prägende Bestandteil der

Klagemarke 3 sei das rote Stofffähnchen. Die Stofffähnchen der Klagemarke

und der angegriffenen Aufmachung seien rot und rechteckig und in etwa glei-

cher Höhe an der Außennaht der Gesäßtasche angebracht. Der Schriftzug

„LEVI'S“ sei wegen der geringen Größe schlecht lesbar. Entsprechendes gelte

für den Schriftzug „COLLOSEUM“ auf dem roten Stofffähnchen an der Tasche

der Jeans der Beklagten. Würden die Jeans getragen, würden die Schriftzüge,

etwa von Passanten, ohnehin nicht mehr wahrgenommen.

Die Beklagte verwende das beanstandete Stofffähnchen kennzeichen-

mäßig und nicht als bloße Dekoration.

Zwischen den Klagemarken 1 und 2 und der angegriffenen Aufmachung

der „COLLOSEUM“-Jeans bestehe ebenfalls Verwechslungsgefahr i.S. von

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemar-

ken mit dem roten Stofffähnchen und der sogenannten Doppelschwinge verfüg-

ten von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Diese sei durch umfang-

reiche Benutzung vor allem des „Red Tab“ gesteigert. Die von der Beklagten

geltend gemachte Einrede der Nichtbenutzung sei unbegründet. Die Klägerin

habe Jeans mit der den Klagemarken entsprechenden Aufmachung mit und

ohne den Schriftzug „LEVI'S“ vertrieben.

Zwischen den Waren, für die die Klagemarken 1 und 2 eingetragen sei-

en, und den Waren, für die das rote Stofffähnchen mit der Aufschrift „COLLO-

SEUM“ verwandt werde, bestehe ebenfalls Warenidentität. Die Kennzeichen

seien sich auch hinreichend ähnlich, was bei bestehender Warenidentität und

gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarken eine Verwechslungsgefahr

begründe. Prägender Bestandteil der Klagemarken sei das „Red Tab“. Es habe

innerhalb des Bildzeichens eine selbständig kennzeichnende Wirkung. In dem

prägenden Bestandteil stimmten die Kollisionszeichen überein.

Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe

auch zwischen den Klagemarken 4, 5 und 6 und der kollidierenden Aufmachung

der Jeans „COLLOSEUM“. Die Marken verfügten über normale Kennzeich-

nungskraft; es sei von Warenidentität auszugehen. Im Übrigen würden die Aus-

führungen zu den Klagemarken 1 bis 3 entsprechend gelten.

Der Unterlassungsanspruch sei ebenfalls aus einer Benutzungsmarke

der Klägerin nach § 4 Nr. 2 i.V. mit § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG be-

gründet. Aufgrund der vorgelegten Meinungsumfragen sei davon auszugehen,

dass die Klägerin mit dem „Red Tab“ Verkehrsgeltung im Zusammenhang mit

Jeans-Hosen erlangt habe. Danach ordneten beachtliche Teile des Publikums

ein rotes Stofffähnchen an der Gesäßtasche der Klägerin zu. Zwischen der Be-

nutzungsmarke und der angegriffenen Aufmachung bestehe ebenfalls Ver-

wechslungsgefahr.

Zwischen den Klagemarken 1 bis 6 sowie der Benutzungsmarke der Klä-

gerin und der angegriffenen Verletzungsform der „S. MALIK“-Jeans (Klagean-

trag 1 b) bestehe ebenfalls Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV. Gleiches gelte für die angegriffene

Aufmachung der „EURGIULIO“-Jeans (Klageantrag zu 1 c).

Die mit dem Klageantrag zu 3 geltend gemachten Ansprüche auf Aus-

kunftserteilung und Rechnungslegung ergäben sich aus § 19 MarkenG, § 242

BGB und Art. 9 GMV, §§ 19, 125b MarkenG. Die Beklagte habe die Marken der

Klägerin schuldhaft verletzt und sei nach § 14 Abs. 6 MarkenG und Art. 9 GMV,

§ 14 Abs. 6, § 125b MarkenG zum Schadensersatz verpflichtet. Die Klagean-

träge zu 3 und 4 seien aber erst ab der ersten Verletzungshandlung gerechtfer-

tigt.

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-

nen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, so-

weit im Hinblick auf die Klageanträge zu 1 bis 4 zum Nachteil der Beklagten er-

kannt worden ist.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen,

dass der Klageantrag zu 1 (Unterlassungsantrag) hinreichend bestimmt ist.

a) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach

§ 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart un-

deutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs-

und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der

Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem

Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem

Beklagten verboten ist. Der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch

im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (BGHZ 144, 255, 263

- Abgasemissionen).

b) Nach dem Unterlassungsantrag soll der Beklagten untersagt werden,

Jeans-Hosen entsprechend den Abbildungen mit einem roten, an der Außen-

naht der Gesäßtasche angebrachten rechteckigen Stofffähnchen zu versehen,

in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen. Das beantragte

Verbot richtet sich nach dem Wortlaut allgemein gegen die Verwendung roter

rechteckiger Stofffähnchen, die den Abbildungen entsprechend an der Außen-

naht der Gesäßtasche von Jeans-Hosen angebracht sind. Dies folgt ebenfalls

aus der Klagebegründung, die zur Auslegung des Klageantrags heranzuziehen

ist. Danach sieht die Klägerin das Charakteristische der Verletzungshandlung in

der Verwendung eines roten rechteckigen Stofffähnchens an der Außennaht

der Gesäßtasche unabhängig von dem jeweiligen dort angebrachten Schriftzug.

Damit ist das Unterlassungsbegehren hinreichend bestimmt umschrieben.

2. Unterlassungsanspruch aus der Klagemarke 3

Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlas-

sungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen Verletzung

der Klagemarke 3, die das Berufungsgericht in den Mittelpunkt seiner Begrün-

dung gestellt hat, sei gegeben, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht

stand. Auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststel-

lungen kann weder davon ausgegangen werden, dass zwischen der Klagemar-

ke 3 und den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen

eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht (dazu

II 2 a und b), noch kann angenommen werden, dass die Voraussetzungen einer

markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Aufmachungen vorliegen (dazu

II 2 c). Zudem tragen die Feststellungen des Berufungsgerichts auch nicht die

Annahme, die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke 3 sei unbegrün-

det (dazu II 2 d).

a) Die Revision wendet sich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsge-

richt eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen

der Klagemarke 3 und der mit dem Klageantrag zu 1a angegriffenen Aufma-

chung bejaht hat.

aa) Die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist un-

ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei be-

steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren,

insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen ge-

kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft

der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder

durch erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258

Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Bei dieser um-

fassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen

hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unter-

scheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind

(EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello;

BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 23 = WRP 2008,

1434 - Schuhpark). Das hat das Berufungsgericht im Ansatz auch seiner recht-

lichen Beurteilung zugrunde gelegt.

bb) Das Berufungsgericht ist bei seiner Prüfung von Warenidentität aus-

gegangen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revi-

sion auch nicht angegriffen.

cc) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungs-

gericht eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 an-

genommen hat, die die äußere Form einer Jeans-Tasche mit rotem Rechteck

und der Beschriftung „LEVI'S“ zeigt. Das Berufungsgericht ist zwar bei seiner

Prüfung von einer unzutreffenden Grundlage ausgegangen. Im Ergebnis ist die

Annahme, die Klagemarke 3 sei überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig,

aber zutreffend.

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke 3 verfüge

von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Dies beruhe nicht nur auf

dem Wortbestandteil „LEVI'S“, sondern gerade auch auf dem roten rechtecki-

gen Stofffähnchen, das so angenäht sei, dass es sich wie eine kleine Fahne

von der Gesäßtasche räumlich und durch die Farbe Rot auch farblich abhebe.

Es sei nicht nur eine dekorative, sondern eine markante Kennzeichnung, die

beim Tragen dauerhaft mit der Hose verbunden bleibe. Dem entsprächen auch

die historische Entwicklung in den USA und ausweislich der vorgelegten Mei-

nungsumfragen die Auffassung des Verkehrs im Inland. Die Kennzeichnungs-

kraft des roten Stofffähnchens ergebe sich auch aus der neuen Produktlinie

„LEVIS RED“ der Klägerin, in der das unbeschriftete „Red Tab“ mit einem „R im

Kreis“ verwendet worden sei, und aus der vielfachen auffälligen Herausstellung

des Fähnchens in der Werbung. Die von Haus aus bestehende normale Kenn-

zeichnungskraft sei durch Benutzung gesteigert, und zwar gerade durch das

„Red Tab“, das die Klägerin umfänglich und vor allem mit der Beschriftung

„LEVI'S“ seit Jahrzehnten in Deutschland nutze. Dies werde durch mehrere von

der Klägerin vorgelegte Umfragen belegt. Eine Schwächung der Klagemarke 3

durch Drittkennzeichen sei nicht aufgetreten.

(2) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind

alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die

Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke

gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die

Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für

eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren

oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten

Unternehmen stammend erkennen (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg.

1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v.

7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005,

1159 - Nestlé/Mars; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071

Tz. 27 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die aus

den Umrissen der Taschen mit einem roten Rechteck und der Aufschrift

„LEVI'S“ bestehende Klagemarke 3 verfüge von Haus aus über normale Kenn-

zeichnungskraft. Die Prüfung der Kennzeichnungskraft von Haus aus ist

unabhängig von einer möglichen weiteren Stärkung oder Schwächung durch

die Benutzungslage vorzunehmen (BGHZ 139, 340, 346 - Lions). Für die

Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 kommt es

deshalb weder auf die vom Berufungsgericht herangezogene historische

Entwicklung der Klagemarke in den USA noch auf die vorgelegten Verkehrs-

umfragen in Deutschland an. Auch die Präsentation des sogenannten „Red

Tab“ in der Werbung der Klägerin ist für die originäre Kennzeichnungskraft nicht

maßgeblich. Die Klagemarke 3 erlangt ihre normale originäre Kennzeichnungs-

kraft vielmehr aus dem durch die Taschenform, das rote Rechteck und den

Wortbestandteil „LEVI'S“ hervorgerufenen Gesamteindruck.

Die Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 infolge der

Benutzungslage ergibt sich aus der Verwendung des Wortbestandteils „LEVI'S“,

der deutlich sichtbar abgebildet ist. Er ist für den Verkehr erkennbar abgeleitet

aus dem weithin bekannten Unternehmenskennzeichen „Levi Strauss“ der Klä-

gerin und der Marke „LEVI'S“. Auf die vom Berufungsgericht angenommene

Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch umfängliche Benut-

zung des roten Stofffähnchens kommt es daher im Ergebnis für die Annahme

einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 in diesem Zusam-

menhang nicht an. Aus diesem Grund kann auch offenbleiben, ob dem roten

Rechteck der Klagemarke 3 ähnliche rote Fähnchen oder Aufnäher in nennens-

wertem Umfang auf den Taschen von Jeans-Hosen anderer Hersteller benutzt

worden sind. Zwar kann durch Drittkennzeichen im Ähnlichkeitsbereich eine

Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke eintreten. Eine solche

Schwächung stellt aber einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, dass

die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen,

Waren oder Dienstleistungen in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung tre-

ten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die

Existenz weiterer Zeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH, Urt. v.

8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS).

Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden, weil die Klagemarke 3 al-

lein schon durch den Wortbestandteil über eine gesteigerte Kennzeichnungs-

kraft verfügt.

dd) Die Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke 3 und der mit dem Klage-

antrag zu 1a angegriffenen Aufmachung hat das Berufungsgericht allerdings

nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Die Revision beanstandet zu Recht, dass das

Berufungsgericht das rote Stofffähnchen der Klagemarke als für das gesamte

Zeichen prägend angesehen hat.

(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamt-

eindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das

schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer

komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen

Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH,

Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. =

WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03,

GRUR 2006, 60 Tz. 19 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausge-

schlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte

Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstän-

dig kennzeichnende Stellung erhält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zu-

sammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt

(EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004

- I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei der

Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils ei-

ner eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Ver-

wechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil da-

durch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen

werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus

wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR

2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass das rote Rechteck

die Klagemarke 3 prägt und auch die angegriffene Aufmachung durch das rote

Stofffähnchen dominiert wird. Es hat dies daraus gefolgert, dass die Schriftzüge

„LEVI'S“ und „COLLOSEUM“ in der Kaufsituation nur schlecht lesbar seien und

später beim Tragen der Kleidung aufgrund der üblichen Entfernung von ande-

ren Personen bei diesen der übereinstimmende Eindruck eines roten rechtecki-

gen Stofffähnchens entstehe. Dem kann nicht zugestimmt werden.

Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke ist die Regis-

tereintragung maßgeblich (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000,

506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). In der Form, in der die

Klagemarke 3 im Register wiedergegeben ist, ist der Wortbestandteil „LEVI'S“

deutlich sichtbar. Er tritt deshalb entgegen der Annahme des Berufungsgerichts

bei der Beurteilung des visuellen Eindrucks der Klagemarke nicht derart weit in

den Hintergrund, dass er den Gesamteindruck des Zeichens von Haus aus

nicht mitbestimmt. Die konkrete Art der Anbringung der Klagemarke auf den

Jeans der Klägerin ist dagegen nicht von Bedeutung. Auf außerhalb der Kenn-

zeichnung liegende Begleitumstände kommt es bei der Prüfung der Verwechs-

lungsgefahr nicht an (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004,

598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling; BGHZ 171, 89 Tz. 38 - Pralinen-

form).

(2) Allerdings kann dem Verkehr ein einzelnes Gestaltungsmerkmal ei-

nes zusammengesetzten Zeichens als Folge der Präsentation und Bewerbung

der Marke als besonders herkunftshinweisend erscheinen (vgl. BGHZ 153, 131,

140 f. - Abschlussstück; 169, 295 Tz. 24 - Goldhase). Davon ist vorliegend das

Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, dass sich die Steigerung

der Kennzeichnungskraft aus der umfangreichen Werbung für das sogenannte

„Red Tab“ und aus den von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen er-

gibt.

Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision jedoch nicht

stand.

Die vom Berufungsgericht zu einer Verwendung als Werbeartikel in Be-

zug genommenen Anlagen K 13 bis K 16 zeigen das rote Stofffähnchen gerade

nicht in Alleinstellung, sondern nur zusammen mit der Aufschrift „LEVI'S“. Aus

ihnen lässt sich daher für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des isolier-

ten Stofffähnchens nichts ableiten. Zur Marktpräsenz der Produktlinie „LEVIS

RED“, bei der ein unbeschriftetes rotes Stofffähnchen Verwendung gefunden

hat, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Gleiches gilt für

Kennzeichnungen des „Red Tab“ in isolierter Form in den „LEVIS“-Abteilungen

von Geschäften.

Der Verweis des Berufungsgerichts auf die von der Klägerin vorgelegten

Verkehrsbefragungen von Mai und Juli 1994 sowie April/Mai 2000 der Anlagen

K 18 bis K 20 vermag die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft

des roten Stofffähnchens in der Klagemarke 3 ebenfalls nicht zu rechtfertigen.

Die Gutachten aus Mai und Juli 1994 lassen einen sicheren Rückschluss auf

den grundsätzlich maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Ver-

handlung vor dem Berufungsgericht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 25.10.2007

- I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Tz. 27 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker) im

Oktober 2005 - und damit mehr als zehn Jahre nach ihrer Erstellung - nicht zu.

Dem Gutachten von Mai 1994 liegt zudem eine Befragung zugrunde, bei der

den befragten Personen nicht die Abbildung des „Red Tab“ isoliert, sondern nur

zusammen mit der teilweisen Abbildung einer Hosentasche mit der typischen

Doppelschwinge vorgelegt worden ist. Aus dem Gutachten von Juli 1994 geht

nicht hervor, was den Befragten konkret in der Interviewsituation zur Beurtei-

lung gezeigt worden ist. Auf der Ablichtung des Fotos im Gutachten lassen sich

nur eine Frau und ein Mann erkennen, die von hinten abgebildet sind und of-

fensichtlich Jeans tragen. Was die Befragten veranlasst hat, aufgrund der Aus-

stattung der Jeans auf einen bestimmten Hersteller zu schließen, wird bei der

nur schemenhaften Abbildung nicht deutlich.

Bei der Verkehrsbefragung aus dem Jahre 2000 ist den Befragten die

Abbildung einer Jeans-Tasche, wie sie Gegenstand der Klagemarke 3 ist, mit

dem „Red Tab“ ohne Beschriftung vorgelegt worden. Die Interviewten sind so-

dann gefragt worden (Frage 2): „Wenn Sie einmal davon absehen, dass die Be-

schriftung entfernt wurde: Kommen solche Jeans von einem bestimmten Her-

steller, oder gibt es solche Jeans von verschiedenen Herstellern?“. Den Antwor-

ten lässt sich danach nicht entnehmen, in welchem Umfang die Zuordnung zu

einem bestimmten Hersteller ausschließlich auf dem roten Stofffähnchen und

nicht zumindest auch auf der Ausführung der ebenfalls abgebildeten Tasche

(Form, Naht) beruht. Zudem begegnet die Fragestellung wegen ihres suggesti-

ven Charakters durchgreifenden Bedenken. Es fehlen alternative Fragen da-

nach, ob die abgebildete Jeans-Tasche nicht als Hinweis auf irgendein Unter-

nehmen aufgefasst wird oder ob der Befragte hierzu nichts sagen kann.

Das Berufungsgericht hat folglich den Gesamteindruck der Klagemarke 3

nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Entsprechendes gilt für den Gesamteindruck der

Aufmachung der „COLLOSEUM“-Jeans. Kann nach den bisherigen Feststellun-

gen nicht davon ausgegangen werden, dass das von der Klägerin verwandte

rote Stofffähnchen über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, ist auch der

Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffene Aufmachung werde ebenfalls

von dem roten Stofffähnchen geprägt, die Grundlage entzogen.

b) Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die vom Be-

rufungsgericht angenommene Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG zwischen der Klagemarke 3 und den mit den Klageanträgen zu 1 b

und c angegriffenen Aufmachungen der Jeans-Hosen der Marken „S. MALIK“

und „EURGIULIO“. Die fehlerhafte Ermittlung der prägenden Bestandteile der

Klagemarke 3 wirkt sich auch auf die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zwi-

schen dieser Klagemarke und den mit den Klageanträgen zu 1 b und c ange-

griffenen Gestaltungsformen aus.

c) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Beklagte die

mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen markenmäßig

verwendet. Dem kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen nicht

zugestimmt werden.

aa) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grund-

sätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder

Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produkt-

absatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware oder Dienstleistung ei-

nes Unternehmens von denen anderer dient. Dies hat seinen Grund im Zweck

der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre

Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle be-

schränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funkti-

on der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, also die Gewährleistung

der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beein-

trächtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 12.11.2002

- C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 50 f. = WRP 2002, 1415

- Arsenal Football Club; Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR

Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; BGHZ 171, 89 Tz. 22

- Pralinenform).

bb) Die Beurteilung, ob die angegriffenen Aufmachungen vom Verkehr

als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet werden,

obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist sie nur dar-

auf zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff der markenmäßigen

Verwendung zutreffend erfasst, den Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausge-

schöpft, seine Beurteilung frei von Widersprüchen mit den Denkgesetzen und

der Lebenserfahrung vorgenommen hat und das gewonnene Ergebnis von den

Feststellungen getragen wird.

Dem Berufungsgericht ist jedoch bei seiner Beurteilung ein Rechtsfehler

unterlaufen. Es hat maßgeblich darauf abgestellt, dass die Beklagte die Stoff-

fähnchen nicht anders verwendet als die Klägerin und dass deren Aufmachung

eine auffällige Kennzeichnung darstellt. Zwar kann die Kennzeichnungskraft

des roten Stofffähnchens der Klägerin Auswirkungen darauf haben, ob der Ver-

kehr einer entsprechenden oder ähnlichen Aufmachung einen Herkunftshinweis

entnimmt, wenn er ihr begegnet (vgl. BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02,

GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Die Beklagte

verwendet die roten Stofffähnchen jedoch nicht isoliert, sondern zusammen mit

den Markennamen ihrer Jeans. Von einer markenmäßigen Verwendung allein

der roten Stofffähnchen ohne die jeweiligen Markenwörter kann danach nur

ausgegangen werden, wenn diesen Gestaltungsmitteln eine eigenständige, von

den anderen Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion zu-

kommt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP

2001, 1315 - Marlboro-Dach; BGH GRUR 2005, 427, 429 - Lila-Schokolade).

Diese eigenständige Kennzeichnungsfunktion der roten Stofffähnchen hat das

Berufungsgericht aufgrund der Signalwirkung des als „Red Tab“ bezeichneten

roten Stofffähnchens der Klägerin und damit aufgrund der Kennzeichnungskraft

dieses Gestaltungsmittels bejaht. Die Kennzeichnungskraft des roten Stofffähn-

chens isoliert ohne weitere Bestandteile hat das Berufungsgericht jedoch nicht

rechtsfehlerfrei bestimmt (dazu II 2 a dd). Demgegenüber kommt es nicht dar-

auf an, dass die jeweiligen roten Stofffähnchen mit den von der Beklagten an-

gebrachten Markenwörtern eine markenmäßige Verwendung darstellen, weil

die Klägerin ein Verbot der Verwendung in bestimmter Weise angebrachter ro-

ter Stofffähnchen unabhängig von weiteren Wortbestandteilen erstrebt.

d) Mit Recht wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Beru-

fungsgericht die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke 3 nach § 25

Abs. 1, § 26 MarkenG als unbegründet erachtet hat. Die bisherigen Feststellun-

gen des Berufungsgerichts vermögen diese Annahme nicht zu rechtfertigen.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke 3 werde

rechtserhaltend benutzt, wenn die Gesäßtaschen der von der Klägerin produ-

zierten Jeans-Hosen neben dem mit der Aufschrift „LEVI'S“ versehenen „Red

Tab“ und der äußeren Taschenform auch die sogenannte „Arcuate (Doppel-

schwinge)“ aufwiesen. Dem kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellun-

gen des Berufungsgerichts nicht beigetreten werden.

bb) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1

MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Wa-

re verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 21.7.2005

- I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Wird die

Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine

rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Ab-

weichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist

dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei

Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der ein-

getragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe

Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP

2005, 620 - FERROSIL).

Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es

in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zu-

sammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in

der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei von-

einander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH, Urt. v. 8.2.2007

- I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night).

Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen,

ob die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge)“ und die Klagemarke 3 ungeach-

tet ihrer räumlichen Zusammenführung vom Verkehr als eigenständige Zeichen

aufgefasst werden. Ist dies der Fall, so ist von einer rechtserhaltenden Benut-

zung der Klagemarke 3 auszugehen. Sieht der Verkehr die aus der Klagemar-

ke 3 und der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ zusammengesetzte

Kennzeichnung dagegen als einheitliches Zeichen an, wird durch die Hinzufü-

gung des zusätzlichen Zeichenbestandteils der kennzeichnende Charakter der

Klagemarke 3 verändert.

3. Unterlassungsanspruch aus den Klagemarken 1 und 2

Die Angriffe der Revision haben auch Erfolg, soweit sie sich gegen die

Verurteilung nach dem Klageantrag zu 1 aufgrund der Klagemarken 1 und 2

richten. Die Marken zeigen eine Jeans-Tasche in der Farbe Blau mit der durch

eine parallele Nahtführung gebildeten sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“

und einem roten rechteckigen Stofffähnchen an der linken Außennaht, das nicht

beschriftet ist.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemar-

ken 1 und 2 und den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufma-

chungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV ist

nicht frei von Rechtsfehlern.

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass das rote Stofffähn-

chen der Klagemarken eine selbständig kennzeichnende Wirkung innerhalb des

Bildzeichens hat und auch nicht so in den Hintergrund tritt, dass es die Eignung

verliert, die Erinnerung an die jeweilige Klagemarke wachzurufen. Soweit das

Berufungsgericht, das in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zur

Klagemarke 3 verwiesen hat, damit hat zum Ausdruck bringen wollen, auch in

den Klagemarken 1 und 2 sei das rote Stofffähnchen prägend, kann diese An-

nahme keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass

das rote Stofffähnchen die aus mehreren Bildbestandteilen zusammengesetz-

ten Klagemarken 1 und 2 von Haus aus dominiert oder prägt. Eine Steigerung

der Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens durch intensive Benutzung,

von der das Berufungsgericht auch bei diesen Marken ausgegangen ist, ist

nicht rechtsfehlerfrei festgestellt (vgl. II 2 a dd).

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarken 1 und 2

würden rechtserhaltend dadurch benutzt, dass die Klägerin Jeans-Hosen ver-

treibe, die Gesäßtaschen mit der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und

mit dem „Red Tab“ mit und ohne die Aufschrift „LEVI'S“ aufwiesen. Dagegen

wendet sich die Revision ebenfalls mit Erfolg.

Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die

Klägerin die Klagemarken 1 und 2 ernsthaft dadurch benutzt hat, dass sie

Jeans-Hosen vertrieben hat, die eine Gesäßtasche mit der sogenannten

„Arcuate (Doppelschwinge)“ und einem „Red Tab“ ohne Aufschrift aufwiesen.

Zu Art, Umfang und Dauer eines entsprechenden Vertriebs derart gestalteter

Jeans-Hosen ist nichts festgestellt. Eine Benutzungshandlung ist aber nur dann

als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des

Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrech-

te zu verhindern (BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047,

1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's).

Soweit das Berufungsgericht für eine rechtserhaltende Benutzung der

Klagemarken 1 und 2 auch einen Vertrieb von Jeans-Hosen herangezogen hat,

die Gesäßtaschen mit der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und dem

„Red Tab“ mit der Aufschrift „LEVI'S“ aufweisen, hat es keine Feststellungen

dazu getroffen, ob durch die zusätzliche Anbringung der Aufschrift „LEVI'S“ auf

den Stofffähnchen der Jeans-Taschen der kennzeichnende Charakter der Mar-

ke unverändert bleibt (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

Die zur rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarken 1 und 2 erforder-

lichen Feststellungen wird das Berufungsgericht - soweit es die Voraussetzun-

gen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken 1 und 2 und

den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen im wie-

dereröffneten Berufungsrechtszug bejaht - ebenfalls nachzuholen haben.

4. Unterlassungsanspruch aus den Klagemarken 4, 5 und 6

Das Berufungsgericht hat ebenfalls rechtsfehlerhaft markenrechtliche

Unterlassungsansprüche aufgrund der Klagemarken 4, 5 und 6 bejaht (§ 14

Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Art. 98 GMV).

Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen den Klagemarken 4, 5

und 6 und den in den Klagenanträgen zu 1 a bis c angeführten Aufmachungen

bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9

Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV. Es hat hierzu auf seine Ausführungen zur Klagemar-

ke 3 verwiesen, die revisionsrechtlich keinen Bestand haben. Die Verurteilung

aufgrund der Klagemarken 4, 5 und 6 kann daher ebenfalls nicht aufrechterhal-

ten bleiben.

5. Unterlassungsanspruch aus der Benutzungsmarke eines „Red Tab“

Das Berufungsgericht hat schließlich einen Unterlassungsanspruch nach

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG auch aufgrund einer Benutzungsmarke

i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG bejaht. Es hat angenommen, dass sich aus den Um-

fragen von Mai und Juli 1994 sowie April/Mai 2000 ergibt, dass ein beachtlicher

Teil des Publikums das rote Stofffähnchen ohne jedes andere Gestaltungsele-

ment an der Gesäßtasche als Kennzeichen der Klägerin erkennt.

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung ebenfalls

nicht stand. Die Meinungsumfragen sind aus denselben Gründen, die gegen ih-

re Eignung sprechen, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des „Red Tab“ in

den eingetragenen Klagemarken zu belegen, auch ungeeignet, eine Verkehrs-

geltung einer entsprechenden Benutzungsmarke zum maßgeblichen Zeitpunkt

- Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz im Oktober

2005 - zu beweisen.

6. Da die Verurteilung nach dem Klageantrag zu 1 keinen Bestand hat,

ist auch die Verurteilung nach den Annexanträgen zu 3 und 4 aufzuheben.

III. Das Berufungsurteil kann danach, soweit die Revision zugelassen

worden ist, nicht aufrechterhalten werden (§ 562 ZPO). Die Sache ist an das

Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist

(§ 563 Abs. 1 ZPO).

Für die neue Verhandlung wird auf Folgendes hingewiesen:

Sollte das Berufungsgericht erneut zu dem Ergebnis gelangen, dass das

„Red Tab“ aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft dieses Zeichenbestand-

teils eine der Klagemarken prägt, wird in Anbetracht der bestehenden Waren-

identität eine Verwechslungsgefahr und eine markenmäßige Verwendung der

roten Stofffähnchen in den angegriffenen Aufmachungen zu bejahen sein. Die

Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarken durch das isolierte „Red Tab“

wird eher bei der Klagemarke 6 anzunehmen sein, die diesen Bestandteil

- anders als die Klagemarken 3 bis 5 - ohne Schriftzug und - anders als die Kla-

gemarken 1 und 2 - ohne die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge)“ aufweist.

Die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarken wird das Beru-

fungsgericht, soweit es für die Beurteilung des Rechtsstreits auf sämtliche Kla-

gemarken ankommt, im Hinblick auf die unterschiedliche Gestaltung der einge-

tragenen Klagemarken 1 und 2, 3, 4 und 5, 6 sowie die in Anspruch genomme-

ne Benutzungsmarke jeweils gesondert vorzunehmen haben.

Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass keine der

Klagemarken durch das isolierte „Red Tab“ allein geprägt wird, sind dadurch

nicht zwangsläufig eine Zeichenähnlichkeit und eine Verwechslungsgefahr aus-

geschlossen. Vielmehr ist eine einzelfallbezogene Prüfung im Hinblick auf die

verschiedenen Kollisionszeichen vorzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 1.3.2001

- I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1056 ff. = WRP 2001, 1193 - Tagesreport;

Urt. v. 25.10.2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Tz. 32 f. und 35 = WRP 2008,

797 - TUC-Salzcracker; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rdn. 201; Büscher

in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medien-

recht, § 14 MarkenG Rdn. 366). Allerdings kann eine Übereinstimmung allein in

schutzunfähigen Bestandteilen keine Verwechslungsgefahr begründen (BGH,

Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 41-43 = WRP 2007, 1466

- Kinderzeit; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 221).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 22.06.2004 - 312 O 482/03 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 02.02.2006 - 3 U 130/04 -