BGH Urteil vom 23.10.2007 – X ZR 104/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 104/06

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 23. Oktober 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 23. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die

Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats

(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Juli 2006

unter Zurückweisung des Rechtsmittels der Klägerin abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte war zuletzt Inhaberin des deutschen Patents 37 14 115

(Streitpatents), das im Verlauf des Berufungsverfahrens durch Ablauf der

Schutzdauer erloschen ist. Es umfasste sieben Ansprüche, von denen allein der

erste mit der Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Dieser lautet:

"1. Münzschloss mit einer Kopplungseinrichtung, zum Anbau an

Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, das auf

Pfandbasis ein An- und Abkoppeln frei stehender Transport-

wagen untereinander und/oder ein An- und Abkoppeln von

Transportwagen ermöglicht, die mit einer fest installierten

Sammelstelle direkt oder über weitere Transportwagen indi-

rekt mit dieser Sammelstelle verbunden sind, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das Münzschloss mit einem

oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist und

dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den

Transportwagen bestimmt sind."

Nach den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen sollte der kennzeich-

nende Teil von Patentanspruch 1 lauten:

"Münzschloss …, g e k e n n z e i c h n e t durch

folgendes

Merkmal: das Münzschloss ist zumindest mit einem Schiebegriff-

abschnitt ausgestattet."

Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents

in Anspruch genommen wird, hat mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der

Gegenstand von Patentanspruch 1 gehe über den Inhalt der ursprünglichen

Anmeldung hinaus.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der wei-

tergehenden Klage insoweit für nichtig erklärt, als es im kennzeichnenden Teil

über folgende Fassung hinausgeht:

"Münzschloss …,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Münzschloss

mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist

und dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den

Transportwagen bestimmt sind, w o b e i im Falle eines Schie-

begriffabschnitts ein Endbereich der Endbereich eines Schiebe-

griffabschnitts ist und wobei im Fall von zwei Schiebegriffabschnit-

ten zwei Endbereiche die Endbereiche der Schiebegriffabschnitte

sind."

Gegen das Urteil wenden sich beide Parteien mit ihren Berufungen. Die

Klägerin erstrebt mit ihrem weiterverfolgten erstinstanzlichen Hauptantrag sowie

mit einem zusätzlichen Hilfsantrag eine weitergehende Teilnichtigerklärung des

Streitpatents; die Beklagte begehrt mit ihrem Rechtsmittel die Abweisung der

Klage. Beide Parteien beantragen, das jeweilige Rechtsmittel der Gegenseite

zurückzuweisen.

Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet und führt zur Abwei-

sung der Klage, während das Rechtsmittel der Klägerin ohne Erfolg bleibt.

I. Die Nichtigkeitsklage ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streit-

patents zulässig, weil die Klägerin von der Beklagten als Patentverletzerin in

Anspruch genommen wird und sie deshalb ein Rechtsschutzbedürfnis an der

Nichtigerklärung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr., vgl.

zuletzt Sen.Urt. v. 24.4.2007 - X ZR 201/02, Mitt. 2007, 269 - Verpackungsma-

schine).

II. Der Nichtigkeitsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG i. V. mit § 22 PatG

ist weder in dem vom Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil angenom-

menen, noch in dem von der Klägerin mit der Berufung erstrebten Umfang ge-

geben.

1. Das Streitpatent betrifft ein Münzschloss mit einer Kopplungseinrich-

tung zum Anbau an Transportwagen, insbesondere an Einkaufswagen, die auf

Pfandbasis ein An- und Abkoppeln von Transportwagen ermöglicht, die mit ei-

ner fest installierten Sammelstelle direkt oder über weitere Transportwagen in-

direkt verbunden oder vereinzelt abgestellt worden sind. Die Streitpatentschrift

führt aus, Münzschlösser zur Befestigung an solchen Transportwagen seien

zwar bekannt; durch die diesen Wagen eigentümliche Form sei es aber nicht

einfach, diese Schlösser an geeigneter Stelle so anzubringen, dass die Wagen

sowohl problemlos ineinander geschoben als auch bequem gehandhabt wer-

den könnten. Ein Münzschloss etwa entsprechend der deutschen Offenle-

gungsschrift 25 54 916 rage aufgrund seiner Größe teilweise in den Ladebe-

reich des Einkaufskorbs hinein, so dass die eingekaufte Ware beim Verstauen

im Korb von der Griffseite des Wagens her immer um das Münzschloss herum

bewegt werden müsse. Andere Münzschlösser seien zwar kleiner und ließen

sich an dem im rückwärtigen Bereich des Einkaufswagens befindlichen Griff

auch befestigen. Jedoch würden etwa Schlösser nach Art des deutschen

Gebrauchsmusters 81 21 677 mittig am Griff so befestigt, dass sie, wenn die

Einkaufswagen mit einem Kindersitz ausgestattet seien, störend in den Bereich

dieses Sitzes hineinragten. Der Nachteil der in der deutschen Offenlegungs-

schrift 33 24 962 gezeigten Schlösser bestehe darin, dass sie außen an den

Korbseitenwänden befestigt werden müssten, wodurch der seitliche Platzbedarf

des Wagens zunehme. Schließlich müssten alle diese Münzschlösser mit Hilfe

von Befestigungselementen an den Transportwagen angebracht werden. Bei

Massenartikeln wie Einkaufswagen summiere sich die pro Wagen für die

Schlossmontage erforderliche Zeit zu einem kostenträchtigen Zeitaufwand.

Nach der Streitpatentschrift soll die Erfindung einerseits die zum Anbrin-

gen eines Münzschlosses anfallende Montagezeit auf ein Minimum reduzieren,

andererseits sollen der Raum für ein beispielsweise in einem Einkaufswagen

mitgeführtes Kleinkind durch das Münzschloss nicht in unzumutbarer Weise

verkleinert und das Be- und Entladen eines Transportwagens nicht behindert

werden.

Dazu schlägt Patentanspruch 1 vor, dass das mit einer nicht näher be-

schriebenen Kopplungseinrichtung zum An- und Abkoppeln von Einkaufs- und

sonstigen Transportwagen versehene Münzschloss

1. mit einem oder mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist

und

2. dass Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den

Transportwagen bestimmt sind.

Die nachfolgend abgebildeten Figuren der Streitpatentschrift zeigen: ein

Münzschloss mit zwei Schiebegriffabschnitten (Figur 1), ein Münzschloss mit

einem Schiebegriffabschnitt (Figur 2) und eine Befestigungsmöglichkeit des

Münzschlosses an einem Transportwagen (Figur 3):

2. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über den Inhalt der ur-

sprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus.

a) Der Gegenstand der Anmeldung darf bei der Aufstellung des Patent-

anspruchs abweichend von den ursprünglichen Unterlagen formuliert und be-

schränkt werden. Den Tatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG füllen entspre-

chende Änderungen erst aus, wenn der Gegenstand der Anmeldung erweitert

oder ein aliud an die Stelle der angemeldeten Erfindung gesetzt wird (BGHZ

110, 123, 125 - Spleißkammer); der Patentanspruch darf nicht auf einen Ge-

genstand gerichtet werden, der nicht von vornherein als zur Erfindung gehörend

von den Anmeldungsunterlagen umfasst war (Sen.Beschl. v. 11.9.2001

- X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 ff.

- Drehmomentübertragungseinrichtung;

Sen.Urt. v. 5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023 f. - Einkaufswagen II). Ob

ein solcher Fall vorliegt, ist durch Vergleich des Gegenstands des erteilten Pa-

tents mit den ursprünglichen Unterlagen zu ermitteln. Darin offenbart ist alles,

was sich dem fachkundigen Leser ohne Weiteres aus der Gesamtheit der ur-

sprünglichen Unterlagen erschließt (Sen.Urt. v. 22.5.2007 - X ZR 56/03, Mitt.

2007, 411 Tz. 12 - injizierbarer Mikroschaum). Gegenstand des Patents ist die

durch die Patentansprüche formulierte technische Lehre. Ihr Gehalt ist durch

Auslegung unter Heranziehung der Beschreibung zu ermitteln (§ 14 Satz 2

PatG). Durch die Berücksichtigung der Beschreibung soll sichergestellt werden,

dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichend beachtet und

dem Umstand Rechnung getragen wird, dass Patentschriften im Hinblick auf

die in ihnen verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen

können und dass die Beschreibung gleichsam als Wörterbuch dienen kann

(BGHZ 150, 149, 155 f. - Schneidmesser I; Benkard/Scharen, Patentgesetz,

10. Aufl., § 14 Rdn. 22; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 14

Rdn. 67).

b) Der in Patentanspruch 1 formulierte Lösungsvorschlag überschreitet

den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung nicht.

aa) Das in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Münzschloss bezieht

sich, anders als es der allgemeine Sprachgebrauch zunächst erwarten lässt,

nicht isoliert auf die auf Pfandbasis funktionierende Kopplungseinrichtung für

die Transportwagen. Den Teil des Münzschlosses, in dem diese Kopplungsein-

richtung untergebracht ist, bezeichnet das Streitpatent durchgängig als "Münz-

schlossgehäuse". Das Münzschloss i. S. des Streitpatents stellt demgegenüber

ein komplexes Bauelement dar, welches aus dem die Kopplungseinrichtung

aufnehmenden Münzschlossgehäuse und einem oder zwei Schiebegriffab-

schnitten besteht, die entweder direkt an das Gehäuse angeformt oder - nach

einer Ausführung (Anspruch 4) - lösbar daran befestigt sind. Dieses einheitliche

Bauteil ist dafür vorgesehen, in einem Arbeitsgang quer an den seitlich an der

Rückseite des Transportwagens angebrachten Tragarmen bzw. deren Schlau-

fen montiert zu werden. Die Verwendung eines solchen integralen Bauteils, das

zwei funktionale Erfordernisse - Abkopplungsmöglichkeit des Wagens gegen

Pfand einerseits und Schiebevorrichtung andererseits - gleichermaßen erfüllt,

soll die in der Beschreibung dargelegten technischen Probleme lösen, nament-

lich den Zeitaufwand für das Anbringen eines separaten Münzschlosses einzu-

sparen helfen. Das gilt auch für Ausführungen nach Unteranspruch 4 des

Streitpatents, wonach die Schiebegriffabschnitte nach dieser Ausführungsform

lösbar - die Beschreibung spricht beispielsweise von bajonettartigen Verschlüs-

sen (Sp. 3 Z. 52-60) - mit dem Münzschlossgehäuse verbunden sein können.

Damit will das Streitpatent nur eine Konstruktions- und Herstellungsvariante für

das - nach wie vor integral verstandene - Münzschloss anbieten.

bb) Für das Verständnis der im Merkmal 2 der obigen Merkmalsgliede-

rung bezeichneten "Endbereiche des Münzschlosses zur Befestigung an den

Transportwagen" ergibt sich aus dem Münzschlossbegriff des Streitpatents,

dass der Endbereich eines Schiebegriffabschnitts zwangsläufig immer zugleich

Endbereich des (einheitlichen) Münzschlosses ist. Liegt das Münzschlossge-

häuse nach einer bevorzugten Ausführungsform mittig zwischen zwei symmet-

risch angeordneten Schiebegriffabschnitten, so sind unter den Endbereichen

des Münzschlosses die Endbereiche dieser beiden Schiebegriffabschnitte zu

verstehen. Ist aus Platzgründen eine seitliche Anbringung des Schlosses am

Transportwagen erforderlich und deshalb am Münzschlossgehäuse lediglich ein

Schiebegriffabschnitt vorgesehen, so dass beide Hände einer den Wagen

schiebenden Person auf einer Seite neben dem Münzschloss Platz finden (vgl.

Beschreibung Sp. 2 Z. 46-54), sind die Endbereiche des Münzschlosses im

Sinne von Patentanspruch 1 zum einen der Endbereich des (einzigen) Schie-

begriffabschnitts und zum anderen der Endbereich des Münzschlossgehäuses.

Ein Münzschloss, das in dieser Weise lediglich mit einem Schiebegriff ausge-

stattet ist, wird, wie Figur 2 des Streitpatents zeigt, an der dem Griffabschnitt

abgewandten Seite mit dem äußeren Ende des Münzschlossgehäuses am

Transportwagen befestigt.

cc) Soweit es die Befestigung des Münzschlosses betrifft, erfasst der

Gegenstand des Patents diese beiden Modalitäten. Zu Unrecht hat das Bun-

despatentgericht angenommen, in Patentanspruch 1 fehle gegenüber der ur-

sprünglichen Offenbarung das Merkmal, dass Endbereiche des Münzschlosses

zur Befestigung an den Transportwagen bestimmt seien, wobei im Falle eines

Schiebegriffabschnitts ein Endbereich der Endbereich eines Schiebegriffab-

schnitts sei und im Fall von zwei Schiebegriffabschnitten zwei Endbereiche die

Endbereiche dieser Schiebegriffabschnitte seien.

Die vom Bundespatentgericht angenommene Diskrepanz zwischen dem

Inhalt von Patentanspruch 1 und den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen

besteht nicht. Was als Merkmal 2 in den endgültigen Patentanspruch aufge-

nommen wurde, ist vollständig und als zur Erfindung gehörend in diesen Unter-

lagen enthalten und war deshalb Gegenstand der ursprünglichen Offenbarung.

Die Aufnahme dieses Merkmals in den Text des Patentanspruchs hat deshalb

weder den Gegenstand der Anmeldung erweitert noch ist dadurch an die Stelle

der angemeldeten Erfindung (partiell) eine andere gesetzt worden.

In den ursprünglichen Unterlagen ist entgegen der Ansicht des Bundes-

patentgerichts nicht allein die Befestigung des Münzschlosses an den Endbe-

reichen der Schiebegriffe offenbart, sondern auch die Befestigung des Münz-

schlossgehäuses (direkt) am Transportwagen. In den Erläuterungen zu Figur 3

(vgl. Offenlegungsschrift Sp. 4 Z. 48-68) wird zunächst die Befestigung eines

Schiebegriffabschnitts beschrieben und danach ausgeführt, das Münzschloss

werde mit beiden Endbereichen jeweils auf die beschriebene Art und Weise an

den Griffkappen und damit am Einkaufswagen befestigt (aaO Z. 64-68). Das

Bundespatentgericht will diese Passage nur als Offenbarung der Befestigung

von Schiebegriffabschnitten gelten lassen, nicht aber auch als Offenbarung für

die Anbringung des Schlosses an der Gehäuseseite direkt am Transportwagen.

Für eine solche Einschränkung bietet der Wortlaut der Anmeldung jedoch we-

der Raum noch Veranlassung. Da ein Münzschloss mit einem Schiebegriffab-

schnitt (Figur 2) schon ursprünglich vorgesehen war und bei einer solchen Aus-

führung ein Endbereich zwangsläufig im Endbereich des Münzschlossgehäuses

besteht, bezieht sich der Vorschlag, das Schloss mit beiden Endbereichen auf

die beschriebene Art und Weise am Wagen zu befestigen, zwanglos und unmit-

telbar auch auf die direkte Befestigung des Münzschlossgehäuses am Wagen.

Ins Detail gehende Anweisungen dazu, wie das Befestigungselement am

Schlossgehäuse auszugestalten ist, waren nicht erforderlich. Die in Anmeldung

und Streitpatent offenbarte Befestigung des Münzschlosses am Wagen ist oh-

nehin nur beispielhaft angeführt und nicht wesentlich für die Bestimmung des

Gegenstands von Patentanspruch 1. Sie bleibt in erster Linie dem Fachmann

überlassen, der das Befestigungsproblem ohne Einsatz schöpferischer Tätigkeit

zu lösen weiß.

3. Das Begehren der Klägerin, das Streitpatent im Umfang ihres erstin-

stanzlichen Hauptantrags für nichtig zu erklären, ist nicht gerechtfertigt. Die

Klägerin stellt zwar nicht in Abrede, dass ein Münzschloss mit nur einem Schie-

begriffabschnitt ursprünglich offenbart ist, ist aber gleichwohl mit dem Bundes-

patentgericht der Auffassung, der in den Anmeldungsunterlagen verwendete

Begriff der Endbereiche bezeichne ausschließlich Endbereiche von Schiebe-

griffabschnitten. Sie will daraus herleiten, Patentanspruch 1 dürfe ohne Verstoß

gegen das Erweiterungsverbot nur ein Münzschloss unter Schutz stellen, das

mit zwei Schiebegriffabschnitten ausgestattet ist, deren beide dem Schlossge-

häuse abgewandten Endbereiche zur Befestigung am Transportwagen be-

stimmt sind. Dem kann schon deshalb nicht beigetreten werden, weil, wie aus-

geführt (insb. II. 2. b) cc)), die Prämisse der Klägerin nicht zutrifft, der ursprüng-

lichen Anmeldung sei kein zur Befestigung am Transportwagen geeigneter End-

bereich des Münzschlosses (i. S. des Streitpatents) zu entnehmen. Im Übrigen

kann ein dem Gegenstand des Streitpatents entsprechendes Münzschloss nicht

an einer Seite mit dem Endbereich des Münzschlossgehäuses zur Befestigung

am Transportwagen bestimmt sein und gleichzeitig mehrere Schiebegriffab-

schnitte haben, sondern es hat dann zwangsläufig nur einen solchen Griffab-

schnitt.

4. Aus den gleichen Gründen bleibt auch der von der Klägerin im Beru-

fungsverfahren gestellte Hilfsantrag ohne Erfolg.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO i. V. mit § 121 Abs.

2 PatG.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.07.2006 - 4 Ni 43/05 -