BPatG Urteil vom 29.06.2000 – 2 Ni 13/99

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 29. Juni 2000 …

In der Patentnichtigkeitssache

2 Ni 13/99

(Aktenzeichen)

… 9.72

betreffend das europäische Patent 0 437 491

(= DE 689 25 121)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 29. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Kurbel sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Ing. Bertl, Dipl.-Ing. Prasch

und Dipl.-Ing. Schuster

für Recht erkannt:

I. Die Klagen werden abgewiesen

II. Die Klägerinnen tragen die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist für die Beklagte im Kostenpunkt gegen die Klägerinnen gegen

Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 60.000.-- DM vorläufig vollstreckbar.

Die amerikanische Firma M… Corp. (B… in O…) hat am

4. Oktober 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-amerikanischen

Patentanmeldung 254463 vom 5. Oktober 1988 das europäische Patent 0 437 491

(Streitpatent) angemeldet, dessen eingetragene Inhaberin nunmehr die Beklagte

ist. Diese hat die dem u.a. für die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und die

Niederlande erteilten Streitpatent zugrunde

liegende Patentanmeldung

(

Anmeldenummer 89911412.8) von der damaligen Anmelderin im Rahmen eines

umfassenden Kaufvertrages vom 28. Februar 1992 erworben (Anlagen B3, B 4).

Die Patenterteilung wurde am 13. Dezember 1995 veröffentlicht.

Das Streitpatent, dessen Verfahrenssprache Englisch ist und das vom deutschen

Patent- und Markenamt unter der Nummer 689 25 121 geführt wird, betrifft ein

Verfahren zur Verwendung einer elektronisch wiederkonfigurierbaren Gatterfeld-

Logik sowie ein dadurch hergestelltes Gerät und umfaßt 18 Patentansprüche.

Anspruch 1 hat in der von den Klägerinnen als unrichtig gerügten deutschen

Übersetzung gemäß Patentschrift folgenden Wortlaut:

„1. Ein Verfahren zum Betreiben eines Arrays (10) von elektrisch rekonfigurierbaren Gatterarrays (ERCGAs) (12a, 12b), die jeweils eine Mehrzahl von

logischen Schaltelementen und Mitteln zum reversiblen Erstellen von Verbindungswegen zwischen den logischen Schaltelementen aufweisen, wobei

das Verfahren die Schritte des Bildens erster und zweiter ERCGAs (12a,

12b) aufweisen, die durch ein elektrisches Eingabesignal konfigurierbar

sind, um eine gewünschte logische Konfiguration zu erstellen und die

ersten und zweiten ERCGAs so zu verbinden, daß das Array als ein logisches System für einen bestimmten Zweck dient, wobei das Verfahren

durch die folgenden Schritte gekennzeichnet ist: Bilden erster Eingabedaten, die für ein erstes digitales logisches Netzwerk repräsentativ sind, wobei

die Eingabedaten aus booleschen Logikgattern bestehende Grundoperationen und Netze, die die Grundoperationen verbinden, aufweisen; automatisches Partitionieren (14) der ersten Eingabedaten in erste und zweite

Abschnitte; Aufbringen des ersten Abschnitts der partitionierten ersten

Daten auf den ersten ERCGA (12a), so daß ein erster Abschnitt des ersten

digitalen logischen Netzwerks, da dadurch repräsentiert wird, eine tatsächliche Betriebsweise auf dem ersten ERCGA (12a) annimmt; Aufbringen des

zweiten Abschnitts der partitionierten ersten Daten auf das zweite

ERCGA (12b), so daß ein zweiter Abschnitt des ersten digitalen logischen

Netzwerks, das dadurch repräsentiert wird, eine tatsächliche Betriebsweise

auf dem zweiten ERCGA (12b) annimmt; Verbinden des ersten und des

zweiten ERCGAs derart, daß wenigstens ein in den ersten Daten spezifiziertes Netz sich zwischen dem ersten und dem zweiten ERCGA (12a, 12b)

erstreckt; Aufbringen der zweiten Eingabedaten, die für ein zweites digitales

logisches Netzwerk, welches mit der Ausnahme hat, daß beide Grundfunktionen aufweisen, die von booleschen logischen Gattern bestehen, zu

dem ersten digitalen logischen Netzwerk keinerlei Beziehungen hat, und für

Netze, die die Grundoperationen verbinden, und beide dazu da sind, eine

tatsächliche Betriebsweise auf denselben ERCGAs anzunehmen, repräsentativ sind; automatisches Partitionieren der zweiten Eingabedaten in

erste und zweite Abschnitte; Aufbringen des ersten Abschnitts der partitionierten zweiten Daten auf das erste ERCGA (12a) derart, daß ein erster

Abschnitt des zweiten digitalen logischen Netzwerks, das dadurch repräsentiert wird, eine tatsächliche Betriebsweise auf dem ersten ERCGA (12a)

annimmt; Aufbringen des zweiten Abschnitts der partitionierten zweiten

Daten auf das zweite ERCGA (12b) derart, daß ein zweiter Abschnitt des

zweiten digitalen logischen Netzwerks, das dadurch repräsentiert wird, eine

tatsächliche Betriebsweise auf dem zweiten ERCGA (12b) annimmt; Verbinden des ersten und des zweiten ERCGAs (12a, 12b) derart, daß wenigstens ein in den zweiten Eingabedaten spezifiziertes Netz sich zwischen

dem ersten und dem zweiten ERCGAs (12a, 12b) erstreckt".

Wegen der mit der Teilnichtigkeitsklage außerdem angegriffenen Patentansprüche

2 bis 9, 12 bis 13 sowie14 bis 16 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Die Klägerinnen sind der Auffassung, daß Zweifel bestünden, ob der Gegenstand

des Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik, den der Artikel von

B.W. Kernighan und S. Lin "An Efficient Heuristic Procedure for Partitioning

Graphs" in "THE BELL SYSTEM TECHNICAL JOURNAL, Februar 1970, S 291 bis

307 (Anlage N 11) bilde, überhaupt neu sei, jedenfalls aber beruhe er, ebenso wie

die der übrigen angegriffenen Ansprüche, gegenüber der Kombination dieser

Druckschrift mit dem Inhalt des Artikels von C.E. Stroud et. Alt. "CONES:

A System for Automated Synthesis of VLSI and Programmable Logic Form

Behavioral Models" in International Conference on Computer-Aided Design, Rye,

NY (1986) (Anlage N 12) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent 0 437 491 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9,

12 und 13 sowie im Umfang der Patentansprüche 14 bis 16, soweit die

Patentansprüche 14 bis 16 nicht auf einen der Patentansprüche 10 oder 11

unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hält die Klage für nicht zulässig, da die Klageerhebung eine gegen den

Grundsatz von Treu und Glauben verstoßende unzulässige Rechtsausübung darstelle. Die Beklagte habe mit dem Vertrag vom 28. Februar 1992 von der M…

Corp. (B… in O…) u.a. das Recht an der dem Streitpatent zugrundeliegenden europäischen Patentanmeldung erworben. Da der nunmehrige

Angriff auf das Patent dem Zweck dieses Vertrages zuwiderlaufe, seien die Klägerinnen, die mit der M… Corp. eine wirtschaftliche Einheit darstellten, an der Klageerhebung gehindert. Sowohl die Klägerin zu 1) als auch die Klägerin zu 2) seien 100 %-ige Tochtergesellschaften der M… H…-

weg in H…, Niederlande, die ihrerseits eine 100%-ige

Tochtergesellschaft der damaligen Verkäuferin M… Corp. sei.

Die Klägerinnen sind demgegenüber der Auffassung, daß ihre Klagen zulässig

seien. Zwischen den Parteien bestünden keinerlei vertragliche Beziehungen, aufgrund derer es den Klägerinnen untersagt sei, die Nichtigkeitsklage zu erheben.

Die M… Corp. und die Klägerinnen seien zwar konzernmäßig verbunden. Dies ändere aber nichts daran, daß es sich um jeweils eigenständige

Rechtspersönlichkeiten handle, die nach Zivil- und Steuerrecht auch als solche

anerkannt seien, die jeweils ohne Rücksicht auf mit ihr verbundene Unternehmen

ihren eigenen Vorteil verfolgten. Die Klägerin zu 1) sei wegen Vorrichtungen, die

auf eine von der Klägerin zu 2) bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents

entwickelten Architektur aufbauten, von der Beklagten wegen Patentverletzung in

Anspruch genommen worden.

Die Klagen sowohl der Klägerin zu 1), der M… (Deutschland) GmbH,

als auch der Klägerin zu 2), der französischen M… S.A.R.L., sind unzulässig. Ihr Ziel, das Streitpatent für (weitgehend) nichtig zu erklären, widerspricht

dem Vertragszweck des zwischen der Konzernmutter der Klägerinnen und der

Beklagten abgeschlossenen Kaufvertrages vom 28. Februar 1992 und verstößt

gegen Treu und Glauben. Dabei ist es unerheblich, daß Vertragsgegenstand kein

erteiltes Patent, sondern nur eine Anmeldung war, daß das Patent nicht in seinem

gesamten Bestand angegriffen wird und daß die Klägerinnen nicht selbst Partner

dieses Vertrages waren, da sie sich auf Grund ihrer Eigenschaft als 100%-ige

Töchter der Vertragspartnerin der Beklagten nicht auf eigene berechtigte

Interessen an der Nichtigerklärung des Streitpatents berufen können, so daß die

gegen die Konzernmutter bestehenden Einwendungen gegen sie durchgreifen.

I.

1. Der Auffassung der Klägerinnen, hier lägen keine besonderen Umstände vor,

die einer Klage ihrer Konzernmutter entgegenstünden, kann nicht gefolgt werden.

Richtig ist zunächst - und insoweit besteht auch zwischen den Parteien kein

Streit - daß die Nichtigkeitsklage auf Grund ihrer Ausgestaltung als Popularklage

von jedermann auch ohne eigenes Rechtsschutzbedürfnis erhoben werden kann.

Die förmliche Vernichtung eines Patents, das keine Bereicherung der Technik

beinhaltet, liegt objektiv im öffentlichen Interesse. Ein Wille des Klägers, diesem

Interesse zu dienen, wird nicht gefordert (std. Rspr, vgl. Busse, PatG 5. Aufl. 1999,

Rn 37 zu § 81 m.w.N.). Da aber das Nichtigkeitsverfahren neben diesem

objektiven Gesichtspunkt auch ein echter Parteienprozeß ist, sind etwaige Besonderheiten im Verhältnis der Parteien zueinander beachtlich, die die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens gerade zwischen ihnen als anstößig oder jedenfalls dem auch im Prozeßrecht zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben

widersprechend erscheinen

lassen

(vgl. BGH GRUR 1998, 904

f

-

"Bürstenstromabnehmer" mwN) und damit der Zulässigkeit einer in einem solchen

Fall dennoch erhobenen Klage entgegenstehen. So liegt der Fall hier.

Was die Nichtangriffsverpflichtung bzw. deren Verneinung in den von der Beklagten zitierten Entscheidungen betrifft, stimmen zwar die jeweils zugrunde liegenden Sachverhalte nicht mit dem vorliegend zu entscheidenden überein, wie die

Klägerinnen zu Recht ausführen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof unabhängig vom fallbezogenen Ergebnis die oben erwähnten Grundsätze jeweils bekräftigt.

Insbesondere hat er

in den Gründen zu seiner Entscheidung

"Entwässerungsanlage" ausgeführt, daß der Angriff eines Verkäufers auf das verkaufte Patent eine unzulässige Rechtsausübung darstellt, da dies in einem mit

Treu und Glauben unvereinbaren Widerspruch zu dem mit der Übertragung der

Rechte an einer Erfindung zusammenhängenden sonstigen Rechten und Pflichten

steht. Es gehört zu den vertraglichen Nebenpflichten des Schuldners, alles zu

unterlassen, was geeignet ist, die Erreichung des Zweckes des Schuldverhältnisses zu vereiteln (BGH GRUR 1987, 900 ff, 901). Dies gilt selbstverständlich auch

dann, wenn die Parteien in "scharfem" Wettbewerb stehen, ohne daß es etwa auf

einen zusätzlichen Vertrauenstatbestand ankäme, wie die Klägerinnen aber offenbar unter Bezugnahme auf die BGH-Entscheidung "Weichvorrichtung II" und

die Senatsentscheidung GRUR 1996, 480 - "Nichtangriffsabrede" zu meinen

scheinen.

Schon auf Grund dieser Erwägungen wäre es entgegen der Auffassung der Klägerinnen der amerikanischen M… Corp. in jedem Fall verwehrt, das

Streitpatent anzugreifen. Nach dem

Inhalt des Übertragungsvertrag vom

28. Februar 1992 wollte die Verkäuferin der Beklagten bezüglich der umfaßten

Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen die vollständige Rechtsinhaberschaft

verschaffen: Die in der Anlage zum Vertrag aufgeführten Technologiebereiche und

Schutz- bzw. Anwartschaftsrechte wurden vorbehaltlos auf die Beklagte

übertragen; in TZ 1.2. ist eine entsprechende Abgrenzung zu andern Vermögensgegenständen der Verkäuferin enthalten. In TZ 1.3. verpflichtete sich die

Verkäuferin, der Beklagten die uneingeschränkte und vollständige Verfügungsmacht über die Vertragsgegenstände zu verschaffen. Als Gegenleistung hat die

Verkäuferin darüber hinaus im wesentlichen Aktien der Beklagten und Optionen

auf weitere erhalten (TZ 2 und TZ 7.7.1. und 7.7.2.). Die Verkäuferin verpflichtete

sich außerdem zur weiteren Unterstützung der Beklagten im Marketingbereich (TZ

4.2 und TZ 9). Ihr Angriff auf eines der verkauften, d.h. gegen eine Gegenleistung

übertragenen Schutzrechte oder Anmeldungen bedeutete daher in jedem Fall eine

unzulässige Rechtsausübung, die in einem mit Treu und Glauben unvereinbaren

Widerspruch zu dem mit der Übertragung der Rechte an einer Erfindung

zusammenhängenden Pflichten steht. Nicht nur, daß es zu den vertraglichen

Nebenpflichten des Schuldners gehört, alles zu unterlassen, was geeignet ist, die

Erreichung des Zweckes des Schuldverhältnisses zu vereiteln, die oben

dargestellten und weitere Vereinbarungen im Vertrag (z.B. in TZ 7.1., 7.5.2., 7.6.

und 8.2.1.) rechtfertigen es, ein gesellschaftsähnliches Verhältnis zwischen Verkäuferin und Beklagter anzunehmen, was einem Angriff der amerikanischen

Mentor Graphics auf das Streitpatent zusätzlich entgegenstünde. Die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zeigt sich auch noch

darin, daß nach der Übertragung auf die Beklagte die europäische Patentanmeldung von denselben Patentanwälten, die zuvor für die Verkäuferin tätig

geworden waren, weiter betrieben und zum Abschluß gebracht wurde.

Weder rechtfertigt der in TZ 3 enthaltenen Gewährleistungsausschluß ein anderes

Ergebnis noch der Umstand, daß ein gewerbliches Schutzrecht stets mit dem

Risiko behaftet ist, daß es nach Erteilung wieder zu Fall gebracht werden kann.

Die vertragliche Freizeichnung betrifft zum einen nur die Produkthaftung, ansonsten haftet die Verkäuferin weder für die Tauglichkeit der übertragenen Gegenstände für die Beklagte (TZ 3.1. S.2) noch für Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der

abgetretenen Patenrechte oder Patentanmeldungen (TZ 3.2. le Satz). Dieser

Ausschluß betrifft daher nur die in den übertragenen Gegenständen selbst liegenden oder objektiv mit den Anmeldeverfahren verbundene Risiken oder etwaige

Angriffe von dritter Seite. Er beinhaltet aber nicht, daß die Verkäuferin sich das ihr

im Gegensatz zu sonstigen beliebigen Dritten auf Grund der Vertragsbindung nicht

mehr zustehende Recht vorbehalten wollte, die Schutzrechte zu Fall zu bringen.

Gemäß Art. 27 Abs. 1 S.2, 32 Abs. 1 Nrn. 1, 2 EGBGB ist wegen der im Vertrag

(TZ 13.5.) getroffenen Rechtswahl für die Auslegung des Übertragungsvertrags

das Recht des Staates Oregon maßgeblich. Aus ihm ergibt sich für die grundsätzlichen Vertragspflichten und für die Geltung von Treu und Glauben nichts Abweichendes, was die Parteien in der mündlichen Verhandlung auf die entsprechende

Frage des Gerichts ausdrücklich und übereinstimmend bestätigt haben. Davon,

daß es nach der getroffenen Rechtswahl im Belieben eines Vertragsteils stehen

könnte, nach Vertragserfüllung durch den anderen Partner den Vertragszweck

zunichte zu machen, kann nicht ausgegangen werden, zumal es auch gegen den

deutschen ordre public verstoßen würde, wenn der Einwand des Rechtsmißbrauchs nicht möglich wäre (Palandt BGB 59. Aufl. 2000, Rn 16 zu § 6 EGBGB).

Die oben dargestellten Umstände ergeben sich - wie im amerikanischen Recht

üblich und wichtig (vgl. Döser Anglo-amerikanische Vertragsstrukturen ..., NJW

2000, 1451 ff) - unmittelbar aus der Vertragsurkunde selbst, ein Angriff auf die

übertragenen Vertragsgegenstände mit dem Ziel ihrer nachträglichen Beseitigung

widerspräche, wie aufgezeigt, dem Grundsatz von Treu und Glauben und dürfte

daher nicht vor einem deutschen Gericht durchgesetzt werden.

Auch die Erwägungen der Klägerinnen zum Kartellrecht sind nicht geeignet, hier

etwas an der Annahme einer Nichtangriffsverpflichtungen ändern. Hierbei ist die

Frage unerheblich, ob eine vertragliche Nichtangriffsabrede nach altem deutschem Kartellrecht am Schriftformerfordernis scheitern würde, da es eine solche

Abrede im Vertrag nicht gibt. Der Ansatz, wonach deshalb, weil eine vertraglich

vereinbarte Nichtangriffsabrede im Übertragungsvertrag kartellrechtlich unwirksam

wäre, weshalb auch eine Nichtangriffsverpflichtung scheitern müsse, erscheint

nicht zwingend. Von den mittlerweile anerkannten Ausnahmen der Freilizenz bzw.

der technisch überholten Technologie, von der kein Gebrauch gemacht wurde,

abgesehen, wird zwar in der Rechtsprechung allgemein davon ausgegangen, daß

eine Nichtangriffsabrede geeignet ist, objektiv den Wettbewerb zu beeinträchtigen.

Da es nicht zum Gegenstand des Patents gehört, Schutz gegen Angriffe auf

seinen eigenen Bestand zu gewähren, wird auch stets dem Interesse der

Allgemeinheit an einem ungehinderten Wettbewerb und damit dem ebenfalls

öffentlichen Interesse an der Beseitigung zu Unrecht erteilter Patente ein höherer

Rang eingeräumt gegenüber dem möglichen Umstand, daß gerade der Lizenznehmer vom Lizenzgeber Kenntnisse erlangt, die ihn erst in die Lage versetzen,

das Patent anzugreifen (vgl. die bei Busse, 5. Aufl. § 81 Rn 91 und 92 zitierten

Entscheidungen), mit der Folge, daß eine vertragliche Nichtangriffsabrede stets

unwirksam ist.

Die bisherige Rechtsprechung zu diesem Thema hat sich aber nur mit Sachverhalten befaßt, die Lizenzverhältnisse zum Gegenstand hatten, in denen sich Patentinhaber als Inhaber des Schutzrechtes und Lizenznehmer im Wettbewerb gegenüberstehen und sich der Lizenznehmer bei gleichzeitig wettbewerbsbeschränkender Belastung durch Lizenzgebühren aufgrund der Nichtangriffsabrede gehindert sieht, gegen diesen Nachteil zur Wehr zu setzen, also in seiner wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit unter Umständen zu Unrecht behindert wird. Abgesehen

davon, daß das Kartellrecht den Schutz nur des lauteren Wettbewerbs schützen

möchte, der im Fall eines rechtsmißbräuchlichen Verhaltens verlassen wird, liegen

im Fall der Übertragung eines Schutzrechts oder der Anwartschaft auf ein solches

die Dinge aber anders als bei Lizenzverhältnissen. Der hier zu beurteilende

Sachverhalt befindet sich diesen gegenüber auf einer anderen Ebene. Denn durch

die Übertragung verzichtet die übertragende Seite bewußt auf die bisher bei ihr

vorhandene oder im Entstehen begriffene Monopolstellung. Sie zieht sich insoweit,

also in dem vom Patent abgedeckten Bereich, freiwillig sowie gegen eine

entsprechende Vergütung aus dem Wettbewerb zurück. Die Übertragung eines

Monopolrechts kann wegen seines Ausschließungscharakters nur

in dem

Bewußtsein erfolgen, danach selbst auf dem geschützten Sektor nicht mehr tätig

werden zu dürfen. Gegenüber einem derartigen freiwilligen Rückzug aus dem

Wettbewerb kann, insbesondere vor dem Hintergrund des venire contra factum

proprium, das Interesse der Allgemeinheit an einem ungehinderten Wettbewerb

und dem Interesse an der Beseitigung zu Unrecht erteilter Patente keine Rolle

spielen, da in diesem vom Inhalt der Übertragung festgelegten Sektor, in dem die

aus Treu und Glauben abgeleitete Nichtangriffsverpflichtung wirksam wird, ein

Wettbewerb nach dem Parteiwillen gar nicht mehr stattfinden soll. Dementsprechend liegt insoweit ein kartellrechtlich relevantes Wettbewerbsverhältnis

nicht vor. Der möglicherweise im übrigen "scharfe" Wettbewerb der Parteien zueinander ist im vom Vertrag betroffenen Bereich unbeachtlich.

Bezüglich des aufrechtzuerhaltenden Vertragszwecks kann es im übrigen entgegen der Auffassung der Klägerinnen auch keine Rolle spielen, ob eine Übertragung auf Grund einer vorhergehenden vertraglichen Verpflichtung erfolgt ist oder

ob die Verpflichtung zur Übertragung ohne eine solche Verpflichtung eingegangen

wurde, da hierdurch keine Verschärfung bzw. Abmilderung der vertraglichen

Nebenpflichten eintritt.

2. Die in der Person der amerikanischen M… bestehende Nichtangriffsverpflichtung erstreckt sich auch auf die Klägerinnen. Sie sind nicht Dritte,

denen die Nichtigkeitsklage als Popularklage gegen das Streitpatent zur Verfügung steht, sondern prozessual wie ein Strohmann zu betrachten und befinden

sich wegen des vertraglich und damit freiwillig geschaffenen Wettbewerbsverzichts der amerikanischen Konzernmutter in den im Streitpatent benannten

Vertragsstaaten, also unter anderem in Deutschland, in einer einem Erfüllungsgehilfen bei deren Unterlassungsverpflichtungen vergleichbaren Position.

Da sich die an die Beklagte vertraglich übertragenen Anmeldungen überwiegend auf das außeramerikanische Ausland beziehen und demnach die erwarteten Schutzrechte ihre Wirkung vorhersehbar nur dort entfalten konnten, war

für beide Parteien bei Vertragsschluß klar, daß die Verkäuferin im Umfang der

durch diese Anmeldungen betroffenen Technologien (-ausschnitte) in den entsprechenden Ländern auf ihre Monopolstellung verzichtete. Die Absicht, diese

vertraglich gewollte Folge durch einen Angriff auf das jeweilige Schutzrecht

rückgängig machen zu wollen, stellt, wie dargelegt, ein rechtsmißbräuchliches

Verhalten dar. Die amerikanische Verkäuferin kann dem nicht dadurch entgehen, daß der Angriff durch 100%-ige Konzerntöchter erfolgt. Gegen die Unzulässigkeit der Klagen können die Klägerinnen insbesondere weder ihre gesellschaftsrechtliche noch ihre steuerrechtliche Unabhängigkeit ins Feld führen, da

hiervon das Verhältnis zur Beklagten nicht berührt wird. Entscheidend ist der

durch den Abschluß des Übertragungsvertrages vom 28. Februar 1992 erfolgte

Rückzug aus den betroffenen Technologiebereichen im Umfang der jeweiligen

Schutzrechte in den jeweiligen Staaten. Mit diesem hat sich die amerikanische

Firma M… Corp. (B… in O…) insoweit gegenüber der Beklagten gebunden. Im internationalen Handelsverkehr ist es üblich, aus diversen Gründen, beispielsweise steuerlichen, haftungsrechtlichen oder wegen einer besseren Präsenz derartige vollkommen beherrschte Tochtergesellschaften

in anderen Staaten zu gründen bzw. aus erworbenen ausländischen Gesellschaften zu bilden. Sie nehmen die wirtschaftlichen Interessen der Mutter

wahr, sind somit verlängerter nationaler Arm der jeweiligen Mutter. Ihr Handeln

entspricht dem der Mutter, ist dieser zuzurechnen. Da es sich bei den Klägerinnen

jeweils um 100%-beherrschte Unternehmen handelt, besteht

dementsprechend kein Zweifel, daß die amerikanische Konzernmutter die Einhaltung des "Wettbewerbsverbots" zu Gunsten der Beklagten durchzusetzen

verpflichtet und in der Lage war. Insofern besteht auch grundsätzliche Übereinstimmung mit den Klägerinnen, die aber die Weisungsbefugnis daran scheitern

lassen wollen, daß eine entsprechende Weisung fehlerhaft wäre, weil gegen

zwingende gesetzliche Vorschriften verstoßen würde. Entgegen dieser Auffassung handelt es sich beim Unterlassen der Nichtigkeitsklage nicht um das Unterlassen einer vorteilhaften Maßnahme, sondern um die Einhaltung einer Verpflichtung aus dem Übertragungsvertrag. Dieser trifft den Mentor Graphics

Konzern aus den obigen Gründen in allen seinen Gliedern und auch mit der

"Nebenfolge", daß - nachdem die wirtschaftliche Betätigung im Patentbereich

aus vertraglichen Gründen nicht möglich ist - sich die deutsche Klägerin nicht

wegen des gegen sie laufenden Verletzungsprozesses auf berechtigte Verteidigungsinteressen berufen kann. Unter den vorliegenden Umständen könnte

sich der Geschäftsführer der Klägerin zu 1) daher auch nicht erfolgreich mit einer Nichtigkeitsklage gegen den Straftatbestand der Patentverletzung verteidigen. Dessen weisungsgemäßes Verhalten könnte dementsprechend auch

keine Untreuehandlung darstellen, da es rechtmäßig wäre. Die Klägerin zu 2),

die unstreitig erst nach Vertragsabschluß dem Konzern eingegliedert wurde,

kann eigene, auf Vorentwicklung beruhende Interessen ebenfalls nicht ins Feld

führen. Unabhängig davon, daß die Nähe der vor der Eingliederung getätigten

technischen Entwicklungen zum Streitpatent nur äußerst vage vorgetragen

wurde, bestand der konzernweit wirkende Wettbewerbsverzicht bereits.

Dementsprechend müssen sich die Klägerinnen in jedem Fall die gegen ihre

amerikanische Konzernmutter bestehenden Einwendungen entgegenhalten

lassen, ohne sich auf eigene Wettbewerbsinteressen stützen zu können.

3. Da der Wettbewerbsverzicht im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung besteht

und daher umfassend ist, sind die Klägerinnen auch an einem nur teilweisen

Angriff auf das Streitpatent gehindert mit der Folge, daß ihre Klagen insgesamt

wegen Unzulässigkeit abgewiesen werden müssen.

II.

Als Unterlegene tragen die Klägerinnen die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84

Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1, 100 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung über die

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs 1 PatG, 709 ZPO.

Kurbel

Baumgärtner

Bertl

Prasch

Schuster

Ja