BPatG Beschluss vom 28.07.2000 – 17 W (pat) 69/98

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 69/98

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am:

28. Juli 2000

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 43 23 241.8-53

…

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 29. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing.

Prasch sowie der Richterin Püschel 6.70

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patentamts vom

6. Juli 1998 wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patentamt am 12. Juli 1993

unter der Bezeichnung

"Verfahren und Computersystem zur Suche fehlerhafter Zeichenketten in

einem Text"

angemeldet worden.

Auf die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patentamts mit Beschluß vom 6. Juli 1998 ein Patent gemäß dem Hilfsantrag (Patentansprüche 1 bis 21) der Anmelderin erteilt. Der Hauptantrag, mit dem

die Anmelderin die Erteilung mit Ansprüchen 1 bis 22 begehrte, wurde zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt, daß das mit dem Patentanspruch 22 beanspruchte digitale Speichermedium in keinem einheitlichen Zusammenhang zu

den auf ein Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur gerichteten Ansprüchen 1 bis 16, den auf ein Computersystem zur Durchführung des

Verfahrens gerichteten Ansprüchen 17 bis 19 und den auf die Verwendung des

Computersystems gerichteten Ansprüchen 20 und 21 stehe.

Die Anmelderin verfolgt die Erteilung des Patents nunmehr auf der Grundlage von

Patentansprüchen 1 bis 24, wobei die Ansprüche 1 bis 21 mit den Ansprüchen des

erteilten Patents identisch sind.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 10. Februar 1998, eingegangen am

12. Februar 1998, lautet:

"Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur einer

fehlerhaften Zeichenkette Fi in einem digital gespeicherten Text, der

die entsprechende fehlerfreie Zeichenkette Si enthält,

dadurch gekennzeichnet, daß

a) die Auftretenshäufigkeit H(Si) der fehlerfreien Zeichenkette Si

ermittelt wird,

b) die fehlerfreie Zeichenkette Si nach einer Regel Rj verändert

wird, so daß eine mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij erzeugt

wird,

c) die Auftretenshäufigkeit H(ij) der Zeichenkette fij in dem Text

ermittelt wird,

d) die Auftretenshäufigkeiten H(ij) und H(Si) verglichen werden und

e) basierend auf dem Vergleich in Schritt d) entschieden wird, ob

die mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij die gesuchte fehlerhafte Zeichenkette Fi ist."

Der geltende Patentanspruch 22 vom 10. Februar 1998, eingegangen am

12. Februar 1998, lautet:

"Digitales Speichermedium, insbesondere Diskette, mit elektronisch

auslesbaren Steuersignalen, die so mit einem programmierbaren

Computersystem zusammenwirken können, daß ein Verfahren

nach einem der Ansprüche 1 bis 17 ausgeführt wird."

Der geltende Patentanspruch 23 vom 9. Juli 1999, eingegangen am 13. Juli 1999,

lautet:

"Computer-Programm-Produkt mit auf einem maschinenlesbaren

Träger gespeichertem Programmcode zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 17 wenn das Programmprodukt auf einem Rechner abläuft."

Der geltende Patentanspruch 24 vom 9. Juli 1999, eingegangen am 13. Juli 1999

lautet:

"Computer-Programm mit Programmcode zur Durchführung des

Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 17 wenn das Programm auf einem Computer abläuft."

Die Anmelderin führt aus, daß im Beschwerdeverfahren nur über die Gewährbarkeit der Ansprüche 22 bis 24 zu befinden sei, da die Prüfungsstelle mit der Patenterteilung gemäß dem Hilfsantrag die Patentfähigkeit des Verfahrens zur computergestützten Suche und/oder Korrrektur, des dieses Verfahren ausführenden

Computersystems und dessen Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 21 anerkannt habe.

Das im Beschluß der Prüfungsstelle vom 6. Juli 1998 vorgebrachte Argument, daß

das digitale Speichermedium nach dem Anspruch 22 in keinem einheitlichen

Zusammenhang zu den übrigen Anspruchsgegenständen stehe, könne nicht

greifen. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 24 seien zwar von unterschiedlicher Kategorie, bezögen sich aber alle auf eine Erfindung, deshalb sei das

Patentbegehren einheitlich. Aus der Praxis seien zahlreiche Beispiele von

Patenten bekannt, die nebengeordnete Ansprüche auf zusammenwirkende Teilgeräte, bspw aufeinander abgestimmte Stecker und Steckdosen oder Sender und

Empfänger enthielten, ohne daß deren Einheitlichkeit beanstandet worden wäre.

Im vorliegenden Fall brauche ein Anwender das Speichermedium mit dem Programm nur in ein geeignetes Computersystem einzuführen, damit das Verfahren

unter Zusammenwirkung von Programm und Computersystem über eine

angepaßte Schnittstelle zur Ausführung kommen könne. Nach der Rechtsprechung des BGH sei es Aufgabe des Anmelders, bei der Formulierung des

Schutzbegehrens Überlegungen hinsichtlich der Durchsetzbarkeit seines Patents

anzustellen und mögliche Verletzungsformen einzuschätzen. Im vorliegenden Fall

stelle das auf einem Speichermedium befindliche Programm ein wesentliches

Element der Erfindung dar. Wenn es nicht möglich sei, hierauf einen Schutzanspruch zu richten, so könne gegen den Hersteller eines Speichermediums mit einem solchen Programm lediglich mittelbare Patentverletzung geltend gemacht

werden. Daher müsse die Möglichkeit bestehen, Ansprüche zu formulieren, mit

denen ein Verletzer belangt werden könne, der selbständig handelbare Teilelemente der Erfindung anbiete.

Dem Speichermedium nach dem Anspruch 22 komme auch technischer Charakter

zu. Denn das Speichermedium wirke als Steuerelement, das über eine technische

Schnittstelle elektronisch auslesbare Steuersignale erzeuge, die so mit dem

Computersystem zusammenwirkten, daß die Verfahrensschritte ausgeführt würden.

Gegen einen Ausschluß von der Patentfähigkeit spreche auch Artikel 27 des

TRIPS-Abkommens. Danach seien Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der

Technik zu erteilen, wobei kein Gebiet der Technik diskriminiert werden dürfe.

Schließlich sei auch in den neueren Entscheidungen "Computerprogrammprodukt/IBM" der Europäischen Beschwerdekammern festgestellt worden, daß derartige Anspruchsgegenstände nicht generell unter die in Art 52 (2) u (3) EPÜ genannten Ausschlußtatbestände fielen.

Mit den nunmehr ergänzten Ansprüchen 23 und 24, die auf ein Computer-Programm-Produkt und ein Computer-Programm mit Programmcode gerichtet seien,

solle der Vertrieb von Programmen in jeglicher Form bzw der Vertrieb des Programms ohne maschinenlesbaren Träger unter Patentschutz gestellt werden.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit der dortige

Hauptantrag zurückgewiesen worden ist, und das nachgesuchte

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 22, eingegangen als Hauptantrag am

12. Februar 1998, sowie Patentansprüche 23 und 24, eingegangen

am 13. Juli 1999,

Beschreibung Seiten 1 bis 26, eingegangen am 12. Februar 1998,

Figuren 1 bis 3, ursprünglich eingereicht, sowie Figur 4, eingegangen am 12. Februar 1998.

Außerdem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie ist jedoch

nicht begründet, da die Gegenstände der Ansprüche 22 bis 24 keine patentfähigen

Erfindungen iSd § 1 PatG sind.

1. Zum Anspruch 22:

1.1 Die Anspruchsfassung ist zulässig.

Der geltende, auf ein digitales Speichermedium gerichtete Anspruch 22 findet

seine Offenbarung im ursprünglichen Anspruch 20. Dieser Anspruch war auf ein

Speichermedium abgestellt, dem durch einen physikalischen und/oder chemischen Vorgang ein Programm zur Ausführung des Verfahrens zur Suche und/oder

Korrektur eingeprägt ist, und das mit einem Betriebsprogramm und einem Computer so zusammenwirken kann, daß ein Computersystem zur Ausführung des

Such- und/oder Korrekturverfahrens gebildet ist.

1.2 Gegenstand des Patentanspruchs 22 ist ein Speichermedium mit einer Aufzeichnung.

1.2.1 Der Fachmann versteht unter einem Speichermedium einen (nichtflüchtigen)

Datenträger, dh alle zur materiellen Verkörperung oder Aufnahme von Daten geeigneten Stoffe bzw Materialien. Mit der Erläuterung im Anspruch, daß das Speichermedium "elektronisch auslesbar" ist, soll dieser Begriff offenbar dahingehend

präzisiert werden, daß darunter keine Klarschriftdatenträger wie handschriftliche

Belege zu verstehen sind, sondern lediglich maschinenlesbare Datenträger, wie

sie dem Fachmann bspw als Disketten oder CD geläufig sind (vgl bspw Lexikon

Informatik und Datenverarbeitung, 4. Auflage, R. Oldenburg Verlag, München

Wien 1998, Seiten 803, 528, 212 und 213). Bei diesen Speichermedien erfolgt das

maschinelle Auslesen der als Abfolge von unterschiedlichen magnetischen oder

optischen Zuständen aufgebrachten Aufzeichnung in einer dafür bestimmten Vorrichtung, bspw einem Diskettenlaufwerk. Hierzu wird die gewünschte Stelle der

Aufzeichnung auf dem Speichermedium adressiert, bspw durch mechanisches

Positionieren eines Lesekopfes, und die an der adressierten Stelle aufgebrachten

magnetischen oder optischen Zustände in eine sequentielle Abfolge von elektronischen Signalen gewandelt.

Der Fachmann wird daher unter den im Anspruch genannten elektronisch auslesbaren "Steuersignalen" des Speichermediums die Signale verstehen, die exakt der

Abfolge der aufgebrachten Daten entsprechen.

Eine Interpretation dieses Begriffs in der von der Anmelderin angedeuteten Weise,

daß es sich bei diesen Steuersignalen um solche handele, die bei der Ausführung

des Verfahrens zur Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette

aufträten, ist dem Fachmann fremd. Denn diesem ist geläufig, daß die Ausführung

eines solchen Verfahrens nicht allein durch das Lesen der auf dem

Speichermedium aufgebrachten Aufzeichnung gelingt, sondern die Mitwirkung eines die verschiedenen Teile der Aufzeichnung interpretierenden Steuerteils, idR

eines Computersystems verlangt. Erst ein geeignetes Computersystem, dh ein

Computer mit Betriebssoftwareausstattung (vgl hierzu den ursprünglichen Anspruch 20) macht es möglich, die Aufzeichnung auf dem Speichermedium - idR

nach einer Umspeicherung in den Arbeitsspeicher des Computers - so zu interpretieren, daß deren einzelne Teile, die bspw für Programmroutinen mit bestimmten Aufgaben oder für Datenstrukturen stehen, die jeweils zugedachte

Funktion erfüllen und damit eine Ausführung der Verfahrensschritte bewirken.

Durch das bloße Auslesen des Speichermediums entstehen sonach keine Steuersignale, die repräsentativ sind für das Verfahren zur Suche und Korrektur einer

Zeichenkette in einem vorgegebenen Textstück.

Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 soll das maschinenlesbare Speichermedium schließlich dadurch spezifiziert sein, daß es so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken kann, daß das Verfahren nach einem

der Ansprüche 1 bis 16 ausgeführt werden kann.

Aus der Angabe, daß das digitale Speichermedium mit einem Computersystem

zusammenwirken können soll, wird der Fachmann lediglich schließen, daß es sich

um ein übliches Speichermedium handeln soll, das sich von anderen maschinenlesbaren Speichermedien dadurch unterscheidet, daß es eine Aufzeichnung trägt,

die im Zusammenwirken mit einem geeigneten Computersystem eine Ausführung

des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 16 bewirken kann. Eine solche

Aufzeichnung nennt der Fachmann ein Computerprogramm.

Der im Anspruch 22 spezifizierte Gegenstand umfaßt sonach alle Speichermedien, die eine (Programm-)Aufzeichnung tragen, die in der Lage ist, ein geeignetes

Computersystem durch eine beliebige Programmimplementierung zur Ausführung

des Such- und Korrekturverfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 16 zu bringen.

1.2.2 Dieses Verständnis des Gegenstands des Anspruchs 22 deckt sich mit der

Auffassung der Anmelderin. Nach ihren Erklärungen soll der beanspruchte Schutz

jegliches elektronisch auslesbare Speichermedium umfassen, das eine Aufzeichnung trägt, die in der Lage ist, ein Computersystem zu veranlassen, das Verfahren

nach einem der Ansprüche 1 bis 16 auszuführen.

1.3 Das Speichermedium nach dem Anspruch 22 ist nicht patentfähig iSd § 1

Abs 1 PatG.

1.3.1 Nach den Angaben der Anmelderin betrifft das Patentbegehren mit den Ansprüchen 1 bis 24 eine einzige Erfindung, für die lediglich in unterschiedlichen

Kategorien Schutz beansprucht wird. Ein Heranziehen der im Zurückweisungsbeschluß aufgegriffenen Ordnungsvorschrift des § 35 Abs 1 Satz 2 PatG aF, nunmehr § 34 Abs 5 PatG, die die Einheitlichkeit der Anmeldung fordert, ebenso wie

Überlegungen zum Rechtsschutzbedürfnis einer derartigen Anspruchsfassung im

Hinblick auf den Verletzungsfall, setzen jedoch voraus, daß die Gegenstände der

nebengeordneten Ansprüche zunächst für sich das Erfordernis erfüllen, eine

"Erfindung" iSd § 1 Abs 1 PatG zu sein. Daran mangelt es aber dem Gegenstand

des Anspruchs 22.

1.3.2 Nach ständiger Rechtsprechung ist unter dem Begriff "Erfindung" eine Lehre

zum technischen Handeln zu verstehen, die in Aufgabe und Lösung differenziert

ist; die Lehre zum technischen Handeln besteht aus der Lösung eines technischen

Problems (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 1 Rdn 18ff, 72 mwN; Benkard, PatG, 9. Aufl,

§ 1 Rdn 40, 60; BGH BlPMZ 1985, 28 - Acrylfasern).

Nach Seite 2 Absatz 3 der Beschreibung liegt dem Patentbegehren "die Aufgabe

zugrunde, ein verbessertes Verfahren und Computersystem zur Suche und/oder

Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette in einem Text zu schaffen".

Der Anspruch 22 lehrt zur Lösung dieser Aufgabenstellung lediglich das Aufbringen einer Aufzeichnung auf ein digitales Speichermedium. Eine automatisierte

Suche oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette in einem Text kann aber -

für den Fachmann offensichtlich - nicht allein durch ein Speichermedium mit einer

Aufzeichnung gelingen. Eine Ausführung des Verfahrens gelingt nur mit einem

Computersystem, das in der Lage ist, die einzelnen Teile der Aufzeichnung quasi

vollständig zu interpretieren und dadurch eine Durchführung der gewünschten

Verfahrensschritte zu bewirken.

Nachdem allein mit dem im Anspruch 22 spezifizierten Speichermedium mit einer

Aufzeichnung der gewünschte Zweck nicht erreicht werden kann, mangelt es dem

Gegenstand dieses Anspruchs schon an einer Erfindung im Sinne einer technischen Lehre, die wenigstens die wesentlichen Lösungsmerkmale umfaßt.

Ob darüber hinaus die im Anspruch in Bezug auf die Aufzeichnung enthaltenen

Angaben so ausreichend bestimmt sind, daß der Fachmann daraus eine technische Lehre nachvollziehen kann, oder ob sich diese Angaben lediglich in einer

Umschreibung des von der Anmelderin angestrebten Schutzbereichs erschöpfen,

kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

1.4 Das Speichermedium mit einer Aufzeichnung gemäß dem Anspruch 22 ist ein

"Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches" und deshalb auch

nach § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG vom Patentschutz ausgenommen.

1.4.1 In § 1 Abs 2 und 3 PatG sind eine Reihe von Gegenständen aufgezählt, die

nicht als Erfindungen anzusehen sind. Dieser sog Ausschlußkatalog beruht nach

allgemeiner Auffassung auf dem Gedanken, daß den dort genannten Gegenständen der erforderliche technische Charakter fehlt (vgl Busse, PatG, aaO, § 1 Rdn

37; Schulte, PatG, 5. Aufl, § 1 Rdn 60, jeweils mwN; auch die Gesetzesbegründung, BlPMZ 1976, 332 li Sp, weist in diese Richtung, wenn es dort ua heißt, daß

der Negativkatalog

lediglich Gegenstände

ausschließe,

die

in

der

"höchstrichterlichen Rechtsprechung bisher nicht als Erfindungen anerkannt sind

(Computer-Programme)"; vgl auch EPA, BK 3.5.1 "Computerprogrammprodukt/IBM", GRUR Int 1999, 1053, 4.1). Nach § 1 Abs 2 Nr 3 PatG sind Programme

für Datenverarbeitungsanlagen nicht als Erfindungen anzusehen. Dieser Ausschluß ist jedoch nach § 1 Abs 3 PatG auf Programme "als solche" beschränkt.

Eine Definition des Begriffs des "Programms als solchen" ist weder dem Gesetzeswortlaut noch der Gesetzesbegründung (aaO) noch der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu entnehmen

(in der BGH-Entscheidung

"Chinesische Schriftzeichen", BlPMZ 1991, 388, 390 li Sp ist offengelassen worden, ob das dort beanspruchte Programm unter § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG

fällt). In der Entscheidung "Logikverifikation" (Mitt 2000, 293) hat der BGH nunmehr jedoch hierzu Ausführungen gemacht und auf im wesentlichen drei unterschiedliche Meinungen hingewiesen. Danach könne hierunter zum einen das gedankliche Konzept, das sich durch die jeweilige Anwendung erschließe, verstanden werden, zum anderen das Produkt der eigentlichen Programmierung, also die

codierten Befehlsfolgen für den Computer; die dritte Meinung liege den Entscheidungen "Computerprogrammprodukt" und "Computer program product II" der Beschwerdekammer 3.5.1 des Europäischen Patentamts zugrunde (BGH aaO, S 296

re Sp). Der Senat schließt sich der zweiten Meinung an.

1.4.2 Ausgehend davon, daß Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Gebiet der Datenverarbeitung bzw Computertechnik betreffen, orientiert sich der Senat bei seiner Interpretation des Begriffs "Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches" am Verständnis des Computerfachmanns. In der Fachsprache wird der Begriff "Programm" mehrdeutig verwendet, bspw für Programmentwürfe, Programmdarstellungen in höherer Programmiersprache, ablauffähige

Maschinenprogramme und auch für die unmittelbar Schaltglieder steuernden Bitmuster eines Mikroprogramms (vgl "Das Computerprogramm im Recht" Dr. M. M.

König, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 1991, Rdn 150-155). Im weitesten Sinne umfaßt der Begriff "Programm" die verschiedenen Entwurfsstufen und Ausführungsformen eines Programms und wird sowohl für dessen Aufzeichnung als auch für

ein auf einem Computersystem ablaufendes, dh aktives Programm verwendet (vgl

"Lexikon Informatik und Datenverarbeitung", 4. Aufl, R. Oldenbourg Verlag, München Wien, 1998, S 652f). Im engeren Sinne verwendet der Fachmann den Begriff

"Programm" jedoch für den Programmcode und dessen Aufzeichnungen auf

Klarschriftdatenträgern wie Papier oder maschinenlesbaren Speichermedien.

Nachdem § 1 Abs 2 Nr 3 iVm Abs 3 PatG als Ausnahmevorschrift eine enge Auslegung verlangt, ist unter dem Begriff "Programm für Datenverarbeitungsanlage

als solches" lediglich der als nichttechnisch anzusehende Programmcode und

dessen Aufzeichnung (gleichgültig welcher Entwurfsstufe) auf einem beliebigen

Speichermedium zu subsumieren.

Eine solche Auffassung hat der Senat bereits in einer früheren Entscheidung vertreten: "Sowohl Betriebsprogramme wie Anwendungsprogramme stellen als solche eine geschriebene Folge von Anweisungen dar und unterscheiden sich ....

nicht voneinander, weshalb beide unter PatG § 1 Abs 2 Nr 3 fallen." (vgl BPatGE

28, 77, Leitsatz).

Eine ähnliche Interpretation kann auch einer Entscheidung des 19. Senats des

BPatG entnommen werden, wenn es dort heißt: "Das als solches, dh losgelöst von

der DVA, nicht patentierbare Programm für eine DVA ..." (vgl BPatGE 30, 26,

Leitsatz 2).

Ein solches Verständnis vom Begriff des "Programms als solchen" geht mit dem

Grundgedanken konform, daß es sich bei den im Ausschlußkatalog des § 1 Abs 2

PatG genannten Objekten um eine exemplarische Aufzählung von Gegenständen

handelt, denen nach allgemeiner Auffassung kein technischer Charakter zukommt.

Denn eine Programmcodedarstellung oder eine Aufzeichnung auf einem

Speichermedium - gleichgültig ob sie für ein Computerprogramm oder ein anderes

Schriftwerk steht und ob als Speichermedium Papier oder ein elektronischer Datenträger dient - vermag, wie jedes andere Sprachwerk, für sich genommen ganz

offensichtlich auch keine technischen Wirkungen hervorzubringen.

Der Senat ist sich dabei bewußt, daß jedes Programm für eine Datenverarbeitungsanlage, eben nicht "als solches", sondern in einem weiteren Sinne verstanden, einen Inhalt - regelmäßig einen Verfahrensablauf - aufweist, ebenso wie jedes andere Schriftwerk nicht allein als Aneinanderreihung von Zeichen zu sehen

ist, sondern einen Handlungsablauf zum Inhalt hat. Beim Entwurf eines Computerprogramms wird idR so vorgegangen, daß das inhaltliche Konzept des beabsichtigten Verfahrensablaufs einer schrittweisen Verfeinerung unterzogen wird, bis

sich eine mögliche konkrete Form der Programmaufzeichnung ergibt (vgl "Lexikon

Informatik und Datenverarbeitung", Stichwort "Programmentwicklung", S 657).

Bei seiner Ausführung durch ein geeignetes Computersystem ruft ein Programm

technische Wirkungen hervor. Diese Wirkungen beschränken sich entweder auf

den Bereich des üblichen Zusammenwirkens von Computersystem und Programm, gehen also über eine vom Fachmann erwartete Änderung von Speicherzuständen im Computer nicht hinaus, wie zB bei der gängigen Ausführung einer

Addition oder aber sie lösen Wirkungen aus, die über dieses übliche Zusammenwirken hinausgehen, so daß dem Programminhalt nach eine Lehre vermittelt wird,

bei der durch den planmäßigen Einsatz berechen- und beherrschbarer Naturkräfte

unmittelbar ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird. Abhängig davon kommt nach der

Rechtsprechung des BGH einem Programm technischer Charakter zu oder nicht

(vgl "Dispositionsprogramm", GRUR 1977, 96, 98 β,γ). Unter Zugrundelegung

eines solchen

inhaltlichen Programmbegriffs versteht der Senat auch die

Ausführungen des BGH in der Entscheidung "Antiblockiersystem". Es gibt sowohl

Programme, die technischer Natur sind, als auch Programme, die untechnischer

Natur sind (vgl GRUR 1980, 849, 851). Eine entsprechende Auffassung wird auch

in der Entscheidung "Computerprogrammprodukt" vertreten, wo ein "weiterer

technischer Effekt" verlangt wird (vgl aaO, 6.2 bis 6.4).

Nach alledem ist der Senat daher der Auffassung, daß unter einem "Programm als

solchen", das nach § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist, der Programmcode und dessen Aufzeichnung auf einem Speichermedium gleich welcher Art, sei es Papier oder ein elektronisches Medium, zu verstehen ist. Eine in einem Programm enthaltene Lehre - idR ein Arbeitsverfahren -

kann hingegen eine Erfindung im Sinne des § 1 Abs 1 PatG sein, sofern diese

Lehre technischen Charakter hat, dh Wirkungen entfaltet, die über das übliche

Zusammenwirken von Programmaufzeichnung und Computersystem hinausgehen, und damit den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines Erfolges lehrt.

Im vorliegenden Fall ist der Programminhalt in seiner allgemeinsten Form - nämlich als Verfahren - Gegenstand des Anspruchs 1 und von der Prüfungsstelle - indem sie ein Patent nach Hilfsantrag erteilt und auch die Zurückweisung des

Hauptantrages nicht auf die fehlende Patentfähigkeit von Anspruch 1 gestützt hat -

als technisch anerkannt worden, wogegen keine Bedenken bestehen.

1.4.3 Eine andere Meinung vom "Programm als solchen" ergibt sich aus der Entscheidung "Computerprogrammprodukt/IBM" (aaO) bzw aus "Computer program

product II/IBM" (T 0935/97-3.5.1 vom 4. Februar 1999); gemäß der dort vorgenommenen Interpretation können Aufzeichnungen von Programmen auf Speichermedien patentfähig sein. Nach Ansicht der Anmelderin betrifft das in der Entscheidung "Computerprogrammprodukt/IBM" dort mit den Ansprüchen 20 und 21

beanspruchte "Computerprogrammprodukt" von der patentrechtlichen Charakteristik her den gleichen Gegenstand wie der vorliegende Anspruch 22, nämlich ein

digitales Speichermedium mit einer Programmaufzeichnung, so daß dessen Patentfähigkeit bejaht werden müsse.

Dem dort vertretenen Verständnis eines Programms als solchen vermag der Senat jedoch nicht zu folgen. Nach den Ausführungen in der Entscheidung

"Computerprogrammprodukt/IBM" wird der Begriff "Computerprogramme" ebenso

wie "Computerprogramme als solche" unterschiedslos für Programminhalt, dh aktiv ablaufende Programme, und Programmaufzeichnungen auf Speichermedien

verwendet. Eine Unterscheidung zwischen dem "Programm als solchen" und dem

Programm im weiteren Sinn wird dort allein an Hand des rechtlichen Maßstabs

des "technischen Charakters" getroffen. Danach ist einem auf einem Speichermedium gespeicherten Programm technischer Charakter zuzusprechen, wenn bei

der Ausführung der Programmbefehle physikalische Veränderungen bei der

Hardware (dh bei dem ausführenden Computersystem) mit weiteren technischen

Effekten einhergehen, die über das übliche Zusammenwirken von Programmaufzeichnung und Computersystem hinausgehen (vgl aaO 6.4 und 6.5). Abgesehen

davon, daß sich bei einer derartigen Auslegung die Frage stellt, ob überhaupt

noch Anwendungsfälle für den Ausschlußtatbestand "Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches" verbleiben, werden aber bei einer solchen Betrachtungsweise dem beanspruchten Gegenstand Eigenschaften zugeschrieben,

die ihm objektiv nicht zukommen. Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 22 ist

ein digitales Speichermedium, dessen elektronisch auslesbare Steuersignale so

mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken können, daß das

Such- und Korrekturverfahren ausgeführt wird. Wie unter 1.2.1 erläutert, versteht

der Fachmann unter den im Anspruch genannten Steuersignalen die Signale, die

der Abfolge der aufgebrachten Daten entsprechen. Steuersignale, die repräsentativ sind für die Ausführung des Such- und Korrekturverfahrens, vermag das

beanspruchte Speichermedium für sich nicht hervorzubringen. Es vermag nicht zu

überzeugen, die Patentfähigkeit eines Gegenstandes mit technischen Wirkungen

oder einem zusätzlichen technischen Effekt zu begründen, die dieser Gegenstand

nicht - jedenfalls nicht allein - hervorbringen kann. Ein "Potential zur Erzeugung

eines technischen Effekts", wie es in der zitierten Entscheidung einer Aufzeichnung auf einem Speichermedium zugeschrieben wird (vgl aaO 9.4) kommt einem

Aufzeichnungsträger allein nicht zu, sondern erst dem Computersystem mit dem

vom Speichermedium in den Arbeitsspeicher geladenen Programm, das tatsächlich in der Lage ist, ein ggf technisches Verfahren auszuführen.

1.4.4 Ebensowenig vermag der Senat der in der Literatur vertretenen, dritten

grundsätzlichen Meinung zu dem Begriff des "Programms als solchen" zu folgen,

wonach hierunter das gedankliche Konzept anzusehen sei, das keinen Schutz

durch ein Patent verdiene (vgl Melullis, GRUR 1998, 843, 850 ff).

Begründet wird diese Meinung aus der Vorstellung, daß jedes Datenverarbeitungsprogramm einen vom Verstand des Menschen unabhängigen Vorgang in der

Datenverarbeitungsanlage steuern könne, so daß jedem Programm technischer

Charakter zukomme. Die hinter dem Programm stehende Konzeption hingegen

sei lediglich gedanklicher Natur und verdiene deshalb keinen Patentschutz. Eine

ggf vorliegende technische und erfinderische Leistung werde durch den Fachmann bei der Umsetzung der gedanklichen Konzeption in eine konkrete Programmausführung erbracht.

Hinsichtlich dieser Meinung hat der Senat folgende Bedenken. Es ist als grundlegende Tatsache anzusehen, daß hinter jeder Erfindung eine geistige, dh gedankliche Leistung steckt. Der geistige Weg zum Auffinden einer Problemlösung ist für

sich als gedankliche Tätigkeit nach § 1 Abs 2 und 3 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen. Führt eine gedankliche Leistung jedoch zur Lösung einer technischen Aufgabenstellung unter Einsatz technischer Mittel, wie bspw zu dem erteilten Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur, so kann diese

angewandte Lehre sehr wohl patentfähig sein. Dies trifft auch dann zu, wenn die

"Lehre mit dem alle vorgeschlagenen Mittel kennzeichnenden Prinzip im Patentanspruch" umschrieben ist, also nur das Lösungskonzept angegeben ist (vgl BGH

GRUR 1980, 849, 851 - Antiblockiersystem). Würde der dargestellten Meinung

gefolgt, so hätte dies die Konsequenz, daß eine erfinderische Leistung nicht durch

die grundlegende Konzeption eines Verfahrens bzw Programminhaltes erbracht

werden kann, sondern lediglich durch die Umsetzung dieser Konzeption in

konkrete Programmschritte. Aus der Praxis ergibt sich aber, daß eine erfinderische Leistung idR gerade in dem grundlegenden Entwurf des Systemdesigners zu

sehen ist, während die Umsetzung dieses Entwurfs in die eine oder andere

Befehlsfolge regelmäßig im Bereich des fachmännischen Handelns angesiedelt

ist, wie auch der vorliegende Anspruch 1 erkennen läßt.

1.4.5 Der Senat bleibt daher bei der Auffassung, daß unter einem "Programm als

solchen" der Programmcode und dessen Aufzeichnungen auf einem beliebigen

Speichermedium zu verstehen ist. Die Anmelderin begehrt mit dem Wortlaut und

hierzu übereinstimmend in ihren Erklärungen mit dem Anspruch 22 Patentschutz

für ein Speichermedium mit der Programmaufzeichnung. Eine solche Programmaufzeichnung ist ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches und

folglich auch nach § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG nicht als Erfindung anzusehen.

1.4.6 Auch das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des

geistigen Eigentums (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights =

TRIPS) führt zu keiner anderen Beurteilung der Patentfähigkeit. Abgesehen von

der Frage, in welcher Form das TRIPS-Abkommen - unmittelbar oder mittelbar -

anwendbar

ist

(vgl die Senatsentscheidung 17 W

(pat) 68/98 vom

18. Januar 2000, zur Veröffentlichung vorgesehen), würde nämlich auch die Heranziehung von Art 27 Abs 1 TRIPS-Abkommen hier nicht zu einem weitergehenden Schutz führen. Mit der dortigen Formulierung, wonach Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sein sollen, wird nämlich im

Grunde nur die bisher schon im deutschen Patentrecht vorherrschende Auffassung bestätigt, wonach der Begriff der Technik das einzig brauchbare Kriterium für

die Abgrenzung von Erfindungen gegenüber andersartigen geistigen Leistungen,

mithin die Technizität Voraussetzung für die Patentfähigkeit ist (in der Entscheidung des BGH "Logikverifikation", aaO,

ist

insoweit die Rede von

"nachträglicher Bestätigung" der Rechtsprechung durch die Regelung in Art 27

Abs 1 TRIPS-Abkommen). Auch der Ausschlußtatbestand des § 1 Abs 2 Nr 3 und

Abs 3 PatG kann vor dem Hintergrund, daß er auf dem Gedanken des fehlenden

technischen Charakters dieser Gegenstände beruht (vgl die Ausführungen unter

1.4.1), nicht im Widerspruch zu Art 27 Abs 1 TRIPS-Abkommen gesehen werden.

2. Zum Anspruch 23:

2.1 Gemäß seinem Wortlaut bezieht sich der Anspruch auf ein Computerprogrammprodukt. Der Begriff "Computerprogrammprodukt" entspricht nicht dem üblichen Sprachgebrauch des Computerfachmanns. Die Anmelderin will unter diesem Begriff jegliche zur Verbreitung von Programmen geeignete Form verstanden

wissen.

Im vorliegenden Fall ist das Computerprogrammprodukt dadurch näher definiert,

daß es einen auf einem maschinenlesbaren Träger gespeicherten Programmcode

aufweist. Dieser Programmcode soll so beschaffen sein, daß er zur Durchführung

des Verfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 16 führt, wenn er auf einem Rechner

abläuft.

Unter

Zugrundelegung

dieser

Bedeutung

stellt

sich

das

"Computerprogrammprodukt" nach dem Anspruch 23 dem Fachmann als maschinenlesbares Speichermedium mit einer Programmaufzeichnung dar, die ein

Rechner so interpretieren kann, daß er das Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis

16 ausführt.

In diesem Sinne versteht auch die Anmelderin den Anspruch 23. Nach ihren

Ausführungen soll der Anspruchsgegenstand bspw ein Programmpaket mit mehreren Disketten sein, das als handelbares Produkt angeboten wird.

2.2. Das Computerprogrammprodukt nach dem Anspruch 23 ist gemäß § 1 Abs 1

und Abs 2 Nr 3 iVm Abs 3 PatG nicht patentfähig.

Dem Verständnis des Fachmanns und den Erläuterungen der Anmelderin nach ist

unter dem im Anspruch 23 spezifizierten Computerprogrammprodukt mit gespeichertem Programmcode sonach nichts anderes zu verstehen als unter dem Gegenstand des Anspruchs 22, nämlich (mindestens) ein Speichermedium auf dem

ein Programm zur Ausführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 16

aufgezeichnet ist.

Das "Computerprogrammprodukt" nach dem Anspruch 23 ist deshalb auch nicht

anders zu bewerten als das Speichermedium nach dem Anspruch 22, so daß auf

die Gründe unter 1.3 und 1.4 verwiesen wird. Daher kann in dem "Computerprogrammprodukt" nach dem Anspruch 23 keine Erfindung iSd § 1 Abs 1 PatG

erkannt werden; ebenso ist es als "Programm für eine Datenverarbeitungsanlage

als solches" nicht als Erfindung anzusehen (§ 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG).

3. Zum Anspruch 24:

3.1 Gegenstand des Anspruchs 24 ist ein "Computerprogramm" mit Programmcode, wobei der Programmcode so gestaltet sein soll, daß das Verfahren

nach einem der Ansprüche 1 bis 16 durchgeführt wird, wenn das Programm auf

einem Rechner abläuft.

Dem Anspruchswortlaut nach begehrt die Anmelderin Schutz für den Programmcode eines Datenverarbeitungsprogrammes, ohne daß dieser auf einem

Speichermedium aufgezeichnet zu sein braucht. Ihren Erklärungen nach möchte

sie mit dieser Anspruchsfassung gegen Verletzungen vorgehen können, bei denen

der Programmcode für das Such- und/oder Korrekturverfahren nicht auf einem

Speichermedium vertrieben wird, sondern über Datennetze, bspw das Internet,

übertragen wird.

3.2 Gegenstand des Computerprogramms nach dem Anspruch 24 ist sonach jeglicher Programmcode, der ein geeignetes Computersystem dazu veranlassen

kann, das Such- und/oder Korrekturverfahren auszuführen.

Im Programmcode selbst kann, wie unter 1.4 erläutert, nur ein "Programm für eine

Datenverarbeitungsanlage als solches" erkannt werden, das nach § 1 Abs 2 Nr 3

und Abs 3 PatG nicht als Erfindung anzusehen ist.

Die mit den Ansprüchen 22 bis 24 beanspruchten Gegenstände sind sonach keine

patentfähigen Erfindungen, so daß die gegen die Zurückweisung des

Hauptantrags gerichtete Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen war.

4. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs 2 PatG zuzulassen, da die Frage

des "Programms als solchen" noch nicht abschließend höchstrichterlich geklärt ist.

Grimm

Bertl

Prasch

Püschel

Pr