Rechtsprechung / BPatG / 2000
BPatG Beschluss vom 12.12.2000 – 24 W (pat) 234/98
24. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
Verkündet am
12. Dezember 2000
Höchner Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
_______________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 6.70
…
betreffend die Marke 2 905 137
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2000 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Schmitt und Dr. Hacker
beschlossen:
I.
Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
II.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der
Antragsgegnerin auferlegt.
III. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 28. April 1995 unter der Nummer
2 905 137 eingetragenen Marke
P21S
deren Warenverzeichnis lautet:
"Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-,
Pflege-, Wasch- und Poliertücher und –Schwämme für Fahrzeuge,
insbesondere für Personenkraftfahrzeuge".
Die Antragsgegnerin ist weiter Inhaberin der Marke "S100", die unter der Nummer
2 905 136 für "Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-,
Pflege-, Wasch- und Poliertücher und –Schwämme für Fahrzeuge, insbesondere
für Motorräder" eingetragen ist.
Die Antragstellerin begehrt die Löschung der Marke "P21S", weil die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei (§ 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG). Die
weitere Marke "S100" ist Gegenstand des Löschungsbeschwerdeverfahrens
24 W (pat) 232/98.
Die Antragstellerin, ein mittelständisches Unternehmen mit ca 80 Mitarbeitern,
stellt seit 1976 einen Flüssigreiniger für Leichtmetallfelgen und seit 1980 einen
Reiniger zur selbsttätigen Komplettreinigung von Motorrädern her. Den Leichtmetallfelgenreiniger vertreibt sie unter der Bezeichnung "P21S", den Motorradreiniger
unter der Bezeichnung "S100".
Im Jahre 1984 beschloß sie, diese beiden Produkte auch in die USA zu exportieren. Zu diesem Zweck wendete sie sich an die Antragsgegnerin, die vereinbarungsgemäß den Vertrieb in den USA übernahm. Im Einvernehmen mit der Antragstellerin meldete die Antragsgegnerin die Bezeichnung "P21S" und "S100" im
eigenen Namen beim US-Patent- und Markenamt als Marken an und erreichte
deren Eintragung für sich. Einer der amerikanischen Kunden für das Produkt
"S100" war seit 1985/86 der amerikanische Motorradhersteller "H…".
Im Jahr 1992 wurde die Zusammenarbeit zwischen der Antragsgegnerin und der
Antragstellerin aufgrund von Umständen, die
im einzelnen zwischen den
Beteiligten umstritten sind, beendet. Die Antragstellerin stellte die Belieferung der
Antragsgegnerin mit dem Leichtmetallfelgenreiniger "P21S" und mit dem
Motorradreiniger "S100" ein.
In der Folge unternahm die Antragstellerin
verschiedene Versuche, in den USA vor den dortigen Gerichten die Übertragung
der US-Marken "P21S" und "S100" auf sich zu erreichen; diese Versuche sind
erfolglos geblieben.
Nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der Antragstellerin wandte sich die
Antragsgegnerin an ein anderes Lieferunternehmen in Deutschland. Seit Mai 1992
läßt sie dort einen Leichtmetallfelgenreiniger und einen Motorradreiniger herstellen
und mit den Bezeichnungen "P21S" bzw "S100" versehen. Diesen Reiniger
vertreibt sie – ebenso wie vorher die Produkte der Antragstellerin – auf dem USamerikanischen Markt. Mindestens seit 1996 vertreibt die Firma H…
den von der Antragsgegnerin in den USA bezogenen Motorradreiniger "S100"
über ihr Vertriebsnetz ua auch in Deutschland.
Am 1. Oktober 1994 meldete die Antragsgegnerin die streitbefangene Marke
"P21S" sowie die Marke "S100" beim Deutschen Patentamt zur Eintragung an. Auf
eine entsprechende Aufforderung des Patentamts erklärte sie sich in beiden Fällen mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden. Daraufhin wurden beide Marken mit diesem Zeitrang in das Register eingetragen.
Auch die Antragstellerin meldete die Bezeichnungen "P21S" und "S100" noch im
Jahr 1994 beim Deutschen Patentamt zur Eintragung als Marken an. Nachdem
auch sie sich mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hatte, wurden beide Marken am 14. Februar 1996 in das Register eingetragen, die Marke "P21S" unter der Nummer 2 912 729 für die Waren "Rostschutzmittel, insbesondere Felgenschutzmittel, Färbemittel, insbesondere Reifenfärbemittel und Reifenglanz; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, insbesondere Metallreiniger und Felgenreiniger", die Marke "S100" unter der Nummer 2 912 728 für die Waren "Rost- und Korrosionsschutzmittel, insbesondere für
Motorräder; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, insbesondere zur
Anwendung bei Kraftfahrzeugen".
Etwa im August 1996 mahnte die Antragstellerin die Firma H1…
GmbH in M… wegen des Vertriebs von Motorradreinigern unter der
Bezeichnung "S100" ab. Daraufhin kam es zwischen der amerikanischen
Muttergesellschaft der H… GmbH, der H2…
Company, Inc., und der Antragsgegnerin am 18./20. September 1996 zum
Abschluß eines Lizenzvertrages ua über die deutsche Marke "S100", in dem die
Antragsgegnerin die Benutzung dieser Marke durch die Firma H…
und ihre Tochtergesellschaften rückwirkend zum Februar 1986 gestattete.
Die Antragstellerin
ist der Auffassung, daß die Antragsgegnerin bei der
Anmeldung der streitbefangenen Marke 2 905 137 "P21S" (und ebenso der Marke
2 905 136 "S100") bösgläubig gewesen sei. Sie, die Antragstellerin, habe an der
Bezeichnung "P21S" einen wertvollen, schutzwürdigen Besitzstand erworben. Die
Umsätze mit dem so gekennzeichneten Leichtmetallfelgenreiniger hätten in den
Jahren 1989 bis 1995 DM … betragen. Der Werbeaufwand für das
Produkt habe etwa 10% des Umsatzes ausgemacht. Hierzu hat die Antragstellerin
im Verfahren 24 W (pat) 232/98 eine eidesstattliche Versicherung
ihres
Geschäftsführers vom 28. März 1996 vorgelegt, auf die sie sich auch im
vorliegenden Verfahren gestützt hat. Das Produkt sei Marktführer in Deutschland.
In Kenntnis dieses Besitzstandes habe die Antragsgegnerin die angegriffene
Marke "P21S" zur Anmeldung gebracht, um die Antragstellerin in
ihrem
Besitzstand zu stören und in wettbewerbswidriger Weise zu behindern.
Die Antragstellerin hat beantragt,
die Löschung der Marke 2 905 137 anzuordnen.
Die Antragsgegnerin hat dem
ihr am 9. Oktober 1995
zugestellten
Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 8. Dezember 1995, der am selben Tag beim
Deutschen Patentamt eingegangen ist, widersprochen und beantragt,
den Antrag zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des
Verfahrens aufzuerlegen.
Nach ihrer Ansicht ist der Löschungstatbestand des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG im
vorliegenden Fall schon aus Rechtsgründen nicht anwendbar. Die Vorschrift diene
lediglich als Korrektiv
für das durch das MarkenrechtsreformG vom
25. Oktober 1994 entfallene Erfordernis eines Geschäftsbetriebs. Darüber hinaus
hat sie den von der Antragstellerin behaupteten wertvollen Besitzstand an der Bezeichnung "P21S" in Abrede gestellt. Insbesondere hat sie die von der Antragstellerin vorgetragenen Umsätze mit dem Leichtmetallfelgenreiniger "P21S" und die
behauptete Marktführerschaft dieses Produkts in Deutschland bestritten. Jedenfalls habe sie von einem etwaigen wertvollen Besitzstand keine Kenntnis gehabt.
Im übrigen habe auch keine Behinderungsabsicht bestanden. Die Anmeldung der
streitbefangenen Marke sei allein zu dem Zweck vorgenommen worden, die
Kennzeichnung des von einem dritten Hersteller bezogenen, für den Vertrieb in
den USA bestimmten Leichtmetallfelgenreinigers unbehelligt von etwaigen künftigen Schutzrechten der Antragstellerin an der Bezeichnung "P21S" zu ermöglichen. Die Anmeldung sei somit in Ausübung eines berechtigten Interesses erfolgt.
Die Antragsgegnerin sei im Hinblick auf die für die Antragstellerin mit gleichem
Zeitrang eingetragene Marke "P21S" auch rechtlich nicht in der Lage, die Antragstellerin in irgendeiner Weise zu behindern.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom
6. Juli 1998 die Löschung der angegriffenen Marke 2 905 137 angeordnet und der
Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die Antragsgegnerin sei bei
der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen. Bösgläubigkeit im
Sinne von § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG sei ua dann gegeben, wenn eine Markenanmeldung zweckfremd als Mittel der Behinderung von Wettbewerbern eingesetzt
werde. Das sei hier der Fall. Die Antragsgegnerin habe durch die Markenanmeldung bewußt einen durch Vorbenutzung erworbenen wertvollen Besitzstand der
Antragstellerin gestört. Die Bezeichnung "P21S" sei grundsätzlich geeignet, im
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Die Antragstellerin habe
diese Bezeichnung in Deutschland seit 1976 mit steigenden Umsätzen benutzt.
Von 1989 bis 1995 sei ein Umsatz von … DM erzielt worden. Diese
Angaben
könnten
aufgrund
der
eidesstattlichen Versicherung
des
Geschäftsführers der Antragstellerin vom 28. März 1996 als liquide angesehen
werden. Dauer und Umfang der Benutzung rechtfertigten in Anbetracht des
Umstandes, daß es sich bei dem betreffenden Leichtmetallfelgenreiniger um
Sonderbedarf handle, der sich an einen begrenzten Verbraucherkreis richte, die
Annahme eines schützenswerten Besitzstandes. Von diesem Besitzstand habe
die Antragsgegnerin auch – jedenfalls im wesentlichen – Kenntnis gehabt
Die Anmeldung der streitigen Marke sei geeignet, die Antragstellerin im Gebrauch
der vorbenutzten und wertvollen Kennzeichnung zu behindern. Zwar könne die
Antragsgegnerin aufgrund der der Antragstellerin gehörenden zeitranggleichen
Marke 2 912 729 "P21S" keine Verbietungsrechte gegen die Antragstellerin ausüben. Eine als Behinderungswettbewerb zu qualifizierende Beeinträchtigung sei
aber darin zu sehen, daß die Registrierung der Marke für die Antragsgegnerin als
Rechtfertigung dafür dienen könne, ein dem vorbenutzten Kennzeichen der Antragstellerin verwechselbar ähnliches Zeichen unter Ausnutzung der durch die Antragstellerin erzielten Marktstellung zu benutzen und dadurch den Verkehr in
Deutschland über die Herkunft der Waren zu täuschen.
Die angegriffene Marke sei auch in Behinderungsabsicht angemeldet worden. Das
ergebe sich schon aus der Markenanmeldung selbst. Für eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin spreche auch, daß sie jedenfalls die Marke "S100" nicht
nur dazu benutzt habe, die Erstellung von Verpackungen für Exportzwecke rechtlich abzusichern; vielmehr werde jedenfalls diese Marke ausweislich des Lizenzvertrages mit der Firma H2… Company, Inc., darüber hinaus
dazu benutzt, unter ihrem Schutz Waren in Deutschland zu vertreiben. Im übrigen
sei die Antragsgegnerin auch insoweit nicht schutzwürdig, als sie in Deutschland
Waren für Exportzwecke mit der Bezeichnung "P21S" versehen lasse.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie
macht – wie schon im Verfahren vor dem Patentamt – geltend, daß die zu § 1
UWG ergangene Rechtsprechung zum sittenwidrigen Markenerwerb im Rahmen
des Tatbestandes des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG nicht herangezogen werden
könne. Darüber hinaus bestreitet sie weiter die von der Antragstellerin behaupteten Umsätze. Die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung genüge insoweit
nicht. Es sei vielmehr voller Beweis zu erbringen. Die behaupteten Umsätze seien
im übrigen nicht geeignet, einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung
"P21S" darzutun. Die angefochtene Entscheidung gehe zu Unrecht von einer sittenwidrigen Behinderung der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin aus. Die
Antragsgegnerin habe bei der Anmeldung der angegriffenen Marke keine Kenntnis
von einem etwaigen wertvollen Besitzstand gehabt. Die Anmeldung sei lediglich
erfolgt, um den Bezug von Produkten eines dritten Herstellers für Exportzwecke
rechtlich abzusichern, mithin in Verfolgung berechtigter Interessen.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung aufzuheben
und den Löschungsantrag zurückzuweisen,
der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie trägt vor, ihre Umsätze mit Leichtmetallfelgenreinigern unter der Bezeichnung
"P21S" hätten im Jahr 1989 knapp … DM und im Jahr 1994 annähernd
… DM betragen. Hiervon seien mehr als 80% in Deutschland erzielt worden.
Nach einer GfK-Studie sei sie mit dem Produkt "P21S" mit einem Marktanteil von
40% auch mit großem Abstand Marktführer in Deutschland.
Die Antragsgegnerin rügt, daß die vorgelegte GfK-Studie nur Einzelhändler berücksichtige, nicht aber die Umsatzanteile bei Großhändlern, in Baumärkten und
dergleichen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst
hierzu eingereichten Anlagen sowie auf den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung Bezug genommen.
Der Senat hat Beweis erhoben durch Einvernahme des Zeugen W…. Hinsichtlich des Beweisergebnisses wird auf die Sitzungsniederschrift vom
12. Dezember 2000 verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begründet. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patentamts hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke 2 905 137 "P21S" nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG angeordnet.
1.
Die Vorschrift des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG ist gemäß § 152 MarkenG auf
die streitbefangene Marke, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldet, aber
erst nach diesem Zeitpunkt eingetragen worden ist, uneingeschränkt anwendbar.
2.
Nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag
wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Nach den Ausführungen
in der Begründung zum
Regierungsentwurf des MarkenG steht mit diesem Nichtigkeitsgrund ein
markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um zB rechtsmißbräuchliche
oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen (BlfPMZ
1994, Sonderheft, S 89). Weiter ist dort dargelegt, daß dieser Anspruch
auch ein geeignetes Korrektiv zum Wegfall des Erfordernisses eines
Geschäftsbetriebs bei der Anmeldung der Marke darstelle. Teilweise
könnten damit auch Fälle der Markenpiraterie gelöst werden (aaO, S 89 f).
Aus diesen Ausführungen in der Entwurfsbegründung zum MarkenG ergibt
sich, daß der Begriff der Bösgläubigkeit nicht auf die Problematik des fehlenden Geschäftsbetriebs (vgl dazu BGH WRP 2001, 160, 162, "Classe E")
reduziert werden kann. Es entspricht deshalb, soweit ersichtlich, einhelliger
Meinung, daß mit dem Löschungsgrund des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG ua
auch solche Fälle erfaßt werden können, in denen sich eine Markenanmeldung als Akt eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs darstellt. Für
die Auslegung des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG kann insoweit auf die zu § 1
UWG unter dem Gesichtspunkt des sittenwidrigen Markenerwerbs
entwickelten Rechtsgrundsätze zurückgegriffen werden (BGH GRUR 2000,
1032, 1033 f. "EQUI 2000"; BPatG GRUR 2000, 809, 810 f. "SZZ"; GRUR
2000, 812, 814 "tubeXpert"; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl
2000, § 50 Rdn 7; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl 1999, § 50 Rdn 29;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 50 Rdn 12; v. Linstow, MarkenR 1999, 81 ff.;
Helm GRUR 1996, 593, 597 ff.).
Einem solchen Rückgriff steht nicht entgegen, daß mit dem Löschungsgrund des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG die fakultative Vorgabe des Art 3 Abs 2
lit. d MarkenRL umgesetzt worden ist, es sich insoweit also nicht um eine
eigenständige nationale Regelung handelt. Zwar kann für die Auslegung
harmonisierter Rechtsbegriffe nicht ohne weiteres eine vorbestehende
nationale Rechtsauffassung herangezogen werden; vielmehr ist eine
richtlinienkonforme
Auslegung
geboten.
Bei
bloß
fakultativen
Richtlinienvorgaben, die vom nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden
können, aber nicht müssen, gegebenenfalls also auch anders, als fakultativ
vorgegeben, umgesetzt werden können, gilt dies aber nicht in gleicher
Weise. Im übrigen kann nicht unberücksichtigt bleiben, daß sich in anderen
Mitgliedstaaten der EU Rechtsgrundsätze zum Begriff der Bösgläubigkeit
bzw zum sittenwidrigen Markenerwerb herausgebildet haben, die dem
deutschen Recht im wesentlichen vergleichbar, mitunter sogar strenger sind
(vgl österrOGH ÖBl. 2000, 71, 72 "Adolf Loos"; ÖBl. 2000, 25, 27 f.
"Pinkplus"; Cour d´appel Paris PlBD 2000.III.409, 410, Nr 704, "CLIO"; vgl
auch Chavanne/Burst, Droit de la propriété industrielle, 5. Aufl 1998,
Rdn 1081 Cherpillod, Marques défensives, de
réserve, et dépôts
frauduleux, in: sic! 2000, 359, 363 ff., jeweils mwNachw).
3.
Nach den genannten Grundsätzen handelt der Anmelder einer Marke nicht
schon deshalb unlauter und ist daher nicht schon deswegen als bösgläubig
im Sinne von § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG anzusehen, weil er weiß, daß ein
anderer dasselbe oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland für gleiche
oder
ähnliche Waren
benutzt,
ohne
hierfür
einen
formalen
Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein Vorbenutzungsrecht in diesem
Sinne
ist dem Markenrecht
fremd (BGH GRUR 2000, 1032, 1034,
"EQUI 2000"; GRUR 1998, 1034, 1036 "Makalu"; GRUR 1998, 412, 414
"Analgin" mwN). Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf seiten
des Markeninhabers besondere Umstände vorliegen, welche die Erwirkung
der Markeneintragung als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.
In der Rechtsprechung werden insoweit im wesentlichen zwei Fallgruppen
unterschieden. Ein sittenwidriger Markenerwerb kann zum einen darin
liegen, daß der Markeninhaber
in Kenntnis eines schutzwürdigen
Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die
gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder
ähnliche Waren (oder Dienstleistungen) mit dem Ziel der Störung des
Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den
Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen.
Zum andern kann das wettbewerbsrechtlich Verwerfliche auch darin
gesehen werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der
Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche
Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl
BGH aaO "EQUI 2000"; GRUR 1998, 1034, 1037 "Makalu"). In diesem Fall
hängt die rechtliche Bewertung des Handelns des Markeninhabers als
sittenwidrig nicht von der Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes
des Vorbenutzers ab (vgl BGH GRUR 1998, 412, 414 "Analgin" mwN;
Fezer, aaO, § 50 Rdn 26).
Die zweite der genannten beiden Fallgruppen wird von dem
Löschungstatbestand des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG allerdings nicht
vollständig erfaßt. § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG stellt auf die Bösgläubigkeit
des Markeninhabers im Zeitpunkt der Anmeldung ab. Demgegenüber kann
sich der
zweckfremde Einsatz einer Marke als Mittel des
Wettbewerbskampfes auch erst aus der späteren Ausübung der mit der
Marke erworbenen formalen Rechtsposition ergeben (vgl BGH WRP 2001,
160, 162 f. "Classe E"). Das schließt nicht aus, daß sich im Einzelfall schon
die Anmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes der Marke
als Mittel des Wettbewerbskampfes darstellt, so daß von einer
Bösgläubigkeit schon im Zeitpunkt der Anmeldung auszugehen ist. So kann
es etwa
liegen, wenn zahlreiche vorbenutzte, aber ungeschützte
Konkurrenzkennzeichnungen zur Anmeldung gebracht werden (vgl BGH
GRUR 1980, 110 "TORCH"). Dies bedarf hier aber keiner Vertiefung, da
vorliegend die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke
schon nach Maßgabe der ersten Fallgruppe erfüllt sind.
4.
Die Antragstellerin hatte im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 412, 414 "Analgin"), dh
im Oktober 1994, einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie
in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung
"P21S" für Leichtmetallfelgenreiniger erworben.
a)
Unbestritten hat die Antragstellerin die Bezeichnung "P21S" seit
1976,
im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am
1. Oktober 1994 somit seit etwa 18 Jahren, ununterbrochen für einen
Leichtmetallfelgenreiniger benutzt.
b)
Aufgrund der glaubwürdigen Aussage des Zeugen W… – auch die
Antragsgegnerin hat keine Zweifel an den von dem Zeugen gemachten
Angaben vorgebracht – ist bewiesen, daß die Antragstellerin vor dem
Anmeldetag der angegriffenen Marke folgende Umsätze mit dem Produkt
"P21S" erzielt hat: in 1989 DM …, in 1990 DM …, in
1991 DM …, in 1992 DM …, in 1993 DM …
und in 1994 DM …. Von diesen Umsätzen entfielen nach den
Angaben des Zeugen etwa 80% auf den inländischen Markt. Die genannten
Umsätze machten nach den weiteren Bekundungen des Zeugen einen
erheblichen Anteil der Geschäftstätigkeit der Antragstellerin aus.
Der Senat hat keine Bedenken, aufgrund diese langjährigen, von insgesamt
steigenden Umsätzen gekennzeichneten und für das Unternehmen der
Antragstellerin wichtigen Benutzung des Zeichens
"P21S" einen
wirtschaftlich wertvollen Besitzstand der Antragstellerin zu bejahen. Dabei
ist auch zu berücksichtigen, daß es sich, wie schon die Markenabteilung
zutreffend festgestellt hat, bei einem Leichtmetallfelgenreiniger um ein
verhältnismäßig spezielles Produkt für einen beschränkten Abnehmerkreis
handelt.
c)
Zusätzlich bestätigt wird diese Beurteilung durch die von der
Antragstellerin vorgelegte GfK-Marktstudie für das Jahr 1992 (Amtsakte
Bl 35). Demnach betrug der Marktanteil der Felgenreiniger der
Antragstellerin im Kraftfahrzeug-Einzelhandel 29%. Nach dem unbestritten
gebliebenen Vorbringen der Antragstellerin beziehen sich diese Angaben
allein auf das Produkt "P21S", da die Antragstellerin keine anders
gekennzeichneten Felgenreiniger vertreibt. Das Produkt "P21S" lag damit in
1992 mit einem Abstand von 6% zum nächsten Konkurrenzprodukt an
erster Stelle. Im weiteren Verlauf hat sich die Marktposition des Produkts
"P21S" weiter verstärkt, wie die GfK-Marktstudie für das (nach der
streitbefangenen Anmeldung liegende) Jahr 1998 (GA Bl 74) ergibt. Danach
betrug der Marktanteil im Kraftfahrzeug-Einzelhandel im Jahr 1998 -
mengenmäßig betrachtet - 42% bzw - wertmäßig betrachtet – 49%, wobei
der Abstand zum nächsten Konkurrenzprodukt mit einem Anteil von 14%
weiter ausgebaut wurde.
Ob insoweit mit der Antragstellerin von einer Marktführerschaft gesprochen
werden kann, oder ob es hierfür weiterer Daten für die Marktanteile in
anderen Handelssektoren (Großhandel, Tankstellen, Baumärkte etc)
bedürfte, kann dahinstehen. Bestätigt wird durch die genannten
Markterhebungen jedenfalls die sich schon aus den nachgewiesenen
Umsätzen
ergebende Einschätzung
eines
nicht
unerheblichen
Besitzstandes der Antragstellerin.
d)
Der nachgewiesene Besitzstand der Antragstellerin an der
Bezeichnung "P21S" ist auch rechtlich schutzwürdig. Dem steht nicht
entgegen, daß nach dem im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke am 1. Oktober 1994 noch geltenden § 4 Abs 2 Nr 1 WZG solche
Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, also nur bei – von der
Antragstellerin nicht behaupteter – Verkehrsdurchsetzung nach § 4 Abs 3
WZG schutzfähig waren, die ausschließlich aus Zahlen oder Buchstaben
bestanden.
Die ständige Praxis ist insoweit im Anschluß an die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes davon ausgegangen, daß das Schutzhindernis des
§ 4 Abs 2 Nr 1 WZG nicht nur Zahlenzeichen einerseits und
Buchstabenzeichen andererseits, sondern darüber hinaus grundsätzlich
auch solche Zeichen erfaßte, die – wie hier – (ausschließlich) aus einer
Kombination von Zahlen und Buchstaben bestanden (BGH GRUR 1956,
219, 221 "W5"; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl 1985,
§ 4 Rdn 61). Diese Auffassung beruhte auf einer über den Wortlaut des § 4
Abs 2 Nr 1 WZG hinausgehenden, erweiternden Auslegung dieser
Vorschrift (vgl BGH aaO "W5"). Einer solchen erweiternden Auslegung des
§ 4 Abs 2 Nr 1 WZG standen indessen bereits seit dem 1. Januar 1993,
somit vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, die Vorschriften der
mit Wirkung zum 1. Januar 1995
in nationales Recht umgesetzten
MarkenRL vom 21. Dezember 1988 entgegen.
Die MarkenRL enthält in Art 3 Abs 1 und 2 einen abschließenden Katalog
der absoluten Schutzhindernisse. Ein Ausschluß
für Marken, die
ausschließlich aus Buchstaben oder Zahlen bestehen, ist darin nicht
vorgesehen. Diese Bestimmungen hätten bereits zum 1. Januar 1993, also
vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, in nationales Recht
umgesetzt werden müssen. Tatsächlich
ist dies erst mit dem am
1. Januar 1995
in Kraft getretenen MarkenG geschehen. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes konnte zwar in der Zwischenzeit
vom 1. Januar 1993 bis zum 31. Dezember 1994 aus der MarkenRL
unmittelbar kein Anspruch auf die Eintragung von Buchstaben- und
Zahlenmarken hergeleitet werden (BGH GRUR 1996, 202, 204 "UHQ").
Andererseits stand die MarkenRL aber seit Ablauf der Umsetzungsfrist
einer erweiternden Auslegung solcher Ausschlußtatbestände des WZG
entgegen, die in der MarkenRL keine Entsprechung fanden. Unter diesem
Gesichtspunkt wurde die Eintragungsfähigkeit fremdsprachiger Zahlwörter
bejaht (BGH GRUR 1993, 825, 826 "Dos"). Für Marken, die, wie hier, aus
einer vom Wortlaut des § 4 Abs 2 Nr 1 WZG nicht unmittelbar erfaßten
Kombination von Zahlen und Buchstaben bestehen, kann nichts anderes
gelten, da auch deren Ausschluß von der Eintragung, wie ausgeführt, auf
einer erweiternden Auslegung des § 4 Abs 2 Nr 1 WZG beruhte (ebenso
BPatG GRUR 1998, 404, 405 f. "A3").
Andere Schutzhindernisse, die einer Eintragung des Zeichens "P21S" für
Leichtmetallfelgenreiniger entgegengestanden hätten, sind nicht ersichtlich.
Das von der Antragstellerin benutzte Kennzeichen "P21S" war somit am
Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke schutzfähig.
Daher bedarf es keiner weitergehenden Überlegung dahin, ob, was
zweifelhaft sein könnte, ein schutzwürdiger Besitzstand auch an
schutzunfähigen Bezeichnungen bestehen kann. Ebenso kann offen
bleiben, ob in Fällen, in denen, wie vorliegend, eine Eintragung der
angegriffenen Marke erst aufgrund eines Einverständnisses des Anmelders
mit einer Zeitrangverschiebung gemäß § 156 Abs 1 MarkenG auf den
1. Januar 1995 vorgenommen worden ist, für die Beurteilung der Frage
eines unter rechtlichen Gesichtspunkten schutzwürdigen Besitzstandes der
Antragstellerin nicht, wie in § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG vorgesehen, auf den
Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke, sondern auf den vom
Anmeldetag abweichenden Zeitrang dieser Marke abzustellen wäre.
5.
Der Senat ist davon überzeugt, daß die Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke eine hinreichende Kenntnis von dem
schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung "P21S"
hatte. An den Nachweis solcher Kenntnis dürfen keine hohen
Anforderungen gestellt werden
(vgl österrOGH ÖBl. 2000, 25, 28
"Pinkplus"; Helm, GRUR 1996, 593, 598; jeweils zur Behinderungsabsicht).
Es handelt sich um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, dessen Vorliegen
regelmäßig nur indirekt anhand objektiver Gegebenheiten festgestellt
werden kann.
Die Antragsgegnerin stand mit der Antragstellerin von 1984 bis 1992 in
geschäftlichen Beziehungen, die gerade das Produkt "P21S" zum
Gegenstand hatten. Die Geschäftsführer der Beteiligten, G… und
W1…, standen, wie die im Verfahren vorgelegte Korrespondenz
erkennen läßt, in gutem persönlichen Kontakt. Nach der Lebenserfahrung
muß daher davon ausgegangen werden, daß die Antragsgegnerin
wenigstens im wesentlichen Kenntnis davon hatte, in welchem Umfang das
Produkt "P21S" von der Antragstellerin vermarktet wurde. Etwas anderes
ergibt sich auch nicht daraus, daß zwischen der Beendigung der
Zusammenarbeit der Beteiligten und der Anmeldung der streitbefangenen
Marke mehr als vier Jahre liegen. Die Antragsgegnerin hat selbst
eingeräumt, daß sie, sobald absehbar wurde, daß nunmehr auch
Buchstaben-Zahlen-Marken ohne Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung
einer Eintragung zugänglich sein würden, die Marke "P21S" anmeldete, um
sich gegenüber etwaigen Verbotsrechten aus zukünftigen Marken der
Antragstellerin abzusichern. Der Antragsgegnerin war also auch zum
Zeitpunkt ihrer Markenanmeldung bewußt, daß die Antragstellerin nach wie
vor mit dem Produkt "P21S" auf dem Markt war.
6.
Die Anmeldung betraf ein mit dem vorbenutzten Kennzeichen der
Antragstellerin identisches Zeichen für Waren, die – hinsichtlich der
Klasse 3 – mit denen identisch bzw unproblematisch ähnlich sind, für
welche die vorbenutzte Kennzeichnung eingesetzt wurde. Wegen der
weiteren von der angegriffenen Marke erfaßten Waren der Klasse 21
(Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und –Schämme
für
Fahrzeuge) besteht jedenfalls Ähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt sich
ergänzender Waren (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923 Rdn 23 "Canon";
BGH GRUR 1999, 731, 733 "Canon II"; GRUR 1999, 496, 497 f.
"TIFFANY").
7.
Die angegriffene Marke ist von der Antragsgegnerin auch mit dem Ziel einer
Störung des Besitzstandes der Antragstellerin angemeldet worden.
Dem steht nicht entgegen, daß die Antragsgegnerin wegen der der
Antragstellerin gehörenden zeitranggleichen Marke 2 912 729 "P21S"
rechtlich nicht
in der Lage
ist, gegen die Antragstellerin aus der
angegriffenen Marke vorzugehen, so daß die angegriffene Marke insoweit
keine Sperrwirkung zu entfalten vermag (§ 6 Abs 4 MarkenG). Eine
Besitzstandsstörung kann nicht nur
in der mit der Ausübung von
Verbotsrechten verbundenen Sperrwirkung liegen. Es genügt vielmehr, daß
die Antragstellerin gezwungen ist, es hinzunehmen, daß Konkurrenzware in
Deutschland mit der Marke "P21S" gekennzeichnet wird. Zwar wird im
vorliegenden Fall die mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete
Konkurrenzware unmittelbar exportiert. Dadurch allein ist der Besitzstand
der Antragstellerin nicht berührt. Gleichwohl weist die angegriffene Marke in
mehrfacher Hinsicht ein darüber hinausgehendes Störungspotential auf.
So
könnte die Antragstellerin nichts unternehmen, wenn die
Antragsgegnerin
die mit
der Marke
"P21S"
gekennzeichnete
Konkurrenzware in Deutschland vertreiben würde. Des weiteren kann nicht
ausgeschlossen werden, daß die exportierte Ware nach Deutschland
reimportiert wird. Dies könnte infolge Erschöpfung durch beliebige Dritte
erfolgen, sofern die erste Inverkehrsetzung der Ware in einem Mitgliedstaat
der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt (§ 24 Abs 1
MarkenG), andernfalls – bei erste Inverkehrsetzung zB in den USA – mit
Zustimmung der Antragsgegnerin durch einen Lizenznehmer.
Das die Antragsgegnerin von den ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten
bislang keinen Gebrauch gemacht hat, ist unerheblich. Allein schon das von
der angegriffenen Marke insoweit ausgehende Störungspotential stellt eine
erhebliche Beeinträchtigung des Besitzstandes der Antragstellerin dar. Im
übrigen zeigt das Verhalten der Antragsgegnerin hinsichtlich der
Parallelmarke "S100", daß sie willens ist, bei sich bietender Gelegenheit die
ihr aufgrund der angegriffenen Marke zustehende Rechtsmacht
auszuschöpfen.
8.
Die Antragsgegnerin kann sich schließlich auch nicht darauf berufen, daß
sie ein eigenes schützenswertes Interesse an der streitbefangenen Marke
habe, um ihren Warenbezug von einem anderen deutschen Hersteller von
Leichtmetallfelgenreinigern markenrechtlich gegen die Antragstellerin
abzusichern.
Selbstverständlich
ist es der Antragsgegnerin unbenommen, einen
Leichtmetallfelgenreiniger aus Deutschland zu beziehen. Fraglich ist aber
schon, ob die Antragsgegnerin
in Anbetracht des schützwürdigen
Besitzstandes der Antragstellerin ein berechtigtes Interesse daran haben
kann, die Konkurrenzware gerade in Deutschland mit der Marke "P21S"
kennzeichnen zu lassen. Die Kennzeichnung könnte genauso gut in den
USA vorgenommen werden, was allerdings mit einem gewissen
Mehraufwand verbunden sein mag.
Darauf kommt es aber letztlich nicht an. Entscheidend ist, daß die
angegriffene Marke der Antragsgegnerin eine Rechtsmacht verleiht, die
erheblich über das als Rechtfertigungsgrund für die Markenanmeldung
angeführte
Interesse an der markenrechtlichen Absicherung der
Kennzeichnung von Exportwaren in Deutschland hinausreicht. Wie schon
oben 7. ausgeführt, müßte es die Antragstellerin hinnehmen, wenn die
Konkurrenzware nach etwa eingetretener Erschöpfung durch Dritte in
Deutschland vertrieben würde oder wenn die Antragsgegnerin selbst die
Konkurrenzware unter der Marke "P21S" in Deutschland vertreiben würde
oder – wie
im Fall des Motorradreinigers
"S100" – durch einen
Lizenznehmer vertreiben ließe. Das zeigt, daß das in der angegriffenen
Marke für den Besitzstand der Antragstellerin begründete Störungspotential
durch den geltend gemachten Rechtfertigungsgrund nicht gedeckt ist. Dann
aber kann die angegriffene Marke der Antragsgegnerin auch nicht mit
Rücksicht auf die von ihr angeführten Gründe belassen werden.
9.
Nach alledem hat die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der
streitbefangenen Marke "P21S" wettbewerbswidrig und damit bösgläubig
gehandelt. In diesem Fall entspricht es der Billigkeit, ihr über die Kosten des
patentamtlichen Verfahrens, auch die des Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG; vgl BPatGE 36, 272, 274).
10.
Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, weil die Frage, ob eine
Bösgläubigkeit
unter
dem Gesichtspunkt
der
sittenwidrigen
Besitzstandsstörung auch dann in Betracht kommt, wenn der Verletzte
keinen Verbietungsansprüchen ausgesetzt
ist, von grundsätzlicher
Bedeutung ist.
Dr. Ströbele
Dr. Schmitt
Dr. Hacker
Hu