Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Beschluss vom 20.03.2001 – 33 W (pat) 132/00
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
betreffend die Marke 397 05 394
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 20. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und v. Zglinitzki
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Gegen die Eintragung der am 20. Mai 1997 bekanntgemachten Wortmarke
397 05 394
UBIT
hat die Widersprechende am 24. Juli 1997 aus der am 5. Juli 1989 für die Waren
und Dienstleistungen "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vergabe von Lizenzen für Datenverarbeitungsprogramme; Organisations-, Unternehmens- und betriebswirtschaftliche Beratung; mit Programmen versehene Datenträger" eingetragenen Wortmarke 1 142 439 (Schutzdauer bis 2008 verlängert)
Widerspruch eingelegt.
UBIS
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf "Hardware und Software auf dem Gebiet der Informationstechnologie
im Bereich der Sicherheitstechnik (Gebäude, Gewerbeanlagen, Schiffe, Flugzeuge, Kraftfahrzeuge); Unternehmensberatungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie im Bereich der Sicherheitstechnik (Gebäude, Gewerbeanlagen,
Schiffe, Flugzeuge, Kraftfahrzeuge)" beschränkt und die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.
Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende Broschüren und
eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt. Danach werde die Widerspruchsmarke seit November 1988 ununterbrochen für die Dienstleistungen "Electronic
Office, Electronic Commerce, Informationstechnologien, Business Architecture"
auf allen Firmenbroschüren und in der gesamten Geschäftsausstattung benutzt.
Die
Umsätze
der
U…
GmbH
für
die Jahre 1995 bis 1997
lägen bei ca. … DM, … DM bzw … DM.
Nach der Broschüre "Unternehmensberatung", die den Bildquellennachweis ©
1997, aber keine Angaben zum Druckdatum aufweist, unterstützt die Widersprechende die Implementierung innovativer Technologien durch Information, Branchenwissen und Erfahrung mit moderner Informationstechnologie. Nach den undatierten Broschüren "Geschäftsprozessoptimierung" und "Commerce" implementiert die Widersprechende Geschäftsprozessoptimierung, Data Warehose-Anwendungen, Telekommunikation, IT-Sicherheit und SAP-Consulting.
In den vorgelegten Unterlagen finden sich die nachfolgenden Benutzungsformen:
siehe Abb. 1 am Ende
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hält eine Benutzung der Widerspruchsmarke nicht für glaubhaft gemacht. UBIS stehe in der verwendeten Form mit weißer Schrift in einem dunklen Rechteck. Dies sei keine rechtserhaltende Benutzung. Im Fließtext komme UBIS nur unternehmensbezogen vor. Die in den Broschüren genannten Geschäftsbereiche umfassten nicht das gesamte Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis. Die Widersprechende betreibe nicht einmal Organisations- und Unternehmensberatung allgemein, sondern nur sehr spezifisch. Die
Geschäftsbereiche der Widersprechenden hätten keinen Berührungspunkt zur
Sicherheitstechnik der angegriffenen Marke.
Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 28. Februar 2000 zurückgewiesen, weil die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht sei. Umfang der Markennutzung und Auflagenhöhe der Broschüren seien unklar. Die Umsätze seien
nicht aufgeschlüsselt.
Am 28. März 2000 hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der
Ansicht, man müsse berücksichtigen, dass sie UBIS auch als Name ihres eingetragenen Geschäftsbetriebs führe. Die Benutzungsform der Marke sei rechtserhaltend; es stehe ihr frei, die Marke graphisch auszugestalten. Glaubhaftmachung
verlange im übrigen keinen Beweis im strengen Sinn. Die Dienstleistungen seien
identisch; der Bereich "Sicherheit" sei als Geschäftszweck im Handelsregister
ausdrücklich aufgeführt. Die Marken seien phonetisch und vom Schriftbild her sehr
ähnlich. Der Unterschied liege lediglich in den nicht ins Gewicht fallenden Endkonsonanten.
Die Widersprechende hat weitere (undatierte) Broschüren und Geschäftspapiere
sowie eine Aufschlüsselung der Umsätze für die Jahre 1997 bis 2000 vorgelegt.
Ein Briefbogen ist auf das Jahr 2000 datiert.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der Anmeldemarke zu beschließen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor dem Patentamt vorgetragen, sie verwende ihre Marke nur für Sicherheitstechnik im Zusammenhang mit Gebäuden, Flugzeugen, Schiffen und Kraftfahrzeugen, für Überwachungsanlagen und Kontrollmechanismen zur Sicherung von Türen und Fenstern,
von Personen und Beförderungsgut sowie für die Ortung. Die Widersprechende
erstelle Software für Computer, insbesondere für Vernetzungen. Beide Bereiche
hätten nichts miteinander zu tun.
Im Übrigen wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angegriffene
Marke - bei dem gegebenen großen Abstand der Dienstleistungen - der Widerspruchsmarke nicht so nahe kommt, dass eine Gefahr von Verwechslungen iSv
§ 9 Abs 1 MarkenG besteht.
Die Einrede mangelnder Benutzung durch die Inhaberin der angegriffenen Marke
ist zulässig (§ 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG). Die Widerspruchsmarke war
am 20. Mai 1997, dem Tag der Bekanntmachung der angegriffenen Marke, fast
acht Jahre im Register eingetragen. Die Anmelderin konnte die Benutzung der
Widerspruchsmarke im patentamtlichen Verfahren daher in zulässiger Weise nach
§ 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG bestreiten.
Zudem konnte die Inhaberin der angegriffenen Marke auch die Einrede nach § 43
Abs 1 Satz 2 MarkenG erheben. Da es der Wortlaut der Erklärung offen lässt, ob
sich das Bestreiten der Benutzung allein auf Satz 1 oder Satz 2 stützt, ist davon
auszugehen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke beide Möglichkeiten
nutzen will.
Somit hatte die Widersprechende glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor dem 20. Mai 1997 sowie innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Entscheidung benutzt wurde.
Die glaubhaft gemachte Benutzungsform erscheint dem Senat rechtserhaltend.
Die zum Wort hinzugefügten unterschiedlich schraffierten und sich teilweise überlappenden Rechtecke verändern den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke
UBIS ebensowenig wie ein farbig und plastisch ausgestalteter i-Punkt (BGH
GRUR 2000, 1038 – Kornkammer). Nach § 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG sind Abweichungen von der eingetragenen Markenform unschädlich, wenn der angesprochene Verkehr, sofern er die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form
kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl BGH GRUR 1986,
892 – Gaucho; BGH aaO – Kornkammer) und den zugefügten Bestandteilen keine
eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH GRUR 1999, 54
- Holtkamp). Der Verbraucher ist heutzutage an graphische Ausgestaltungen gewöhnt. Der Bildbestandteil entfaltet keine eigenständige Wirkung. Deshalb wird
der angesprochene Kunde UBIS auch in den oben wiedergegebenen verwendeten
Formen als Benutzung der Widerspruchsmarke ansehen.
Nach den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen wurde die Widerspruchsmarke auch in erheblichem Umfang benutzt. Die 1997 erzielten Umsätze
sind so hoch, dass die Lebenserfahrung dafür spricht, dass die Umsätze schon
vor dem 20. Mai 1997 beträchtlich waren.
Der für 1997 aufgeschlüsselte und bereits in der eidesstattlichen Versicherung
genannte Umsatz von … DM bezieht sich aber nach den dazugehörigen Unterlagen und dem unbestrittenen Vortrag der Widersprechenden nur auf Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung, Informationstechnologie, E-Commerce, Organisations-, Unternehmens- und betriebswirtschaftliche Beratung. Auch die
Umsatzzahlen für den nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum 1996
bis 2000 beziehen sich hierauf.
Der im Handelsregister genannte Unternehmenszweck belegt eine weitergehende
tatsächliche Benutzung ebensowenig wie der Wortlaut eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Außerdem geht es auch nach der dort gewählten Formulierung um Datensicherheit und nicht um Sicherheitstechnik.
Damit hat die Widersprechende eine Benutzung für Dienstleistungen glaubhaft
gemacht, die zwar unter die weiten Oberbegriffe ihres Dienstleistungsverzeichnisses fallen. Grundsätzlich sind aber nur die konkreten Dienstleistungen maßgeblich
(vgl BPatG GRUR 1991, 212 – Arran), wobei die Benutzung für eine spezielle
Dienstleistung auch einen nicht zu breiten Oberbegriff umfassen kann. Der BGH
spricht dabei vom "gleichen" Bereich, dem die unterschiedlichen Dienstleistungen
eines Oberbegriffs angehören müssen, und stellt hierzu auf Verkehrsauffassung,
Eigenschaften und Zweck ab (BGH GRUR 1978, 647 – TIGRESS; 1990, 39
- Taurus; 1994, 512 – Simmenthal). Danach umfassen die konkret angebotenen
Dienstleistungen der Widersprechenden keinen so weiten Bereich, dass auch die
Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke bestimmt ist, ohne weiteres in
diesen Bereich fallen. Zu der glaubhaft gemachten Benutzung für Organisations-,
Unternehmens- und betriebswirtschaftlichen Beratung gehört Beratung im Hinblick
auf die IT-Sicherheit. IT-Sicherheit betrifft jedoch eine andere Sparte, weil es dort
um die Systemsicherheit der eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten in
Netzen geht. Die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind demgegenüber jedoch ausdrücklich beschränkt auf den Bereich der Sicherheitstechnik
(Gebäude, Gewerbeanlagen, Schiffe, Flugzeuge, Kraftfahrzeuge).
Damit stehen sie den Dienstleistungen, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke konkret glaubhaft gemacht wurde, so fern, dass möglicherweise gar keine
Warenähnlichkeit mehr gegeben ist. Jedenfalls aber ist die Warenferne so groß,
dass selbst die Unterschiede in den Endbuchstaben ausreichen, die Annahme
einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verhindern.
UBIT und UBIS unterscheiden sich zwar nur im letzten Buchstaben, der im allgemeinen zur Unterscheidung nicht besonders beiträgt. Bei den relativ kurzen Vergleichszeichen reicht dies aber aus, bei Warenferne, eine Verwechslungsgefahr
auszuschließen. Im Klang- und Schriftbild unterscheiden sich S und T (oder s und
t) nämlich deutlich.
Winkler
v. Zglinitzki
Dr. Albrecht
Abb. 1
Cl