BPatG Beschluss vom 21.05.2001 – 10 W (pat) 74/99

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 74/99

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 10.99

…

wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmusterlöschungssache

Gbm 93 20 412 Lö I 114/94

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 21. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring

und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der

Kostenfestsetzungsbeschluss des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 28. November 1998 abgeändert und

wie folgt neu gefasst:

Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu

erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges werden auf

4.275,30 DM (in Worten viertausendzweihundertfünfundsiebzig Deutsche Mark achtundzwanzig Pfennige) festgesetzt.

2.

Im übrigen werden der Kostenfestsetzungsantrag und

die Beschwerde zurückgewiesen.

3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die

Antragsgegnerin 25 % und die Antragstellerin 75 %.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin hatte am 17. September 1994 die Löschung des Gebrauchsmusters 93 20 412 beantragt. Nachdem die Antragsgegnerin der Löschung widersprochen hatte, hat das Patentamt das angegriffene Gebrauchsmuster teilweise

gelöscht und die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin zu 2/3,

der Antragstellerin zu 1/3 auferlegt. Diese Kostenentscheidung hat das Bundespatentgericht auf die Beschwerde der Antragstellerin durch Beschluss vom 12. Februar 1998 dahingehend abgeändert, dass diese die Kosten des erstinstanzlichen

Löschungsverfahrens zu 1/5, die Antragsgegnerin zu 4/5 zu tragen hat.

Die im Löschungsverfahren durch Patentanwälte vertretene Antragstellerin hat die

Festsetzung ihrer Kosten auf 14.629,80 DM beantragt. Bei der Berechnung ist sie

von einer Verfahrensgebühr in Höhe von 2.100,00 DM, einem Anwaltshonorar für

eine patentanwaltliche Recherche in Höhe von 2.400,00 DM, von einer Intensivrecherche zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zuzüglich anwaltlicher Auswertung des Recherchenergebnisses in Höhe von 6.500,00 DM, einer Verhandlungsgebühr in Höhe von 2.100,00 DM, von Reisekosten und Abwesenheitsgebühr in Höhe von insgesamt 1.229,80 DM sowie der amtlichen Antragsgebühr in

Höhe von 300,00 DM ausgegangen.

Die Antragsgegnerin ist dem Kostenfestsetzungsantrag entgegengetreten. Sie hat

insbesondere dem Grund und der Höhe nach die geltend gemachten Kosten für

die Intensivrecherche sowie den Ansatz der in die Recherchekosten einbezogenen anwaltlichen Auswertung des Rechercheergebnisses gerügt, die den Verfahrensgebühren zuzurechnen sei. Die Antragstellerin hat hierauf erwidert, es seien

umfangreiche Recherchen notwendig gewesen, um das Gebrauchsmuster in seiner Gesamtheit löschen zu lassen. Die anwaltliche Auswertung des Rechercheergebnisses könne nicht durch die Verfahrensgebühr abgegolten sein.

Durch Beschluss vom 27. November 1998 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des

ersten Rechtszuges auf 9.048,64 DM festgesetzt. Es hat bei den erstattungsfähigen Kosten der Antragstellerin eine Verfahrens- und Verhandlungsgebühr von je

1.970,00 DM zugrunde gelegt und die Kosten für die Fremd- und Eigenrecherche

mit insgesamt 7.300,00 DM angesetzt.

Mit der Beschwerde wendet sich die Antragsgegnerin nur gegen die Festsetzung

der Kosten der Fremd- und Eigenrecherche. Es handle sich um einen relativ einfachen Verfahrensgegenstand und ein technisch übersichtliches Fachgebiet. Ein

sorgfältiger Antragsteller werde deshalb einen Fachrechercheur beauftragen, der

für die Durchführung und spätere Aufbereitung der Recherche maximal zehn Stunden benötige. Die Kosten für die Recherche habe das Patentamt daher allenfalls

mit 700,00 DM (zehn Stunden a 70,00 DM) festsetzen dürfen. Die vorgelegte

Rechnung sei unspezifiziert und werde bestritten. Im übrigen habe die Antragstellerin das Rechercheergebnis in vier Verfahren verwendet; sie könne deshalb nur

1/4 der für Recherchen entstandenen Kosten verlangen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als Kosten der Fremd/Eigenrecherchen in Höhe von 7.300,00 DM

festgesetzt worden sind.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass Rechercherechnungen, denen ein Kostenvoranschlag vorausgehe, grundsätzlich nicht näher spezifiziert würden. Sie sei zur Auswertung der hauseigenen Dokumentation auf anwaltliche Hilfe angewiesen gewesen. Schließlich habe sich auch in Hinblick auf den Verletzungsprozess noch die

Notwendigkeit ergeben, ein Spezialinstitut für Intensivrecherchen einzuschalten.

Die Recherchekosten seien auch der Höhe nach angemessen. Eine Rücksprache

mit dem Rechercheur habe ergeben, dass dieser zwei volle Arbeitstage in der

deutschen Fachliteratur gesucht habe und schließlich zwei Tage in B… die europäische und

US-Literatur

im Detail durchgegangen

sei. Die Nachbereitung des

Rechercheergebnisses sei mit einem weiteren Arbeitstag zu bewerten.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin, die zulässigerweise auf die

Kosten für die Eigen- und Fremdrecherche beschränkt ist, hat teilweise Erfolg.

Der Antragstellerin steht nach § 17 Absatz 4 Satz 2 Gebrauchsmustergesetz in

Verbindung mit § 62 Absatz 2 Patentgesetz, § 91 Absatz 1 ZPO ein Anspruch auf

Erstattung der ihr erwachsenen Kosten zu, soweit diese nach billigem Ermessen

zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche und Rechte notwendig

waren. Hierzu gehören grundsätzlich die Kosten für die Ermittlung der zur Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehenden

Druckschriften des Standes der Technik; denn mit dem Beleg fehlender Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters durch druckschriftlichen Stand der Technik kann

am ehesten ein Löschungsanspruch durchgesetzt werden. Um diesen Stand der

Technik zu ermitteln, ist eine Recherche erforderlich. Derartige Recherchekosten

sind aber nur insoweit erstattungsfähig, als die Antragstellerin in ihrer damaligen

Lage bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände eine Recherche in dem durchgeführten Umfang für notwendig halten durfte (vgl BPatGE 34, 122 f für das Nichtigkeitsverfahren; BPatGE 26, 54 f mwNachw). Diese Kosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach Grund und Höhe glaubhaft zu machen (§§ 103 Abs 2 Satz 2,

104 Abs 2 Satz 1 ZPO).

1. Die Antragstellerin hat zum Grund und zur Höhe des Rechercheaufwands

ausreichend vorgetragen und diesen glaubhaft gemacht.

a) Die durch ihre anwaltlichen Vertreter zunächst in ihrer hauseigenen Patentdokumentation durchgeführte Recherche konnte die Antragstellerin nach dem vorher

Gesagten für erforderlich halten, um den in Vorbereitung befindlichen Löschungsantrag zu untermauern. Aus der Sicht einer kostenbewussten Partei ist es vernünftig und nachvollziehbar, zunächst in der eigenen Dokumentation recherchieren zu lassen, da die hauseigene Patentdokumentation erfahrungsgemäß auf das

ganz spezielle Arbeitsgebiet der Partei ausgerichtet ist und daher prima facie Ausgangspunkt für eine kostengünstige erfolgreiche Recherche sein kann. Die Bevollmächtigten hatten auch Anspruch auf besondere Vergütung nach Zeitaufwand (vgl

BPatGE 15, 142). Das Patentamt hat die Höhe der Kosten für die Eigenrecherche

zutreffend mit 800 DM angesetzt. Der zeitliche Umfang des Rechercheaufwands

ist mit 8 Stunden nachvollziehbar dargelegt; es musste eine Dokumentation von

drei sehr umfangreichen Ordnern durchgesehen und im Hinblick auf das Streitgebrauchsmuster ausgewertet werden, dessen Gegenstand durch 18 Ansprüche

umschrieben war. Die Höhe des Stundensatzes richtet sich mit 100 DM nach § 3

Abs 2 ZSEG; sie ist von der Antragstellerin, die ursprünglich einen Stundensatz

von 200 DM begehrte, nicht mehr beanstandet worden.

b) Die Antragstellerin kann zudem einen Teil der Kosten für die Fremdrecherche

(Intensivrecherche) in die Kostenfestsetzung dieses Verfahrens einbeziehen.

Voraussetzung für den Kostenansatz ist - wie bereits ausgeführt -, dass die

Antragstellerin auch die – an sich zusätzliche - Nachforschung nach besonders

sorgfältiger Abwägung aus der Sicht im Zeitpunkt der Auftragserteilung für notwendig halten durfte. Dabei ist nicht darauf abzustellen, ob die Recherche schließlich erfolgreich war, ihr Ergebnis in das Feststellungsverfahren eingeführt wurde

oder zur Entscheidungsfindung beigetragen hat, wenn auch letzteres die Notwendigkeit der Ermittlung unterstreichen kann (BPatG Mitt. 94, 54 ff m.N.). Der Senat

sieht auch diese Kosten dem Grunde nach als erstattungsfähig an. Zwar wurden

die Ergebnisse dieser Nachforschung in das vorliegende Löschungsverfahren eingeführt als schon ein für die Antragstellerin positiver, nämlich die Löschung des

Gebrauchsmusters ankündigender Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vorlag. Indessen befaßte sich dieser Zwischenbescheid nicht mit einem

Gebrauchsmustergegenstand, der aus seinen unterschiedlichen Ansprüchen

gebildet war, zumal zwischenzeitlich Klage aufgrund der Gebrauchsmuster

92 18 853 und 93 20 412 erhoben worden war. Zur Absicherung dieser Rechtsverteidigung konnte die Antragstellerin, auch im Hinblick auf die zu erwartenden

hohen Schadensersatzforderungen daher eine weitere Recherche in Auftrag

geben, die dann auch im Mai 1996 (nicht 1995) durchgeführt wurde. (Hinsichtlich

des Rechnungsdatums ist dem Rechercheur ein offensichtlicher Fehler unterlaufen, da die Rechnung erst 1996 bei den Anwälten der Antragstellerin eingegangen

ist und ausweislich des Vermerks des Rechercheurs für das Gebrauchmuster

92 18 853 erstellt wurde, das aber erst am 2. November 1995 eingetragen wurde).

Die durch diese Recherche ermittelten Schriften DE 92 06 906.1 U1;

DE GM 79 35 978 U1 und DE GM 79 08 353 hat die Antragstellerin mit Schriftsatz

vom 9. Oktober 1996 als D9 bis D11 in das Löschungsverfahren eingebracht;

diese Druckschriften hat die Gebrauchsmusterabteilung in ihrer Entscheidung

auch abgehandelt.

Die Recherche, die zur Ermittlung dieser Druckschriften geführt hat, kann (auch)

für das vorliegende Verfahren als notwendig angesehen werden. Dem steht nicht

entgegen, dass die Nachforschung "in Sachen DE GM 92 18 835" durchgeführt

wurde. Da die Gebrauchsmuster ihres Gegenstands nach sehr ähnlich sind, lag es

nahe, dass Nachforschungen zu dem einen Schutzrecht selbstverständlich auch

gegen das andere würden verwendet werden können, so dass – wenn dies auch

dem Rechercheur nicht bekannt sein mochte – dieser Auftrag von vornherein auf

beide Schutzrechte abzielte.

Was die Höhe der Kosten für die Fremdrecherche betrifft, hat die Antragstellerin

den in der Rechnung vom 17. Mai 1995 angegebenen Pauschalbetrag von

5.100 DM nach entsprechendem Hinweis des Senats dahingehend konkretisiert,

dass die Recherche 2 Tage für die deutsche Fachliteratur und weitere 2 Tage für

die europäische und US-Literatur umfasst habe. Dieser Zeitaufwand erscheint für

den Umfang der Ermittlung, den die Antragstellerin unter Angabe des Rechercherahmens und der ermittelten Druckschriften dargelegt hat, angemessen. Der

Senat legt in Ermangelung konkreter Angaben der Antragstellerin ebenfalls einen

Stundensatz in Höhe von 100 DM zugrunde (§ 3 Abs 2 ZSEG). Danach errechnet

sich ein reiner Rechercheaufwand von 4x8 Std. à 100 DM, also 3.200 DM.

c) Der für die Auswertung des Rechercheergebnisses verlangte Betrag von

1.400 DM ist nicht zu erstatten. Der hier geltend gemachte Aufwand des Patentanwalts ist durch die Verfahrensgebühr abgegolten. Nach den "Grundlegenden

Bestimmungen" der Gebührenordnung für Patentanwälte (PAGO) sind in den

Verfahrensgebühren Grund- und Bearbeitungsgebühren zusammengefasst (vgl A.

Nr. 4 PAGO). Grundgebühren (A. Nr. 2 PAGO) umfassen dabei die Übernahme

der Vertretung, die Geschäftsführung und die Zurverfügungstellung der Büroorganisation des Patentanwalts. Bearbeitungsgebühren (A. Nr. 3 PAGO) gelten Leistungen wie z.B. Besprechungen, Schriftwechsel, Studium und Bearbeitung der

Unterlagen oder Anfertigung von Zeichnungen ab. Zum "Studium und Bearbeitung

von Unterlagen" gehört auch die sichtende und auslesende Tätigkeit der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin vor Einleitung eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens bzw. Ergänzung des dort erfolgten Sachvortrags. Die Durchsicht des recherchierten Materials ist gebührenrechtlich nicht anders zu bewerten,

als wenn ein Verfahrensbevollmächtigter Urkunden oder sonstige Schriftstücke für

ein Verfahren sammelt und jeweils im Hinblick auf etwa erforderliche weitere

Schritte bewertet (vgl BPatGE 34, 122 ff, 124 für das Nichtigkeitsverfahren m.N.).

Diese Tätigkeit des Anwalts betrifft demnach ein Bearbeiten von Unterlagen und

ist durch die Verfahrensgebühr abgegolten.

2. Allerdings kann die Antragstellerin die für die Intensivrecherche als angemessen an zunehmenden Betrag von 3.200 DM im vorliegenden Verfahren nicht in

vollem Umfang ersetzt verlangen. Nach ihrem eigenen Vorbringen hat sie die

Intensivrecherche im Hinblick auf die von ihr angegriffenen zwei Gebrauchsmuster

und den auf diese gestützten Verletzungsstreit veranlasst.

Für das GM 92 18 853 ergibt sich dies aus der vorgelegten Rechnung R… und

Partner. Für das vorliegende, bereits seit 17. September 1994 anhängige

Löschungsverfahren ergibt es sich daraus, dass ein Teil der ermittelten Druckschriften unstreitig auch hier verwendet wurde. Die Antragsgegnerin selbst sieht

diese Kosten auch als solche des vorliegenden Verfahrens an, da sie diese im

Kostenfestsetzungsverfahren als solche des das Gebrauchsmuster 93 20 412

betreffenden Löschungsverfahrens geltend macht. Sie hat zudem in ihrem Schriftsatz vom 26. April 1999 ausgeführt, "das Recherchenergebnis ist, ..., durch den

Verlauf der im wesentlichen den gleichen Gegenstand betreffenden Gebrauchsmusterlöschungsverfahren veranlaßt". Eine solche Einschätzung wird dadurch

bestätigt, daß die Gegenstände beider Gebrauchsmuster sehr ähnlich sind. Die

Antragstellerin hat den Streitstoff der Löschungsverfahren nach ihren eigenen

Ausführungen aber auch in den Verletzungsprozeß eingeführt, in dem sie – wie

das LG Düsseldorf in seinem Urteil vom 20. März 1997 - Az. 40 103/96 (S 15 der

Ausfertigung) festgestellt hat – die Ansicht vertreten hat, die Gebrauchsmuster

seien löschungsreif. Sie hat damit die Schutzunfähigkeit der Muster eingewendet,

was durch das Verletzungsgericht hätte geprüft werden können, und dadurch das

Ergebnis der Intensivrecherche auch sachlich verwendet. Die Durchführung der

Intensivrecherche im Hinblick auf den Verletzungsprozeß bestätigt auch der

Schriftsatz vom 26. April 1999 (Seite 2, letzter Absatz).

Der für die Intensivrecherche als angemessen anzuerkennende Betrag von

3.200 DM ist daher auf die drei Verfahren aufzuteilen.

Diese Folge ergibt sich in Anwendung des allgemeinen Rechtsgedankens, dass

Auslagen, die im Interesse mehrerer Verfahren entstanden sind, anteilig auf diese

Sachen zu verteilen sind, vgl § 29 BRAGO für die Berechnung der Reisekostenvergütung des Rechtsanwalts, in § 137 KostO für Reisekosten- und Auslagenersatz von Gerichtspersonen und die Kosten für die Bereitstellung von Räumen oder

in § 153 Abs 1 S 4 KostO für das Tage- und Abwesenheitsgeld eines Notars (vgl

BPatGE 26, 52 ff, 56). Eine diesem Grundsatz entsprechende Teilung der Kosten

(nur) auf die drei Verfahren ist daher auch hier angebracht.

Eine Verteilung der Recherchekosten auch auf die übrigen Verfahren, nämlich das

Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt und in dem einstweiligen

Verfügungsverfahren kommt nicht in Betracht.

Es ist nicht belegt, dass das Rechercheergebnis in dem Verfahren auf Erlass einer

einstweiligen Verfügung verwendet worden ist. Aus dem Urteil (LG Düsseldorf

- 40 201/98 –) ergibt sich dies nicht. Die Antragstellerin hat dies auch nicht ausdrücklich zugestanden. Nichtbestreiten aber genügt im Kostenfestsetzungsverfahren nicht als Glaubhaftmachung eines Kostenansatzes und auch nicht für eine

entsprechende Einwendung.

In dem Einspruchsverfahren betreffend das

EP 0 672 016 sind allerdings die DE 79 08 353 und US-PS 3 552 677 aus dem

Ermittlungsergebnis genannt worden. Dieses Verfahren

ist aber erst am

9. April 1998, also zwei Jahre nach Rechnungsstellung, eingeleitet worden. Damit

fehlt der für eine Kostenverteilung auch erforderlich zeitliche Zusammenhang zwischen dem Rechercheauftrag und der Verwendung des Rechercheergebnisses.

3. Die der Antragstellerin zu erstattenden Kosten errechnen sich danach wie

folgt:

a) Kosten der Antragstellerin

Antragsgebühr

Verfahrensgebühr

Verhandlungsgebühr

Eigenrecherche (800 DM : 3)

Fremdrecherche (3200 DM: 3)

Reisekosten

Abwesenheitsgeld

Summe

300,00 DM

1970,00 DM

1970,00 DM

266,66 DM

1066,66 DM

584,80 DM

220,00 DM

6378,12 DM

b) Kosten der Antragsgegnerin

4136,00 DM

c) Kostenausgleich

Kosten der Antragstellerin

Kosten der Antragsgegnerin

Gesamtkosten

Davon trägt die Antragsgegnerin 4/5

Abzüglich der Eigenkosten

An die Antragstellerin zu erstattender Betrag

6378,12 DM

4136,00 DM

10514,12 DM

8411,30 DM

4136,00 DM

4275,30 DM

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 3 S. 2 GbmG i.V.m. § 84 Abs. 2

PatG, § 91 Abs. 1 ZPO. Der Senat hat einen Beschwerdewert von 6.600 DM

zugrunde gelegt, da die Antragsgegnerin in der Beschwerdeschrift von den geltend gemachten und vom Patentamt zuerkannten Recherchekosten in Höhe von

7.300 DM einen Betrag von 700 DM für angemessen hält.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Fa