Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Beschluss vom 13.07.2001 – 5 W (pat) 6/01
5. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 6.70
wegen Löschung des Gebrauchsmusters 295 19 434
(hier: Kostenentscheidung),
hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 13. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel und die Richterinnen
Tronser und Friehe-Wich
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluß
des Deutschen Patent- und Markenamtes
- Gebrauchsmusterabteilung I - vom 7. November 2000 aufgehoben.
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens beider
Instanzen.
G r ü n d e
I.
Die Antragstellerin hat am 18. Dezember 1999 die Löschung des Gebrauchsmusters 295 19 434 des Antragsgegners beantragt und zur Begründung auf das Nichtigkeitsurteil 4 Ni 16/99 vom 21. September 1999 verwiesen, mit dem das parallele
deutsche Patent des Antragsgegners für nichtig erklärt worden ist. Erst unter dem
30. Dezember 1999 hat sie die Löschungsantragsgebühr entrichtet. Bereits am
20. Dezember 1999, also 10 Tage vor der Gebührenzahlung, ist das Gebrauchsmuster infolge Verzichtserklärung des Antragsgegners, die er mit Schreiben vom
16. Dezember 1999 sowohl dem Deutschen Patent- und Marken-amt als auch der
Antragstellerin gegenüber abgegeben hat, in der Gebrauchsmusterrolle gelöscht
worden.
Auf die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes (vom
31. Januar 2000) von der Löschung des Gebrauchsmusters infolge Verzichts ist
die Antragstellerin mit Eingabe vom 4. März 2000 auf einen Feststellungsantrag
übergegangen und hat ihr Feststellungsinteresse damit begründet, daß sie vom
Antragsgegner mit Schreiben vom 24. November 1997 wegen Patent- und Gebrauchsmusterverletzung abgemahnt worden sei. Zwar sei ihr bekannt, daß er
dann mit Schreiben vom 16. Dezember 1999 auf das Gebrauchsmuster verzichtet
habe. Allerdings erstrecke sich der Verzicht nicht auf die Vergangenheit, so daß
sie befürchten müsse, für die zurückliegende Zeit aus dem Gebrauchsmuster in
Anspruch genommen zu werden.
Nachdem der Antragsgegner dem ihm als Feststellungsantrag zugestellten Antrag
nicht widersprochen hat, hat die Antragstellerin Kostenfestsetzung beantragt. Bereits zuvor hattte der Antragsgegner gebeten, über die Kosten nach Aktenlage zu
entscheiden. Mit Schreiben vom 17. Oktober 2000 stellte das Deutsche Patent-
und Markenamt dem Antragsgegner eine Äußerung zum Kostenfestsetzungsantrag der Antragstellerin binnen eines Monats anheim.
Mit Beschluß vom 7. November 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des
Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Feststellungsverfahrens dem
Antragsgegner auferlegt, weil er sich mit Unterlassen des Widerspruchs in die Rolle des Unterlegenen begeben habe.
Mit am 20. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schreiben vom 17. November 2000 hatte der Antragsgegner auf das patentamtliche Schreiben vom 17. Oktober 2000 geantwortet, er sei von der Antragstellerin mit Schreiben vom 7. Oktober 1999 aufgefordert worden, auf das Gebrauchsmuster zu verzichten. Diesen Verzicht habe er mit Schreiben vom
16. Dezember 1999 erklärt. Eine Aufforderung, auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit zu verzichten, habe die Antragsstellerin
niemals an ihn gerichtet. Vielmehr habe sie völlig überraschend mit Schreiben
vom 17. Dezember 1999 Löschungsantrag gestellt.
Nach Zustellung am 6. Dezember 2000 hat der Antragsgegner am Montag, dem
8. Januar 2001, Beschwerde gegen den Kostenauferlegungsbeschluß erhoben. Im
angefochtenen
Beschluß
sei
offensichtlich
seine
Eingabe
vom
17. November 2000, die gemäß Empfangsbekenntnis innerhalb der ihm gesetzten
Frist am 20. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sei, nicht berücksichtigt worden. Zwar habe er ursprünglich um Kostenentscheidung nach Aktenlage gebeten, sich dann aber nach Kenntnis vom Kostenfestsetzungsantrag der Antragstellerin noch einmal geäußert. Wegen der Nichtberücksichtigung seiner Eingabe sei auch die Beschwerdegebühr an ihn zurückzuzahlen.
Der Antragsgegner beantragt,
den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts
- Gebrauchsmusterabteilung I - vom 7. November 2000 aufzuheben und die Kosten des Verfahrens Lö I 201/99 der Antragstellerin aufzuerlegen.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
II.
Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig, sie führt auch in der Sache zum
Erfolg. Denn die Kosten des Löschungsverfahrens hat nicht er, sondern die Antragstellerin zu tragen.
Zwar hat es der Antragsgegner unterlassen, Widerspruch gegen den - zum Zeitpunkt der Zustellung an ihn in einen Feststellungsantrag umgewandelten - Löschungsantrag der Antragsstellerin einzulegen. Mit diesem Verhalten hat er sich
aber nicht lediglich in die Rolle des Unterlegenen begeben, sondern die für ihn
günstige Kostenfolge des § 93 ZPO ausgelöst, (der gem § 17 Abs 4 GebrMG iVm
§ 84 Abs 2 Satz 2 PatG vorliegend entsprechend anwendbar ist), weil er damit
den Feststellungsantrag nicht nur sofort anerkannt, sondern der Antragstellerin
auch keinen Anlaß zur Erhebung eines solchen Feststellungsantrags gegeben hat.
Zwar ist das Begehren der Antragstellerin ursprünglich, dh, zum Zeitpunkt der Einreichung
ihres Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt am
18. Dezember 1999, in Gestalt eines Löschungsantrags gegen das damals noch
existierende Gebrauchsmuster 295 19 434 des Antragsgegners gerichtet gewesen, (das ohne den Verzicht auch zulässig und begründet gewesen wäre, vgl ua
die Gründe des Urteils 4 Ni 16/99). Der Antragsgegner hat auch der Aufforderung
der Antragstellerin, auf sein Gebrauchsmuster zu verzichten, erst nach Ablauf der
im Aufforderungsschreiben vom 7. Oktober 1999 zum 8. November 1999 gesetzten Frist mit Schreiben vom 16. Dezember 1999 Folge geleistet. Ob die Antragstellerin von diesem Verzicht bereits bei der Abfassung ihres Löschungsantrags
Kenntnis hatte, kann indessen dahinstehen. Denn für die Beurteilung der Kostentragungspflicht fällt vorliegend ins Gewicht, daß sie die Löschungsantragsgebühr
erst am 30. Dezember 1999 und damit zu einem Zeitpunkt entrichtet hat, zu dem
sie auch nach ihrem eigenen Vorbringen längst Kenntnis vom Verzicht des Antragsgegners auf das angegriffene Gebrauchsmuster hatte.
Erst mit Zahlung der Löschungsgebühr ist aber der Antrag wirksam geworden
(§ 16 Satz 3 GebrMG, vgl auch BPatGE 29, 237, 238). Dann ist aber in Fortführung zutreffender Rechtsprechung (vgl BPatGE 26, 135, 136) davon auszugehen,
daß der Löschungsantrag, der zu einem Zeitpunkt wirksam geworden ist, zu dem
das angegriffene Gebrauchsmuster bereits durch den Verzicht des Antragsgegners erloschen war, von Anfang an als Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Gebrauchsmusters für die Vergangenheit anzusehen ist, weil die Antragstellerin mit Eingabe vom 4. März 2000 nicht den Löschungsantrag für erledigt erklärt,
sondern ihn in einen Feststellungsantrag umgewandelt hat.
Zu diesem Zeitpunkt wußte die Antragstellerin aber - wie sie dies auch selbst vorträgt -, daß der Antragsgegner ihrem Begehren auf Vernichtung des störenden
Gebrauchsmusters für die Zukunft Genüge getan hatte. Nur zu einem solchen
Verzicht hatte sie ihn aber in ihrem Schreiben vom 7. Oktober 1999 aufgefordert
und nicht dazu, sie von Ansprüchen aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit freizustellen.
Auch die erheblich früher, nämlich mit Schreiben des antragsgegnerischen Verfahrensbevollmächtigten vom 24. November 1997, geltend gemachten Ansprüche
allein aus dem parallelen Patent 196 02 825 (eine Abmahnung aus dem Streitgebrauchsmuster ist darin - entgegen der Behauptung der Antragstellerin - nicht
erfolgt) können ebenfalls den Übergang auf einen Feststellungsantrag nicht rechtfertigen, weil dieses Patent - vor der Umstellung des Löschungsantrags in einen
Feststellungsantrag - durch Urteil 4 Ni 16/99 vom 21. September 1999 - für nichtig
erklärt worden ist, und mangels konkreter Anhaltspunkte für ein solches Verhalten
nicht unterstellt werden kann, daß der Antragsgegner die dort aus dem Patent geltend gemachten Ansprüche trotz seines Unterliegens im Nichtigkeitsverfahren weiterverfolgen wird. Auch sonst ist nicht ersichtlich, daß der Antragsgegner gegenüber der Antragstellerin jemals Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster 295 19 434
geltend gemacht hätte. Jedenfalls hätte die Antragstellerin, wenn sie mit Ansprüchen aus diesem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit gerechnet hat, den Antragsgegner nicht lediglich zum Verzicht auf das Schutzrecht, sondern auch ausdrücklich zum Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem auch
für die Vergangenheit auffordern müssen.
Nachdem dies indessen nicht geschehen ist, durfte die Antragstellerin vernünftigerweise nicht davon ausgehen, der Antragsgegner werde ohne Erhebung eines
Feststellungsantrags vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht von der
Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit abgehalten werden können. Da die Vorschrift des § 93 ZPO aber der Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten und über § 17 Absatz 4 GebrMG iVm § 84
Abs 2 Satz 2 PatG unnötiger Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dient, und der
Antragsgegner das Feststellungsbegehren durch Unterlassen eines Widerspruchs
hiergegen sofort anerkannt hat, müssen der Antragstellerin die Kosten des patentamtlichen Verfahrens zur Last fallen. Für eine andere Entscheidung ist auch unter
Berücksichtigung der Billigkeit kein Raum (vgl § 84 Abs 2 Satz 2 PatG).
Die Antragstellerin hat auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil
sie das Rechtsmittel ohne Erfolg eingelegt hat (§ 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit
erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.
Die Beschwerdegebühr war (wie dies bereits am 7. März 2001 geschehen ist) bereits deshalb zurückzuzahlen, weil sie für die als solche gebührenfreie Kostenbeschwerde (vgl § 18 Abs 2 GebrMG) ohne Rechtsgrund gezahlt worden ist.
Goebel
Tronser
Friehe-Wich
br/Wel
19.07.2001