Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Beschluss vom 06.08.2001 – 30 W (pat) 214/00
30. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
6. August 2001
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die angegriffene IR-Marke 665 874 6.70
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 6. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Schramm
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen
Patent- und Markenamts
vom 22. Dezember 1998 und
24. Mai 2000 in der Hauptsache aufgehoben und der Widerspruch
aus der Marke 606 432 zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Marke RUBICIL ist international registriert unter der Nummer 665 874 für
"Préparations pharmaceutiques". Für diese Marke ist die Schutzbewilligung für die
Bundesrepublik Deutschland beantragt worden. Die Marke wurde am
27. Februar 1997 in MINT veröffentlicht.
Widerspruch erhoben hat die seinerzeit in der Rolle eingetragene Inhaberin – die
K… AG - der am 9. April 1951 für "Arzneimittel" eingetragenen Marke
606 432 Propycil, deren Benutzung bereits im Verfahren vor dem Patentamt über
ein "rezeptpflichtiges Schilddrüsentherapeutikum mit dem Wirkstoff Propylthiouracil" hinaus bestritten worden ist. Die Widersprechende hat eine weitergehende
Benutzung nicht geltend gemacht.
Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlüssen, einer davon im Erinnerungsverfahren ergangen, die Verwechslungsgefahr bejaht und der IR-Marke den nachgesuchten Schutz versagt. Ausgehend von der Benutzung der Widerspruchsmarke für "Schilddrüsentherapeutika",
für die die Benutzung zugestanden sei, könnten sich die Marken auf identischen
Waren begegnen. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ein Auseinanderhalten der Marken in
klanglicher Hinsicht nicht gewährleistet.
Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie hat zuletzt das Warenverzeichnis des deutschen Teils der IR-Marke auf "rezeptpflichtige onkologische Präparate" beschränkt und hält im Hinblick hierauf die Gefahr von Verwechslungen
nicht für gegeben.
Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,
die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, der IR-Marke den nachgesuchten Schutz zu
gewähren und den Widerspruch zurückzuweisen.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hält auch nach Einschränkung des Warenverzeichnisses die Gefahr von Verwechslungen für gegeben.
Die Widerspruchsmarke ist auf Antrag vom 3. März 1997 gemäß Verfügung vom
26. August 1997 auf die S… GmbH umgeschrieben worden,
die mit Schriftsatz vom 14. Mai 1997 erklärt hat, daß sie in das Widerspruchsverfahren eintrete.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf
die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die angegriffenen Beschlüsse
der Markenstelle sind in der Hauptsache aufzuheben und der Widerspruch ist gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen; es besteht nach Auffassung
des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.
Die jetzige Inhaberin der Widerspruchsmarke ist die richtige Verfahrensbeteiligte.
Zwar ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren § 265 Abs 2 ZPO entsprechend anwendbar (BGH GRUR 1998, 940 - Sanopharm). Der Umstand der
Rechtsnachfolge in das Widerspruchszeichen ist jedoch der Markeninhaberin –
wie spätestens der Beschwerdeschriftsatz zeigt - bekannt geworden. Da sie dem
nicht widersprochen hat, wird entsprechend § 267 ZPO eine Einwilligung in den
Beteiligtenwechsel vermutet.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der
Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit
der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20
- CANON; BGH MarkenR 1999, 297 – HONKA; BGH MarkenR 2001, 204, 205 –
REVIAN/EVIAN).
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Propycil ist eher geringer einzustufen. Dies beruht darauf, daß die Marke aus dem Anfangs- und Endbestandteil der Wirkstoffbezeichnung (INN) "Propylthiouracil" gebildet ist und die Auslassung praktisch nur den Hinweis auf die Grundsubstanz "Thiouracil" für Thyreostatika (vgl Urban & Schwarzenberg, Lexikon Medizin) betrifft, wobei die Zusammenfügung in der von Kürzeln beherrschten Arzneimittelsprache nicht als besonders individuell prägend angesehen werden kann und auch in der Zusammenfügung der beschreibende Gehalt erkennbar bleibt.
Nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise gem § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG für alle Waren außer für ein "rezeptpflichtiges Schilddrüsentherapeutikum mit dem Wirkstoff Propylthiouracil"
bestritten und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung ihrer Marke
nicht geltend gemacht hat, können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
nur diese Waren berücksichtigt werden (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Dabei ist
zugunsten der Widersprechenden nach ständiger Rechtsprechung (vgl BPatG
GRUR 1980, 54 - MAST REDIPAC/Mastu; GRUR 1995, 488 - APISOL/Aspisol
sowie zur rechtserhaltenden Benutzung im Rahmen des § 26 Abs 3 MarkenG
BGH 1999, 164, 165 f
- John Lobb und zum Löschungsverfahren BGH
GRUR 1994, 512, 514, 515 - Simmenthal sowie GRUR 1990, 39 - TAURUS mit
Anmerkung von Heil) regelmäßig eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die
Waren der entsprechenden Hauptgruppe der Roten Liste (Hauptgruppe 74 der
Roten Liste 2001 "Schilddrüsentherapeutika") ganz allgemein, insbesondere ohne
eine Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, einen bestimmten Wirkstoff oder die
stoffliche Zusammensetzung zu berücksichtigen.
Im Hinblick auf die erklärte Beschränkung des Warenverzeichnisses der jüngeren
IR-Marke auf "rezeptpflichtige onkologische Präparate" kann jedenfalls nicht mehr
von identischen Waren ausgegangen werden. Dies wirkt sich in gewissem Umfang
verwechslungsmindernd aus, auch wenn es noch - etwa im Bereich von Tumoren
der Schilddrüse - zu Überschneidungen in der Anwendung kommen kann.
Zusätzlich kollisionsmindernd wirkt sich die in das Warenverzeichnis der jüngeren
Marke aufgenommene Rezeptpflicht aus. Denn bei rezeptpflichtigen Präparaten ist
jedenfalls überwiegend auf die Verwechslungsgefahr in den Fachkreisen von Ärzten und Apothekern abzustellen (vgl hierzu BGH GRUR 1993, 118, 119 -
Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal), was in gewissem
Umfang auch bei nur einseitiger Rezeptpflicht gelten muß (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 154, 156 - Cefallone; MarkenR 2000, 138, 139 - Ketof/ETOP, jeweils
mwN). Wenngleich mündliche Markenbenennungen dadurch nicht ausgeschlossen sind, führt die Rezeptpflicht dazu, daß verminderte Anforderungen an
den Markenabstand zu stellen sind, weil Fachleute aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln regelmäßig sehr sorgfältig sind
und deshalb Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher.
Auch bei diesen ist allerdings davon auszugehen, daß grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen
ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHÉ/TISSERAND;
BGH GRUR 1998, 942, 943 liSp – ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236,
239 unter 24.- Lloyd/Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit
zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl BGH
aaO - Indorektal/Indohexal), zumal sich hier Mittel gegenüberstehen, die keine
bloßen Alltagsbeschwerden betreffen.
Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände reichen die Abweichungen der
Markenwörter aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG in jeder Hinsicht hinreichend sicher auszuschließen. Beim schriftbildlichen Markenvergleich führen in allen üblichen Wiedergabeformen der zusätzliche Buchstabe "R" in der ersten Silbe der Widerspruchsmarke und die figürlichen
Abweichungen zwischen den sich jeweils an vergleichbarer Wortstelle gegenüberstehenden Buchstaben "I" und "Y" zu einem nicht verwechselbaren Gesamteindruck; dies gilt auch unter angemessener Berücksichtigung des gemeinsamen
Wortelements "-cil" in den Schlußsilben, die erfahrungsgemäß weniger beachtet
werden als die Wortanfänge (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 9
Rdn 97; BGH GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol). Bei einer Schreibweise
der Markenwörter mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschreibung kommt durch die in der zweiten Silbe der Widerspruchsmarke enthaltenen Unterlängen des "p" und "y", der die Oberlänge des "b" der IR-Marke gegenübersteht, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal hinzu. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser
eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als
das schnell verklingende gesprochene Wort. In klanglicher Hinsicht stimmen die
Marken zwar hinsichtlich Silbenzahl sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus
und in der Endung "- cil" überein. Auch unter Berücksichtigung dieser Gemeinsamkeiten vermitteln die Marken jedoch schon aufgrund der Unterschiede im Vokal- und Konsonantenaufbau einen hinreichend verschiedenen Gesamteindruck.
Dabei ist von einer Aussprache des "y" wie "ü" auszugehen (vgl Duden, Aussprachewörterbuch S 95). Die Übereinstimmung in der Schlußsilbe wird auch hier in
ihrer Bedeutung dadurch gemindert, daß sie sich im ohnehin weniger beachteten
Wortende befindet.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß,
Dr. Buchetmann
Winter
Schramm
Hu