BPatG Beschluss vom 10.12.2001 – 30 W (pat) 108/01

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 108/01

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die angegriffene IR-Marke 649 499

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Schramm und Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und

Markenamtes vom 31. März 1998 und vom 1. März 2001 aufgehoben, soweit der .Widerspruch aus der Marke 109 83 21 bezüglich der Waren und Dienstleistungen "Récipients en matière

plastique à usage médical; articles de bureau, récipients pour articles de papier et de papeterie, en particulier pièces de systèmes

de classement, d’accessoires de bureau, tous les produits précités

étant en matières plastiques compris dans cette classe; conseils

dans le secteur de la technique des matières plastiques, des programmes de construction et de l’ingénerie concernant des pièces

techniques en matières plastiques" zurückgewiesen wurde.

Insoweit wird wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der

Marke 109 83 21 der IR-Marke der Schutz in Deutschland verweigert.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die international registrierte Marke 649 499

NOVOPLAST

begehrt nach Teillöschungen im patentamtlichen Verfahren für

"Pièces pour bandes transporteuses, glissières et transporteurs à

chaînes; pièces et roues dentées pour machines, appareils de filtration, de catalyse et de nettoyage; tous les produits précités

étant en matières plastiques compris dans cette classe (7).

Boîtes de branchement encastrées et tubes isolants à usage

électrique, gaines de câble, tube pour lignes pilotes; réservoirs

jaugeurs, pièces pour appareils d’analyse et gobelets gradués;

pièces, parties, éléments ou composants d’ordinateurs, en particulier pièces d’imprimantes, carters et cylindres d’impression; coffrets, barrettes de prises et coffrage pour l’électronique; pièces

d’appareils électriques, pièces de fiches et de connexion pour

l’électrotechnique; pièces d’appareils et de machines domestiques, en particulier pièces d’aspirateurs, pièces d’antennes; pièces pour balances; tous les produits précités étant en matières

plastiques compris dans cette classe (9).

Récipients en matière plastique à usage médical (10).

Pièces pour installations sanitaires, en particulier pièces de

chasse d’eau de WC et de canalisations; pièces d’accessoires de

salles de bain; pièces d’appareils de filtration, de catalyse et de

purification de l’eau; tous les produits précités étant en matières

plastiques compris dans cette classe (11).

Roues dentées en matières plastiques et autres pièces en matières plastiques pour véhicules, y compris bicyclettes et bateaux

comprises dans cette classe (12).

Pièces pour armes en matières plastiques comprises dans cette

classe (13).

Bracelets-montres en matières plastiques (14).

Articles de bureau, récipients pour articles de papier et de papeterie, en particulier pièces de systèmes de classement, d’accesoires

de bureau, règles (à dessiner), corbeilles à papier; tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette

classe (16).

Matières d’étanchéité et d’isolation, tuyaux, fibres de soudage,

bagues d’étanchéité; tous les produits précités étant en matières

plastiques compris dans cette classe (17).

Matériaux de construction, récipients et tubes utilisables en construction, tubes pour conduite d’eau, pièces de canalisations, profilés durs et souples, baguettes et lattes pour le marquage des

routes, pièces de fenêtres et de stores; tous les produits précités

étant en matières plastiques compris dans cette classe (19).

Articles en matière plastique compris dans cette classe, à savoir

casiers à bouteilles, réservoirs pour avions en modèle réduit, poignées, écrous et vis, pièces de meubles et de chaises, éléments

de tiroirs, charnières, pièces d’accessoires de salle de bain (20).

Pelles à ordures, récipients isolants, couvercles de passoires, instruments de nettoyage, cuvettes, pots à fleurs brosses et brosses

à dents; tous les produits précités étant en matières plastiques

compris dans cette classe (21).

Revêtements de meubles en matière plastique (24).

Bâtons de ski à bandes extrudées antidérapantes en matière

plastique et pièces d’articles de sport en matière plastique compris

dans cette classe (28).

Conseils dans le secteur de la technique des matières plastiques,

des programmes de construction et de l’ingénerie concernant des

pièces techniques en matières plastiques (42)"

Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland. Die Marke wurde am

23. April 1996 in der "Gazette OMPI des marques internationales" veröffentlicht.

Widerspruch erhoben hat die seit 29. Oktober 1986 für

"Unter Mitverwendung von Kunststoff oder Karton, ohne Verwendung von Metall hergestellte Verpackungsbehälter, insbesondere

für Lebensmittel"

eingetragenen Marke 109 83 21

Novoplast

deren Benutzung bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

bestritten worden ist. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung

der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den

Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen.

Die Widersprechende habe jedenfalls hinsichtlich Zeit, Ort und Umfang der Benutzung unzureichende Unterlagen vorgelegt.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt, weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht und näher dargelegt, warum zwingende

wirtschaftliche Gründe die Anbringung der Marke auf der Ware selbst verhinderten. Sie hält die Benutzung der Marke für glaubhaft gemacht und hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. März 1998 und vom 1. März 2001 aufzuheben

und der IR-Marke den nachgesuchten Schutz zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Benutzung nicht für glaubhaft gemacht.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache zum Teil Erfolg. Bezüglich der Waren und Dienstleistungen "Récipients en matière plastique à

usage médical; articles de bureau, récipients pour articles de papier et de papeterie, en particulier pièces de systèmes de classement, d’accessoires de bureau,

tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe;

conseils dans le secteur de la technique des matières plastiques, des programmes

de construction et de l’ingénerie concernant des pièces techniques en matières

plastiques" kann die Zurückweisung des Widerspruchs durch die angefochtenen

Beschlüsse keinen Bestand mehr haben.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der

Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der

Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20

- Canon; BGH MarkenR 1999; 297 - HONKA; BGH MarkenR 2001, 204, 205

- REVIAN/EVIAN).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, auch wenn diese durch den beschreibenden Anklang "-plast" auf einen makromolekularen Kunststoff hinweist

(vgl DUDEN, Fremdwörterbuch, S 609) und auch den Begriff "Plastik" als Oberbegriff für Kunststoffe durchscheinen lässt. Auch die Voranstellung von "Novo-",

abgeleitet vom lateinischen Adjektiv "novus, -a, -um" beziehungsweise als poetische Form des gleichbedeutenden italienischen Adjektivs "nuovo" für neu, vermag

daran nichts zu ändern, denn es ist das Wortzeichen als Gesamtheit zugrunde zu

legen, so dass noch von einem durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen ist.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch sind nur die Waren der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen, deren Benutzung im ausschlaggebenden Zeitraum glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 MarkenG). Nachdem die Widerspruchsmarke am 29. Oktober 1986 eingetragen worden war, ist hier gemäß § 43

Abs 1 S 1 MarkenG sowohl der Zeitraum vom 23. April 1991 bis zum

23. April 1996 als auch der Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der letzten mündlichen Verhandlung in dieser Sache, also dem 10. Dezember 2001, einschlägig (vgl

BGH aaO – HONKA; WRP 2000, 541 – Contura).

Die Glaubhaftmachungsmittel belegen nunmehr ausreichend eine Benutzung der

Marke. Nach der im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung

des

derzeitigen Geschäftsführers

der Widersprechenden

vom

1. September 2001 in Verbindung mit den eingereichten und in der mündlichen

Verhandlung vorgelegten Aufklebern, Becherverschlüssen, dem Briefpapier, den

Rechnungskopien, dem in der mündlichen Verhandlung präsentierten Verpackungskarton und dem Prospektmaterial sind mit diesen Kunststoffartikeln in

den Jahren 1990 bis 1993 unter der Widerspruchsmarke Jahresstückzahlen von

jeweils "mehr als" 300.000.000 abgesetzt und dabei ein Jahresumsatz von jeweils

"über 24.000.000,00 DM" erzielt worden. In den Jahren 1994 bis einschließlich

2000, zu denen sich die eidesstattliche Versicherung detailliert äußert, sind zwischen 136.498.979 Einheiten bei einem Jahresumsatz von 10.749.610,00 DM

(1996) und 366.802.117 Einheiten bei einem Jahresumsatz von 23.893.616 DM

(2000) erreicht worden. Damit ist von einer ernsthaften Benutzung der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren in den maßgeblichen

Benutzungszeiträumen auszugehen. Unerheblich ist hierbei, dass der derzeitige

Geschäftführer der Widersprechenden erst seit 1. Oktober 1995 bei dieser beschäftigt ist, da eine Glaubhaftmachung im Wege einer eidesstattlichen Versicherung gemäß § 43 MarkenG iVm § 294 Abs 1 ZPO nur eine eigene Darstellung des

Versichernden mit der Folge möglicher strafrechtlicher Sanktionen im Falle der

Abgabe einer falschen Versicherung erfordert (vgl BGH NJW 1988, 2045), wobei

es nicht darauf ankommen kann, woher der Versichernde die seiner Darstellung

zugrundeliegende Kenntnis bezieht.

Der Senat vermag sich der Argumentation der Inhaberin der IR-Marke, eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht dargetan, nicht anzuschließen. Die Widersprechende hat nach Auffassung des Senats in genügender

Weise dargelegt, dass die Abnehmer der Waren der Widerspruchsmarke eine Anbringung der Widerspruchsmarke an diesen Waren nicht wünschen und damit in

ausreichendem Maße zwingende wirtschaftliche Gründe für die Nichtanbringung

der Widerspruchsmarke an den Waren selbst vorgetragen, was insbesondere bei

so genannten "Kundenteilen", wie sie hier im Ergebnis vorliegen, der Fall sein

kann (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 26 Rdnr 14). Zwingend wirtschaftlich heißt in diesem Zusammenhang nicht, daß die Anbringung rein tatsächlich unmöglich ist. Es genügt, daß sie vom Abnehmer nicht gewünscht und deshalb aus wirtschafltichen Gründen (nämlich zur Pflege des Kunden) notweniger

Weise unterbleibt. Zudem ist zu beachten, dass die Widerspruchsmarke vorliegend zur Kennzeichnung der Verpackungskartons der Waren der Widersprechenden dient und damit eine den Anforderungen im Rahmen des § 26 MarkenG genügende enge körperliche Verbindung von Ware und Marke gegeben ist (vgl BGH

GRUR 1995, 347 – TETRASIL; aaO – HONKA). Soweit die Widerspruchsmarke

im Rahmen des vorgelegten Prospektmaterials und der sonstigen Drucksachen

aufscheint, ist auch eine markenmäßige Verwendung iSv § 26 MarkenG gegeben;

nach den vorgelegten Unterlagen wird die Widerspruchsmarke dort stets in einer,

den kennzeichnenden Charakter nicht ändernden, graphischen Ausgestaltung

verwendet, nicht aber als in die volle Firmenbezeichnung aufgenommenes Firmenschlagwort. Zumindest in den Prospekten und den – im Termin – vorgelegten

Rechnungskopien ist damit der über den bloßen Gebrauch als Firmenschlagwort

hinausgehende Warenbezug zur Annahme der markenmäßigen Benutzung gegeben (vgl BGH, GRUR 1979, 551 – lamod; BPatG, BPatGE 23, 233 –

Produpharm).

Die Verpackungsbehälter, für die die Benutzung ausreichend glaubhaft gemacht

ist, sind ohne weiteres unter das eingetragene Warenverzeichnis subsumierbar.

Bei der Integrationsfrage kann dahingestellt bleiben, ob der spezielle Verwendungszweck der Behälter (für Lebensmittel) zu einer markenrechtlich beachtlichen

Spezialware innerhalb des Oberbegriffs Verpackungsbehälter führt. Jedenfalls

kann nämlich die Widersprechende insoweit nicht auf diese, der Ware selbst nicht

anzusehende, erst beim Kunden verwirklichte Verwendungsweise beschränkt werden (vgl insoweit BPatG GRUR 1980, 54 MAST REDIPAC; 1995, 488 APISOL/-

Aspisol; BGH WRP 2001, 1447 – Ichtyol (geht wohl in diese Richtung), so daß

gemäß § 43 Abs 1 S 3 MarkenG eingetragene Warenbegriff unverändert zugrunde

zu legen ist.

Zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der Klassen 10,

eines Teils der Waren der Klasse 16 und der Dienstleistungen der Klasse 42 der

IR-Marke besteht eine hinreichende Ähnlichkeit.

Hinsichtlich der Waren der Klasse 10 der IR-Marke weicht der spezielle Verwendungszweck "Kunststoffbehälter für medizinische Zwecke" kaum vom Warenbegriff der angegriffenen Marke ab.

Bezüglich eines Teils der Waren der Klasse 16 der IR-Marke folgt die Ähnlichkeit

aus der Tatsache, dass ein auffallend deutlicher Unterschied zwischen den im

Prospekt der Widersprechenden als "Produktfamilie Sonderformen" bezeichneten

Verpackungsgegenständen und den im Warenverzeichnis der IR-Marke aufgeführten, aus Kunststoff gefertigten Behältnissen für Papier und Drucksachen sowie

Ordnungssystemen nicht bestehen muß. Zumindest die hierunter fallenden Waren

der IR-Markeninhaberin wenden sich an das allgemeine Publikum, wobei es sich

um Artikel handelt, die gewöhnlich ohne vorherige eingehende Befassung mit der

Materie, quasi im Vorübergehen, erworben werden. Der Verkehr kann ohne weiteres der Fehlvorstellung unterliegen, die jeweils gekennzeichneten Produkte entstammten demselben Herstellungsbetrieb (vgl BGH aaO – EVIAN/REVIAN).

Eine Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinn besteht auch zwischen den in

Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen der IR-Marke und den Waren der Widerspruchsmarke. Auch wenn Dienstleistungen im Grundsatz weder mit den zu

ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, für ähnlich zu erachten sind,

können besondere Umstände die Annahme einer Ähnlichkeit nahe legen. Solche

Umstände liegen hier vor. Entscheidend ist nämlich, dass die Hauptfunktion einer

Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität

der damit gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese

Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden

(vgl EuGH aaO – Canon; BGH WRP 1999, 196 – LIBERO). Dies bedeutet, dass

unter einer Marke angebotene Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle

eines Unternehmens in den Verkehr gebracht werden, das für die Qualität in Anspruch genommen werden kann (vgl BGH WRP 1999, 928 – Canon II). Danach

stellt sich hier die Frage, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegen kann, die

Widersprechende trete (auch) als Dienstleisterin im Umfang dessen auf, was im

Warenverzeichnis der IR-Marke unter der Klasse 42 genannt ist (vgl BGH GRUR

1999, 586 – White Lion). Das ist der Fall. Zu den Leistungen eines Unternehmens

der Verpackungsindustrie gehört – worauf die Widersprechende auch hinwies –

typischerweise auch die (technische) Beratung des Kunden hinsichtlich der Art

und Ausführung der jeweiligen Verpackung, sei es unter technischen, finanziellen,

logistischen oder sonstigen Aspekten. Auch wenn derartige Beratungsleistungen

mitunter als kostenmäßig nicht gesondert ausgewiesene Nebenleistung anzusehen sein werden, die im Ergebnis der Empfehlung und dem Absatz der Waren

der Widersprechenden dienen, ist es nicht ausgeschlossen, dass der auch diese

Dienstleistung als eigenständige Leistung erbracht werden (vgl BGH GRUR 1989,

347 – MICROTONIC; GRUR 1991, 317 – MEDICE). Dies liegt insbesondere dann

nahe, wenn – wie hier – das Dienstleistungsverzeichnis der IR-Marke so weit

gefasst ist, dass auch der Tätigkeitsbereich der Widersprechenden (mit-)

abgedeckt wird und zum anderen es im Bereich der Waren der Widersprechenden

üblich ist, keine fertigen Standardprodukte anzubieten, sondern schon im Vorfeld

eines Auftrags sachgerechte, individuelle Problemlösungsvorschläge für den

Abnehmer zu erarbeiten, sei es durch Beratung, durch Konstruktion oder durch

beides zusammen. Die Kunden der Widersprechenden, die diese Dienstleistungen

in Anspruch nehmen und sodann die Produkte der Widersprechenden in ihrem

eigenen Betrieb nutzen, wären aber zugleich grundsätzlich auch Nachfrager der

allgemeineren Dienstleistungen der IR-Marke, wenn etwa eine neu gestaltete

Kunststoffverpackung zum Einsatz gelangen soll. Bei einem derartigen

Zusammentreffen der beiderseitigen, verwandten Waren beziehungsweise

Dienstleistungen beim Abnehmer ist selbst für Fachkreise die Annahme, die von

der IR-Markeninhaberin beanspruchten Leistungen rührten von der Widersprechenden her, nicht fernliegend, so dass für eine Ähnlichkeit im markenrechtlichen

Sinn hier genügend enge Berührungspunkte sprechen.

Zwar mag diese Ähnlichkeit der Waren einerseits und der Dienstleistungen andererseits gering sein, so dass bereits geringe Zeichenunterschiede zur Verneinung

einer Verwechslungsgefahr genügen würden.

Dies kann jedoch, wie auch im Bereich der Waren der Klasse 10 und eines Teils

der Waren der Klasse 16 der IR-Marke hier im Ergebnis dahinstehen, da die beiderseitigen Zeichen identisch sind und bereits deshalb ein extremer Abstand zu

den Waren zu fordern wäre, der nicht besteht. Unerheblich ist dabei die Eintragungsform der IR-Marke in Großbuchstaben, da bei Wortmarken grundsätzlich

neben der eingetragenen auch jede weitere verkehrsübliche Wiedergabeform zu

berücksichtigen ist (vgl Althammer/Ströbele aaO, § 9 Rdnr 77).

Hinsichtlich der übrigen Waren der IR-Marke und den Waren der Widerspruchsmarke lässt sich unter Berücksichtigung des § 43 Abs 1 S 3 MarkenG eine Ähnlichkeit jedoch nicht, auch nicht in Form einer so genannten "mittelbaren" Ähnlichkeit, feststellen. Die Waren der Klassen 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24 und

28 der IR-Marke betreffen spezielle Bauteile, Baustoffe und Produkte, die weder

von der Verkehrsauffassung noch von den Vertriebswegen irgendeine Berührung

mit den Waren der Widerspruchsmarke aufweisen, so dass hier im Ergebnis eine

Warenähnlichkeit und damit auch die Gefahr einer markenrechtlichen Verletzung

insoweit zu verneinen ist. Allein die mögliche Fertigung dieser Waren aus Plastik

betrifft nur ein einziges für die Warenähnlichkeit wesentliches Merkmal und reicht

bei diesem Allerweltsgrundstoff nicht aus, um Warenähnlichkeit feststellen zu können.

Daher ist der Beschwerde der Widersprechenden, die auf vollständige Löschung

der angegriffenen Marke gerichtet war nur teilweise stattzugeben.

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht

keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Schramm

Voit

Hu