Rechtsprechung / BPatG / 2003
BPatG Urteil vom 11.02.2003 – 3 Ni 27/01
3. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
Verkündet am 11. Februar 2003 …
In der Patentnichtigkeitssache
(Aktenzeichen)
… 9.72
betreffend das Patent DE 43 01 985
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 11. Februar 2003 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Ing. Köhn,
Dipl.-Ing. Dr. Pösentrup, Brandt und Dipl.-Ing. Frühauf
für Recht erkannt:
Das Patent DE 43 01 985 wird für nichtig erklärt.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand§
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. Januar 1993 angemeldeten
Patents DE 43 01 985 (Streitpatent). Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum
Herstellen eines Bohrlochs für die Injektion von mit Zement gebundenen Füllgütern in Rissen und umfasst 2 Patentansprüche, die wie folgt lauten:
"1. Verfahren zum Herstellen eines Bohrlochs für die Injektion von
mit Zement gebundenen Füllgütern in Rissen, insbesondere in einen Bauwerkskörper aus Beton, wobei in eine, zum Riss führende
anzufertigende Bohrung, ein Packer eingeführt und in den jeweiligen Riss mit Zement gebundene Füllgüter injiziert werden, dadurch gekennzeichnet, dass das Bohrloch ohne axiale Schlagbewegung unter drehendem Bohren eines Kernbohrgerätes und
gleichzeitiger Flüssigkeitsspülung hergestellt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Flüssigkeitsspülung unter Verwendung von Wasser als Spülmedium durchgeführt wird."
Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er insbesondere nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung bezieht sich die Klägerin auf folgende Dokumente:
K02 DE 88 00 387 U1,
K03 DE 40 22 428 A1,
K04
"Neues Wörterbuch der deutschen Sprache", Seite 135,
K05
"Der kleine Brockhaus" Stichwort: Bohrer,
K06 DE 38 33 767 A1,
K07 US 4 128 136,
K08 Zeitschrift IDR 6 (1972), Seiten 173-176,
K09 91 12 169 U1,
K10
EP 0 237 035 A2,
K11 WO 87 05 546,
K18 DE-GM 76 30 026,
K19 DE 29 49 054 A1.
Die Klägerin macht weiterhin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht
patentfähig, weil er wegen offenkundiger Vorbenutzung in den Jahren 1991/1992
durch die Klägerin, nämlich im Rahmen des Angebots durch die Klägerin, der Auftragserteilung durch die Autobahndirektion Nürnberg sowie der Bauausführung
betreffend eine Reparatur der Elstertalbrücke bei Pirk gegenüber dem Stand der
Technik nicht mehr neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
Zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung hat sie Unterlagen vorgelegt und
Zeugen benannt. Im einzelnen wird hierzu auf die Akten verwiesen.
Die Klägerin beantragt,
das Patent DE 43 01 985 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Hilfsweise beantragt sie, das Streitpatent nach dem erteilten Patentanspruch 1 auf
ein Verfahren zur Herstellung eines Bohrlochs in einem Bauwerkskörper aus Beton zu beschränken und dem Patentanspruch 1 des Streitpatents folgende Fassung zu geben:
"1. Verfahren zum Herstellen eines Bohrlochs für die Injektion von mit
Zement gebundenen Füllgütern in Risse in einem Bauwerkskörper
aus Beton, wobei in das zum Riss führende Bohrloch ein Packer eingeführt und in den jeweiligen Riss die mit Zement gebundenen Füllgüter injiziert werden, dadurch gekennzeichnet, dass das Bohrloch
ohne axiale Schlagbewegung unter drehendem Bohren eines Kernbohrgerätes und gleichzeitiger Flüssigkeitsspülung hergestellt wird."
Patentanspruch 2 gemäß Hilfsantrag entspricht dem Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung.
Sie tritt dem Vorbringen entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für
patentfähig. Sie bestreitet die Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenutzung. Selbst bei Unterstellung der Offenkundigkeit nehme die Vorbenutzung den
Gegenstand des Streitpatents nicht vorweg.
Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Beklagte folgende Unterlagen vorgelegt:
B2
B3
B4
B5
HILTI, Produkte und Anwendungen 1991, Seiten 99-103
Fachzeitschrift "BAUSUBSTANZ 6/92", Seiten 15-17; "Autobahnbrücke:
Microfein verfugt"
Der Bundesminister für Verkehr: ZTV-RISS 88
Der Bundesminister für Verkehr und andere: ZTV-RISS 93
B6 DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" Sonderdruck aus Bundesbaublatt Juni 1990, Seiten 17-19, R. Stratmann-Albert:
"Füllen von Rissen“
B7
Berichtsband der internationalen Fachtagung „Konstruktive Instandsetzung,...“ in Innsbruck-Igls, 7./8. Februar 1991, Seiten 143-150, G. Ivanyi
"Füllen von Rissen - Neuentwicklungen".
Sie bietet Sachverständigengutachten an für die Behauptung, dass Dübellöcher in
Beton bisher nicht ausgespült wurden, um Bohrabtrag zu entfernen.
Entscheidungsgründe§
Die zulässige Klage erweist sich als begründet.
Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit führt zur
Nichtigkeit des Streitpatents (§ 22 Abs 1, § 21 Abs 1 Nr 1 PatG).
I.
1.
Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Bohrlochs für
die Injektion von mit Zement gebundenen Füllgütern in Rissen.
Nach den Angaben der Streitpatentschrift ist das Verfüllen von Rissen in Betonteilen mittels injizierter Zementsuspensionen aus der DE 40 22 428 A1 bekannt
(Streitpatentschrift Sp 1 Z59 bis Sp 2 Z4). Danach würden die zur Rissverfüllung
erforderlichen Bohrungen mit einem Schlagbohrwerkzeug eingebracht, wobei im
Bedarfsfall das Werkzeug gekühlt werde. Das Einbringen des Schlagwerkes führe
jedoch dazu, dass der Bohrabtrag die Risse zusetze und diese dadurch nicht genügend Rissfüllmaterial aufnehmen könnten. An das Werkzeug herangebrachte
Kühlflüssigkeit verschlimmere diesen Effekt, da die Kühlflüssigkeit auch durch die
zu verfüllenden Risse abfließe und dabei Bohrstaub in die Risse trage.
2.
Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Streitpatents, ein Bohrloch so
herzustellen, dass der Riss frei liegt und injiziert werden kann, wobei der Bohrlochdurchmesser so klein wie möglich sein soll, um das Bauteil, also beispielsweise das Betonbauteil, möglichst nicht oder nur geringfügigst zu beschädigen
(Streitpatentschrift Sp 2 Z 14 bis 19).
3.
Zur Lösung beschreibt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ein
Verfahren zum Herstellen eines Bohrlochs für die Injektion von mit Zement
gebundenen Füllgütern in Rissen, insbesondere in einen Bauwerkskörper
aus Beton,
1. wobei in eine anzufertigende, zum Riss führende Bohrung, ein Packer
eingeführt wird,
2. in den jeweiligen Riss mit Zement gebundene Füllgüter injiziert werden,
3. wobei das Bohrloch ohne axiale Schlagbewegung unter drehendem
Bohren eines Kernbohrgerätes und
4. gleichzeitiger Flüssigkeitsspülung hergestellt wird.
II.
1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Streitpatent ist nicht patentfähig, da er
gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
Der angegriffene Anspruch 1 betrifft gemäß seinem Oberbegriff ein Verfahren zum
Herstellen eines Bohrlochs für die Injektion von mit Zement gebundenen Füllgütern in Risse eines Bauwerkskörpers mittels eines Packers, der in das zu einem
Riss führende Bohrloch eingeführt ist.
Die deutsche Offenlegungsschrift 40 22 428 beschreibt eine Vorrichtung für die
Rissverfüllung in Bauwerkskörpern aus Beton oder Mauerwerk, mit der Zementsuspensionen über Bohrlöcher und darin angeordnete Packer in Risse injiziert
werden können. Anders als in der Streitpatentschrift zu dieser Druckschrift ausgeführt, fehlen Hinweise auf die Herstellungsweise des Bohrlochs.
Wird das Bohrloch für derartige Rissverfüllungen mittels eines Schlagbohrwerkzeugs hergestellt, bei dem der Bohrer sowohl axial schlagende als auch drehende
Bewegungen vollzieht, besteht das Problem eines Verstopfens der Risse durch
den Bohrabtrag bzw das Bohrmehl, mit der Folge, dass die Risse die Zementsuspension nicht in einem Umfang aufnehmen, wie das zur Stabilisierung des Bauwerkskörpers erwünscht ist.
Zur Vermeidung dieses Nachteils lehrt der Anspruch 1 des Streitpatents daher,
das Bohrloch durch Anwendung des Kernbohrverfahrens mit gleichzeitiger Flüssigkeitsspülung herzustellen. Hierdurch gelingt es, die Rissöffnungen frei zu legen
und ihr Aufnahmevermögen für die Zementsuspension während des Injektionsvorganges zu verbessern.
Der Fachmann, als hier zuständig wird ein Bau- oder Maschinenbauingenieur angesehen, der auf dem Gebiet der Sanierung von Bauwerkskörpern durch Rissverfüllung mehrjährige Berufserfahrung besitzt und mit den hierfür eingesetzten
Arbeitsgeräten vertraut ist, benötigte am Anmeldetag des Streitpatents jedoch
keine erfinderische Tätigkeit, die Lehre des Anspruchs 1 aufzufinden. Wie die Beklagte eingeräumt hat, war zu diesem Zeitpunkt dem Fachmann neben dem
Schlagbohrverfahren auch schon das Kernbohrverfahren mit Flüssigkeitsspülung
geläufig. Dies ergibt sich beispielsweise durch die ZTV-RISS 88, in der unter
Kap. 1.7.5 auf die Herstellung von Probekörpern zwecks Güteüberwachung der
Rissverfüllung allgemein (S 10 liSp Abs 1 u 2) und unter Kap. 3.7.4. (2)-kursiv-
(S 14) auf die Entnahme von Probekörpern in Gestalt von Bohrkernen mit Durchmessern von 50 mm oder weniger hingewiesen ist, sowie durch die ua von der
Firma HILTI beworbenen Kernbohrgeräte mit integriertem Wasserdurchfluß (HILTI
Produkte und Anwendungen 1991, S 101 ’DCM 1. Diamant-Kernbohrgerät’).
Kommt der Fachmann bei der Güteüberwachung einer mit Zementsuspension erfolgten Rissverfüllung über ein mit einem Schlagbohrer erzeugtes Bohrloch aufgrund der Inaugenscheinnahme eines entnommenen Probekerns zum Ergebnis,
dass die Zementsuspension nicht im gewünschten Umfang in den Riss eingedrungen ist, weil die Öffnungen des Risses durch Bohrmehl mehr oder weniger
zugesetzt waren, hat er Veranlassung, die ihm zur Verfügung stehenden Bohrverfahren hinsichtlich der Menge des beim Herstellen einer vorgegebenen Bohrlochgröße entstehenden Bohrabtrags zu vergleichen. Ohne Versuche durchführen
zu müssen, übersieht er sofort, dass bei gleichem Bohrlochdurchmesser das
Kernbohrverfahren gegenüber dem Schlagbohrverfahren einen zumindest um den
Bohrkern niedrigeren Bohrabtrag im Bohrloch hinterlässt. Zieht der Fachmann
daraufhin bei der Rissverfüllung gemäß deutscher Offenlegungsschrift 40 22 428
zur Herstellung des Bohrlochs – ggf nur probeweise - das Kernbohrverfahren in
Betracht und setzt dazu beispielsweise das DCM 1 Diamant-Kernbohrgerät der
Firma HILTI in, das mit einer Einrichtung zur Wasserspülung ausgerüstet ist, die
offensichtlich gleichzeitig mit dem Bohren für eine Kühlung und Spülung des Bohrers und damit auch des Bohrlochs sorgt, gelangt er ohne erfinderisches Bemühen
unmittelbar zur Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents.
Dass die einschlägige Fachwelt das gegenüber dem Schlagbohrverfahren deutlich
teurere Kernbohrverfahren nicht in Erwägung gezogen hätte, wie die Beklagte
meint, kann eine erfinderische Tätigkeit nicht stützen. Denn eine derartige Entscheidung folgt aus rein wirtschaftlichen Überlegungen unter Abwägung der Vor-
und Nachteile alternativer Maßnahmen, hier zweier an sich bekannter Bohrverfahren, die der Fachmann grundsätzlich anstellt, nachdem er deren technische Eignung vorher geprüft hat. Auch der Ansicht der Beklagten, die Fachwelt habe eher
einen Lösungsansatz für das Problem der mangelhaften Rissverfüllung bei Anwendung von zementgebundenen Füllgütern darin gesehen, die Viskosität dieser
Füllgüter jener der bisher verwendeten Kunstharze anzunähern, vermochte der
Senat nicht zu folgen. Dieser Ansatz läßt außer Acht, dass der erhebliche Bohrabtrag beim Schlagbohren hierdurch nicht vermindert werden kann, insbesondere
größere Bruchstücke im Bohrabtrag nicht durch ein dünnflüssigeres Füllgut daran
gehindert sind, weiterhin Rissöffnungen zu verstopfen. Zum weiteren Einwand der
Beklagten, dass bei den bekannten Kernbohrgeräten die Wasserspülung sich nur
auf das Bohrgerät selbst beziehe, ist darauf zu verweisen, dass die Wasserspülung bei Bohrgeräten auf die Kühlung des Bohrers während des Bohrvorganges
abzielt und dazu die Bohrerspitze oder Bohrkrone mehr oder weniger von Wasser
umspült wird, womit sowohl eine Kühlung des Bohrers als auch eine Ausspülung
des Bohrabtrags bzw ein Freispülen von z.B. Rissöffnungen einhergeht. Mit der
Anwendung der üblichen Kernbohrgeräte werden daher die mit dem Gegenstand
des Streitpatents angestrebten Ziele automatisch erreicht.
2. Auch das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist nicht patentfähig.
Dieses Verfahren ist gegenüber dem des Anspruchs 1 nach der Streitpatentschrift
beschränkt auf ein solches für Bauwerkskörper aus Beton. Da der og nächstkommende Stand der Technik (deutsche Offenlegungsschrift 40 22 428) bereits die
Rissverfüllung mit Zementsuspension in Betonteilen beschreibt, gelten die vorstehenden Erwägungen und die sich daraus ergebende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in gleicher Weise für den Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag.
3. Das Verfahren des auf Anspruch 1 nach Haupt- oder Hilfsantrag rückbezogenen Anspruchs 2 ist ebenfalls nicht patentfähig. Es sieht die Wahl von Wasser als
Spülmedium vor. Da Wasser dem Fachmann als Spül- und Kühlmittel für Bohrungen in Beton und Mauerwerken geläufig ist, liegt seine Verwendung auch bei der
Herstellung von Bohrlöchern für die Rissverfüllung mit Zementsuspensionen auf
der Hand. Entgegenstehendes ist von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht auf Grund von § 99
Abs 1 PatG iVm § 709 Satz 1 und 2 ZPO.
Hellebrand
Köhn
Dr. Pösentrup
Brandt
Frühauf
Pr